專利侵權(quán)等同判定的原則與規(guī)則

文/張書青

專利侵權(quán)等同判定的原則與規(guī)則

文/張書青

專利侵權(quán)判定中，等同是指技術(shù)特征之間的等同。在進(jìn)行等同判定之前應(yīng)當(dāng)先以司法政策為指引，結(jié)合個案案情確定合理的寬嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)。具體判定時應(yīng)當(dāng)首先對技術(shù)特征作準(zhǔn)確劃分與解釋，然后嚴(yán)格遵循“三基本一無需”規(guī)則逐一對比。對于功能性特征應(yīng)適用特別法則。方法專利的等同判定也存在特別之處。在符合禁止反悔規(guī)則、特意排除規(guī)則、捐獻(xiàn)規(guī)則、不保護(hù)現(xiàn)有技術(shù)原則的情形下，等同不成立。

專利侵權(quán)；技術(shù)比對；技術(shù)特征；等同判定

因事實上不可能在授權(quán)時程序中要求專利權(quán)人撰寫的權(quán)利要求完全覆蓋侵權(quán)者此后可能采取的所有侵權(quán)方式，故在維權(quán)程序中漸漸發(fā)展出等同判定理論。業(yè)界共識認(rèn)為：通過等同原則對權(quán)利要求的文字所表達(dá)的保護(hù)范圍作出適度擴(kuò)展，將針對專利技術(shù)方案作出的非實質(zhì)性變動納入專利權(quán)保護(hù)范圍，可以保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益，維護(hù)整個專利制度的作用。1參見：《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)案件年度報告（2012）》（以下對最高人民法院發(fā)布的各年度報告以《年份+年度報告》形式簡稱）。但如何進(jìn)行“擴(kuò)展”，并保證所作之“擴(kuò)展”仍屬“適度”，歷來是專利侵權(quán)案件審判的難點所在。

一、概念的澄清

專利法全文并無“等同”二字，對“等同”進(jìn)行規(guī)范的是最高人民法院發(fā)布的司法解釋——《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（2001年發(fā)布，2015年最新修正，以下簡稱《01解釋》）第17條最早對專利權(quán)保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)及于等同特征及等同特征的界定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行明確，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2009年發(fā)布，以下簡稱《09解釋》）和《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（2016年發(fā)布，以下簡稱《16解釋》）中均有多個條文對等同特征對專利權(quán)保護(hù)范圍的影響、等同特征的判斷等進(jìn)行規(guī)范。

在上述司法解釋中，“等同”均為“特征”或“技術(shù)特征”的定語?？梢姡痉ń忉屩械摹暗韧北玖x是指技術(shù)特征的等同，即被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與專利權(quán)利要求記載的相應(yīng)技術(shù)特征之間的等同，而不是指被訴侵權(quán)技術(shù)方案與專利權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案之間的整體等同。最高人民法院也在多份裁判文書和年度報告中對此予以明確。2參見：最高人民法院（2012）民提字第10號民事判決書、（2013）民申字第1199號民事裁定書，《2012年度報告》。

因而，對等同的討論，應(yīng)當(dāng)回歸到“技術(shù)特征等同”的本義上來，本文所討論的等同判定，意指對被控侵權(quán)技術(shù)特征與專利對應(yīng)技術(shù)特征是否構(gòu)成等同的判定。

二、等同判定的原則：寬嚴(yán)有度

等同判定有很大的彈性空間，標(biāo)準(zhǔn)的寬嚴(yán)變化影響深遠(yuǎn)——標(biāo)準(zhǔn)過寬，專利權(quán)保護(hù)范圍被擴(kuò)大，將壓縮自由模仿的空間，損及公共利益；標(biāo)準(zhǔn)過嚴(yán)，專利權(quán)保護(hù)范圍隨之縮小，又可能不利于激勵創(chuàng)新，損及專利權(quán)人利益；寬嚴(yán)不定則會導(dǎo)致專利權(quán)保護(hù)范圍失去確定性和可預(yù)見性。等同原則的適用應(yīng)當(dāng)兼顧專利權(quán)人和社會公眾的利益，既要保護(hù)專利權(quán)人在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上作出的技術(shù)貢獻(xiàn)，又要促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步。因而，在作等同判定之前，應(yīng)當(dāng)首先確定一條與我國當(dāng)前實情相符合的、滿足現(xiàn)實對司法需求的、能夠有效統(tǒng)一裁判司法效果和社會效果的標(biāo)準(zhǔn)，在寬與嚴(yán)之間找出合適的尺度。這是等同判定的原則性前提。

（一）司法政策的總體導(dǎo)向

自2007年開始，最高人民法院在每年的司法政策性文件中均對等同判定的標(biāo)準(zhǔn)加以指引（詳見表1），應(yīng)當(dāng)作為確定等同判定標(biāo)準(zhǔn)的首要參考。

表1：最高人民法院關(guān)于等同判定標(biāo)準(zhǔn)的司法政策一覽

通過上述梳理可以看出，最高人民法院關(guān)于等同判定標(biāo)準(zhǔn)的司法政策大致呈現(xiàn)出如下規(guī)律：2007-2010年，強(qiáng)調(diào)“嚴(yán)格”標(biāo)準(zhǔn)；自2011年提出“加強(qiáng)保護(hù)、分門別類、寬嚴(yán)適度”司法政策開始至2014年，最高人民法院在“從嚴(yán)”的基本原則下要求“寬嚴(yán)適度”；2015年最高人民法院無相關(guān)公開政策指引，宋曉明庭長有關(guān)司法政策的署名文章中也未涉及等同判定標(biāo)準(zhǔn)；14參見宋曉明：《新形勢下我國的知識產(chǎn)權(quán)司法政策》，載《人民法院報》，2015年4月23日。2016年，最高人民法院將知識產(chǎn)權(quán)整體司法政策調(diào)整為“司法主導(dǎo)、嚴(yán)格保護(hù)、分類施策、比例協(xié)調(diào)”，對等同判定標(biāo)準(zhǔn)也作了更科學(xué)化的要求?？梢哉f，當(dāng)前最高人民法院關(guān)于等同判定標(biāo)準(zhǔn)的政策導(dǎo)向原則上仍是趨嚴(yán)，但同時要求在個案中聯(lián)系具體案情確立合適的標(biāo)準(zhǔn)。

（二）個案案情的具體考量

遵循司法政策方針指引的同時，在個案中確定等同判定寬嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)還需要考慮如下因素：

1.專利類型

總體而言，發(fā)明專利的技術(shù)貢獻(xiàn)多于實用新型專利，對發(fā)明專利權(quán)的保護(hù)力度應(yīng)適當(dāng)強(qiáng)于實用新型專利權(quán)。相應(yīng)地，在確定等同判定標(biāo)準(zhǔn)時，發(fā)明專利應(yīng)當(dāng)適當(dāng)寬于實用新型專利。

2.專利創(chuàng)造性

作為一項以公開換壟斷的制度，專利權(quán)的保護(hù)力度應(yīng)當(dāng)與其創(chuàng)造性和技術(shù)貢獻(xiàn)相稱。因而，對于具有重大創(chuàng)新性、取得重大技術(shù)突破等、屬于開拓性發(fā)明等具有較強(qiáng)創(chuàng)造性的專利，其保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)適當(dāng)寬于創(chuàng)造性有限的專利。相應(yīng)地，等同判定標(biāo)準(zhǔn)亦應(yīng)當(dāng)從寬。

3.爭議特征的地位

爭議特征屬于專利的發(fā)明點、創(chuàng)新點、與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別點所在的，等同判定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格把握；反之，若被控侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)方案具備了專利的發(fā)明點，對于邊緣性技術(shù)特征的等同判定則要適當(dāng)從寬。

4.專利文獻(xiàn)的啟示

若本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過閱讀專利文獻(xiàn)很難得到替代特征的提示，則對于該特征的等同判定應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)，反之則可以從寬。15參見袁秀挺、王翠平：《等同侵權(quán)的司法實踐：原則、限制和案例——“專利等同侵權(quán)的司法認(rèn)定”研討會綜述》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2013年第8期。

三、等同判定的具體規(guī)則

（一）先決問題：技術(shù)特征的劃分與解釋

事實上，對技術(shù)特征作準(zhǔn)確劃分與解釋是任何專利侵權(quán)判定的前提——不論是相同判定還是等同判定，因為相同或等同均指技術(shù)特征之間的相同或等同。

一般認(rèn)為，技術(shù)特征是指構(gòu)成要求保護(hù)的技術(shù)方案的技術(shù)單元，能夠?qū)崿F(xiàn)相對獨立的功能，產(chǎn)生相應(yīng)的效果。16同注釋13。對技術(shù)特征的劃分與解釋均應(yīng)遵循一般規(guī)則：在劃分時既不能脫離權(quán)利要求的文字描述，但也不能“唯文字論”。但特征劃分后，不應(yīng)允許權(quán)利人將多項技術(shù)特征合并后進(jìn)行等同比對。17李新芝：《專利侵權(quán)判定中等同原則的適用》，載《人民司法·案例》2011年第2期。對技術(shù)特征的解釋則應(yīng)按照“運用權(quán)利要求書、專利審查檔案—運用說明書和附圖—結(jié)合工具書、教科書等公知文獻(xiàn)以及本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的通常理解”的順序進(jìn)行合理解釋。

試舉一例，以說明準(zhǔn)確劃分技術(shù)特征的必要性。在“多功能程控拳擊訓(xùn)練器”實用新型專利權(quán)侵權(quán)糾紛中，專利權(quán)利要求中有“該訓(xùn)練器包含五個靶標(biāo)”的描述，被訴侵權(quán)產(chǎn)品有九個靶標(biāo)，一二審法院均認(rèn)為“九個靶標(biāo)”與“五個靶標(biāo)”不構(gòu)成等同。最高人民法院再審認(rèn)為：由于本案專利的每一個靶標(biāo)在擊打時單獨發(fā)揮作用，因此不能將五個靶標(biāo)作為一個技術(shù)特征來考慮，而應(yīng)當(dāng)將其分解為頭部靶標(biāo)、腹部靶標(biāo)和腰部靶標(biāo)。被訴侵權(quán)產(chǎn)品包含了頭部靶標(biāo)和腹部靶標(biāo)，其胯部靶標(biāo)與涉案專利的腰部靶標(biāo)在功能效果上是等同的，因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含本案專利五個靶標(biāo)的相同或等同技術(shù)特征。18參見最高人民法院（2012）民申字第137號民事裁定書，《2012年度報告》。

（二）一般規(guī)則：“三基本一無需”

《01解釋》第17條第2款規(guī)定了等同判定的具體規(guī)則：“等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征”，俗稱“三基本一無需”。根據(jù)最高人民法院的闡釋和司法實踐的總結(jié)，基本相同的手段是指在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時專利所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣常替換手段或工作原理基本相同的手段；基本相同的功能，是指被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的替換手段所起的作用與專利對應(yīng)技術(shù)特征在專利技術(shù)方案中所起的作用基本相同；基本相同的效果，是指被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的替換手段所達(dá)到的效果與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征的技術(shù)效果無實質(zhì)性差異；無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠想到，即對所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員而言，被訴侵權(quán)技術(shù)方案中替換手段與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征相互替換是顯而易見的。19參見最高人民法院（2009）民申字第1562號民事裁定書；北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南》，以及北京市高級人民法院（2014）高民終字第738號民事判決書。

簡而言之，關(guān)于功能、手段、效果的對比針對的分別是被控侵權(quán)技術(shù)特征與所對應(yīng)專利技術(shù)特征在要完成什么、怎么完成、能否完成或完成得怎么樣三方面的區(qū)別，創(chuàng)造性的判斷主要解決完成方式替換是否是顯而易見的問題。實踐中，在涉及到等同判定的多數(shù)場合，被控侵權(quán)技術(shù)特征與對應(yīng)專利技術(shù)特征在功能上都是大同小異的，關(guān)于等同的判定因而多數(shù)是落腳到手段、效果、創(chuàng)造性的判斷上；而手段的不同往往帶來效果上的差別，此兩個要件往往息息相關(guān)；手段、效果上在存在差別時能否被界定為“基本相同”往往又與創(chuàng)造性的判斷密不可分?？梢姡撍囊雀骶擢毩⒁饬x，相互之間又聯(lián)系緊密形成一個整體。認(rèn)定等同該四要件缺一不可。

1.基本相同手段的判斷

技術(shù)特征在手段上的區(qū)別往往體現(xiàn)在使用不同構(gòu)件或缺少某一構(gòu)件，構(gòu)件的數(shù)量、位置、組織方式、運動方式存在不同，步驟增減或順序調(diào)換等等具體的實施方式方面，是四要件中唯一一個客觀要件。判斷二者是否“基本相同”要以本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的視角，確定各該區(qū)別是否屬于常規(guī)的替換方式或原理基本相同的技術(shù)手段；不屬于的，等同不成立。

例如，在“具有凝縮裝置的紡紗機(jī)”發(fā)明專利侵權(quán)糾紛案中，爭議特征在專利權(quán)利要求中的描述為“抽吸件包含殼體和插接件，插接件可以沿導(dǎo)向機(jī)構(gòu)相對于殼體移動，并可以相對于殼體鎖定”；被控侵權(quán)技術(shù)特征為：“抽吸件由左右兩個插接件通過側(cè)面上的凹凸槽插接后相連”。生效判決指出：被控侵權(quán)的技術(shù)特征抽吸件由兩個插接件組成，并不具備殼體，左右兩個插接件系通過插接件側(cè)面上的凹凸槽插接后相連，與專利技術(shù)特征在組件組成以及組件之間的連接關(guān)系上均存在較大差異，使用的技術(shù)手段并非基本相同，因此二者不屬于等同特征，被控侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍。20參見上海市高級人民法院（2014）滬高民三（知）終字第109號民事判決書。

2.基本相同功能的判斷

當(dāng)被控侵權(quán)技術(shù)特征和專利技術(shù)特征系為基本相同的目的而設(shè)置時，二者功能基本相同；當(dāng)二者功能千差萬別，或者被控侵權(quán)技術(shù)特征不能完成專利技術(shù)特征的功能時，等同不成立。

例如，在“便攜可充式噴液瓶”實用新型專利權(quán)侵權(quán)糾紛案中，專利權(quán)利要求1保護(hù)的是一種便攜可充式噴液瓶，包括噴頭組件、內(nèi)瓶、外殼和排氣結(jié)構(gòu)等技術(shù)特征，據(jù)專利無效文件可知，其外殼與排氣結(jié)構(gòu)存在相互配合的關(guān)系，作用在于包覆內(nèi)瓶，在噴液時對設(shè)置在內(nèi)瓶上的排氣結(jié)構(gòu)瞬時密封，以使液體能夠順利噴出，并在充液時形成緩慢排氣；而被訴侵權(quán)產(chǎn)品的排氣結(jié)構(gòu)是與充液機(jī)構(gòu)連動的，與外殼不存在相互配合的關(guān)系，在噴液時外殼對設(shè)置在內(nèi)瓶上的排氣結(jié)構(gòu)不會瞬時密封，在充液時也不會形成緩慢排氣。最高人民法院再審認(rèn)為，鑒于被訴侵權(quán)產(chǎn)品的外殼不具有專利技術(shù)特征的功能，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為等同特征。21參見最高人民法院（2016）最高法民再180號民事判決書。

3.基本相同效果的判斷

判斷效果是否基本相同，即是對二種不同技術(shù)手段對各自功能的完成效果進(jìn)行評價。一般情況下，只有在功能基本相同的前提下才涉及效果的比對；若兩項技術(shù)特征功能不同，對效果的比對就無從談起。若將專利技術(shù)手段對特定功能完成的效果設(shè)定為A，被控侵權(quán)技術(shù)手段的完成效果設(shè)定為B，則在B=A、B≈A、B=A+C（即B在實現(xiàn)A的同時還有其他有益效果）的情形下可以認(rèn)定效果相同或基本相同，在B＜A（即B不能實現(xiàn)A，例如不能實現(xiàn)發(fā)明目的）、B≠A（二者存在巨大差別）的情形下，等同不成立。

例如，在“快進(jìn)慢出型彈性阻尼體緩沖器”實用新型專利權(quán)侵權(quán)糾紛案中，涉案專利的發(fā)明目的是提供一種快進(jìn)慢出型的彈性阻尼體緩沖器，為此在單向限流裝置上采取了壓縮行程時打開，回復(fù)行程時關(guān)閉的安裝方式；而被控侵權(quán)產(chǎn)品在單向限流裝置上采取的是壓縮行程時關(guān)閉，回復(fù)行程時打開的安裝方式，實現(xiàn)的是承撞頭慢進(jìn)快出的效果。最高人民法院再審認(rèn)為被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)手段與權(quán)利要求明確限定的技術(shù)手段相反，技術(shù)效果亦相反，且不能實現(xiàn)發(fā)明目的的，不構(gòu)成等同侵權(quán)。22參見最高人民法院（2013）民申字第1146號民事裁定書，及《2013年度報告》。

4.無需創(chuàng)造性勞動的判斷

根據(jù)最高人民法院的司法政策，“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無需創(chuàng)造性勞動即可聯(lián)想得到”意指所采用替換手段對所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員“顯而易見”，23同注釋4、注釋9。所以該要件也被稱作“顯而易見性”要件。由于此處僅將被控侵權(quán)技術(shù)特征與專利技術(shù)特征進(jìn)行比對，類似于“單一文獻(xiàn)”比對，非“顯而易見”即不符合該要件；而在專利授權(quán)確權(quán)程序中審查創(chuàng)造性時，是將一份或者多份現(xiàn)有技術(shù)中的不同的技術(shù)內(nèi)容組合在一起對要求保護(hù)的發(fā)明進(jìn)行評價。24參見《專利審查指南》（2014修訂）第二部分第四章3.1節(jié)。顯然，等同判定中的創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)明顯低于專利授權(quán)要件中的創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)，因而在等同判定中不能要求被控侵權(quán)技術(shù)手段相對于專利而言具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步或具有實質(zhì)性特點和進(jìn)步。實踐中存在以非顯而易見為由否定等同認(rèn)定的判例，例如，在“用于粉條加工的揉面機(jī)”實用新型專利侵權(quán)糾紛案中，最高人民法院在再審裁定中對“三基本”要件進(jìn)行評述后，以被控侵權(quán)技術(shù)特征與專利之間的區(qū)別并非無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到為由，認(rèn)定侵權(quán)不成立。25參見最高人民法院（2009）民申字第1562號民事裁定書，及《2009年度報告》。

需要注意的是，被控侵權(quán)技術(shù)手段相對于專利技術(shù)而言，即使是無需創(chuàng)造性勞動就能聯(lián)想得到的，但若二者在手段、功能、效果上存在實質(zhì)性差異，同樣也不應(yīng)認(rèn)定為等同，這也是等同判定四要件的應(yīng)然要求。在“玻璃鋼夾砂頂管”實用新型專利權(quán)侵權(quán)糾紛案中，最高人民法院再審認(rèn)為：雖然本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)所給出的技術(shù)啟示下，顯而易見地想到被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的技術(shù)特征，無需付出創(chuàng)造性勞動，但由于被控侵權(quán)技術(shù)特征與專利相比在手段、功能、效果上均存在實質(zhì)性差異，二者不屬于等同技術(shù)特征。26參見最高人民法院（2010）民申字第181號民事裁定書，《2010年度報告》。

（三）特別規(guī)則：功能性技術(shù)特征和方法專利

1.功能性特征等同判定的特別規(guī)則

根據(jù)《16解釋》第8條的規(guī)定，功能性特征的等同判定需要注意如下四點：27參見宋曉明、王闖、李劍：《〈最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）〉的理解與適用》，載《人民司法》2016年第10期。

（1）比對對象。功能性特征比對時，不再將被控侵權(quán)技術(shù)特征與專利權(quán)利要求直接進(jìn)行比對，而是要以專利說明書及附圖記載的實現(xiàn)功能或效果不可缺少的技術(shù)特征相對比。

（2）比對規(guī)則。功能性特征等同判定的規(guī)則不是“三基本一無需”，而是“一基本兩相同一無需”，要求被控侵權(quán)技術(shù)特征在功能和效果上與專利技術(shù)特征完全相同。

（3）創(chuàng)造性判斷時間點?！?6解釋》將關(guān)于功能性特征等同的創(chuàng)造性判斷時間點放寬至被控侵權(quán)行為發(fā)生時，明確將專利申請日后隨著技術(shù)發(fā)展帶來的等同替換手段涵蓋進(jìn)來。因而，隨著技術(shù)的發(fā)展，時間越往后，可以被認(rèn)定為等同的替換手段越多，專利權(quán)的保護(hù)范圍越大。

（4）排除“二次等同”。在以說明書或附圖記載為基點進(jìn)行等同判定（一次等同）后，功能性特征的保護(hù)范圍即已劃定，不得再以功能性特征所述功能或效果再進(jìn)行等同判定（二次等同）。

2.方法專利中步驟變化的等同判定

方法專利是用于解決某個技術(shù)問題的包含有一系列工藝流程或操作步驟的技術(shù)方案，其等同判定涉及的往往是各步驟之間順序變化是否構(gòu)成等同。

方法專利等同判定的第一步是確定權(quán)利要求中所描述的步驟是否應(yīng)以特定順序來實施，即步驟順序是否是可限定專利權(quán)保護(hù)范圍的技術(shù)特征。當(dāng)權(quán)利要求中明確限定步驟的實施順序時自無疑義；對于權(quán)利要求中未明確描述實施順序的，最高人民法院明確：不應(yīng)以權(quán)利要求沒有對步驟順序明確進(jìn)行限定為由，不考慮步驟順序?qū)?quán)利要求的限定作用，而是應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖、審查檔案、權(quán)利要求記載的整體技術(shù)方案以及各個步驟之間的邏輯關(guān)系，從本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的角度出發(fā)確定各步驟是否應(yīng)當(dāng)按照特定的順序?qū)嵤?。對于存在步驟順序的方法發(fā)明，步驟本身以及步驟之間的順序均應(yīng)對專利權(quán)的保護(hù)范圍起到限定作用。28參見最高人民法院（2018）民申字第980號民事裁定書，《2009年度報告》。

在確定專利描述的步驟應(yīng)受順序限制后，第二步才是判斷順序變化是否構(gòu)成等同，判定的核心在于順序變化是否會帶來技術(shù)功能和技術(shù)效果上的實質(zhì)性差異。例如，在“布塑熱水袋的加工方法”發(fā)明專利權(quán)侵權(quán)糾紛案中，專利權(quán)利要求中明確描述了實施順序：“……6.熱粘合；7.修邊……10.將密封墊片和螺紋塞蓋互相裝配后旋入螺紋塞座中；11.充氣試壓檢驗……”，被訴侵權(quán)方法的步驟6、7和步驟8、10分別與專利步驟6、7和步驟10、11順序相反。最高人民法院認(rèn)為：步驟6、7的實施不具有先后順序的唯一對應(yīng)性，互換不影響整個技術(shù)方案的實現(xiàn)，在功能和效果上也沒有產(chǎn)生實質(zhì)性的差異，故調(diào)換后的步驟構(gòu)成等同。關(guān)于專利步驟10、11，與被訴侵權(quán)方法相比，專利方法實質(zhì)上是增加了操作環(huán)節(jié)，導(dǎo)致操作時間延長，效率降低。被控侵權(quán)方法的8、10步驟減少了操作環(huán)節(jié)、提高了效率，產(chǎn)生了具有實質(zhì)性差異的技術(shù)效果，不屬于等同特征。29參見最高人民法院（2013）民提字第225號民事判決書，《2013年度報告》。

四、等同判定的除外情形

（一）禁止反悔規(guī)則

《09解釋》第6條規(guī)定了禁止反悔規(guī)則：專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案在民事訴訟中不再受保護(hù)。該規(guī)則既可以由被控侵權(quán)人作為抗辯提出，也可由人民法院主動適用。30參見最高人民法院（2009）民申字第239號民事裁定書。正確適用禁止反悔規(guī)則的關(guān)鍵在于判斷修改或陳述是否構(gòu)成“放棄”，對此有如下裁判規(guī)則：

1.修改或陳述的動因一般不宜限制對“放棄”的認(rèn)定

在授權(quán)確權(quán)程序中，不論申請人是為克服專利在新穎性、創(chuàng)造性、權(quán)利要求書應(yīng)得到說明書支持，或其他授權(quán)確權(quán)缺陷而作修改或陳述，均導(dǎo)致對技術(shù)方案的放棄。例如，在“一種防治鈣質(zhì)缺損的藥物及其制備方法”發(fā)明專利權(quán)侵權(quán)糾紛案中，涉案專利申請時包含“可溶性鈣劑”技術(shù)特征，國家知識產(chǎn)權(quán)局審查意見認(rèn)為，“可溶性鈣劑”包括各種可溶性的含鈣物質(zhì)，保護(hù)范圍較寬，而申請人僅提供了“葡萄糖酸鈣”和“活性鈣”的實施例，權(quán)利要求得不到說明書的支持。申請人為此將“可溶性鈣劑”修改為“活性鈣”并獲得授權(quán)。侵權(quán)訴訟中，被控侵權(quán)技術(shù)特征為葡萄糖酸鈣。該案一審、二審法院均認(rèn)為，并非專利申請過程中關(guān)于權(quán)利要求的所有修改或意見陳述都會導(dǎo)致禁止反悔規(guī)則的適用，而只有為了使專利授權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定其專利申請具有新穎性或創(chuàng)造性而進(jìn)行的修改或意見陳述，才產(chǎn)生禁止反悔的效果，涉案專利申請過程中的修改目的在于使其權(quán)利要求得到說明書的支持，不產(chǎn)生禁止反悔的效果。但最高人民法院在再審判決中指出：一、二審判決對禁止反悔規(guī)則理解有誤，為克服權(quán)利要求不能得到說明書支持的缺陷而修改權(quán)利要求同樣可導(dǎo)致禁止反悔規(guī)則的適用。涉案專利申請過程中的修改放棄了包含“葡萄糖酸鈣”技術(shù)特征的技術(shù)方案，專利侵權(quán)訴訟中不應(yīng)再將之納入保護(hù)范圍。31參見最高人民法院（2009）民提字第20號民事判決書，《2010年度報告》。

2.在確權(quán)行政訴訟中所作陳述亦有法律效力

禁止反悔規(guī)則中的“陳述”不僅包括專利申請人或權(quán)利人向?qū)＠姓C(jī)關(guān)所作陳述，在行政訴訟程序中向法院所作陳述同樣具有相應(yīng)法律效力。例如，在“汽車地樁鎖”實用新型專利侵權(quán)糾紛案中，涉案專利權(quán)利要求1包含“活動樁設(shè)有供鎖具插入的孔”的技術(shù)特征，后該權(quán)利要求被宣告無效，專利權(quán)人提起行政訴訟，在起訴狀中稱前述描述的含義是：“鎖具不是永久固定在孔中，而是根據(jù)使用狀態(tài)呈現(xiàn)兩種連接關(guān)系，即鎖定時位于活動樁的孔中，打開時，從孔中取出，與活動樁的孔分離?！焙笊袥Q撤銷前述無效宣告決定，專利復(fù)審委員會重新作出審查決定，以活動樁的上述特征具備創(chuàng)造性為由維持涉案專利有效。民事侵權(quán)訴訟程序中，被控侵權(quán)產(chǎn)品的鎖具固定在底座上。本案一二審法院及最高人民法院均認(rèn)為被控侵權(quán)產(chǎn)品使用的是專利權(quán)人在確權(quán)程序中放棄的技術(shù)方案，本案應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔規(guī)則，侵權(quán)指控不成立。32參見最高人民法院（2009）民申字第239號民事裁定書，《2009年度報告》。

3.獨立權(quán)利要求被宣告無效的，從屬權(quán)利要求不應(yīng)被界定為對獨立權(quán)利要求的修改

在“一種舵機(jī)”實用新型專利侵權(quán)糾紛案中，涉案專利原包括獨立權(quán)利要求1和從屬權(quán)利要求2-6，后專利復(fù)審委員會宣告權(quán)利要求1-2、4-6無效，在權(quán)利要求3的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效。本案二審法院認(rèn)為，權(quán)利要求3被維持有效是因在權(quán)利要求1中增加了權(quán)利要求2、3附加的技術(shù)特征，這實質(zhì)上是修改權(quán)利要求1；即權(quán)利要求3的技術(shù)特征屬于為維持專利權(quán)有效而對權(quán)利要求1的限制性修改，應(yīng)當(dāng)視為權(quán)利人放棄了除使用權(quán)利要求3完全相同技術(shù)特征的技術(shù)方案之外的其他所有技術(shù)方案。最高人民法院再審認(rèn)為：獨立權(quán)利要求被宣告無效，在其從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效，該從屬權(quán)利要求即實際取代了原獨立權(quán)利要求的地位。但從屬權(quán)利要求的內(nèi)容或所確定的保護(hù)范圍并沒有因原獨立權(quán)利要求的無效而改變。因為，每一項權(quán)利要求都是單獨的、完整的技術(shù)方案，其均應(yīng)準(zhǔn)確、完整地概括申請人在原始申請中要求的保護(hù)范圍。不應(yīng)基于權(quán)利要求1-2被宣告無效，而認(rèn)為對權(quán)利要求3不得適用等同原則。33參見最高人民法院（2011）民提字第306號民事判決書，《2012年度報告》。

4.不屬于放棄的情形

需要注意的是：并非所有的限縮性修改或者陳述都屬于“放棄”。根據(jù)《16解釋》第13條的規(guī)定，若專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該修改或者陳述未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄。這種除外情形的前提是修改或陳述被“明確否定”；易言之，若專利行政機(jī)關(guān)對修改或陳述未作述評、不置可否，均導(dǎo)致技術(shù)方案的“放棄”。

（二）特意排除規(guī)則

特意排除規(guī)則是指專利權(quán)人明確排除的技術(shù)方案，不應(yīng)再以等同原則納入專利權(quán)保護(hù)范圍。屬于權(quán)利人特意排除的情形包括兩種：權(quán)利要求的特定撰寫方式、說明書中進(jìn)行特定描述。該規(guī)則在美國、英國、日本等國均已確立，34閆文軍、殷宗萍：《“特意排除”規(guī)則：限制等同原則適用的一種新規(guī)則》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2013年第1期。我國法院在實踐中亦早有適用，35參見山東省青島市中級人民法院（2004）青民三初字第307號判決書。最高人民法院在《2012年度報告》中對該規(guī)則在個案中的適用進(jìn)行了闡述，《16解釋》首次以司法解釋形式明確了對封閉式技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)適用該規(guī)則。特意排除的具體情形包含如下幾種：

1.封閉式權(quán)利要求

《16解釋》第12條規(guī)定：權(quán)利要求采用“至少”、“不超過”等用語對數(shù)值特征進(jìn)行限定，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖后認(rèn)為專利技術(shù)方案特別強(qiáng)調(diào)該用語對技術(shù)特征的限定作用，權(quán)利人主張與其不相同的數(shù)值特征屬于等同特征的，人民法院不予支持。結(jié)合最高人民法院在司法政策中確定的規(guī)則可知，認(rèn)定權(quán)利要求特意排除特定技術(shù)方案應(yīng)滿足兩個要件：首先，權(quán)利要求中進(jìn)行了文字強(qiáng)調(diào)，如使用“至少”、“不超過”、“由……組成”等描述，即屬封閉式權(quán)利要求；其次，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員認(rèn)為該特別強(qiáng)調(diào)具有限定作用。

在《2012年度報告》中，最高人民法院指出：在權(quán)利要求中采用“由……組成”的封閉式表達(dá)方式，本身意味著專利權(quán)人通過其撰寫，限定了專利權(quán)的保護(hù)范圍，明確將其他未被限定的結(jié)構(gòu)組成部分或者方法步驟排除在專利權(quán)保護(hù)范圍之外。如果通過適用等同原則，將專利權(quán)人明確排除的結(jié)構(gòu)組成部分或者方法步驟重新納入封閉式權(quán)利要求的保護(hù)范圍，既不符合適用等同原則的基本目的，亦不符合有關(guān)技術(shù)特征等同的規(guī)定。在“注射用三磷酸腺苷二鈉氯化鎂”專利侵權(quán)案中，最高人民法院即是從封閉式權(quán)利要求的角度否定了專利權(quán)人的等同主張。36參見最高人民法院（2012）民提字第10號民事判決書。

2.從現(xiàn)有技術(shù)中優(yōu)選

當(dāng)專利所要求保護(hù)的技術(shù)方案屬于對現(xiàn)有技術(shù)方案進(jìn)行優(yōu)化選擇而形成的優(yōu)選技術(shù)方案時，例如在公知技術(shù)存在多種選擇時只選擇其中之一等，適用等同的范圍應(yīng)當(dāng)受到嚴(yán)格限制。

例如，在“一種海綿狀泡沫鎳的制備方法”發(fā)明專利侵權(quán)糾紛案中，專利權(quán)利要求記載的本底真空度及工作真空度分別為（1.1～4.7）×10-3Pa、（2.7～4.7）×10-2Pa，而被控侵權(quán)技術(shù)方案對應(yīng)數(shù)值分別為2×10-2Pa、（2.0～2.5）×10-1Pa，兩者相差一個數(shù)量級（10倍），本案一二審法院均認(rèn)定侵權(quán)成立，后最高人民法院指令再審，再審法院認(rèn)為涉案專利的各種參數(shù)條件，都是現(xiàn)有技術(shù)中曾經(jīng)提到過或者是從現(xiàn)有技術(shù)大范圍中選擇出的小范圍，并明確了端點的數(shù)值范圍，該范圍是專利申請人概括選擇之后確定的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制等同原則的適用，不應(yīng)將與該范圍差異明顯的數(shù)值納入到等同技術(shù)特征的范圍內(nèi)。37參見江蘇省高級人民法院（2011）蘇知民再終字第1號民事判決書，《2012年中國法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)十大案件》。

又如，在“防粘連自動排氣閥”實用新型專利侵權(quán)糾紛案中，權(quán)利要求和說明書均明確記載“進(jìn)水套的上表面呈錐面”，而被控侵權(quán)產(chǎn)品為平面。最高人民法院指出：由于錐面和平面均為本案專利申請日前公知的技術(shù)方案，專利權(quán)人作出上述限定的目的，即為將平面排除在本案專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。因此不再適用等同原則，否則將有損社會公眾對專利權(quán)保護(hù)范圍確定性和可預(yù)見性的信賴，損害社會公眾的利益，動搖專利制度的基石。38參見最高人民法院（2015）民申字第740號民事裁定書，《2015年度報告》。

3.說明書描述排除

說明書中的特定描述也可以作為認(rèn)定權(quán)利人排除特定技術(shù)方案的依據(jù)，例如權(quán)利人在說明書中對權(quán)利要求作限縮性解釋，對專利創(chuàng)造性進(jìn)行的解釋等。但需要注意的是：僅以說明書作為排除依據(jù)時的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)于權(quán)利要求書，或權(quán)利要求書+說明書作為依據(jù)的情形。

例如，在“藏藥獨一味軟膠囊制劑及其制備方法”發(fā)明專利侵權(quán)糾紛中，專利權(quán)利要求中記載的步驟包括：“加水煎煮二次……粉碎成細(xì)粉，過200目篩”。被控侵權(quán)方法對應(yīng)步驟為“煎煮3次”和“研成細(xì)粉”。涉案專利說明書中強(qiáng)調(diào)，煎煮2次與煎煮3次相比，可以降低生產(chǎn)成本，所以選擇煎煮2次；粉碎成過200目篩的細(xì)粉，制成的軟膠囊內(nèi)容物混懸體系最穩(wěn)定。最高人民法院再審認(rèn)為：鑒于專利說明書的上述記載，前述技術(shù)特征不構(gòu)成等同特征。39參見最高人民法院（2010）民提字第158號民事判決書，《2010年度報告》。

（三）捐獻(xiàn)規(guī)則

《09解釋》第5條規(guī)定了捐獻(xiàn)規(guī)則：僅在說明書記載而權(quán)利要求未記載的技術(shù)方案，視為專利權(quán)人將其捐獻(xiàn)給社會公眾，在專利侵權(quán)訴訟中不得以等同原則將上述已捐獻(xiàn)的內(nèi)容納入專利保護(hù)范圍。40孔祥俊、王永昌、李劍：《〈最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋〉適用的若干問題》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2010年第2期。

例如，在前述“布塑熱水袋的加工方法”發(fā)明專利侵權(quán)糾紛案中，最高人民法院指出：如果本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀說明書可以理解披露但未要求保護(hù)的技術(shù)方案是被專利權(quán)人作為權(quán)利要求中技術(shù)特征的另一種選擇而被特定化，則這種技術(shù)方案就視為捐獻(xiàn)給社會。該案中，專利說明書中明確記載第10、11步可以調(diào)換，但這一調(diào)換后的步驟并未體現(xiàn)在權(quán)利要求中，故應(yīng)視為捐獻(xiàn)，不能納入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。41參見最高人民法院（2013）民提字第225號民事判決書，《2013年度報告》。

（四）不保護(hù)現(xiàn)有技術(shù)規(guī)則

專利權(quán)不得將現(xiàn)有技術(shù)納入保護(hù)范圍，對此無需多言，因而，當(dāng)被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)相同或?qū)嵸|(zhì)相同時，不應(yīng)適用等同原則。

例如，在“屏蔽絕緣電纜形導(dǎo)電管母線”實用新型專利侵權(quán)糾紛中，最高人民法院再審判決中指出：涉案專利無效審查決定中載明權(quán)利要求1與現(xiàn)有技術(shù)存在區(qū)別1、2，并據(jù)此維持其有效。由于被訴侵權(quán)技術(shù)方案與權(quán)利要求1之間的區(qū)別分別與前述區(qū)別1、2相同或?qū)嵸|(zhì)相同，不應(yīng)以等同原則將被訴侵權(quán)技術(shù)方案納入專利權(quán)保護(hù)范圍。42參見最高人民法院（2015）民提字第58號民事判決書。

Principles and Rules: Patent Infringement Determination of Equivalence

Under patent law, “equivalence” stands for the equivalence between technical features.Before determining the equivalence, an appropriate standard shall be determined, under the guidance of judicial policies, and on the basis of the particular case.When determining the equivalence, first step is to divide the technical features accurately, and then the rule of “Treble Basically-the-Same and None-innovative” shall be strictly followed.The rule is different where the feature is a functional one, or the patent is one about process.Under the circumstances where either the rule of Estoppel, the rule of donation, or the rule of none protection for prior art is applied, equivalence shall not be determined.

Patent infringement; The comparison of technology; Technical features; Determination of equivalence

張書青，浙江省杭州市中級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭法官。