論實用新型專利權終止對同日申請的發(fā)明專利授權的影響
——兼評專利法第九條

李雷雷，施小雪

（1.天津市第二中級人民法院，天津 300210；2.中國政法大學，北京 100088）

一、專利法第九條的適用困惑

現行專利法第九條對專利權的重復授權進行了限定，該條第一款規(guī)定：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發(fā)明專利權?！痹摋l立法本意是禁止重復授權，即一項發(fā)明創(chuàng)造只能被授于一項專利權，但由于發(fā)明專利審查周期較長，且目前我國發(fā)明專利審查采用先公開后審查的制度，為對發(fā)明人的發(fā)明創(chuàng)造提供更早更完善的保護，規(guī)定了發(fā)明人可以就同樣的發(fā)明創(chuàng)造同時申請發(fā)明專利和實用新型專利，由于實用新型審查期限較短，可以給發(fā)明創(chuàng)造盡早提供專利權保護，待將來發(fā)明專利授權時，申請人通過聲明放棄實用新型專利權而取得發(fā)明專利權。

然而，第九條僅對發(fā)明專利授權時實用新型專利權尚未終止進行了明確規(guī)定，若發(fā)明專利授權時，實用新型已經終止，與實用新型同時申請的發(fā)明專利還能否授權并無直接規(guī)定。有學者認為，若發(fā)明專利權授權時，實用新型專利權已經終止，則發(fā)明專利權不能再被授于專利權。理由在于：首先，專利法第九條首先規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。這是一個總的原則，而在第二句話則專門規(guī)定一種豁免的特例情況，除了該特例情況外，其余均不能再被授于專利權。“通過分析專利法的歷次修改及例外情形出臺的背景和含義可以看出，首先，該例外情形是一種特殊情形，而且僅有該種例外情形，不應理解為‘同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權’，除‘同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授于發(fā)明專利權’之外，還存在其他能夠通過放棄實用新型專利權而獲得發(fā)明專利權的情形。根據《專利審查指南》的規(guī)定，該例外情形是唯一的‘同一申請人’、‘同日’、‘實用新型專利權尚未終止’、‘分別做出說明’等條件必須同時滿足才能放棄實用新型專利權，其他情形都不能放棄?！盵1]其次，為了保護公眾的信賴利益，實用新型專利權終止后，該發(fā)明創(chuàng)造已經進入公眾領域，則后來再將同一個發(fā)明創(chuàng)造授予該專利權人發(fā)明專利權的行為就破壞了公眾的信賴利益，因此不能允許?！艾F實中出現過這樣的情況，即在隨后又獲得發(fā)明專利權之前，該專利權人已經放棄了其在先獲得的實用新型專利權，或者其實用新型專利權已經屆滿失效，此時不知道底細的公眾有理由相信原來受到實用新型專利保護的發(fā)明創(chuàng)造已經進入公有領域，任何人都可以自由實施，卻不料該專利權人后來又獲得了一項發(fā)明專利權，其實施行為有可能被指控為侵犯發(fā)明專利權的行為，這對公眾來說顯失公平”[2]。再次，基于禁止反悔原則，很多情況下，實用新型專利權的終止是由于期限界滿前未繳年費和主動放棄。而未繳年費和主動放棄均可歸責于權利人，權利人主動選擇放棄實用新型專利權，產生了相應的法律效力，這一技術也被當成公知技術免費使用，再突然宣布這一發(fā)明創(chuàng)造又要被授于發(fā)明專利權，需要付給權利人一定費用，這對公眾來說不公平，對權利人來說有悖于禁止反悔原則。

上述觀點有一定的道理，但筆者認為尚有可商榷之處，專利權的終止包括未繳年費終止、期限界滿終止、主動放棄終止。若實用新型終止時，發(fā)明專利已經被公開，按照專利法的規(guī)定，申請人在發(fā)明專利授權后，可就發(fā)明專利公開以后授權之前的實施行為要求使用人支付適當費用，此時，同日申請的實用新型專利權終止并不會導致發(fā)明創(chuàng)造完全進入公有領域，而不終止卻需要年費等支出對專利進行維護，而依據上述觀點，理性的權利人卻不能放棄該實用新型專利權，不然將來發(fā)明專利申請將不能被授權，對權利人苛以了不必要的義務。更有甚者，在期限界滿情形下，同日申請發(fā)明專利和實用新型專利，若發(fā)明專利10年之后才有審查結果，確認符合授權條件，此時，實用新型專利權已經期限屆滿，發(fā)明不能授權，而審限過長并不是申請人的過錯，這既對申請人不公平也為專利行政部門的某些惡意不授權提供了條件?；诖?，我們認為，對同時申請的發(fā)明專利和實用新型專利，不能武斷地要求實用新型專利必須尚未終止發(fā)明才可授權，而應區(qū)分不同的情況授權。

二、相關概念之厘定

為更好的對該問題進行論述，在此先對相關的概念進行厘定。

（一）發(fā)明專利的臨時保護期

發(fā)明專利的授權過程可分為三個階段，從申請日到公開日為第一階段，公開日至授權公告日為第二階段，授權后為第三階段。第一階段時，申請專利的發(fā)明創(chuàng)造尚處于保密狀態(tài)，若他人實施該發(fā)明創(chuàng)造，申請人只有待專利授權后禁止他人使用，當他人以非法手段竊取該發(fā)明創(chuàng)造時，申請人可以侵犯商業(yè)秘密提訴訟。在第三階段，該發(fā)明創(chuàng)造則以發(fā)明專利權的形式得到完全保護。對從公開日至授權公告日的第二階段，稱為臨時保護期，在此期間，他人實施相同的發(fā)明創(chuàng)造，專利法規(guī)定申請人在可待發(fā)明專利授權后要求實施人支付適當費用，但該期間的使用行為并不為專利侵權行為，如果他人在臨時保護期內實施該發(fā)明創(chuàng)造，則專利授權后，該他人在支付適當費用后，專利權人不得禁止他人繼續(xù)就臨時保護期內生產的該專利產品進行的使用、許諾銷售及銷售行為，可以說，臨時保護期，享受的是不完全的保護。

（二）專利權終止

專利權終止是指專利權保護期限已滿或由于某種原因導致專利權失去效力。專利權終止不等于專利權無效，被宣告無效的專利視為自始不存在，而終止的專利則自終止之日起喪失保護。歸納起來，專利權終止包括期限界滿終止，主動放棄（如書面聲明放棄）終止，或未繳年費終止。

此處需要特別說明的是專利權的放棄。放棄專利權是指在專利權有效期內，權利人以積極行為或以消極行為作出的放棄該權利的意識表示。從放棄的形式區(qū)分，放棄專利權應包括積極放棄和消極放棄，積極放棄指權利人以向國家知識產權局遞交放棄聲明的方式對現存的專利權聲明放棄。消極放棄指權利人不履行維系該權利應盡的義務，使權利歸于失效的放棄，如不繳納專利年費。此外，針對一項發(fā)明創(chuàng)造同時申請發(fā)明專利和實用新型專利，之后又放棄實用新型專利權的情形，以放棄的時間點劃分，可以分為兩種情況，一種是發(fā)明專利公布前的放棄，一種是發(fā)明專利公布后的放棄。

專利權的放棄需要厘清，放棄的是該專利權，還是獲得專利權的發(fā)明創(chuàng)造，如根據專利法第九條，同日申請的發(fā)明和實用新型專利，在發(fā)明授權時，權利人聲明放棄實用新型專利權，則發(fā)明可以被授于專利權，我們認為此時所放棄的是專利權本身，而非權利所代表的發(fā)明創(chuàng)造，只有這樣，當權利人放棄實用新型專利權時，該發(fā)明創(chuàng)造才可以繼續(xù)被授于另一項發(fā)明專利權。

（三）專利權的無效

專利權的無效是指由請求人向國務院專利行政部門提起的消滅一項專利權的請求，國務院專利行政部門經審查認為請求成立的，作出宣布被請求專利權部分或全部無效的決定。專利權的無效以請求人的無效宣告請求啟動，無效宣告請求的客體應是已經公告授權的專利權，該專利權可以現行有效，亦可以已經因某種原因而終止，但只要該專利權存在過有效的權利期間，即可提出無效宣告請求，即該專利權于無效宣告請求提出時是否處于有效狀態(tài)并非必要條件，無效成功后，該專利權自始消滅。應當指出，專利權因放棄而終止時，權利人能否選擇自申請日放棄，若自申請日放棄，該專利權還能否為專利權無效的客體，筆者認為有待商榷，此處不深入探討。

若一項發(fā)明創(chuàng)造同時申請了發(fā)明專利和實用新型專利，無效請求人對一項實用新型專利權提起無效宣告請求，其無效的客體應為實用新型專利權本身，無效后，專利權自始不存在，當然也就談不上終止。此時，發(fā)明專利的授權應不受實用新型專利權被無效本身所影響，發(fā)明專利經過審查，符合授權條件的，此時無需放棄等行為即可直接授于發(fā)明專利權。當然，若實用新型專利權因為不清楚、公開不充分、新穎性或創(chuàng)造性等原因被宣告無效，那么發(fā)明專利申請授權的可能性亦會因為上述原因而不復存在，只是此時，發(fā)明專利申請不能被授權的原因應不是專利法第九條，而是其它條款。

（四）同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授于一項專利權的含義界定

對于專利法第九條第一款規(guī)定的同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授于一項專利權，是指一個發(fā)明創(chuàng)造只能被一次授權，還是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造在同一時間只能有一項有效的專利權存在，理論和實務界一直頗有爭議，該兩種觀點在濟寧無壓鍋爐廠訴國家知識產權局專利復審委員會、第三人舒學章發(fā)明專利無效糾紛案中得到了充分的揭示。該案中，專利復審委員會、①專利復審委員會2001年3月26作出的第3209號審查決定.北京市第一中級人民法院、②北京市第一中級人民法院（2001）一中知初字第195號行政判決書.最高人民法院③最高人民法院（2007）行提字第4號判決書.認為同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授于一項專利權是指一個發(fā)明創(chuàng)造同一時間只能有一項有效的專利權存在，故在實用新型專利終止后，給予同樣的發(fā)明創(chuàng)造授于發(fā)明專利權不屬于重復授權。北京市高級人民法院則認為同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授于一項專利權是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被一次授權，實用新型專利權終止后，給予同樣的發(fā)明創(chuàng)造授于發(fā)明專利權相當于“相當于把已進入公有領域的技術又賦予了專利權人以專利權”，④北京市高級人民法院（2002）高民終字第33號行政判決書.并分別于二審及再審期間兩次以法律文書對該觀點予以確認，⑤北京市高級人民法院（2002）高民終字第33號行政判決書、（2003）高行監(jiān)字第8號駁回再審申請通知書.也正是基于該觀點，學界才認為專利法第九條中，除第一款后半段規(guī)定的例外情形，不應存在其它實用新型專利權終止發(fā)明又被授權的情形。

筆者認同前一種觀點，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授于一項專利權，是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造同一時間只能有一項有效的專利權存在。首先，專利法第九條并未就發(fā)明申請需要授權時，實用新型專利已經終止的情形進行限制，基于民事法律行為“法無禁止皆可為”的法律原則，發(fā)明專利申請應當被授于專利權。其次，申請人同時申請發(fā)明和實用新型專利，其本意應是想獲得發(fā)明專利權，申請實用新型專利不過是相當于要求臨時的保護，所以，申請人既然對同日申請的發(fā)明和實用新型專利做出了聲明，發(fā)明授權時實用新型已經終止的，發(fā)明應該被授權。正如最高人民法院在（2007）行提字第4號判決書中闡述：“我國法律不限制同一發(fā)明人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出實用新型和發(fā)明兩份申請，也沒有限制在不同時段上對兩份申請分別授權，但為了避免出現重復授權，依據《專利審查指南》的有關規(guī)定，當選擇發(fā)明專利時，應放棄已經授權的實用新型專利權，也就是在不同時段上先后進行了兩次授權，使權利不重疊，不同時存在，這是我國的一貫作法?！雹僮罡呷嗣穹ㄔ海?007）行提字第4號判決書.筆者認為，專利法第九條第一款后半段應理解為，針對同時申請的發(fā)明創(chuàng)造，若發(fā)明授權時存在有效的實用新型專利，需要發(fā)明人放棄實用新型專利，才能被授于發(fā)明專利權。若實用新型專利權已經終止，則無需進行放棄，而當然可被授于發(fā)明專利權。當然，即使這樣理解，筆者認為專利法第九條依然有不完善之處，需要針對具體的情形進行修正。

三、實用新型專利權終止，同日申請的發(fā)明專利應否授權的法理思辨

專利法規(guī)定，發(fā)明專利申請后，滿18個月方公布，大多數情況下，實用新型專利授權時，發(fā)明專利尚未公布。同日申請的發(fā)明專利公布前實用新型專利權終止，包括未繳年費和權利人主動放棄兩種情形，該兩種情形均可歸責于申請人，此時任一公眾使用了該發(fā)明創(chuàng)造，因沒有發(fā)明專利的臨時保護，應當認為公眾是沒有過錯的，其依賴利益應予保護。而且，不管是未繳年費還是主動放棄，因發(fā)明專利尚未公布，若此時仍對后來同日申請的發(fā)明專利授于專利權，公眾的依賴利益的確得不到保護，也的確有違禁止反悔原則。這種情形下，若將來發(fā)明申請符合授權條件后，仍可被授于發(fā)明專利權，無疑對公眾不公平，專利權實質上講是一種技術壟斷，只是為了推動技術進步，鼓勵研發(fā)人員進行技術創(chuàng)新，而給予技術創(chuàng)新者一定時間的壟斷，并使其通過實施專利權得到物質回報，以更有動力進行創(chuàng)新，而在專利權保護與社會公眾利益保護二者之間的平衡，是專利制度得以存續(xù)的基石。在發(fā)明專利尚未公布時，權利人選擇終止已獲得授權的實用新型專利權，并放任該發(fā)明創(chuàng)造無任何保護的進入公有領域，基于社會公眾的依賴利益保護，我們認為此時不應對未來的發(fā)明專利繼續(xù)授權。換句話說，因為該專利尚未進入臨時保護期，權利人此時的放棄應視為放棄發(fā)明創(chuàng)造所代表的技術方案，基于禁止反悔原則，我們認為，此時的放棄，應導致該發(fā)明創(chuàng)造不能在現在或將來取得任何保護。

而發(fā)明專利公布后，該發(fā)明創(chuàng)造即進入發(fā)明臨時保護期。此時，該同樣的發(fā)明創(chuàng)造受到兩種保護，其一是實用新型專利權的保護，其二是發(fā)明專利的臨時保護。權利人此時放棄實用新型專利權，并不必然導致該發(fā)明創(chuàng)造進入公有領域，理性的社會公眾可以通過公開的途徑獲知該發(fā)明創(chuàng)造處于發(fā)明專利的公開期，其應當知曉，該發(fā)明創(chuàng)造將來可能被授于發(fā)明專利權，那么在將來發(fā)明專利授權后，權利人基于發(fā)明專利權向臨時保護期內實施專利的人要求支付相應對價，不應視為是對社會公眾利益的忽視。換句話說，此時放棄的應僅僅是實用新型專利權本身，而非該發(fā)明創(chuàng)造，若將來發(fā)明專利申請經過實質審查，符合授于專利權的條件，應當被授于發(fā)明專利權。同樣的道理，若一個發(fā)明專利申請審查期限過長，導致實用新型專利權因期限界滿而終止，因為其終止于發(fā)明專利公開后，我們有理由認為此時該發(fā)明專利仍應被授于專利權，且并不會破壞公眾的依賴利益。因為發(fā)明專利公開后，該發(fā)明創(chuàng)造有了發(fā)明專利的臨時保護，哪怕是申請人主動終止該實用新型專利權，也不能認為有違禁止反悔原則，因為發(fā)明專利的公布形成了禁止反悔的阻卻事由，既然有發(fā)明專利的臨時保護，任何理智的申請人主動放棄實用新型，以減少年費等成本支出，都應是可以理解的。

需要特別指出的是，發(fā)明專利公布前的放棄，還應包括實用新型審查合格后，權利人放棄辦理授權手續(xù)，此時國家知識產權局向權利人發(fā)出視為放棄取得專利權通知書，權利人并未取得實用新型專利權，自然也談不上專利權的終止，然而權利人不辦理實用新型專利權的授權手續(xù)，并不會導致該發(fā)明創(chuàng)造被公開，自然也不會對將來發(fā)明的授權造成影響。因該種情形實用新型專利并未授權，不存在重復授權的空間，此處我們不作展開討論。

四、專利法第九條之修改建議

基于前述分析，筆者認為，專利法第九條有關禁止重復授權的規(guī)定，應以發(fā)明專利的公布日為節(jié)點，在發(fā)明專利公布日之前終止同日申請并獲得授權的實用新型專利，應視為終止的是發(fā)明創(chuàng)造本身，基于公眾的依賴利益保護和禁止反悔原則，該發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明專利申請將來應不能再被授于專利權。而在發(fā)明專利公布日及之后終止，不管是主動放棄、未繳年費還是期限界滿，都應視為終止的是實用新型專利權本身，該終止行為不應影響將來發(fā)明專利的授權。最后，在實用新型專利權尚未終止，而發(fā)明又需要授權時，基于一項發(fā)明創(chuàng)造只能有一項有效的專利權存在，才需要放棄實用新型專利權以獲得發(fā)明專利權。

綜上，專利法第九條第一款尚有不足之處，應進一步修改以對發(fā)明人和公眾提供更公平的保護，建議修改為：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能有一項有效專利權存在。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，發(fā)明專利公布前實用新型專利權終止的，該發(fā)明專利不能授于專利權，發(fā)明專利公布后實用新型專利權終止的，該發(fā)明專利可授于專利權；若授權時實用新型專利權尚未終止的，須申請人聲明放棄該實用新型專利權，方可授予發(fā)明專利權。

參考文獻：

[1]劉士奎.從一個發(fā)明專利審查案例看重復授權的處理[J].中國發(fā)明與專利，2014，（3）：71.

[2]國家知識產權局條法司.《專利法》第三次修改導讀[M].北京：國家知識產權出版社，2009：36.