專利確權(quán)制度重構(gòu)

王浩，劉遠山

（海南大學(xué)法學(xué)院，海南?？?70228）

專利確權(quán)制度重構(gòu)

王浩，劉遠山

（海南大學(xué)法學(xué)院，海南?？?70228）

近年來，專利申請和確權(quán)案件不斷增加，專利確權(quán)程序暴露出很多問題，如專利確權(quán)周期長、成本高、異議權(quán)濫用、行政確權(quán)與司法確權(quán)相沖突等，嚴重影響了專利權(quán)狀態(tài)的確定和權(quán)利人合法權(quán)益的保護。專利確權(quán)是對專利權(quán)實施全面保護的前提條件，專利確權(quán)程序的合理與否直接關(guān)系市場秩序的穩(wěn)定。結(jié)合域外立法例，我國法院在審理專利侵權(quán)的同時，應(yīng)對專利權(quán)是否有效進行認定；應(yīng)設(shè)置知識產(chǎn)權(quán)法院，對專利進行確權(quán)。

專利權(quán)；專利確權(quán)；專利權(quán)異議

一、我國專利確權(quán)制度存在的問題

（一）專利確權(quán)耗時長

專利確權(quán)程序是專利授權(quán)機構(gòu)對專利權(quán)的申請和無效作出決定的程序，以及法院就相關(guān)決定進行司法審查的程序。①李明德：《專利權(quán)與商標權(quán)確權(quán)機制的改革思路》，載《華中科技大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版）》2007年第5期。根據(jù)專利確權(quán)程序的定義可知，專利確權(quán)過程涉及專利授權(quán)、專利權(quán)無效和司法審查共三個程序。在專利授權(quán)程序中，專利申請人對專利行政部門駁回申請不服的，可以自收到通知起3個月內(nèi)向?qū)＠麖?fù)審委員會提出復(fù)議；對復(fù)議維持決定不服的，可以自收到通知起3個月內(nèi)向法院起訴，請求司法審查；對一審司法裁決不服的，亦可上訴，由二審法院進行二次司法審查。在專利無效程序中，自專利行政部門公布專利之日起，任何單位和個人認為專利授權(quán)不符合法律規(guī)定，均可要求專利復(fù)審委員會宣布專利無效；對專利復(fù)審委員會作出的維持決定或無效決定，申請人或?qū)＠麢?quán)人可以自收到通知起3個月內(nèi)提起訴訟，要求司法審查。此外，在專利侵權(quán)案件中，一些被告為了拖延訴訟期限或達到其他非法目的，往往會惡意提出專利權(quán)無效申請。受理法院無權(quán)直接判定專利權(quán)的有效性，只能中止審理，待專利復(fù)審委員會作出是否有效的決定后，再決定是否繼續(xù)審理侵權(quán)案件。專利復(fù)審委員會則按照當事人提交的證據(jù)材料，維持專利或宣告專利無效。如果對決定不服，則又要進入訴訟程序。由于專利復(fù)審委員會作出的決定屬于行政行為，根據(jù)行政法或《行政訴訟法》的規(guī)定，法院只能對其合法性進行審查，而對其作出專利權(quán)是否有效的認定的合理性無權(quán)審查，故法院只能維持或撤銷專利復(fù)審委員會作出的決定。然而，若法院撤銷專利評審委員會的決定，專利評審委員會只能重新啟動認定程序，進而作出新的決定。申請人或權(quán)利人對新的決定仍不服，可依照《專利法》的規(guī)定再次提起訴訟。如此一來，就會出現(xiàn)循環(huán)往復(fù)的現(xiàn)象。

由上文可知，專利確權(quán)的每一個程序都會耗費很長時間才能結(jié)束。這樣一來，一個專利確權(quán)案件要2—3年才能解決，涉及專利侵權(quán)的案件要6—7年或更久才能解決。

（二）專利權(quán)異議制度存在嚴重不足

《專利法》設(shè)置專利異議權(quán)制度，不僅是為了對專利權(quán)相關(guān)利益人提供權(quán)利救濟的途徑，也是為了對專利權(quán)審查制度進行監(jiān)督，保障專利審查的公正性，促進專利審查的高效性，并維護專利權(quán)人的合法權(quán)益。然而，我國現(xiàn)行的異議制度并未體現(xiàn)出其應(yīng)有的價值，究其原因，主要有以下幾個方面：

1.行使專利異議權(quán)的主體范圍過于寬泛

根據(jù)《專利法》第45條的規(guī)定，自專利授權(quán)之日起，任何單位或個人對專利權(quán)授予有異議的，均可向?qū)＠u審委員會提出異議。該規(guī)定對專利權(quán)異議主體的規(guī)定過于寬泛，導(dǎo)致在專利侵權(quán)訴訟中專利侵權(quán)人易濫用專利異議權(quán)惡意競爭，拖延專利侵權(quán)訴訟時間，造成專利權(quán)人合法權(quán)益無法及時得到保護甚至不能得到保護，且因應(yīng)對專利權(quán)無效程序而遭受額外的損失。一些專利權(quán)人為了避免專利權(quán)確權(quán)帶來的麻煩，往往選擇放棄追究專利侵權(quán)人的責任。一些“異議專業(yè)戶”還利用專利異議權(quán)敲詐專利權(quán)人。很多專利權(quán)人為早日擺脫專利權(quán)異議的困擾，而不得不向不法分子妥協(xié)。如此濫用異議權(quán)，惡意提起異議的現(xiàn)象不僅使專利權(quán)人認為自己的權(quán)利得不到法律的保護，而且破壞了專利異議權(quán)的價值，褻瀆了《專利法》賦予異議權(quán)人的權(quán)利。發(fā)生濫用專利異議權(quán)的根本原因就在于異議主體范圍過于寬泛。

2.行使異議權(quán)的理由過于簡單

《專利法》規(guī)定，只要認為專利授權(quán)違反《專利法》的相關(guān)規(guī)定，即可提起異議。異議權(quán)人只需向?qū)＠麖?fù)審委員會提出其認為某專利違法了《專利法》相關(guān)規(guī)定，專利復(fù)審委員會就要對該專利進行復(fù)查。復(fù)查決定維持專利或宣布專利無效，均會導(dǎo)致異議權(quán)人或?qū)＠麢?quán)人的不服，而進入訴訟審查階段。如此一來，原本簡單的異議權(quán)行使理由被專利侵權(quán)人等不法分子利用，使專利權(quán)人的合法權(quán)益得不到保障，損害了《專利法》的存在價值。

從以上兩點可以看出，異議主體范圍和異議理由直接影響了專利權(quán)異議案件的數(shù)量。異議主體范圍的寬泛和異議理由的簡單不僅造成專利復(fù)審委員會工作量的增加和司法資源的浪費，而且為惡意異議人利用異議程序達到不法目的打開了方便之門。

3.不服異議結(jié)果的救濟程序存在瑕疵

《專利法》第46條規(guī)定，對專利復(fù)審委員會宣告專利權(quán)無效或維持專利權(quán)的決定不服，可以自接到通知之日起3個月內(nèi)向法院起訴。該規(guī)定保障了專利權(quán)人的合法權(quán)益，但同時也為專利侵權(quán)人繼續(xù)通過訴訟程序拖延賠償專利權(quán)人的損失和“異議專業(yè)戶”繼續(xù)敲詐勒索專利權(quán)人創(chuàng)造了機會。此外，根據(jù)《專利法》的規(guī)定，專利行政部門和專利復(fù)審委員會分別對專利進行審查和復(fù)審，大大延長了專利確權(quán)的時間。同時，專利復(fù)審委員會的決定還要受到法院的監(jiān)督。這相當于兩個行政部門和兩級法院同時對一件事重復(fù)審查，不僅在程序上拖延了專利權(quán)確權(quán)的時間，而且大大浪費了司法、行政資源。

4.專利復(fù)審委員會過嚴地限制了自己依職權(quán)審查的范圍

專利權(quán)無效審查程序?qū)儆谛姓绦?。專利?fù)審委員會在專利復(fù)審過程中應(yīng)充分發(fā)揮行政執(zhí)法優(yōu)勢，遵守行政效能原則，兼顧公平原則。專利復(fù)審委員會應(yīng)該在必要的時候主動依職權(quán)調(diào)取證據(jù)，盡快高效完成專利權(quán)確權(quán)工作，以保證專利權(quán)人的合法權(quán)益得到及時的保障。但在實踐過程中，專利復(fù)審委員會對自己依職權(quán)審查案件的情形進行了“規(guī)定”①國家知識產(chǎn)權(quán)局：《專利審查指南》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2010版，第380-381頁。，很大程度上縮小了依職權(quán)主動審查的范圍。

（三）司法審查制度不合理

異議人或?qū)＠麢?quán)人對專利復(fù)審委員會作出的決定不服，可起訴至法院。一審法院對專利權(quán)復(fù)審委員的決定合法性進行審查，然后作出撤銷或維持決定的判決。異議人或?qū)＠麢?quán)人對一審判決不服，可上訴至二審法院，二審法院同樣可判決維持或撤銷該決定。法院撤銷決定后，專利復(fù)審委員會將作出新的決定，當事人若不服仍可啟動司法程序。如此一來，可能一個專利權(quán)異議案件要反反復(fù)復(fù)審理好幾回。這不僅浪費了行政資源和司法資源，還導(dǎo)致其他權(quán)利爭議主體無法及時有效保障自己的權(quán)利。造成此現(xiàn)象的根本原因在于法律規(guī)定司法機關(guān)只能就行政機關(guān)作出的決定的合法性進行審查，不能就其合理性進行審查。該規(guī)定致使司法審查程序形同虛設(shè)，發(fā)揮不了實質(zhì)性作用。

（四）審查人員或法官無相關(guān)技術(shù)背景

專利確權(quán)實際上是對電子、醫(yī)療、科技、機械等各個行業(yè)中某項專利權(quán)的技術(shù)方案的審查。而對技術(shù)方案的理解和判斷需要審查人員或法官具有相應(yīng)的專業(yè)知識背景，至少知道該行業(yè)最基本的專業(yè)知識。專利行政部門和專利復(fù)審委員會一般情況下由各個領(lǐng)域的專業(yè)人士組成。但專利案件數(shù)量較多，難免會有一些無相關(guān)技術(shù)知識的人員參與審查，產(chǎn)生專利確權(quán)、無效案件。專利案件涉及面極廣，主導(dǎo)司法審查程序的法官很難具有各領(lǐng)域的技術(shù)背景，一般也不會在具體領(lǐng)域擁有較多的技術(shù)經(jīng)驗。若在專利侵權(quán)案件處理的過程中遇到當事人提起專利確權(quán)反訴，法官往往會宣布中止審理，等待專利復(fù)審委員會作出專利權(quán)是否有效的決定后再繼續(xù)審理。這會導(dǎo)致專利侵權(quán)案件在較長時間內(nèi)不能結(jié)案，專利權(quán)人的合法權(quán)益無法得到及時保護。

二、域外專利確權(quán)制度立法例

（一）德國專利確權(quán)制度

德國在行政程序中對專利確權(quán)規(guī)定了“異議程序”①參見德國《專利法》第59條，載http://bundesrecht.juris.de/patg/BJNR201170936.html#BJNR201170936BJNG000100311，2013年7月18日訪問。，且異議程序的審查由專利部進行。在德國，提起專利權(quán)異議程序僅包括兩種情形：（1）在公告專利權(quán)的3個月內(nèi)，任何人認為該專利權(quán)無效均可提出異議；（2）被侵權(quán)人在專利權(quán)被非法侵占時可以以書面形式提出專利權(quán)異議?！皩＠繘Q定是否以及在何種范圍內(nèi)維持專利或者撤銷專利”②參見德國《專利法》第61條，載http://bundesrecht.juris.de/patg/BJNR201170936.html#BJNR201170936BJNG000100311，2013年7月18日訪問。，即德國的專利局有權(quán)撤銷或在一定范圍內(nèi)維持專利權(quán)。

在德國，專利確權(quán)和專利侵權(quán)案件由不同的法院審理，因此，審理專利侵權(quán)案件的法院不對專利權(quán)的有效性進行審查。德國1968年頒布的《專利法》設(shè)立聯(lián)邦專利法院，專門負責審理專利復(fù)審案件的一審和宣告專利權(quán)無效的案件，且審理案件的法官有權(quán)決定當事人是否可以上訴。宣告專利權(quán)無效的案件與專利復(fù)審案件的終審由聯(lián)邦最高法院審理，但由于缺乏技術(shù)性法官，最高法院一般會參照委托的該項專利技術(shù)專家對專利權(quán)有效性出具的專業(yè)意見進行裁判。

聯(lián)邦專利法院具有技術(shù)性和司法性兩類法官。由于技術(shù)性法官能夠準確理解和判定涉案專利的技術(shù)性問題，聯(lián)邦專利法院很少請專家證人。雖然技術(shù)性法官很重要，但其法律知識畢竟有限，為正確適用法律和遵守審判程序，聯(lián)邦專利法院在審理專利技術(shù)案件時，至少設(shè)一名司法性法官為合議庭成員。

（二）日本專利確權(quán)制度

日本專利確權(quán)案件由特許廳下設(shè)的審判部處理。審判部類似于我國的專利復(fù)審委員會，但日本法院對專利侵權(quán)和專利權(quán)保護均有權(quán)處理。

1964年，日本最高法院的一份判決首次確定法院有權(quán)處理專利權(quán)確權(quán)案件，從此成為法院對專利權(quán)有效性認定的里程碑。此外，日本最高法院在Kilby案的審判過程中“運用‘權(quán)利濫用’的概念，使受理專利侵權(quán)訴訟的法院取得了宣告專利權(quán)無效的權(quán)利，從而改變了只有特許廳才能宣告專利無效的傳統(tǒng)”③張偉君、單曉光：《濫用專利權(quán)與連用專利制度之辨析》，《知識產(chǎn)權(quán)》2005年第6期，第68頁。。

日本為了更方便地審理專利侵權(quán)案件，于2004年將《專利法》第104條第3款修改為：“在有關(guān)專利權(quán)的侵權(quán)訴訟中，如果通過專利權(quán)無效審判該專利權(quán)應(yīng)被認為無效時，專利權(quán)人或者專利實施權(quán)人不得向?qū)Ψ叫惺箼?quán)利?！贝蠖鄶?shù)審理專利侵權(quán)案件的法院在該規(guī)定出臺后，可直接確認專利權(quán)是否有效并以此作出裁判。

（三）美國專利確權(quán)制度

在美國，法院有權(quán)對專利權(quán)有效性進行確認。因此，在專利侵權(quán)案件中，當被告請求確認原告的專利權(quán)無效時，審理該案的法院應(yīng)先對原告的專利權(quán)是否有效作出認定。若法院認定專利權(quán)無效，則同時終止審理專利侵權(quán)案件；若法院認定專利權(quán)有效，則繼續(xù)審理該專利侵權(quán)案件并作出判決。

在美國，任何人都可以對專利權(quán)的有效性提出復(fù)審。審查員在發(fā)現(xiàn)存在可能影響專利權(quán)有效性的實質(zhì)性問題時，會向?qū)＠麢?quán)人發(fā)出審查意見。專利權(quán)人應(yīng)在2個月內(nèi)就專利權(quán)有效性進行答辯。然后，審查員將專利權(quán)人的答辯意見告知復(fù)審申請人。復(fù)審申請人僅能根據(jù)公開的文獻對專利的新穎性或創(chuàng)造性發(fā)表意見。專利權(quán)人不服單方復(fù)審程序作出的決定，有權(quán)向?qū)＠暝V與抵觸委員會提出申訴；專利權(quán)人仍不服專利申訴與抵觸委員會作出的決定，還可上訴至美國聯(lián)邦巡回上訴法院。

美國于2003年正式確立雙方當事人的復(fù)審程序。和一方當事人提起復(fù)審程序一樣，雙方當事人只需提出有效的對比文獻便可啟動復(fù)審程序。雙方當事人的復(fù)審程序分為三個階段：（1）審查員對請求人提供的公開文獻和復(fù)審理由進行審查，并作出決定；（2）請求人對決定不服，可以向?qū)＠暝V與抵觸委員會提出申訴，專利申訴與抵觸委員會審查申訴請求并作出決定；（3）請求人仍不服專利申訴與抵觸委員會作出的決定，可向聯(lián)邦巡回上訴法院上訴。由此可知，美國專利商標局也漸漸被賦予了專利確權(quán)的職能。

三、我國專利確權(quán)制度的重構(gòu)思路

通過對我國現(xiàn)有專利確權(quán)機制存在的問題和國外專利確權(quán)機制的分析，筆者認為可以從以下幾個方面重構(gòu)我國的專利確權(quán)制度：

（一）法院審理專利侵權(quán)的同時，對專利權(quán)是否有效進行認定

在專利侵權(quán)案件中，若被告認為原告專利權(quán)無效并提出專利確權(quán)的請求，受案法院可以直接依據(jù)已經(jīng)認定的證據(jù)確認專利權(quán)是否有效。受案法院若認定專利權(quán)無效，則終止審理侵權(quán)訴訟；若認定專利權(quán)有效（包括部分有效），則繼續(xù)審理侵權(quán)案件并作出判決。由審理專利侵權(quán)案件的法院對專利是否有效進行認定，有兩方面優(yōu)勢：一方面，在專利侵權(quán)案件中，被告請求確認專利權(quán)無效，受案法院根據(jù)認定的事實與證據(jù)直接作出專利權(quán)是否有效的判決，可使原被告雙方不必經(jīng)過宣告專利權(quán)無效的程序，解決專利確權(quán)耗時長的問題。另一方面，在專利確權(quán)的過程中，受理專利侵權(quán)的法院可以一并確定該專利權(quán)的保護范圍。當專利權(quán)有效時，法院便可以根據(jù)確定的專利權(quán)的保護范圍，判定被告是否侵權(quán)。

（二）設(shè)置知識產(chǎn)權(quán)法院，對專利進行確權(quán)

知識產(chǎn)權(quán)案件包括專利案件，而專利案件涉及的技術(shù)范圍廣、方案復(fù)雜，因此，專門設(shè)置知識產(chǎn)權(quán)法院處理知識產(chǎn)權(quán)案件比較合理。知識產(chǎn)權(quán)法院在審理專利侵權(quán)案件時，認為被告的專利權(quán)異議成立，就可以在作出不侵權(quán)判決的同時宣告涉案專利權(quán)無效。這樣既符合訴訟經(jīng)濟原則，又提高了司法效率，節(jié)約了行政、司法資源。在知識產(chǎn)權(quán)法院人員的設(shè)置問題上，我國可以參照專利案件審判工作比較成熟的德國聯(lián)邦專利法院的方法，由專利復(fù)審委員會各申訴處的審查員與高級人民法院和中級人民法院具備審理知識產(chǎn)權(quán)案件經(jīng)驗的法官共同組成。審查員擁有較多的專業(yè)知識，可以對現(xiàn)有的技術(shù)方案、專利權(quán)的保護范圍等內(nèi)容進行判定；知識產(chǎn)權(quán)庭的法官具備較高的法律素養(yǎng)，可以對案件的法律適用進行判定，并主導(dǎo)案件的審理過程。

設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)法院不僅可以解決專利糾紛，也可以解決商標和著作權(quán)糾紛。專門的知識產(chǎn)權(quán)法院擁有專業(yè)的審查人員和法官，他們可以快速解決專利確權(quán)糾紛，避免專利確權(quán)耗時長的問題。

四、結(jié)論

我國在制定和修改《專利法》的過程中，高度重視專利確權(quán)程序。但實踐中暴露出的許多專利確權(quán)程序法律規(guī)定的缺陷表明，采取行政程序確權(quán)模式是錯誤的。宣告專利權(quán)無效程序雖然屬于行政程序，但在審理過程中又適用司法審判的規(guī)定。由于司法過程中未充分重視無效程序的特殊性，宣告專利權(quán)無效程序的行政確權(quán)優(yōu)勢以及司法確權(quán)優(yōu)勢均未發(fā)揮出來。此外，專利案件不能在司法過程中確權(quán)，導(dǎo)致當事人反復(fù)啟動司法程序和行政程序，專利確權(quán)耗時過長。針對這些問題，筆者認為，法院在審理專利侵權(quán)案件的同時對專利權(quán)是否有效進行認定，可以解決專利確權(quán)耗時長的問題；設(shè)置專門的知識產(chǎn)權(quán)法院，可以對專利權(quán)各類糾紛案件進行審理，避免專利確權(quán)耗時長、異議制度不合理等問題。

[1]李明德.專利權(quán)與商標權(quán)確權(quán)機制的改革思路[J].華中科技大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2007(5).

[2]國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2010.

[3]黃之英.聯(lián)邦德國的專利法院[J].科技與法律,1996(2).

[4][日]松本重敏.專利發(fā)明的保護范圍[M].東京:有斐閣,2000.

[5]張偉君,單曉光.濫用專利權(quán)與連用專利制度之辨析[J].知識產(chǎn)權(quán), 2005(6).

D923.4

A

1673―2391(2014)01―0089―04

2013-08-18責任編校：王歡

2011年度國家社會科學(xué)基金項目“知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和許可使用法律問題研究”（12BFX103）。2011年度教育部人文社會科學(xué)研究規(guī)劃基金項目“海南國際旅游島建設(shè)所涉知識產(chǎn)權(quán)培育、保護和利用問題研究”（11YJA820045）。