現(xiàn)有技術(shù)抗辯的司法適用順序

徐家力

(北京科技大學 文法學院， 北京 100101)

現(xiàn)有技術(shù)抗辯的司法適用順序

徐家力

(北京科技大學 文法學院， 北京 100101)

是否優(yōu)先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯，法律并未進行明確規(guī)定?！皩嵸|(zhì)不侵權(quán)理論”在論證現(xiàn)有技術(shù)抗辯的優(yōu)先順位時存在論證不充分的問題，需要進行補強。優(yōu)先審查是否未落入專利權(quán)保護范圍，無論結(jié)果為等同侵權(quán)、字面侵權(quán)或未落入保護范圍，法院仍應對現(xiàn)有技術(shù)抗辯進行審查。優(yōu)先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯，在現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立的情況下，則無須審理是否落入專利權(quán)保護范圍。從簡化審理程序、提高審判效率的角度考慮，應該優(yōu)先審理現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯； 審查順序； 實質(zhì)不侵權(quán)

在專利權(quán)侵權(quán)糾紛案件審理中，經(jīng)常會出現(xiàn)被訴侵權(quán)人既提出被控侵權(quán)物未落入專利權(quán)保護范圍的抗辯，又提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯，并且對兩種抗辯都進行舉證的情形。此時對于兩種抗辯,法院是否都應該審查，以及法院應該優(yōu)先審查哪一種抗辯，成為審判實踐中爭論不休的問題。

一、現(xiàn)有技術(shù)抗辯的法律性質(zhì)

研究未落入涉案專利權(quán)保護范圍抗辯與現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查順序，需要首先認定現(xiàn)有技術(shù)抗辯的法律性質(zhì)。如果現(xiàn)有技術(shù)抗辯屬于“實質(zhì)不侵權(quán)”，則應優(yōu)先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯。如果現(xiàn)有技術(shù)抗辯屬于“侵權(quán)的例外”，則應該先審查是否落入專利權(quán)保護范圍。

(一)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的正當性基礎(chǔ)

現(xiàn)有技術(shù)，一般是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。專利法修改后，現(xiàn)有技術(shù)的范圍較舊專利法明顯擴大了?，F(xiàn)有技術(shù)抗辯是指被控侵權(quán)人有證據(jù)證明自己實施的技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)，無須向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提出復審申請，法院可以直接判定被控侵權(quán)人不侵權(quán)。

關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)抗辯的理論基礎(chǔ)，學術(shù)界和實務界眾說紛紜，但都能從不同的角度為現(xiàn)有技術(shù)抗辯提供正當性證明。概括起來，其理論基礎(chǔ)主要有：善意第三人可得利益說、瑕疵專利糾正說、公共財產(chǎn)保護說。但善意第三人可得利益說，僅僅是從民法學的視角來解釋知識產(chǎn)權(quán)，忽視了知識產(chǎn)權(quán)的特殊性，因此本文對該學說不做過多探討。

瑕疵專利糾正說認為，在實踐中有時會遇到被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法確實屬于公知技術(shù)，但其同時落入到專利權(quán)保護范圍之中，當事人又沒有提出撤銷或無效請求的現(xiàn)象，現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度就是為了解決這一矛盾而提出的。由于我國專利審查制度本身的問題，實踐中會出現(xiàn)不符合專利條件的技術(shù)方案被授予專利權(quán)，這導致了瑕疵專利的產(chǎn)生。認定這種瑕疵專利的“前提是該現(xiàn)有技術(shù)本身直接破壞專利權(quán)利要求的新穎性”。在侵權(quán)認定訴訟中，當涉案專利為瑕疵專利時，法院無法對瑕疵專利的有效性進行否定。法院只能裁定中止審理，等待無效程序的結(jié)果。漫長的程序，不僅會導致訴訟的不效率，還會導致訴爭技術(shù)失去時效價值。通過現(xiàn)有技術(shù)抗辯解決糾紛，能極大地提高訴訟效率，這正是現(xiàn)有技術(shù)抗辯的制度價值。但該理論將涉案的專利統(tǒng)統(tǒng)推定為瑕疵專利，而實踐中并非所有涉案專利均為瑕疵專利。當涉案專利屬有效專利時，該理論不能為現(xiàn)有技術(shù)抗辯提供充分的論證理由。

公共財產(chǎn)保護說認為，屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的技術(shù)方案或者設(shè)計方案既然已為公眾所知，又不能被授予專利權(quán)，則已經(jīng)屬于公有領(lǐng)域，公眾中任何人都有權(quán)予以實施應用，進而享有其實施應用產(chǎn)生的利益，其他任何人均無權(quán)干預、剝奪這種權(quán)利。專利制度的目的是通過賦予專利權(quán)人一定的壟斷權(quán)來激勵發(fā)明創(chuàng)造，促進社會發(fā)展，因此專利制度需要在專利權(quán)人與社會公共利益之間畫一條恰當?shù)木€。若將一部分社會公知技術(shù)劃入專利保護范圍，權(quán)利人對其實施獨占，則會減損公眾合法的自由權(quán)?，F(xiàn)有技術(shù)抗辯的核心內(nèi)涵或者說根本目的在于保障公眾可以自由地使用申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)，從而提高創(chuàng)新能力。公共財產(chǎn)保護說能夠更好地揭示現(xiàn)有技術(shù)抗辯的本質(zhì)，即僅僅考核被控侵權(quán)物與現(xiàn)有技術(shù)之間的關(guān)系，并徹底排除對專利權(quán)本身的考慮，而且該理論對瑕疵專利與有效專利都能適用。

(二)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的法律內(nèi)涵

現(xiàn)有技術(shù)抗辯不會引發(fā)對專利權(quán)有效性的司法審查，不會引起司法權(quán)與行政權(quán)之間的沖突?，F(xiàn)有技術(shù)抗辯涉及三個法律關(guān)系：涉案專利與被控侵權(quán)物之間的關(guān)系，被控侵權(quán)物與現(xiàn)有技術(shù)之間的關(guān)系，涉案專利與現(xiàn)有技術(shù)之間的關(guān)系。其中涉案專利與現(xiàn)有技術(shù)之間的關(guān)系屬于專利是否具備新穎性和創(chuàng)造性的問題。而現(xiàn)有技術(shù)抗辯與瑕疵專利的效力無關(guān)，其僅為一種在訴訟中針對原告的抗辯權(quán)。在現(xiàn)有技術(shù)抗辯中不考慮專利權(quán)與被控侵權(quán)物之間的關(guān)系，也不考慮專利權(quán)與現(xiàn)有技術(shù)之間的關(guān)系，需要考慮的是被控侵權(quán)物是否與現(xiàn)有技術(shù)構(gòu)成相同或相近似，以及這種相同或相近似能否阻卻侵權(quán)。公知技術(shù)抗辯最為重要的特點是該抗辯的適用與原告專利權(quán)利要求的解釋無關(guān)。在單獨主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯的訴訟程序中，專利權(quán)是否穩(wěn)定有效，被控侵權(quán)物是否落入專利權(quán)保護范圍都無須考慮，而是在公眾所知的現(xiàn)有技術(shù)中去考察被控侵權(quán)物。現(xiàn)有技術(shù)抗辯的核心內(nèi)涵就是在原告的專利權(quán)穩(wěn)定有效的前提下，即便被控侵權(quán)物落入專利權(quán)保護范圍，被告仍可以通過被控侵權(quán)物實施的技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)排除原告專利權(quán)的行使，免除侵權(quán)責任。

二、關(guān)于審查順序的理論支撐

(一)審查順序爭論的本質(zhì)

關(guān)于審查順序的爭議由來已久，爭論的核心焦點即現(xiàn)有技術(shù)抗辯的法律性質(zhì)：現(xiàn)有技術(shù)抗辯屬于“不侵權(quán)之抗辯”，還是屬于“侵權(quán)的例外抗辯”。不侵權(quán)抗辯是指實施技術(shù)方案的行為不具有違法性。侵權(quán)的例外，其針對的行為本身已經(jīng)符合侵權(quán)行為的構(gòu)成要件，只是從某種角度考慮，法律免除了行為人的法律責任?！扒謾?quán)的例外”暗含的邏輯就是優(yōu)先對比是否落入專利權(quán)保護范圍。

支持應先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯的理由主要有兩點。第一，現(xiàn)有技術(shù)抗辯屬于“不侵權(quán)之抗辯”，即現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立則應認定實質(zhì)不侵權(quán)?！安磺謾?quán)之抗辯”認為實施現(xiàn)有技術(shù)是公民和法人與生俱來的權(quán)利，這種權(quán)利性質(zhì)決定了在專利侵權(quán)訴訟中應先將被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)進行對比，若兩者不相同或無實質(zhì)性差異，即可判定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，不構(gòu)成專利侵權(quán)，無須再對比被控侵權(quán)技術(shù)與專利技術(shù)。被控侵權(quán)物使用的技術(shù)為現(xiàn)有技術(shù)屬于實質(zhì)不侵權(quán)，未落入專利權(quán)保護范圍也屬于實質(zhì)不侵權(quán)，對兩者進行審查都是為了達到實質(zhì)不侵權(quán)的目的，那么只要前者成立，被控侵權(quán)物即便完全落入了專利權(quán)的保護范圍仍屬于實質(zhì)上不侵權(quán)，現(xiàn)有技術(shù)抗辯直接阻卻了侵權(quán)的發(fā)生，此時，在審查后者就沒有任何意義。第二，先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立，可以縮短訴訟流程，提高司法審判效率，節(jié)約司法成本。基于現(xiàn)有技術(shù)抗辯屬于實質(zhì)不侵權(quán)抗辯的法律定性，優(yōu)先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯，一旦抗辯成立，則可以直接認定不侵權(quán)，無須審查是否落入保護范圍，因此可以縮短訴訟流程。實踐中也不乏這樣的案例。在2000年的《最高人民法院民事審判第三庭關(guān)于王川與合肥繼初貿(mào)易有限責任公司等專利侵權(quán)糾紛案的函》中，最高法院認為只有在將神電公司技術(shù)與公知公用技術(shù)對比得出否定性結(jié)論以后，才能將神電公司技術(shù)與王川專利進行異同比較。

優(yōu)先審查是否落入專利權(quán)保護范圍的理由是專利侵權(quán)訴訟應當以專利權(quán)為中心進行審理，一切審理活動都應當緊緊圍繞專利權(quán)及其保護范圍展開。在這一指導思想下，應當將現(xiàn)有技術(shù)抗辯認定為“侵權(quán)的例外”。其內(nèi)容為即使被控侵權(quán)物落入了專利權(quán)保護范圍，構(gòu)成侵權(quán)，只要被控侵權(quán)物屬于現(xiàn)有技術(shù)，則將其作為侵權(quán)的例外不認定構(gòu)成侵權(quán)。專利權(quán)用盡、先用權(quán)、Bolar豁免等均屬于侵權(quán)的例外情形?，F(xiàn)有技術(shù)抗辯也應該以被控侵權(quán)物落入或未落入專利權(quán)保護范圍為前提，如果未落入專利權(quán)保護范圍，則無須審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯，如果落入專利權(quán)保護范圍，現(xiàn)有技術(shù)抗辯也只是一種例外情形，雖然符合侵權(quán)的構(gòu)成要件，卻被視為不侵權(quán)。這樣既尊重了專利權(quán)的基礎(chǔ)，也體現(xiàn)了公眾有正常使用現(xiàn)有技術(shù)的自由。在未對專利權(quán)與被控侵權(quán)物進行比對，就直接得出專利不侵權(quán)的司法認定，相當于法院推翻了涉案專利的有效性，有違專利推定有效的原則。

本文認為現(xiàn)有技術(shù)抗辯法律定性應為“實質(zhì)不侵權(quán)抗辯”。因為上文在現(xiàn)有技術(shù)抗辯的法律內(nèi)涵部分已經(jīng)探討，現(xiàn)有技術(shù)抗辯只考慮被控侵權(quán)物與現(xiàn)有技術(shù)之間的關(guān)系，不涉及對涉案專利的考察，與涉案專利的效力問題無關(guān)，也不涉及法院是否認定專利權(quán)無效?，F(xiàn)有技術(shù)抗辯本身就意味著實質(zhì)上不構(gòu)成侵權(quán)，因此審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯就應該突破以專利權(quán)為中心。另外《專利法》第三次修改后，第六十九條采用列舉的形式規(guī)定了侵權(quán)的例外情形。侵權(quán)的例外情形單獨成條，未零散規(guī)定在專利法其他條款中，可見專利侵權(quán)的例外情形集中規(guī)定在第六十九條，且該條未包含現(xiàn)有技術(shù)抗辯，可見專利法并未將現(xiàn)有技術(shù)抗辯認定為“侵權(quán)的例外”。

(二)實質(zhì)不侵權(quán)抗辯理論在論證上的不充分性

本文贊同實質(zhì)不侵權(quán)說，但是支持其的兩個理據(jù)存在論證不充分的問題。第一個理據(jù)是現(xiàn)有技術(shù)抗辯屬于實質(zhì)不侵權(quán)，只要現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，則無須審查是否落入專利權(quán)保護范圍。但論證的起點是潛在地將現(xiàn)有技術(shù)抗辯放在首要審查位置。未落入專利權(quán)保護范圍同樣亦屬于實質(zhì)不侵權(quán)，只要未落入專利權(quán)保護范圍，也無須審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立。因此兩者的審查順序問題尚無法通過確定現(xiàn)有技術(shù)的性質(zhì)徹底解決，仍需進一步論證。

第二個理據(jù)是先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯可以簡化審理程序,節(jié)省司法資源同樣缺乏充分性。當法院優(yōu)先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯的，但結(jié)果為抗辯不成立時，法院仍然需要進行專利侵權(quán)判定，因此優(yōu)先適用并不能對提升司法效率。先審查未落入專利權(quán)保護范圍，如果未落入，也無須將被控侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)進行比對，同樣也能啟到簡化審理程序的作用。而且將被控侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)進行比對和將被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利進行比對具有同樣的審理難度。將被控侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)進行對比同樣需要分解技術(shù)特征并進行比對。被控侵權(quán)產(chǎn)品是否屬于現(xiàn)有技術(shù)的對比標準，國內(nèi)有五種觀點：明顯近似說、等同標準說、創(chuàng)造性標準說、有限的創(chuàng)造性標準說、近似標準說?？梢娬J定被控侵權(quán)物屬于現(xiàn)有技術(shù)的標準和理論尚未成熟，不確定性較大，從這個角度上講，認定現(xiàn)有技術(shù)抗辯反而更具難度。因此有必要對未落入專利權(quán)保護范圍與現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查順序進行進一步的分析和論證。

三、對實質(zhì)不侵權(quán)抗辯理論的補強

(一)從提高審判效率層面對優(yōu)先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯的進一步論證

如果被告同時提出未落入保護范圍抗辯與現(xiàn)有技術(shù)抗辯，假設(shè)法院優(yōu)先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯，一旦認定被控侵權(quán)物屬于現(xiàn)有技術(shù)，法院可以直接認定被控侵權(quán)物構(gòu)成實質(zhì)不侵權(quán)。此時，法院可以不審查被控侵權(quán)物是否落入專利權(quán)保護范圍就可以認定不構(gòu)成侵權(quán)。這樣就省去了專門審查被控侵權(quán)物是否落入專利權(quán)保護范圍的程序。只有在現(xiàn)有技術(shù)抗辯不成立的情況下，法院才需要比對被控侵權(quán)物與涉案專利。(見圖1)

圖1 優(yōu)先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯的兩種情況

假設(shè)法院優(yōu)先審查是否落入專利權(quán)保護范圍，此時要分三種情況進行討論。第一種情況，經(jīng)審查被控侵權(quán)物落入專利權(quán)保護范圍，且被控侵權(quán)物與涉案專利等同，但法院仍不能過早地認定構(gòu)成侵權(quán)，因為一旦現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，可以產(chǎn)生阻卻侵權(quán)的效果。這也是美國在Wilson案中確立的在適用專利等同原則時應將現(xiàn)有技術(shù)排除在外的原因。法院在經(jīng)過第一輪比對之后，并不能直接得出不侵權(quán)的結(jié)果，仍需要進行第二輪比對，即被控侵權(quán)物與現(xiàn)有技術(shù)之間的比對。這樣會導致審理程序復雜繁瑣，浪費司法資源。在江蘇省高院審理的陽政精機公司與鼎海精機公司侵權(quán)糾紛中，一審法院僅審查被控侵權(quán)物落入專利權(quán)保護范圍就認定被告侵權(quán)，省略了對現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查。但在二審程序中，法院認定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，對一審結(jié)果進行了改判。第二種情況，經(jīng)審查被控侵權(quán)物落入專利權(quán)保護范圍，且被控侵權(quán)物與涉案專利完全相同，即發(fā)生“字面侵權(quán)”。但法院仍不能確切認定構(gòu)成侵權(quán)，因為現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立會影響侵權(quán)認定的結(jié)果。認定發(fā)生“字面侵權(quán)”后，法院再審查是否構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)抗辯，如果現(xiàn)有技術(shù)抗辯亦成立，就會出現(xiàn)涉案專利=被控侵權(quán)物=現(xiàn)有技術(shù)的情況，此時相當于法院間接否定了專利的有效性。引入相同侵權(quán)下現(xiàn)有技術(shù)抗辯實質(zhì)上是由法院判定原告專利是否具有可專利性。因此有學者已經(jīng)開始對專利相同侵權(quán)情況下適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯進行反思。美國通過1995年的“巴克斯特”(Baxter)案判決確立了相同侵權(quán)時不適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)則。這主要是因為在美國，證明專利無效采用“清楚而令人信服”的標準，但證明現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立標準是相對較低的“優(yōu)勢證據(jù)”標準，前者較后者在證明標準上嚴格很多，被訴侵權(quán)人不能以現(xiàn)有技術(shù)抗辯的低標準來實現(xiàn)無效抗辯中高標準的法律效果。但優(yōu)先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯，可以回避這一問題，因為現(xiàn)有技術(shù)抗辯審查并不考慮對被控侵權(quán)技術(shù)方案與涉案專利是等同侵權(quán)還是相同侵權(quán)，也不會導致法院對專利權(quán)有效性的間接判斷。

第三種情況，經(jīng)審查被控侵權(quán)物未落入專利權(quán)保護范圍，此時可以認定不構(gòu)成侵權(quán)，無論現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立或不成立，最終的結(jié)果都是不構(gòu)成侵權(quán)，此時是否還有必要去審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯？這要從抗辯權(quán)的法律性質(zhì)出發(fā)進行分析。

所謂抗辯，是針對請求權(quán)提出的一種防御方法，是指當事人通過主張與對方的主張事實所不同的事實或法律關(guān)系，以排斥對方所主張的事實的行為。從性質(zhì)上講現(xiàn)有技術(shù)抗辯屬于權(quán)利障礙抗辯?？罐q和抗辯權(quán)成立，將發(fā)生對抗原告請求權(quán)的法律效果。因此抗辯權(quán)的審查十分重要，關(guān)系到原被告的勝訴權(quán)及雙方權(quán)利義務的確定。法院應當對被告的答辯進行審查，查明被告是否提出了抗辯或者抗辯權(quán)，找到抗辯或抗辯權(quán)所依據(jù)的基礎(chǔ)規(guī)范，并判斷抗辯或抗辯權(quán)是否成立。因此，法院應該對被告提出的抗辯權(quán)進行全面審查并判斷是否成立。

未落入專利權(quán)保護范圍與現(xiàn)有技術(shù)抗辯都屬于實質(zhì)不侵權(quán)抗辯，兩者在結(jié)果導向上都能得出實質(zhì)不侵權(quán)的結(jié)論，兩個抗辯權(quán)中有一個抗辯權(quán)成立，就可以得出實質(zhì)不侵權(quán)的法律效果，似乎另一個抗辯權(quán)就無須審查。為避免遺漏案件事實，法院一般要對被告提出的所有抗辯都進行回應，這樣才符合裁判文書全面反映審判過程的要求。因此法院應該對同一性質(zhì)但內(nèi)容不同的抗辯權(quán)進行全面審查。即便認定被控侵權(quán)物未落入專利權(quán)保護范圍，基于全面審查原則，法院還應該審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立。在這種情況下，法院需要進行多重比對，審理程序繁瑣。(見圖2)

圖2 優(yōu)先審查是否落入專利權(quán)保護范圍的三種情況

根據(jù)上圖的分析，優(yōu)先審查被控侵權(quán)物是否落入專利權(quán)保護范圍，需要對兩種比對都進行審查，這會導致程序繁瑣和司法資源的浪費。而且在字面侵權(quán)發(fā)生的情況下，還會引發(fā)法院對專利權(quán)有效性進行司法審查。如果優(yōu)先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯，只有在現(xiàn)有技術(shù)抗辯不成立的情況下，案件才需要對兩種比對都進行審查。從節(jié)約司法成本、提高審判效率的角度，應該優(yōu)先審理現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

(二)從實際審判層面對優(yōu)先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯的考察

有學者指出，優(yōu)先審查是否落入專利權(quán)保護范圍，符合正常的邏輯順序和認定思路；符合現(xiàn)有技術(shù)抗辯是障礙抗辯的要求；能保障權(quán)利人的訴訟地位。但這些支撐理由均是建立在以專利權(quán)為中心的審判理念之上，將專利權(quán)推定有效作為潛在的價值導向。這些均忽視了現(xiàn)有技術(shù)抗辯能實現(xiàn)實質(zhì)不侵權(quán)的法律效果，在目前我國僵尸專利橫行、專利整體質(zhì)量不高的情況下，應該摒棄以專利權(quán)為中心的審判理念，優(yōu)先審理現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

優(yōu)先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯能提高審判效率，是基于現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立這一情況，但認定被控侵權(quán)物是否屬于現(xiàn)有技術(shù)本身具有同認定是否落入專利權(quán)保護范圍一樣的復雜性和疑難性。在被控侵權(quán)物與現(xiàn)有技術(shù)構(gòu)成相似，但相似程度不高的情況下，能否認定現(xiàn)有技術(shù)成立本身就有著較大的不確定性。一旦現(xiàn)有技術(shù)抗辯認定不準確，而又未進行被控侵權(quán)物是否落入專利權(quán)保護范圍的審查，將導致案件審理結(jié)果出現(xiàn)嚴重偏差。在認定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立的情況下，審查被控侵權(quán)物是否落入專利權(quán)保護范圍會對案件結(jié)果形成“雙保險”，經(jīng)審查如果未落入專利權(quán)保護范圍，就會使裁判結(jié)果更具確定性。而且，在司法實踐中，審理被控侵權(quán)物是否屬于現(xiàn)有技術(shù)時，往往需要借助于審理被控侵權(quán)物與涉案專利之間的差別。即被控侵權(quán)物與現(xiàn)有技術(shù)之間的差別是否正是涉案專利所包含的技術(shù)特征，如果被包含則不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)抗辯。因此很多法官出于降低發(fā)改率的考慮，往往對兩種抗辯同時進行審查。那么同時審查是否一定能起到所謂“雙保險”的審理效果呢？在審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯時存在較大的審理難度，但審理是否落入專利權(quán)保護范圍同樣存在較大的審理難度，尤其是等同侵權(quán)判斷中對“三個基本相同”和“顯而易見性”的判斷具有一定的主觀性，一審和二審法院很難保持認識上的一致性，因此同時審查兩種抗辯既不能起到雙保險的效果，同時又耗費了本可以節(jié)省的審判資源，影響了審判效率。法官之所以選擇雙保險式的審查，就是擔心現(xiàn)有技術(shù)抗辯審查的不確定性，但是否落入專利權(quán)保護范圍的審查同樣具有不確定性，兩個不確定性較強的審查疊加后的效果也不能得出唯一的確定性。相較于將審判精力分散在兩個抗辯上，優(yōu)先審理現(xiàn)有技術(shù)抗辯可以將法官的所有注意力都集中在被控侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)的對比上，反而能最大限度地保證認定的準確性。

四、從現(xiàn)行法律規(guī)范考察審查順序

北京市高級人民法院曾在2001年發(fā)布《專利侵權(quán)判定若干問題的意見(試行)》，其中第一百零二條規(guī)定:“已有技術(shù)抗辯僅適用于等同專利侵權(quán)，不適用于相同專利侵權(quán)的情況?！边m用現(xiàn)有技術(shù)抗辯的前提是等同侵權(quán)，這意味著必須先將被控侵權(quán)物與涉案專利進行比對。2013年，此條規(guī)定又被《北京市高級人民法院專利侵權(quán)判定指南》所否定，其中第一百二十五條規(guī)定“現(xiàn)有技術(shù)抗辯，是指被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應技術(shù)特征相同或者等同，”適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯不再被限定在等同侵權(quán)的情形。2000年最高法院在關(guān)于王川案的復函中，確立了優(yōu)先審理現(xiàn)有技術(shù)抗辯的思路。2010年施行的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第14條規(guī)定，被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應當認定被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。該條文中使用了“被訴落入專利權(quán)保護范圍”的表述，有學者就認為該條隱含了應該優(yōu)先比對被控侵權(quán)物與涉案專利，因為只有這樣才能確定哪些是被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征。但是這樣的理解是欠妥的，偏離了該司法解釋制定的本意。該司法解釋的制定者在闡明第14條的理解與適用時，一方面明確了現(xiàn)有技術(shù)抗辯為實質(zhì)不侵權(quán)抗辯，另一方面明確了“被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征”，是指權(quán)利人在起訴時指控的被控侵權(quán)物的技術(shù)特征。至于該特征是否最終落入專利權(quán)的保護范圍，并不影響對現(xiàn)有技術(shù)抗辯的認定，亦即，審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立，不以判斷被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)保護范圍為前提。最高法院在該司法解釋中仍未明確現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查順序，但是從對王川案的答復、將現(xiàn)有技術(shù)抗辯定性為實質(zhì)不侵權(quán)抗辯以及對優(yōu)先審查落入保護范圍的明確否定，可以看出最高法院隱含了優(yōu)先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯的價值導向。

針對該司法解釋中規(guī)定的“被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征”，有學者指出“《專利法》與《司法解釋》在現(xiàn)有技術(shù)抗辯的適用步驟上存在差異”。專利法規(guī)定需要找到能包含被控侵權(quán)技術(shù)方案所有特征的現(xiàn)有技術(shù)，而司法解釋規(guī)定僅需要找到包含被訴落入專利權(quán)保護范圍技術(shù)特征的現(xiàn)有技術(shù)。這里是否暗含了現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查離不開被控侵權(quán)技術(shù)方案與專利權(quán)的比對？其實，如果不以原告專利權(quán)利要求為基準，“被訴技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)”判斷是無解的。在現(xiàn)有技術(shù)是實物，而被控侵權(quán)物亦為實物的情況下，兩個實物可以分解出無數(shù)多的技術(shù)特征，法律并不要求兩個實物完全相同，僅在與本案相關(guān)的部分構(gòu)成相同或等同即可認定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。因此確定“被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征”，主要依據(jù)權(quán)利人的訴狀，也可以參看涉案專利的技術(shù)特征，但這種參看僅僅是淺層次的，而非對落入專利權(quán)保護范圍的實質(zhì)判斷。

結(jié) 語

法律并未對審查順序做出明確規(guī)定,但優(yōu)先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯在大多數(shù)情況下能夠簡化審判流程，提高審判效率。即便未落入專利權(quán)保護范圍抗辯成立，基于全面審查原則，法院仍應該對現(xiàn)有技術(shù)抗辯進行審查。在比較被控侵權(quán)物是否屬于現(xiàn)有技術(shù)時，雖然不涉及現(xiàn)有技術(shù)與涉案專利的比對，但因現(xiàn)有技術(shù)比對的復雜性，法院仍避免不了從現(xiàn)有技術(shù)與涉案專利的比對中判斷被控侵權(quán)物更接近現(xiàn)有技術(shù)還是更接近涉案專利。但在漫長的專利訴訟程序飽受詬病之后，提高訴訟效率將變得更加重要，因此應當優(yōu)先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

[責任編輯 李晶晶 責任校對 王治國]

2017-02-14

徐家力(1960—)，男，遼寧沈陽人，北京科技大學知識產(chǎn)權(quán)研究中心教授，博士生導師，主要從事知識產(chǎn)權(quán)法相關(guān)研究。

北京市法學會市級法學研究課題《知識產(chǎn)權(quán)司法保護問題研究》(批準號：BLS(2015)B004)。

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