我國《商標法》第15 條的理解與適用

湯凌燕， 馬蘭花

(1.福建農(nóng)林大學公共管理學院，福建 福州350002； 2.國浩律師(福州)事務所，福建 福州350005)

在商標注冊取得制度下，在先商標使用行為具有法律所認可和保護的正當利益。 為了規(guī)制違反誠信的商標搶注行為，我國《商標法》第15 條對特定關(guān)系人(本文所稱特定關(guān)系人是指代理人、代表人及其他特定關(guān)系人)商標搶注行為作了法律規(guī)制。 雖然2013 年我國《商標法》第15 條進行了補充和完善，最高人民法院也出臺司法解釋對該條的適用問題進行了補充，但實踐中不同法院的不同判決結(jié)果映射了不同法官對第15 條的認知差異，本文從司法實證角度分析特定關(guān)系人商標搶注行為的法律規(guī)制，以期進一步厘清我國《商標法》第15 條的適用問題。

一、適用我國《商標法》第15 條的證明要點

我國《商標法》第15 條來源于《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第6 條的相關(guān)規(guī)定。 1993 年，我國《商標法實施細則》第25 條第1 款第3 項明確制止代理人未經(jīng)授權(quán)以其名義將被代理人的商標進行注冊的行為；2001 年，我國《商標法》第2 次修正時，前述規(guī)定上升成為《商標法》第15 條的內(nèi)容；2013 年，我國《商標法》第3 次修正時，又在原有基礎上增加了第2 款的內(nèi)容。 本文在查閱分析現(xiàn)有判例的基礎上，總結(jié)適用我國《商標法》第15 條的證明要點。

(一)證明存在特定關(guān)系

1.證明存在代理關(guān)系。 代理協(xié)議、保密協(xié)議、雙方往來函件、銷售單據(jù)等證據(jù)材料，一般可以證明存在代理關(guān)系。 如果缺乏上述直接證據(jù)，又無其他相關(guān)證據(jù)，則很難被認定存在代理關(guān)系。 如在“寶璣案”中，寶璣公司提交了3 個第三方代理商出具的書面證明，用以證明吳某銀為寶璣公司的代理經(jīng)銷商，但法院認為僅憑此項證據(jù)不足以證明吳某銀曾為寶璣公司的訴爭商標產(chǎn)品的代理商。

2.證明存在代表關(guān)系。 合作協(xié)議、勞動合同、任職文件等一般情況下可以證明存在代表關(guān)系。 如在“馬蓋先”案中，北京市第一中級人民法院認為孫某芹曾系麥格霍斯公司的財務人員，因此，能夠認定孫某芹與麥格霍斯公司之間形成代表關(guān)系。

需要注意的是，代理關(guān)系及代表關(guān)系是一種較為緊密的商業(yè)關(guān)系，客觀上要求雙方形成較為直接且穩(wěn)定的商業(yè)關(guān)系，如果僅證明存在一般貿(mào)易往來及訂購貨物的情形下，不足以證明存在代理關(guān)系或代表關(guān)系。 如“伊賀本案”中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院一審認定，雖然衡愛凝公司在與伊賀本公司貿(mào)易往來的過程中，存在知悉伊賀本公司使用的“伊賀本eHerber 及圖”商標的可能，但在雙方之間未形成代理關(guān)系或代表關(guān)系。 北京市高級人民法院二審明確指出，應具體考量雙方是否形成了較為直接且穩(wěn)定的商業(yè)關(guān)系，形成了實質(zhì)上的代理關(guān)系或代表關(guān)系，互負相應的商業(yè)誠信義務，但并不及于未形成穩(wěn)定的商業(yè)關(guān)系的偶爾買賣關(guān)系或一般的普通銷售商。

3.證明主體身份一致。 合同中的一方主體與商標申請人是否身份一致或是否存在其他特定關(guān)系，也會成為爭議的焦點。 如在“TKD 案”中，TKD 電纜公司曾與翠輝公司簽訂代理協(xié)議，梯客迪公司申請注冊了訴爭商標，TKD 電纜公司認為其構(gòu)成代理人商標搶注，但梯客迪公司否認，認為其并未與TKD 電纜公司簽訂代理協(xié)議，其與翠輝公司及“SHANGHAI TKD CABLE CO.LTD”不是同一主體。 北京市高級人民法院結(jié)合提單、發(fā)票及裝箱單上的收貨人名稱、銀行帳號等證據(jù)認定“SHANGHAI TKD CABLE CO.LTD”已經(jīng)成為經(jīng)翠輝公司及TKD 電纜公司認可的代理協(xié)議中的另一方合同主體，代理協(xié)議成立。

需要注意的是，實踐中可能存在代理合同或協(xié)議簽訂后尚未實際履行的情況，特定關(guān)系人是否需要進一步證明代理合同或協(xié)議已實際履行，值得思考。 現(xiàn)有判例表明，代理合同或協(xié)議的實際履行情況并非必須證明的事項。 如“罐罐香”案，商標評審委員會的主要上訴理由是劉某艷提交的《加盟協(xié)議》缺乏相應的發(fā)票予以佐證，難以認定確已得到實際履行，故無法證明張某海與劉某艷之間存在代理關(guān)系。 但北京市高級人民法院認為，《加盟協(xié)議》實際履行情況如何并不影響認定張某海對于劉某艷在先“罐罐香”商標為主觀明知狀態(tài)。

(二)證明存在在先權(quán)利

1.合同或協(xié)議中標注的商標可以作為認定在先權(quán)利的依據(jù)。 “罐罐香”案中，北京市高級人民法院認為，根據(jù)《加盟協(xié)議》的具體內(nèi)容及標注的商標圖樣可以認定“罐罐香”系劉某艷的在先商標。

2.中英文商標之間相互對應是證明的難點。 在“衛(wèi)仕案”中，爭議的焦點之一在于“WEISS”及“衛(wèi)仕”之間是否相互對應。 北京市高級人民法院認定“衛(wèi)仕”系“WEISS”的中文翻譯，主要理由是《國際授權(quán)經(jīng)銷商合同》的附件中有“WEISS”及“衛(wèi)仕”的字樣，能夠顯示“WEISS”及“衛(wèi)仕”之間相互對應，且高分泰克公司早在2007 年就已同時使用“WEISS”及“衛(wèi)仕”等。 在“馬蓋先案”中，北京市第一中級人民法院認為馬蓋先與MAGFORCE 之間形成了對應關(guān)系。 而北京市高級人民法院查明“馬蓋先”這三個字實際為20世紀80 年代中期熱播的一部美國電視劇《百戰(zhàn)天龍》里的男主角的中文翻譯名稱。 另外，王某和張某耀之間簽訂的《網(wǎng)絡代理協(xié)議書》中載明的商標名稱為英文MAGFORCE，并且該協(xié)議同時載明了MAGFORCE英文商標的中文對應翻譯為麥格霍斯，認為原審法院關(guān)于MAGFORCE 與馬蓋先形成了對應關(guān)系的事實認定錯誤，應予糾正。 在“科晶案”中，北京市第一中級人民法院認為，“CRYSTALGEN”為科晶公司獨創(chuàng)，其中文可譯為“科晶”或“科進”。 科進公司不服提出上訴，認為被異議商標與科晶公司的商號及其“CRYSTALGEN”商標沒有任何關(guān)系，并不構(gòu)成對其翻譯。 北京市高級人民法院認為“CRYSTALGEN”為科晶公司獨創(chuàng)，其中文可譯為“科晶”或“科進”，故被異議商標與科晶公司的商標構(gòu)成近似商標。 在“依瑪案”中，北京市高級人民法院認為雖然爭議商標“依瑪”與引證商標中“IMMERGAS”中的“IMMER”讀音較為接近，但爭議商標“依瑪”與引證商標中的“IMMERGAS”的呼叫并不相同。 雖然依瑪公司向商標評審委員會提交了其帶有“依瑪”“依馬”中文標識的產(chǎn)品宣傳冊、廣告宣傳材料等證據(jù)，但這些證據(jù)的數(shù)量有限，尚不足以證明在爭議商標申請注冊前，依瑪公司已經(jīng)使“IMMERGAS”與“依瑪”形成固定的對應關(guān)系。因此，從整體上看，爭議商標與引證商標未構(gòu)成近似商標。

3.證明“在先使用”。 我國《商標法》第15 條第1 款與第2 款的一個重要區(qū)別在于，僅第2 款要求在先使用。 因此，在主張《商標法》第15 條第2 款時，證明商標在先使用是一項基本要求。 在“GRI 案”中，商標評審委員會錯誤地認定浙江格蕾特公司先于溫州安迅公司使用“GRI”商標，北京市高級人民法院后來予以糾正，并認定溫州欣大公司和溫州安迅公司先于浙江格蕾特公司及其關(guān)聯(lián)公司使用“GRI”商標。

4.不需要證明商標知名度。 我國《商標法》第15 條第1 款和第2 款，均未提及在先商標知名度或影響力的要求。 司法實踐中，法院也不對在先商標的知名度進行審查，有些法院在判決書中亦直接表明知名度與第15 條的適用無關(guān)。 如“洗霸案”，北京市高級人民法院認為洗霸公司相關(guān)ECH 商標在爭議商標申請日之前是否具有較高知名度，與本案爭議焦點無關(guān)，不是判斷中清公司對爭議商標的注冊是否符合2001年《商標法》第15 條規(guī)定的考量因素。 在“現(xiàn)代大師MODERN MASTERS 案”中，北京市高級人民法院認為《商標法》第15 條并未對被代理人或被代表人的商標所在的國家、地域作出限制，也不要求該商標具有一定知名度，甚至不以該商標在中國在先使用為前提。

(三)證明構(gòu)成相同或近似商標以及相同或類似商品

我國《商標法》第15 條第2 款中明確提出了“同一種商品或者類似商品”以及“商標相同或者近似”的要求，因此，是否構(gòu)成近似商標或類似商品常常成為爭議的焦點。 但《商標法》第15 條第1 款并未提及“近似”“類似”，于是就產(chǎn)生了一個問題——代理人或代表人的商標搶注行為是否以“同一種商品或者類似商品”及“商標相同或者近似”為構(gòu)成要件。 就《商標法》的立法宗旨而言，除非馳名商標，一般情況下商標禁止權(quán)的范圍僅及于同一種商品或類似商品的相同或近似商標，這是基于商標的識別功能和平衡權(quán)利人及公眾利益的綜合考量。 實踐中，部分判決對《商標法》第15 條第1 款的分析也體現(xiàn)了這一要求。 如在“雷博案”中，北京市高級人民法院指出，適用《商標法》第15 條需要具備如下條件:系爭商標是被代理人或被代表人的商標，或與之構(gòu)成近似商標；系爭商標核定使用的商品或服務與被代理人或被代表人提供的商品或服務類似。 又如，在“茂期案”中，一審、二審法院均認為進出口代理服務與第5 類殺害蟲劑等商品不屬于類似商品或服務，因此，爭議商標的申請注冊未違反《商標法》第15 條的規(guī)定。 最高人民法院則認為，爭議商標指定使用的第5 類殺害蟲劑等商品與寧波茂期公司從事的農(nóng)藥進出口代理業(yè)務屬于類似的商品或服務，爭議商標的申請注冊違反了《商標法》第15 條的規(guī)定。

(四)主觀狀態(tài)一般不需要特別予以證明

我國《商標法》第15 條第1 款并未明確行為人主觀狀態(tài)，第2 款要求主觀上“明知”。 嚴格意義上的“明知”是指要有證據(jù)證明當事人實際上知道，客觀上比較難以證明。 司法實踐通常按照“推定知道”標準對被搶注人提出舉證要求。 如“雅琪案”中，北京市高級人民法院認為，安琪公司與雅琪公司之間存在同業(yè)競爭關(guān)系，這兩個公司曾共同參加行業(yè)推廣展會，且雅琪公司的法定代表人陳某銀是廣州市福邦公司的法定代表人，廣州市福邦公司曾與安琪公司簽訂多份“福邦”字號許可使用協(xié)議和銷售合同。 由此可見，安琪公司與雅琪公司存在業(yè)務往來關(guān)系，安琪公司對雅琪公司的在先未注冊商標“雅琪”理應知曉。

二、我國《商標法》第15 條適用中的若干爭議

(一)在已有在先申請或在先注冊商標的情形下是否適用

在已有在先申請或在先注冊商標的情形下，是否適用《商標法》第15 條成為一個爭議。 如在“WCLESY 案”中，商標評審委員會及一審、二審法院均認為商標搶注人同時違反2001 年《商標法》第15 條和第28 條的規(guī)定。 但在“小布茗案”中，商標評審委員會認定小布金葉合作社構(gòu)成代理人、代表人搶注，北京知識產(chǎn)權(quán)法院則認為小布墾殖場林場的引證商標在爭議商標申請注冊之前已經(jīng)獲準注冊，故不屬于2001 年《商標法》第15 條調(diào)整的范圍。

(二)在最終未形成代理關(guān)系、代表關(guān)系的情形下是否適用

在雙方最終未形成代理關(guān)系、代表關(guān)系的情形下是否適用我國《商標法》第15 條，也在實踐中出現(xiàn)爭議。 如在“安延頤案”中，北京市高級人民法院認為若最終未形成代理關(guān)系、代表關(guān)系，則不應適用該條款。 在“哈加姆案”中，北京市高級人民法院認為對于有些搶注行為發(fā)生在代理關(guān)系、代表關(guān)系尚在磋商的階段，但事后并未形成代理關(guān)系或代表關(guān)系的，若被搶注人可以證明雙方已經(jīng)就代理、經(jīng)銷事宜進行了接觸、磋商，并有訂立合同的意向，搶注人已知曉被搶注人的商標而在磋商階段搶注的，應屬于2001 年《商標法》第15 條所規(guī)定的代理人或代表人搶注的行為。

(三)間接商務往來關(guān)系如何認定

現(xiàn)有法律規(guī)定并未明確間接商務往來關(guān)系是屬于代理關(guān)系、代表關(guān)系或是其他特定關(guān)系，實踐中也有不同的認定。 如在“現(xiàn)代大師MODERN MASTERS 案”中，北京市高級人民法院認為雖然摩馬斯特公司與摩登大師公司并未直接簽訂代理合同，而是與美涂公司簽訂的代理合同，但由于其代理的是商標權(quán)人的商品，所以摩馬斯特公司與摩登大師公司之間也存在著事實上的代理關(guān)系，有著相應的不作為義務。 又如，在“CHOPPIES 案”中，喬佩斯公司和特麗絲公司之間不存在直接的合同關(guān)系和交易關(guān)系，它們之間通過凱瑞公司實現(xiàn)產(chǎn)品的委托加工和回購，法院認為此種情形屬于間接業(yè)務往來關(guān)系，可以適用我國《商標法》第15 條第2 款的規(guī)定。

(四)在先使用中的“使用”應如何認定

我國《商標法》第15 條第2 款的適用條件之一是在先使用，但關(guān)于何種情況下構(gòu)成“使用”，立法并未予以明確。 實踐中的主要爭議如下。

1.是否要求在中國境內(nèi)使用。 從字面來看，我國《商標法》第15 條第2 款的表述為“使用”，并未加上限定語“中國境內(nèi)”，在實踐中大部分法院都將該條所稱的“使用”理解為“在中國境內(nèi)使用”。 在“PENTHOUSE 案”中，北京市高級人民法院認為，通用公司在本案中提交的在服裝等商品上使用“PENTHOUSE”的證據(jù)均為英文網(wǎng)頁或照片，或沒有顯示時間，或其時間晚于被異議商標申請日，不足以證明通用公司在被異議商標申請日之前已經(jīng)在中國使用“PENTHOUSE”商標。 不過，“在中國境內(nèi)使用”是否符合我國《商標法》第15 條第2 款的立法本意，仍然是一個值得思考的問題。

2.是否要求產(chǎn)生識別作用。 法條并無明確規(guī)定。 在“恒久摯愛1912”案中，北京市高級人民法院認為，黃某忠提交的證據(jù)不足以證明“1912 恒久珍愛”在被異議商標申請日之前進行了商標法意義上的使用并實際產(chǎn)生識別商品來源的作用，故被異議商標的申請注冊并不違反2001 年《商標法》第15 條的規(guī)定。

3.貼牌加工是否構(gòu)成“使用”。 對于貼牌加工是否構(gòu)成“使用”，存在著不同的判例。 如在“Viniball案”中，法院認為，單純的制造和出口行為均不屬于中國境內(nèi)商品流通環(huán)節(jié)的使用行為，無法起到區(qū)分商品或服務來源的作用，自然也不會產(chǎn)生商標權(quán)益，不屬于我國《商標法》第15 條第2 款規(guī)定的“在先使用”情形。 但在“CHOPPIES 案”中，法院則認為，喬佩斯公司在洗衣粉商品上使用“CHOPPIES”商標，最終目的在于促使相關(guān)公眾認牌購物，發(fā)揮該商標識別商品來源的功能，雖然此種識別功能的發(fā)揮未在中國境內(nèi)市場完成，但特絲麗公司作為喬佩斯公司的貼牌加工商，明知喬佩斯公司商標存在，卻在同一種或類似商品上申請注冊相同商標，明顯違反誠實信用原則，亦不利于我國外向型經(jīng)濟環(huán)境的建設，故訴爭商標已構(gòu)成我國《商標法》第15 條第2 款所述情形。

三、對我國《商標法》第15 條適用中若干爭議問題的看法

(一)在已有在先申請或在先注冊商標的情形下不應適用

在已有在先申請或在先注冊商標的情形下，不應適用我國《商標法》第15 條。 理由如下:(1)在我國現(xiàn)有法律體系中，注冊商標與未注冊商標的保護相對獨立并有明顯區(qū)別；(2)在已有法律規(guī)定足以保障誠實信用原則并對權(quán)利人的權(quán)利給予充分救濟的前提下，沒有必要進行重復規(guī)定，否則既浪費了司法資源，也破壞了現(xiàn)有的立法體例。 因此，在判斷是否構(gòu)成特定關(guān)系人搶注時，如果存在在先申請或注冊商標，則不應適用我國《商標法》第15 條。 我國《商標法》第15 條所保護的應是未注冊的商標，且對未注冊商標的保護與對注冊商標的保護不應同時適用，二者只能擇其一。

(二)在最終未形成代理關(guān)系或代表關(guān)系的情形下可以適用

最終未形成代理關(guān)系或代表關(guān)系的情形下可以適用我國《商標法》第15 條的規(guī)定。 從我國《合同法》的角度來看，自合同磋商階段起，雙方均負有通知、協(xié)助、保密等先合同義務，均應基于雙方的信賴而誠實行事。 從立法目的來看，我國《商標法》第15 條第1 款在于制止代理人或代表人惡意搶注的行為。 盡管從條款字面含義解釋上需要形成代理關(guān)系或代表關(guān)系，但根據(jù)該條款的立法目的，并不意味著排除其可以規(guī)制有訂立代理合同的明確意向但未最終形成代理關(guān)系，磋商過程中即進行搶注的行為。 此外，如果將最終未形成代理關(guān)系或代表關(guān)系的情形歸于《商標法》第15 條第2 款，不利于特定關(guān)系人利益的保護，因為第2 款的適用條件比第1 款的適用條件更為嚴格。

(三)根據(jù)雙方的緊密度來判斷間接商務往來關(guān)系

間接商務往來關(guān)系可根據(jù)雙方的緊密度來判斷是屬于代理關(guān)系、代表關(guān)系，還是其他特定關(guān)系。 在間接商務往來關(guān)系中，不同的合作主體之間的緊密度有所差異。 有些商務往來關(guān)系雖有第三方介入，但緊密程度較高，如銷售產(chǎn)品數(shù)量較高、銷售次數(shù)較多、持續(xù)不斷且時間較長等，應視為代理關(guān)系或代表關(guān)系；若雙方緊密程度較低，則可以認定為其他特定關(guān)系。

(四)在先使用中的“使用”應予放寬解釋

有學者認為，我國《商標法》第15 條第2 款規(guī)定使用要件是有地域要求的，即須為中國法域內(nèi)的使用；同時認為，我國《商標法》第15 條第2 款規(guī)定的在先商標的使用程度要求不宜為“象征性使用”，可參考“商標連續(xù)三年停止使用撤銷注冊”制度對商標使用證據(jù)的審查要求，即在中國境內(nèi)真實、合法、有效的商業(yè)使用[1]。 有學者提出，不同程度的使用要求與各條款的構(gòu)成要件相關(guān)，對抗范圍應與使用程度要求正相關(guān)[2]。 也有學者認為，我國《商標法》第15 條第2 款中的使用應當指定是在中國的商標使用行為，這樣符合法律文意和體系解釋。 當然，立法者也可以選擇不考慮我國《商標法》第32 條的規(guī)范，而僅以擴大第15 條第1 款的使用范圍為目的不對被搶注商標的使用作出要求，但如果是這樣，該條應當采用與第1款類似的其他表述方式[3]。 筆者認為，我國《商標法》第15 條第2 款中的“使用”應予放寬解釋。 我國《商標法》第15 條的第1 款與第2 款均為了維護公平競爭的市場秩序及遏制特定關(guān)系人的商標搶注行為，理論和實務界對于第1 款中的不要求使用、無地域范圍限制等內(nèi)涵已達成共識，那么在適用第2 款時，同樣要考慮在先權(quán)利是否存在這一事實，而無需強調(diào)是否在中國境內(nèi)使用以及是否在中國境內(nèi)發(fā)揮了識別作用，否則就會陷入與現(xiàn)行《商標法》第32 條規(guī)定相重復的怪圈。 總而言之，特定關(guān)系人之間與一般主體之間相比較而言，具有更強的緊密性，負有更嚴格的規(guī)避義務，法律上理應對特定關(guān)系人提出更為嚴格的要求。 因此，在認定是否構(gòu)成我國《商標法》第15 條的特定關(guān)系人搶注行為時，應堅持嚴格標準。 正如有學者所言，在判斷是否構(gòu)成商標搶注時，應將關(guān)注點焦點從“身份”轉(zhuǎn)向“行為”，應側(cè)重于對商標申請注冊行為本身的正當性作出判斷[4]，而不應糾結(jié)于特定關(guān)系的界定、是否產(chǎn)生識別意義上的使用等問題，這樣才能有效遏制違反誠信原則的行為，維護交易秩序，實現(xiàn)營商環(huán)境的優(yōu)化。