美國專利訴訟中事實(shí)問題和法律問題二分的研究

徐 薇 劉 影

一、引 言

美國作為普通法國家，其專利法律體系隨著各種判例的更新而不斷演進(jìn)，體現(xiàn)了判例法的特別之處。美國與我國訴訟一個(gè)顯著區(qū)別在于美國訴訟中存在陪審團(tuán)制度①王學(xué)棉. 美國民事訴訟陪審權(quán)利適用標(biāo)準(zhǔn)演變[J]. 北方法學(xué)，2012（4）: 113-119。在美國民事訴訟中，除非在一個(gè)純粹衡平訴訟的請(qǐng)求（equitable claim）的案件中，原告和被告中的任何一方都有權(quán)要求陪審團(tuán)針對(duì)某些問題進(jìn)行審理②理查德.D.弗里爾. 美國民事訴訟法[M]. 張利民等，譯. 北京:商務(wù)印書館，2013: 504-521。與美國陪審團(tuán)制度密切相關(guān)的一個(gè)法律概念是法律問題（matter of law）和事實(shí)問題（matter of fact）的二分③ALAN L. DURHAM. Patent Law Essentials. 3rd edition [M]. Washington: Praeger Publishers，2009:182-184。一般而言，在美國專利訴訟中，陪審團(tuán)負(fù)責(zé)審理事實(shí)問題，而法官負(fù)責(zé)審理法律問題。然而在我國專利訴訟中，法官既負(fù)責(zé)法律適用，也負(fù)責(zé)事實(shí)認(rèn)定④陳杭平. 論事實(shí)問題與法律問題的區(qū)分[J]. 中外法學(xué)，2011，23（2）: 322-336.。大量美國司法判例表明，事實(shí)問題和法律問題的區(qū)分會(huì)直接影響原被告雙方的程序和實(shí)體利益，進(jìn)而影響案件最終審判結(jié)果。因此，事實(shí)問題和法律問題的區(qū)分通常會(huì)成為美國專利訴訟雙方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)。

二、事實(shí)問題與法律問題的基本規(guī)定

一般而言，事實(shí)問題涉及到案件的基本事實(shí)要素，包括侵權(quán)的主體、是否構(gòu)成侵權(quán)行為、侵權(quán)行為發(fā)生的時(shí)間、范圍以及侵權(quán)主體的主觀狀態(tài)，比如是否存在故意或者重大過失。而法律問題則涉及到法官對(duì)于法律解釋以及統(tǒng)一適用等方面，包括對(duì)法律以及權(quán)利要求的解釋、各種衡平法抗辯（equitable defense），比如不當(dāng)行為抗辯（equitable misconduct defense）、懈怠抗辯（laches defense）或者專利濫用抗辯（right misuse defense），以及是否給予懲罰性賠償?shù)攘啃虇栴}。在美國專利訴訟中，通過大量司法判例逐步確定了專利訴訟程序中事實(shí)問題和法律問題的具體范疇。具體而言，專利新穎性（novelty）、書面描述（written description）以及侵權(quán)訴訟中是否構(gòu)成等同侵權(quán)（doctrine of equivalent）以及侵權(quán)損害賠償?shù)葐栴}都被認(rèn)為是事實(shí)問題⑤ALAN L. DURHAM. Patent Law Essentials [M]. 3rd edition. Washington: Praeger Publishers，2009:182-184.。而專利適格性（eligibility）、可實(shí)施性（enablement）、非顯而易見性（non-obviousness）、優(yōu)先權(quán)是否成立（entitlement to benefit of earlier-filed application）以及權(quán)利要求的解釋（claim construction）等則被認(rèn)為是法律問題。當(dāng)然對(duì)于一些法律問題，其中也可能存在一些附帶的事實(shí)認(rèn)定，因此這些問題也通常被稱之為法律與事實(shí)的混合問題（mixed matter of law and fact）。在美國訴訟實(shí)踐中，事實(shí)問題一般是由陪審團(tuán)依據(jù)陪審團(tuán)指示（jury instruction）進(jìn)行審理。在陪審團(tuán)對(duì)案件基本事實(shí)做出審理之后，法官基于陪審團(tuán)的事實(shí)認(rèn)定對(duì)法律問題進(jìn)行審理。

美國專利訴訟中事實(shí)問題和法律問題的二分，除了影響專利訴訟審理過程中法官與陪審團(tuán)的分工之外，還使得二審法官在面對(duì)不同問題時(shí)會(huì)采取不同遵從或謙抑程度（deference level）⑥陳維國. 美國專利訴訟：規(guī)則、判例與實(shí)務(wù)[M]. 北京: 知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2014:242-250.。這與我國法院二審的全面審查標(biāo)準(zhǔn)明顯不同，即國內(nèi)二審一般不區(qū)分事實(shí)問題和法律問題，而是對(duì)所有問題進(jìn)行全面審查。另外，在我國訴訟的二審程序中，法官也不會(huì)針對(duì)事實(shí)問題和法律問題的不同而采用不同的審理標(biāo)準(zhǔn)。具體而言，在美國訴訟實(shí)踐中，對(duì)于一審法官審理的法律問題，在二審中可以完全重新審理（de novo review），而不需要對(duì)一審法官審理的法律問題有任何謙抑。這主要是為了統(tǒng)一各級(jí)法院的法律適用尺度。而在沒有陪審團(tuán)審理事實(shí)問題的案件中，對(duì)于一審法官審理的事實(shí)問題，在二審中采取明顯錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)（clear error）來進(jìn)行重審，即除非一審法官在認(rèn)定事實(shí)問題的過程中存在明顯錯(cuò)誤，否則二審對(duì)上述事實(shí)問題的認(rèn)定要予以遵從。對(duì)于一審中由陪審團(tuán)審理的事實(shí)問題，則在二審中采用更嚴(yán)格的充分證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（sufficient evidence）進(jìn)行審理。也就是說，法官會(huì)站在理性人角度，只要認(rèn)為已有的證據(jù)足夠支持陪審團(tuán)所做出的事實(shí)認(rèn)定，則二審法官就需要維持該事實(shí)認(rèn)定結(jié)論。

需要注意的是，盡管在美國專利審查和雙方重審（Inter Partes Review，IPR）中沒有陪審團(tuán)的存在空間，但是同樣也存在事實(shí)問題和法律問題的區(qū)分。例如對(duì)于美國IPR程序中，針對(duì)美國專利審判與上訴委員會(huì)（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）審查員做出的法律適用，美國聯(lián)邦巡回上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）會(huì)按照de novo 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新審理，而對(duì)于PTAB審查員認(rèn)定的事實(shí)問題，CAFC會(huì)按照充分證據(jù)原則進(jìn)行審理，也就是通常會(huì)對(duì)PTAB審查員做出的事實(shí)認(rèn)定給予更多尊重。

下面結(jié)合兩個(gè)美國最新專利案件，討論事實(shí)問題和法律問題的區(qū)分如何在程序和實(shí)體上影響美國專利侵權(quán)訴訟以及IPR程序的審理。

三、Teva Pharm. USA Inc. v. Sandoz Inc.案⑦ Teva Pharmaceuticals USA，Inc. v. Sandoz，Inc.，No. 13-854，574 U.S.，2015.

Teva Pharm. USA Inc.（以下稱之為“Teva”）是一家美國制藥公司，致力于藥品和活性藥物成分的研發(fā)。2008年8月，Teva公司在紐約南區(qū)法院起訴Sandoz Inc.（以下稱之為“Sandoz”公司）侵犯其7件美國專利（包括美國專利No. 5，981，589，以下稱之為“589專利”），要求法院判決被告停止侵權(quán)并賠償損失。589專利的獨(dú)立權(quán)利要求如下。

1. 一種共聚物-1，其具有約5至9道爾頓分子量，所述共聚物-1通過過程制備，所述過程包括以下步驟： 將受保護(hù)的共聚物-1與氫溴酸反應(yīng)以形成三氟乙?；簿畚?1，利用水性哌啶水溶液處理所述三氟乙酰基共聚物-1，以形成共聚物-1，以及純化所述共聚物-1，以生成具有約5至9道爾頓分子量的共聚物-1。

雙方爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于，權(quán)利要求1中的術(shù)語“分子量”（molecular weight）是否符合美國專利法112（b）要求的清楚性（indefiniteness）。在一審中，Sandoz公司以術(shù)語“分子量”不清楚為由挑戰(zhàn)專利的有效性。法官依據(jù)外部專家的證人證言，認(rèn)定該術(shù)語足夠清楚。具體而言，法院認(rèn)定對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言，術(shù)語“分子量”就是指通過說明書中第一方法計(jì)算得到的分子量，即峰值平均分子量。因此，地區(qū)法院維持該專利有效。

Sandoz公司不服該判決，上訴到CAFC。CAFC做出了不同于一審的判決，即認(rèn)定術(shù)語“分子量”不清楚并判決專利無效。在二審判決書中，CAFC認(rèn)為權(quán)利要求的解釋屬于法律問題，即二審應(yīng)該以de novo準(zhǔn)則重新審理地區(qū)法院做出的權(quán)利要求解釋。特別地，CAFC認(rèn)為針對(duì)地區(qū)法院在權(quán)利要求解釋中涉及的一些事實(shí)問題，CAFC也應(yīng)該重新進(jìn)行審理，而不必對(duì)地區(qū)法院的事實(shí)認(rèn)定有任何遵從。

Teva公司不服CAFC的判決，向美國最高院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高院在判決中指出，盡管權(quán)利要求的解釋是一個(gè)法律問題，但是對(duì)于其中附帶的事實(shí)問題，二審應(yīng)該采取明顯錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)，而不能完全重新審理，這意味著二審應(yīng)該對(duì)一審做出的針對(duì)附帶事實(shí)問題的認(rèn)定給予更多尊重。因此，最高院推翻了二審判決并發(fā)回CAFC重審。

長期以來，在美國專利訴訟中，權(quán)利要求的解釋一般是在證據(jù)開示完成之后、陪審團(tuán)審理之前由聯(lián)邦地區(qū)法院的法官在馬克曼聽證（Markman hearing）中進(jìn)行審理，而該聽證程序中沒有陪審團(tuán)存在的空間，所以權(quán)利要求的解釋一直都被認(rèn)為是只能由法院審理的法律問題。但是，在本案判決書中，最高院的多數(shù)意見認(rèn)為，如果地區(qū)法院在進(jìn)行權(quán)利要求解釋時(shí)僅僅依據(jù)涉案專利的內(nèi)部證據(jù)，即專利權(quán)利要求、說明書以及審查歷史，則法官做出的權(quán)利要求解釋屬于純粹的法律問題，相應(yīng)上訴法院應(yīng)該進(jìn)行重新審理。但是，如果地區(qū)法院依據(jù)外部證據(jù)（例如：專家證言、字典、工具書等）解釋權(quán)利要求，在這種情況下與權(quán)利要求解釋有關(guān)的事實(shí)爭(zhēng)議則被認(rèn)為是附帶的事實(shí)問題。地區(qū)法院需要就這些附帶事實(shí)問題做出認(rèn)定之后，再依據(jù)認(rèn)定結(jié)果進(jìn)行權(quán)利要求的解釋。所以，權(quán)利要求的最終解釋是一個(gè)法律結(jié)論，相應(yīng)在二審中應(yīng)該被重新審查，但是如果二審法院要推翻地區(qū)法院做出該法律結(jié)論所依據(jù)的事實(shí)認(rèn)定，則二審法院必須指出地區(qū)法院在事實(shí)認(rèn)定中犯有明顯錯(cuò)誤才可以。也就是說，如果一審法官在上述事實(shí)認(rèn)定過程中沒有明顯錯(cuò)誤，則二審必須維持地區(qū)法院的認(rèn)定結(jié)果。

從Teva案我們可以發(fā)現(xiàn)，美國聯(lián)邦法院對(duì)于權(quán)利要求的解釋屬于事實(shí)還是法律問題的認(rèn)定，采取了更加靈活和務(wù)實(shí)的途徑。在一定程度上表明，美國司法實(shí)踐調(diào)整了之前以非黑即白的方式來區(qū)分事實(shí)問題和法律問題，而是在具體案件中對(duì)事實(shí)和法律問題采用更為靈活的劃分。通過這種調(diào)整，美國最高院可能試圖平衡事實(shí)和法律問題的區(qū)分對(duì)案件最終審理結(jié)果的影響。在某種程度上，這一轉(zhuǎn)變也證明了在本體論或認(rèn)識(shí)論意義上區(qū)分事實(shí)問題和法律問題是很難做到的⑧陳杭平. 論事實(shí)問題與法律問題的區(qū)分[J]. 中外法學(xué)，2011，23（2）: 322-336.。

四、Alarm.com Inc. v. Vivint，Inc.案⑨ Alarm.com Inc. v. Vivint，Inc.，2017-2220（Fed. Cir. Dec 20，2018）

Vivint，Inc.（以下簡稱“Vivint”）是一家智能家居解決方案提供商。2015年6月，Vivint公司在美國猶他地區(qū)法院起訴Alarm.com（以下簡稱“Alarm”）侵犯其6件美國專利（包括美國專利No. 6，147，601，以下簡稱“601專利”），要求法院判決被告成立故意侵權(quán)，要求被告三倍賠償原告損失。作為反制，被告Alarm在PTAB發(fā)起了IPR程序⑩IPR2016-00116，其中601專利的從屬權(quán)利要求26如下。

26. 根據(jù)權(quán)利要求22所述的系統(tǒng)，所述系統(tǒng)監(jiān)視多個(gè)設(shè)備，每個(gè)設(shè)備具有識(shí)別碼，所述服務(wù)器還包括：

第一存儲(chǔ)器，其上存儲(chǔ)有所有被監(jiān)視設(shè)備的設(shè)備識(shí)別碼;

第二存儲(chǔ)器，其中存儲(chǔ)所有所述用戶定義的通信遠(yuǎn)程設(shè)備的通信設(shè)備標(biāo)識(shí)碼，所述通信設(shè)備標(biāo)識(shí)碼被配置在多個(gè)所述用戶定義的消息簡檔中。

在PTAB審理中，雙方爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于權(quán)利要求26中術(shù)語“通信設(shè)備標(biāo)識(shí)碼”的解釋，專利權(quán)人主張“通信設(shè)備標(biāo)識(shí)碼”僅包括設(shè)備ID以及設(shè)備序列號(hào)，而對(duì)比文件Shetty（即，美國專利No.5，808，907）中的電話號(hào)碼或者電子郵件地址不與特定設(shè)備相關(guān)聯(lián)，因此對(duì)比文件Shetty沒有公開權(quán)利要求中的“通信設(shè)備標(biāo)識(shí)碼”。然而，IPR請(qǐng)求人Alarm認(rèn)為專利權(quán)人關(guān)于“通信設(shè)備標(biāo)識(shí)碼”的解釋不符合IPR程序的權(quán)利要求解釋規(guī)則，即最寬合理解釋原則（Broadest Reasonable Interpretation，BRI），認(rèn)為“通信設(shè)備標(biāo)識(shí)碼”應(yīng)該包括電話號(hào)碼或者電子郵件地址。PTAB最終認(rèn)可了專利權(quán)人Vivint做出的解釋，并且認(rèn)可了專家證人Denning的證言，即在對(duì)比文件Shetty中，通過電話號(hào)碼或者電子郵件的方式無法確定一個(gè)特定設(shè)備。

隨后IPR請(qǐng)求人Alarm上訴到CAFC。CAFC推翻了PTAB關(guān)于“通信設(shè)備標(biāo)識(shí)碼”的解釋。在審理過程中，專利權(quán)人主張術(shù)語“通信設(shè)備標(biāo)識(shí)碼”的解釋是根據(jù)專家證言的外部證據(jù)做出的，因此應(yīng)該屬于事實(shí)問題，進(jìn)而CAFC應(yīng)該采用充分證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重審，即只要有充分的證據(jù)支持PTAB的認(rèn)定，CAFC就應(yīng)該遵從PTAB做出的事實(shí)認(rèn)定。但是，CAFC認(rèn)為涉案專利文件中教導(dǎo)了電話號(hào)碼可以唯一確定通信設(shè)備，因此PTAB關(guān)于“通信設(shè)備標(biāo)識(shí)碼”的解釋與涉案專利文件中記載不符。此外，CAFC不認(rèn)為PTAB的認(rèn)定應(yīng)該被遵從，因?yàn)镻TAB關(guān)于上述權(quán)利要求術(shù)語的解釋并沒有參考外部證據(jù)。具體而言，雖然PTAB認(rèn)可了專家證人Denning的證言，但是該外部專家證言僅僅是用來解釋對(duì)比文件Shetty中公開內(nèi)容，而并不是用來解釋權(quán)利要求中的術(shù)語。因此，在本案中，審查員對(duì)于權(quán)利要求中“通信設(shè)備標(biāo)識(shí)碼”術(shù)語的解釋并不屬于事實(shí)問題，而屬于法律問題。所以，CAFC可以采用de vono原則來重新審理PTAB的結(jié)論，而不必遵從PTAB的認(rèn)定?；谝陨峡紤]，CAFC推翻了PTAB的認(rèn)定。

從Alarm案可以發(fā)現(xiàn)，在PTAB的IPR程序中，只有那些用來支持權(quán)利要求術(shù)語解釋本身的外部專家證言所對(duì)應(yīng)的事實(shí)爭(zhēng)議才有可能構(gòu)成二審中需要審理的事實(shí)問題，而用來解釋權(quán)利要求與對(duì)比文件關(guān)系的專家證言可能不會(huì)被認(rèn)為屬于事實(shí)問題，相應(yīng)地二審也不會(huì)對(duì)一審做出的認(rèn)定給予更多遵從。通過這個(gè)判例可以發(fā)現(xiàn)，在訴訟中爭(zhēng)議雙方可以更多考慮借助專家證言之類的外部證據(jù)來解釋權(quán)利要求中相關(guān)術(shù)語的事實(shí)爭(zhēng)議，而不要僅僅使用專家證言來解釋對(duì)比文件的公開內(nèi)容。只有通過這種方式，二審法官才有可能認(rèn)定該事實(shí)爭(zhēng)議屬于二審中需要解決的事實(shí)問題，從而在PTAB中一方獲得的有利判決才不容易被CAFC推翻。

五、結(jié) 語

通過以上判例可以發(fā)現(xiàn)，在美國專利訴訟中事實(shí)問題和法律問題的區(qū)分除了直接影響一審（事實(shí)審）中法官以及陪審團(tuán)的分工之外，還會(huì)影響二審（法律審）中到底采取何種重審標(biāo)準(zhǔn)。因此，事實(shí)問題和法律問題的區(qū)分深刻影響了整個(gè)美國專利訴訟程序。一些具有美國特色的訴訟程序，比如馬克曼聽證、陪審團(tuán)審理以及大量運(yùn)用專家證人也正是源自于此。特別地，在馬克曼聽證程序中，對(duì)于權(quán)利要求的解釋，盡管內(nèi)部證據(jù)通常優(yōu)先于外部證據(jù)，但是原被告雙方仍可以嘗試使用專家證人證言以及外部證據(jù)資料對(duì)其中附帶的事實(shí)爭(zhēng)議進(jìn)行解釋。通過這種方式，這些一審中附帶的事實(shí)爭(zhēng)議可能在二審中被認(rèn)定屬于事實(shí)問題，而非法律問題。相應(yīng)地，二審也會(huì)以明顯錯(cuò)誤等更嚴(yán)格的重審標(biāo)準(zhǔn)來審查這些事實(shí)問題，從而一方當(dāng)事人可能更容易獲得穩(wěn)定的一審判決。因此，在美國專利訴訟中，當(dāng)事人需要對(duì)相關(guān)爭(zhēng)議點(diǎn)屬于事實(shí)問題還是法律問題的定性做出梳理和預(yù)判，并基于此制定整體訴訟策略以及搜集內(nèi)外部證據(jù)。而對(duì)于一審裁判結(jié)果不利于己的一方，也可以考慮從事實(shí)問題和法律問題定性的角度出發(fā)提出上訴理由，以期獲得更大的改判機(jī)會(huì)。本文代表筆者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本單位的立場(chǎng)和觀點(diǎn)。