我國實用新型制度困境與改進(jìn)方向

成夢珊

改革開放30年來我國經(jīng)濟(jì)有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域方面也有了長足的進(jìn)步，對專利權(quán)保護(hù)的需求日益提高。特別是隨著近年來國際化趨勢的愈演愈烈，無論是從國家自身的發(fā)展需要還是國際化的外部需求，我國對知識產(chǎn)權(quán)特別是對專利權(quán)的保護(hù)都日趨重視和完善。實用新型作為專利的一種類別，由于其申請條件中對技術(shù)的要求相較于發(fā)明較低，同時具有申請簡化、節(jié)約成本等特點而越來越受到社會公眾的認(rèn)可和接受，特別是對于個人發(fā)明人和小微企業(yè)而言，其已成為申請專利時的首選。對企業(yè)而言，如何能通過改進(jìn)我國實用新型保護(hù)制度，做到既能維護(hù)企業(yè)作為專利權(quán)人的合法利益，又能通過專利的產(chǎn)能轉(zhuǎn)化使其獲得直接的經(jīng)濟(jì)效益；并能通過與公共利益間尋求到平衡以達(dá)到助推我國科學(xué)技術(shù)不斷進(jìn)步的最終目的，應(yīng)是我國實用新型制度改革的方向和目標(biāo)。從我國實用新型制度的現(xiàn)狀入手，通過解析目前我國企業(yè)對實用新型的保護(hù)困境，以期能找到我國實用新型制度的改革方向。

一、企業(yè)角度保護(hù)實用新型的困境

1.實用新型自身權(quán)利狀態(tài)不穩(wěn)定。一方面，由于我國目前專利制度中對實用新型的創(chuàng)造性要求不高，實用新型只需通過形式審查就能獲得授權(quán)，即只對其申請文件是否完整、是否符合要求以及是否存在明顯的、實質(zhì)性缺陷進(jìn)行審查，而對申請實用新型的技術(shù)本身是否具備創(chuàng)造性等條件則不進(jìn)行審查。因此，很多實質(zhì)上并不具備新穎性或創(chuàng)造性的申請也被授予了專利權(quán)，由此導(dǎo)致我國實用新型量大質(zhì)次的問題日益突出。另一方面，由于審查人員在初步審查過程中不可能對每一件實用新型專利從內(nèi)容上確定該申請是否和以前的申請有重復(fù)，這就使得我國有大量重復(fù)授權(quán)的存在。基于上述兩方面因素我國實用新型專利權(quán)的法律穩(wěn)定性較差，對實用新型專利提出無效請求的比例以及被認(rèn)定無效的實用新型專利的數(shù)量和比例相較于發(fā)明專利而言都比較高。

2.對實用新型侵權(quán)情況突出。一方面，由于實用新型技術(shù)本身的創(chuàng)造性程度不高，依據(jù)公布的圖紙或公開資料往往可以較為容易的對相關(guān)技術(shù)內(nèi)容或產(chǎn)品進(jìn)行模仿復(fù)制。另一方面，在我國現(xiàn)行制度下專利侵權(quán)的成本極低，侵權(quán)人往往只需付出極小的代價即可無償享受專利權(quán)人多年來的用心成果，甚至由此獲得極為豐厚的回報。法律對其的處罰力度也較小，警戒效果較差，這就導(dǎo)致在現(xiàn)實中對實用新型的侵權(quán)情況大量存在。

3.企業(yè)自行維權(quán)難度高。首先，由于實用新型專利權(quán)本身的不穩(wěn)定性，侵權(quán)人往往首先會采用通過申請專利權(quán)無效的形式來逃避自身的侵權(quán)責(zé)任，而根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在實用新型專利權(quán)無效的申請中幾乎有一半都將得到支持。這從側(cè)面上大大降低了實用新型專利權(quán)在公眾心中的神圣性，從基礎(chǔ)上為企業(yè)維護(hù)自身合法權(quán)益增加了難度。其次鑒于在我國目前的司法實踐中針對專利的侵權(quán)糾紛除向法院提起訴訟外往往要先經(jīng)過專利復(fù)審委的審核。同時，在實用新型侵權(quán)訴訟中，由于目前我國的實用新型檢索報告只能作為初步證據(jù)。因此，被控侵權(quán)人往往會在答辯期間選擇提出專利權(quán)無效宣告。法院據(jù)此就會中止訴訟的審理，待知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會做出是否無效的宣告后再繼續(xù)審理。再其次在專利維權(quán)過程中，由于證據(jù)提交的難度問題以及對損害的評估等要求，企業(yè)往往要付出大量的成本，由此進(jìn)一步加大了其維權(quán)的難度。最后即使通過漫長的訴訟過程最終認(rèn)定為專利侵權(quán)而要求侵權(quán)方停止侵害或賠償損失，也可能由于原告對損失的數(shù)額負(fù)有舉證責(zé)任，而原告由于種種原因往往對此數(shù)額無法估計，法院依職權(quán)認(rèn)定的數(shù)額對侵權(quán)方而言懲罰力度往往不夠，甚至可能大大小于他由此獲得的真實利益。在此情況下，通過司法途徑對實用新型的維權(quán)效果勢必大打折扣。

二、對我國實用新型制度的改進(jìn)建議

1.轉(zhuǎn)變申請審查模式。我國現(xiàn)行針對實用新型的申請審查模式為形式審查，只對實用新型的申請資料是否符合要求做出判斷，不對創(chuàng)造性進(jìn)行審查。這種審查模式已成為我國現(xiàn)有實用新型制度無法有效保護(hù)權(quán)利人利益的根本原因，轉(zhuǎn)變申請審查模式顯得尤為重要。

目前，以德國為代表的多數(shù)國家對實用新型的申請審查模式都采用注冊登記制，即只要申請文件齊備，并且申請客體確屬實用新型法保護(hù)的范圍之內(nèi)，不需要經(jīng)過相關(guān)部門審查即可獲得實用新型保護(hù)。一件實用新型申請通常在一個月內(nèi)就可獲得批準(zhǔn)。美國的“臨時申請”制度中也有一些優(yōu)勢可以借鑒。例如，將實用新型的申請改為“登記”制，即用“登記證書”替代“專利證書”。通過此種方式可以有效規(guī)避社會公眾對于實用新型專利權(quán)不穩(wěn)定的懷疑。同時，在審查方式方面還可以增加“強(qiáng)制專利權(quán)評價報告制度”，可以要求對所有的實用新型申請在授權(quán)前進(jìn)行檢索，以達(dá)到保證只將符合新穎性、創(chuàng)造性條件的申請授予實用新型專利權(quán)的目的，從而強(qiáng)化了實用新型專利權(quán)的法律穩(wěn)定性。

通過借鑒上述制度模式，我國可以采用形式審查登記制加選擇性的實質(zhì)審查方式。即申請人在遞交實用新型申請時，可以在實用新型申請書中做出形式審查或者實質(zhì)審查的選擇。針對選擇形式審查的申請，專利局只做形式審查，即只對申請人所提交的相關(guān)文件是否符合《專利法》的格式要求進(jìn)行審查，或者依照現(xiàn)行的初步審查要求進(jìn)行審查。在確認(rèn)相關(guān)文件符合形式要求后，即可向?qū)＠暾埲祟C發(fā)實用新型登記證書，但該登記證書不具有對抗第三人的效力。

2.加大權(quán)利保護(hù)力度。①增加侵權(quán)人的違法成本。造成我國目前存在大量侵害實用新型專利權(quán)現(xiàn)象的原因之一是侵權(quán)人的違法成本極低。即使在被認(rèn)定為侵權(quán)的情況下侵權(quán)人通常也只需花費極小的成本，與巨額的利潤相比顯得微乎其微。為了加大對實用新型的保護(hù)力度，除了保證權(quán)利本身具有較高的穩(wěn)定性及可靠度以外還必然需要大力加強(qiáng)對侵權(quán)人的懲治力度，可以通過懲罰性損害賠償?shù)确绞酱蠓岣咔謾?quán)人的違法成本。②縮短權(quán)利人維權(quán)周期。目前我國針對知識產(chǎn)權(quán)的維權(quán)周期大大長于普通的民事糾紛。權(quán)利人往往需要等待幾年的時間才能得到最終的認(rèn)定結(jié)果。專利是依靠在市場上產(chǎn)能轉(zhuǎn)化來獲得利益的，而實用新型又具有技術(shù)更新快、生命周期短的特點，其更新?lián)Q代的速度往往較快，幾年的時間極有可能導(dǎo)致原本具有優(yōu)勢地位的技術(shù)已淪落為被淘汰的命運(yùn)。在此情況下，縮短權(quán)利人的維權(quán)周期，對于保護(hù)權(quán)利人的合法權(quán)益便顯得極為重要。一方面，針對實用新型專利權(quán)維權(quán)可以采用司法救濟(jì)與行政執(zhí)法相結(jié)合的模式。在侵權(quán)判斷較為直觀、簡單的情況下首先直接采用行政執(zhí)法的手段，盡快阻止侵權(quán)人的行為，可以達(dá)到迅速、有效保護(hù)權(quán)利人利益的目的。另一方面，由于在實用新型侵權(quán)訴訟中被控侵權(quán)人往往會采用申請涉案實用新型無效的手段進(jìn)行抗辯。此時，法院只能中止訴訟程序直到專利復(fù)審委做出判斷。為了縮短審查時間以便盡快恢復(fù)訴訟程序，我國可以效仿日本的做法，即在法律中明確規(guī)定在與侵權(quán)相關(guān)的實用新型無效請求中建立加速審查程序。

3.優(yōu)化專利轉(zhuǎn)換模式。實用新型作為發(fā)明專利的一種有益補(bǔ)充，著重強(qiáng)調(diào)保護(hù)創(chuàng)新程度不高，生命周期較短的發(fā)明及改進(jìn)技術(shù)。申請人就某項技術(shù)革新做出發(fā)明或者實用新型申請時，對于其價值或生命周期可能暫不能確認(rèn)。同時也可能存在已提交申請后，因申請人重新評估了自己技術(shù)的三性及價值，而希望能重新申請另一種專利類別的情況。

目前，依據(jù)我國《專利法》第九條的規(guī)定“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)?！睂τ谏暾埲硕源朔N轉(zhuǎn)換模式無論是在申請時間上還是在具體要求上都顯得較為苛刻，不利于充分、靈活地保護(hù)權(quán)利人的利益。

鑒于此，我國可以在參考日本已建立的相關(guān)專利轉(zhuǎn)換制度的基礎(chǔ)上建立符合我國現(xiàn)實需要的實用新型與發(fā)明之間的專利轉(zhuǎn)換規(guī)則。允許申請人在選擇一種專利類型提交申請后，就同樣的技術(shù)轉(zhuǎn)換申請為另一種專利類別。

同時，為了避免因過于擴(kuò)大專利權(quán)人的權(quán)利以致?lián)p害公共利益，可以從以下幾方面對轉(zhuǎn)換做出限制。首先提出轉(zhuǎn)換申請的時間必須早于對實用新型提出檢索報告請求時；其次，轉(zhuǎn)換后的發(fā)明專利申請，不能超出原有的實用新型申請所記載的范圍；再其次，一件申請只能轉(zhuǎn)換一次申請類型，不能反復(fù)要求轉(zhuǎn)換。

三、優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部專利管理制度

1.設(shè)置獨立專利管理機(jī)構(gòu)。企業(yè)，特別是以技術(shù)作為核心競爭力參與市場競爭的企業(yè)應(yīng)該在其內(nèi)部為專利管理設(shè)置獨立機(jī)構(gòu)，專門負(fù)責(zé)企業(yè)各項專利，特別是應(yīng)對眾多的實用新型專利進(jìn)行系統(tǒng)管理。該機(jī)構(gòu)應(yīng)保障企業(yè)能做到充分知曉自身擁有的專利權(quán)情況，并能對不同的專利權(quán)在系統(tǒng)分類的基礎(chǔ)上進(jìn)行不同程度的市場化運(yùn)作；同時，對企業(yè)所屬專利在市場上的運(yùn)作情況及市場化情況進(jìn)行跟進(jìn)和評估；做到定期監(jiān)控、及時發(fā)現(xiàn)侵犯企業(yè)專利權(quán)的情況并能及時采取有效應(yīng)對措施，減少由此給企業(yè)帶來的損失。

2.科學(xué)評估企業(yè)技術(shù)情況。企業(yè)應(yīng)對其所有的技術(shù)在申請專利前進(jìn)行科學(xué)、系統(tǒng)的評估。通過對其技術(shù)的先進(jìn)性、創(chuàng)造性、新穎性、實用性等方面進(jìn)行科學(xué)、系統(tǒng)的評估，特別是對其能否市場化以及市場價值大小進(jìn)行客觀評價和判斷。以期達(dá)到通過對不同的技術(shù)申請不同的專利類型，在最大程度上發(fā)揮不同技術(shù)的優(yōu)勢，為企業(yè)帶來效益。同時，通過選擇不同的專利類型，也可以更有針對性的對不同的技術(shù)采取不同的保護(hù)方式以達(dá)到事半功倍的效果。

3.合理利用各種手段積極維護(hù)企業(yè)權(quán)益。盡管在我國目前的實用新型制度下，企業(yè)作為實用新型專利權(quán)人在維權(quán)過程中可能無論是從時間成本還是從金錢成本上都要付出較大的代價。但是，從長遠(yuǎn)考慮，為了有效維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，更為重要的是達(dá)到市場凈化和良性發(fā)展的目的，企業(yè)作為市場上的最為重要的主體應(yīng)擔(dān)負(fù)起市場主體責(zé)任，采取各種手段積極維護(hù)自身的合法權(quán)益，讓侵權(quán)人知道侵犯他人權(quán)益終將付出代價。

（作者單位：中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司）