專利等同侵權(quán)判定時(shí)間的比較研究

關(guān)鍵詞 專利 等同侵權(quán) 判定時(shí)間 比較研究

作者簡(jiǎn)介：梁橋，蘭州大學(xué)法學(xué)院。

中圖分類號(hào)：D923.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.03.341

在等同侵權(quán)的判定過(guò)程中，關(guān)鍵在于判斷兩個(gè)技術(shù)特征是否等同。但隨著社會(huì)科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員對(duì)于技術(shù)的掌握和認(rèn)識(shí)也在不斷的發(fā)展變化。所以站在不同時(shí)間點(diǎn)上的同一技術(shù)人員可能會(huì)得出不同的判斷結(jié)論，最終對(duì)專利侵權(quán)的判斷產(chǎn)生決定性的影響，所以判斷的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)就顯得非常重要。雖然等同原則的構(gòu)成要件中并不包含侵權(quán)判定的時(shí)間本身，但等同侵權(quán)的判定卻繞不開判定的時(shí)間問(wèn)題。

一、等同侵權(quán)判定時(shí)間的國(guó)內(nèi)規(guī)定

我國(guó)最高人民法院在2009年頒布的司法解釋中，關(guān)于等同侵權(quán)在向美國(guó)學(xué)習(xí)的同時(shí)也盡量持相對(duì)保守的態(tài)度，對(duì)等同侵權(quán)判定時(shí)間更傾向于專利申請(qǐng)日。

2013年修改通過(guò)的法釋〔2013〕9號(hào)，仍然沒(méi)有對(duì)等同侵權(quán)的判定時(shí)間作具體規(guī)定，但在認(rèn)定何為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員時(shí)規(guī)定，應(yīng)該以侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)該領(lǐng)域的平均技術(shù)水平為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量。

2016年最高人民法院發(fā)布的司法解釋二，對(duì)功能性特征如何適用等同原則進(jìn)行了規(guī)定，其中的第八條第二款明確指出功能性特征的等同侵權(quán)認(rèn)定需要滿足基本相同手段、相同功能和相同效果三要素，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的聯(lián)想判斷時(shí)間點(diǎn)為侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)。

2017年公布的《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第54條規(guī)定，應(yīng)以被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)為時(shí)間點(diǎn)來(lái)判斷被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征和權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征是否等同。

可見(jiàn)目前在我國(guó)的司法實(shí)踐中更偏向于以侵權(quán)行為發(fā)生日作為專利等同侵權(quán)判定的時(shí)間。

二、等同侵權(quán)判定時(shí)間的國(guó)外規(guī)定

目前世界上不同國(guó)家和地區(qū)對(duì)于等同侵權(quán)判定時(shí)間的規(guī)定是不一樣的。并且有的國(guó)家在不同的歷史發(fā)展時(shí)期法律對(duì)此的規(guī)定也有所差異。下面對(duì)幾個(gè)有代表性的國(guó)家關(guān)于等同侵權(quán)判斷時(shí)間的規(guī)定進(jìn)行梳理：

（一）美國(guó)的判定時(shí)間

美國(guó)關(guān)于等同侵權(quán)判斷時(shí)間的規(guī)定經(jīng)歷了三個(gè)階段的變化，分別是專利申請(qǐng)日、專利授權(quán)日和侵權(quán)行為日，這也代表了理論和實(shí)踐中三種主要的學(xué)說(shuō)和觀點(diǎn)。

1.專利申請(qǐng)日

在美國(guó)法院早期的判例中，是以專利申請(qǐng)日為等同侵權(quán)的判定時(shí)間的。當(dāng)時(shí)是聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，如果要判定等同侵權(quán)，等同物必須是在申請(qǐng)日之前就已經(jīng)獲知的。在專利申請(qǐng)日之后才出現(xiàn)的替代技術(shù)特征是不能被認(rèn)定為等同技術(shù)特征的。該領(lǐng)域的普通技術(shù)人員在專利申請(qǐng)日之前不能認(rèn)識(shí)到等同的存在，之后才能認(rèn)識(shí)到的，法院也不能判定構(gòu)成等同侵權(quán) 。

2.專利授權(quán)日

到了二十世紀(jì)七十年代，越來(lái)越多的美國(guó)法院開始傾向于將專利授權(quán)日作為等同侵權(quán)判定的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，比如在1974年的Laser Alignment， Inc.v.Woodruff & Sons，Inc.案、1990年的Micro Motion，Inc.v.Exac Corp.案和1995年的Hilton 案中 ，法官都持此種觀點(diǎn)，他們認(rèn)為，在專利被正式授權(quán)之前，是不存在侵權(quán)行為的，當(dāng)然也就不能判定等同侵權(quán)。

3.侵權(quán)行為日

在1997年的Hilton案以后，美國(guó)關(guān)于等同侵權(quán)的判斷時(shí)間又發(fā)生了變化，聯(lián)邦法院的判例最終確定了侵權(quán)行為日這一標(biāo)準(zhǔn)。 在世界范圍內(nèi)，等同侵權(quán)體系最為完善和發(fā)達(dá)的就是美國(guó)，美國(guó)將技術(shù)特征的等同物分成了三種類型，一種是在專利說(shuō)明書中已經(jīng)有明確記載的等同物；第二種是在權(quán)利要求書和說(shuō)明書中雖然沒(méi)有記載，但是在專利申請(qǐng)時(shí)就已經(jīng)存在的等同物；第三種是權(quán)利要求書和說(shuō)明書中沒(méi)有記載，在專利申請(qǐng)時(shí)不存在，但隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展后來(lái)出現(xiàn)的等同物。在Hilton案之后，等同侵權(quán)中的等同物主要指的是第三種類型的等同物。美國(guó)以聯(lián)邦法院判例的形式將等同侵權(quán)的判斷時(shí)間規(guī)定為侵權(quán)行為日，體現(xiàn)了美國(guó)專利法對(duì)專利權(quán)人利益的傾斜保護(hù)。

（二）日本的判定時(shí)間

日本規(guī)定的等同侵權(quán)的判定時(shí)間與美國(guó)類似，也是采用侵權(quán)行為日的觀點(diǎn)。日本最高法院在1998年“滾珠花健軸承”案中所規(guī)定的等同侵權(quán)原則五要件 ，其中的要件三為“置換容易性”，判斷是否具有置換容易性的時(shí)間為發(fā)生侵權(quán)之時(shí)。在被控侵權(quán)產(chǎn)品制造的時(shí)候，判斷這種產(chǎn)品或者方法與專利權(quán)利要求范圍是否等同。

（三）英國(guó)的判定時(shí)間

英國(guó)以專利申請(qǐng)日為等同侵權(quán)的判斷時(shí)間。按照英國(guó)以往的慣例，本來(lái)是以專利公開日為基準(zhǔn)的，在2003 年的Amgen v TKT案當(dāng)中，英國(guó)上訴法院認(rèn)為應(yīng)該以專利申請(qǐng)日為基準(zhǔn)時(shí)間來(lái)讓本領(lǐng)域普通技術(shù)人員判斷被訴侵權(quán)物與專利權(quán)利要求范圍是否存在等同。 從此以后英國(guó)法院一直采用申請(qǐng)日為判定時(shí)間。

（四）德國(guó)的判定時(shí)間

德國(guó)專利法中等同侵權(quán)采用三要件的判斷標(biāo)準(zhǔn)，在什么時(shí)間點(diǎn)來(lái)判斷其中的“聯(lián)想容易性”顯得特別關(guān)鍵。所謂的“聯(lián)想容易性”指的是本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員在專利申請(qǐng)日，憑借自己的工作經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)知識(shí)、實(shí)踐技能以及在專利申請(qǐng)日就可以掌握的公知技術(shù)，能夠從說(shuō)明書或權(quán)利要求書中所記載的內(nèi)容聯(lián)想到等同物來(lái)。因此，德國(guó)也是以專利申請(qǐng)日為等同侵權(quán)的判斷時(shí)間的。專利申請(qǐng)日以后出現(xiàn)的公知技術(shù)是不能作為侵權(quán)判定依據(jù)的。但是，德國(guó)的司法判例又表明，這樣的判斷標(biāo)準(zhǔn)不是絕對(duì)的，并不是所有在專利申請(qǐng)日之后出現(xiàn)的可以替代以達(dá)到相同效果的手段都不能適用等同原則。這樣的觀點(diǎn)在1975年的“甲硝銼”案中有所體現(xiàn)，在案中德國(guó)最高法院認(rèn)為不能因?yàn)橛行┨娲侄纬霈F(xiàn)在專利申請(qǐng)日之后就完全排除等同原則的適用 。在德國(guó)，一般認(rèn)為，被訴侵權(quán)物的某一替代手段，如果是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員根據(jù)專利申請(qǐng)日或優(yōu)先權(quán)日之前的公知技術(shù)就能聯(lián)想到的，即使在申請(qǐng)日以后才出現(xiàn)，也是可以適用等同原則的?？梢?jiàn)德國(guó)雖然采用申請(qǐng)日或者優(yōu)先權(quán)日為標(biāo)準(zhǔn)，但也沒(méi)有導(dǎo)致過(guò)分限縮專利權(quán)人的權(quán)利。

三、本文觀點(diǎn)及對(duì)我國(guó)的立法啟示

縱觀世界各國(guó)的立法經(jīng)驗(yàn)和司法實(shí)踐，結(jié)合我國(guó)在專利等同侵權(quán)判定時(shí)間上的發(fā)展歷程，侵權(quán)行為日說(shuō)和專利申請(qǐng)日說(shuō)是主要的兩大理論流派。侵權(quán)行為日的主要觀點(diǎn)有：第一，社會(huì)在不斷發(fā)展，科技在不斷進(jìn)步，專利權(quán)人在申請(qǐng)專利時(shí)，很難預(yù)料到以后可能發(fā)生的侵權(quán)形式，權(quán)利要求書也沒(méi)法囊括以后可能出現(xiàn)的所有實(shí)施方式；第二，有些侵權(quán)人在專利申請(qǐng)日之后只是簡(jiǎn)單的對(duì)權(quán)利要求書中的非實(shí)質(zhì)性描述進(jìn)行改變，而能夠逃避法律責(zé)任的話，會(huì)使得專利權(quán)人發(fā)明創(chuàng)造的積極性受挫；第三，從國(guó)際條約來(lái)看，WIPO 的專利法協(xié)調(diào)公約草案中關(guān)于專利等同侵權(quán)判定的時(shí)間規(guī)定為侵權(quán)行為日。如果采用侵權(quán)日既能更好的保護(hù)專利權(quán)人的利益，又能跟有些國(guó)家和公約草案的規(guī)定保持一致。但顯然這些理由是有失偏頗的，沒(méi)有從我國(guó)的實(shí)際出發(fā)，用等同原則提出的一般性原由來(lái)支持侵權(quán)判定時(shí)間這樣一個(gè)具體規(guī)定。

本文認(rèn)為，以申請(qǐng)日為基準(zhǔn)時(shí)間進(jìn)行等同侵權(quán)認(rèn)定更加具有合理性，并且符合我國(guó)的基本國(guó)情。其理由如下：

1.專利制度權(quán)利要求的一個(gè)重要作用是公示公告，是具有公信力的。公眾可以通過(guò)閱讀權(quán)利要求書得知權(quán)利要求的保護(hù)范圍，從而對(duì)自己的行為予以相應(yīng)限制和安排。等同原則的適用擴(kuò)大了專利的保護(hù)范圍，使得權(quán)利要求這樣一種具有公信力的法律文書變得不確定，如果再以侵權(quán)行為日作為等同侵權(quán)的判定時(shí)間，對(duì)公眾利益的損害將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。而以申請(qǐng)日作為等同判定的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)有利于平衡專利權(quán)人利益和公眾利益，緩解等同原則的適用所造成的權(quán)利要求保護(hù)范圍的不確定性。

2.專利審查時(shí)是以申請(qǐng)日為時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)的，如果以侵權(quán)行為日為等同侵權(quán)判定的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，就承認(rèn)了專利權(quán)保護(hù)范圍在申請(qǐng)日和侵權(quán)日這段時(shí)間內(nèi)所發(fā)生的不合理延伸。不同的時(shí)間基準(zhǔn)給專利審查和侵權(quán)判定都帶來(lái)了諸多的不便，增加了法律的復(fù)雜性和不確定性。因此，以申請(qǐng)日作為等同侵權(quán)判定的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，有利于和專利審查時(shí)的時(shí)間基準(zhǔn)相統(tǒng)一，同時(shí)也符合專利權(quán)利要求解釋的一般規(guī)定。

3.社會(huì)公眾不應(yīng)該為專利權(quán)人自己認(rèn)識(shí)的局限性買單。以侵權(quán)行為日為時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，就將申請(qǐng)人在申請(qǐng)日因?yàn)樽约赫J(rèn)識(shí)能力的有限性沒(méi)法預(yù)料到的事物也作為了社會(huì)公眾權(quán)利的邊界，受到專利法的保護(hù)，這顯然是不公平的。在2002年11月召開的專利法常設(shè)委員會(huì)第八次會(huì)議的磋商過(guò)程中，法國(guó)代表團(tuán)、澳大利亞代表團(tuán)和亞歐專利組織（EAPO）等就持此種觀點(diǎn)來(lái)反對(duì)將等同判定的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)選擇在侵權(quán)行為日。另外，美國(guó)的法院在早期的判例中也認(rèn)為如果專利權(quán)人在專利申請(qǐng)日之前沒(méi)有認(rèn)識(shí)到被訴替代技術(shù)的存在，法院就不能做出構(gòu)成等同侵權(quán)的判定，這些沒(méi)有認(rèn)識(shí)到的范圍就是公眾可以進(jìn)入的。

4.以申請(qǐng)日為等同侵權(quán)判定的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)并不會(huì)使所有在申請(qǐng)日以后出現(xiàn)的技術(shù)特征都無(wú)法適用等同原則。因?yàn)槲覀兛梢酝ㄟ^(guò)對(duì)權(quán)利要求做出合理的解釋，將隨著技術(shù)的發(fā)展在申請(qǐng)日以后出現(xiàn)的技術(shù)特征納入專利的保護(hù)范圍，這在理論上并不存在困難。 只要我們?cè)趯?duì)權(quán)利要求進(jìn)行解釋時(shí)，不要拘泥于字面含義，而是聯(lián)系上下文和當(dāng)時(shí)的背景知識(shí)，判斷專利權(quán)人真正意圖是否可能包括不改變效果的其他替代技術(shù)手段，這樣也可以很好的對(duì)專利權(quán)人的利益進(jìn)行保護(hù)。并且在我國(guó)在最高人民法院法釋[2009] 21號(hào)司法解釋第4條中已經(jīng)有對(duì)功能性技術(shù)特征進(jìn)行解釋時(shí)等同的具體實(shí)施方式的規(guī)定。

5.從利益平衡的角度來(lái)看，雖然說(shuō)專利法本身就是一種在資本體系中保障資本積累的制度，但在保障專利權(quán)人權(quán)利的同時(shí)，為了平衡社會(huì)的各種利益訴求，也為了技術(shù)的積累和發(fā)展，應(yīng)該給予第三者一定的權(quán)利來(lái)進(jìn)行相應(yīng)的試驗(yàn)研究。 等同原則作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的一部分，本身就是利益平衡的工具，必須要兼顧專利權(quán)人和公眾雙方的利益，我國(guó)作為發(fā)展中國(guó)家，從經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，迫切需要鼓勵(lì)社會(huì)公眾在各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。若以侵權(quán)行為發(fā)生日作為等同侵權(quán)判定的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，將會(huì)過(guò)分?jǐn)U張專利權(quán)人的利益而損壞社會(huì)公眾的利益。

綜上所述，在目前我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，應(yīng)該以專利申請(qǐng)日為時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，是有其正當(dāng)性和理論依據(jù)的，同時(shí)也是符合我國(guó)國(guó)情的。隨著我國(guó)科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，需要對(duì)專利權(quán)人進(jìn)行傾斜保護(hù)的時(shí)候，可以再將等同侵權(quán)的判斷時(shí)間定為侵權(quán)行為日。經(jīng)濟(jì)對(duì)于立法是具有決定作用的，只有符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和經(jīng)濟(jì)規(guī)律的立法才可以促進(jìn)社會(huì)的發(fā)展，在專利等同侵權(quán)判定的時(shí)間問(wèn)題上也是如此。當(dāng)然，以申請(qǐng)日作為判斷的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)并不意味著在專利申請(qǐng)日到侵權(quán)行為日期間出現(xiàn)的等同替代手段都得不到專利等同原則的規(guī)制，我們可以借鑒英國(guó)和德國(guó)的立法經(jīng)驗(yàn)，如果該領(lǐng)域的普通技術(shù)人員利用專利申請(qǐng)日或者優(yōu)先權(quán)日之前的公知技術(shù)就能夠從說(shuō)明書中所記載的技術(shù)手段聯(lián)想到等效的替代手段，也可以利用等同原則進(jìn)行侵權(quán)判定。

注釋：

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