預(yù)防和應(yīng)對美國337調(diào)查的專利分析策略

酒向飛+李慧

關(guān)鍵詞 337調(diào)查 專利分析 應(yīng)對策略

337調(diào)查是指美國國際貿(mào)易委員會（ITC）對進(jìn)口貿(mào)易中的不公平行為發(fā)起的調(diào)查。所謂“不公平行為”主要指侵犯美國知識產(chǎn)權(quán)的行為。在美國擁有知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)或自然人只要認(rèn)為出口美國的產(chǎn)品侵犯了其知識產(chǎn)權(quán)，并能夠證明該企業(yè)或自然人已經(jīng)或準(zhǔn)備在美國國內(nèi)形成相應(yīng)產(chǎn)業(yè)，即可針對該產(chǎn)品向ITC提起337調(diào)查申請并請求采取制裁措施，隨后經(jīng)過立案、被告應(yīng)訴、聽證前會議、取證、聽證會、行政法官初裁、委員會復(fù)議并終裁、總統(tǒng)審議等程序而得出最終結(jié)論，或通過雙方和解、原告撤訴等方式結(jié)案。337調(diào)查有發(fā)起條件低、調(diào)查時限短的特點。根據(jù)美國法律規(guī)定，337調(diào)查可采取的制裁措施包括排除令、禁止令、扣押和沒收令等。排除令包括有限排除令和普遍排除令，分別指禁止列名被告企業(yè)的侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)入美國市場和不分來源地禁止所有同類侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)入美國市場。禁止令包括禁止侵權(quán)產(chǎn)品在美國市場的銷售、庫存、廣告宣傳以及聘用代理商、分銷商的行為?？梢姡髽I(yè)如果在337調(diào)查中敗訴將會對相關(guān)產(chǎn)品在美國的市場產(chǎn)生嚴(yán)重影響。

近年來，我國已成為美國337調(diào)查的主要對象，嚴(yán)重影響了我國的產(chǎn)品出口貿(mào)易。以2011年1月1日至2015年12月31日的六年為例，337調(diào)查共立案244件，其中涉及中國的案件達(dá)85起，占該期間立案總數(shù)的34 8%。通過初步研究可以看出涉華337案件的行業(yè)分布（見圖1）及知識產(chǎn)權(quán)類型分布（見圖2）。

從行業(yè)分布來看，涉華的337案件的調(diào)查范圍廣泛涉及電子、輕工業(yè)、機(jī)械、化工、醫(yī)藥等多個行業(yè)，其中尤以電子行業(yè)、輕工業(yè)行業(yè)、機(jī)械行業(yè)為337調(diào)查的高風(fēng)險行業(yè)。

從知識產(chǎn)權(quán)類型分布來看，涉華的337案件中，高達(dá)84%的案件涉及的知識產(chǎn)權(quán)類型為專利，可見，侵犯美國專利權(quán)是發(fā)起337調(diào)查的主要原因。

因此，為預(yù)防被競爭對手提起337調(diào)查，或為了在調(diào)查中取得對己方有利的結(jié)果，我國企業(yè)必須重視出口產(chǎn)品在美國的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的檢索和分析，尤其要重視對相關(guān)專利的檢索和分析。為了預(yù)防遭遇337調(diào)查，企業(yè)在產(chǎn)品立項開發(fā)、生產(chǎn)及出口階段需要開展專利檢索分析：為了避免不利的337調(diào)查結(jié)果，企業(yè)在被提起337調(diào)查訴訟時也需要開展專利檢索分析。而不同階段所采用的知識產(chǎn)權(quán)檢索分析的策略也有所不同。本文分析和總結(jié)了企業(yè)在預(yù)防或應(yīng)對337調(diào)查時各階段應(yīng)采取的專利分析策略，希望借此幫助企業(yè)避免引起337調(diào)查，或在337調(diào)查中贏得有利局面，期望為其他類型的知識產(chǎn)權(quán)分析策略提供參考

一、預(yù)防及應(yīng)對337調(diào)查不同階段的專利分析策略

1.預(yù)防337調(diào)查——產(chǎn)品立項開發(fā)階段的專利分析策略

大多數(shù)337調(diào)查中，原告都主張被告的產(chǎn)品侵犯了自己的知識產(chǎn)權(quán)，尤其是專利權(quán)，因此，在出口產(chǎn)品進(jìn)行立項、開發(fā)的過程中，及時進(jìn)行相關(guān)的專利檢索分析工作，對于預(yù)防337調(diào)查有著重要的意義。337調(diào)查中涉及我國企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品可分為兩類：一種為我國企業(yè)自行開發(fā)研制的產(chǎn)品，另一種為我國企業(yè)受外方委托加工的產(chǎn)品。針對這兩種產(chǎn)品，需采用不同的專利分析策略進(jìn)行應(yīng)對。

對于我國企業(yè)自行開發(fā)研制的產(chǎn)品，在其立項階段開展專利分析檢索，對于預(yù)防產(chǎn)品侵權(quán)風(fēng)險來說是最佳時機(jī)。主要原因在于立項階段產(chǎn)品的最終設(shè)計方案尚未成形，此時對于與產(chǎn)品相關(guān)的專利進(jìn)行調(diào)查可以幫助技術(shù)人員了解到全面的技術(shù)信息，從開始就意識到哪些設(shè)計方向的風(fēng)險高、哪些競爭對手的專利布局有成脅，從而及時對設(shè)計方向進(jìn)行調(diào)整。同時，也能夠幫助己方技術(shù)人員獲取全面的技術(shù)信息，掌握技術(shù)動向，為技術(shù)設(shè)計提供支撐。具體來說，此階段的知識產(chǎn)權(quán)檢索策略應(yīng)包括以下方面。

首先，應(yīng)進(jìn)行與開發(fā)草案及產(chǎn)品設(shè)計方向相關(guān)的檢索。立項階段產(chǎn)品僅有產(chǎn)品功能以及初步設(shè)計等構(gòu)想和輪廓，缺少明確的技術(shù)方案和出口產(chǎn)品的細(xì)節(jié)信息，因而知識產(chǎn)權(quán)的檢索分析的工作難以針對具體的技術(shù)方案進(jìn)行。針對這種情況，在檢索分析時注意要擴(kuò)大檢索范圍，檢索和分析擬開發(fā)產(chǎn)品的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)布局狀況。具體而言，可將待開發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計草案進(jìn)行技術(shù)分解，將其拆分為若干技術(shù)主題，再分別針對各技術(shù)主題進(jìn)行檢索和分析。分析結(jié)果主要從兩方面進(jìn)行：一方面從風(fēng)險預(yù)防的角度而言，對于可能相關(guān)的專利的保護(hù)范圍進(jìn)行分析，評估未來技術(shù)方案可能遇到的專利風(fēng)險；另一方面，考慮到對于技術(shù)人員的支撐作用，從與草案相關(guān)的專利中提煉出技術(shù)發(fā)展動向信息，供技術(shù)人員借鑒以啟發(fā)技術(shù)人員的靈感。

其次，應(yīng)進(jìn)行可能對己方提起337調(diào)查的競爭對手信息的檢索，分析競爭對手在該類產(chǎn)品及其組成部件、制備方法和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)布局情況。競爭對手既可以是企業(yè)在市場實踐中知悉的競爭對手，也可以是在進(jìn)行與開發(fā)草案以及產(chǎn)品設(shè)計方向相關(guān)的檢索中發(fā)現(xiàn)的競爭對手。關(guān)于競爭對手的檢索，需注意以下幾點：（1）在檢索中不僅要關(guān)注競爭對手的專利布局，也要注意分析競爭對手對專利的掩護(hù)，例如將其專利的申請人或?qū)＠麢?quán)人設(shè)定為其子公司、控股公司、分部等，因此要檢索所有與競爭對手關(guān)系密切的公司的專利狀況；（2）某些競爭對手公司，尤其是中小型公司會將與公司密切相關(guān)的個人作為專利權(quán)人進(jìn)行專利布局，例如該公司的所有者或初創(chuàng)者，因而在檢索時也要對該公司的密切關(guān)系人作為發(fā)明人或?qū)＠麢?quán)人進(jìn)行檢索；（3）要注意競爭對手名稱的變化，例如曾用名、不同的翻譯名稱等，對其可能出現(xiàn)的各種名稱進(jìn)行全面的檢索。

另外，隨著產(chǎn)品研究和開發(fā)的進(jìn)行，需對檢索結(jié)果不斷進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控和更新，這是因為：（1）按照美國現(xiàn)行專利法，專利申請自申請日或優(yōu)先權(quán)日起18個月才公開，如果檢索是在專利的公開日前進(jìn)行而未及時跟蹤和更新，有可能導(dǎo)致檢索結(jié)果不全面；（2）競爭對手可能會在進(jìn)行檢索之后申請專利；（3）前次檢索中相關(guān)的專利申請的法律狀態(tài)可能發(fā)生變化，例如被駁回或授權(quán)，需要根據(jù)該法律狀態(tài)的變化采取不同的應(yīng)對措施。

在進(jìn)行全面的專利分析工作的基礎(chǔ)上，確定高相關(guān)專利的保護(hù)范圍，并提示技術(shù)人員在技術(shù)開發(fā)時采用規(guī)避設(shè)計，繞開現(xiàn)有專利的保護(hù)范圍，避免落入專利陷阱而使得產(chǎn)品被提起337調(diào)查。對于無法繞開的核心專利，應(yīng)及早制定應(yīng)對策略，包括對其進(jìn)行無效、通過談判獲得專利權(quán)的許可或轉(zhuǎn)讓、或者獲得其它可談判的籌碼等。同時，在產(chǎn)品開發(fā)的過程中，己方要注意及時在美國進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)布局。

對于我國企業(yè)受外方委托加工產(chǎn)品的情形，例如受美國進(jìn)口商、分銷商等企業(yè)委托，以加工貿(mào)易方式進(jìn)行貼牌生產(chǎn)的產(chǎn)品，需要對委托方指定或提供的技術(shù)進(jìn)行檢索和分析，以核實其是否有可能引起知識產(chǎn)權(quán)糾紛，并在和委托方簽訂委托合同的時就明確雙方的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利義務(wù)關(guān)系。

2.預(yù)防337調(diào)查——產(chǎn)品生產(chǎn)和出口前的專利分析策略

在生產(chǎn)和出口前的階段，產(chǎn)品所采用的具體技術(shù)方案已非常具體明確。為了預(yù)防該產(chǎn)品被提起337調(diào)查，在該階段應(yīng)針對該具體的技術(shù)方案進(jìn)行侵權(quán)檢索，仔細(xì)對比待出口產(chǎn)品的具體技術(shù)方案和美國專利或?qū)＠暾堉屑夹g(shù)方案的區(qū)別，并分析這些區(qū)別是否具有非顯而易見性，從而評估該產(chǎn)品侵權(quán)風(fēng)險的程度。

如果發(fā)現(xiàn)侵權(quán)風(fēng)險高的美國專利，首先應(yīng)確定該專利的權(quán)利狀態(tài)，包括已授權(quán)、審查中、已駁回等，并根據(jù)不同的權(quán)利狀態(tài)采取不同的應(yīng)對措施。

（1）對于已授權(quán)的專利，需核實其實際的保護(hù)范圍。通過USPTO PAIR系統(tǒng)進(jìn)行法律狀態(tài)和審查過程文件查詢，以確定涉嫌侵權(quán)專利是否存在權(quán)利瑕疵，包括涉嫌侵權(quán)專利的法律狀態(tài)、繳費(fèi)情況及計算其專利保護(hù)期（考慮其官方延誤、申請人延誤以及Terminal Disclaimer等情況）；同時應(yīng)注意涉嫌侵權(quán)專利在授權(quán)后是否有保護(hù)范圍的變動，例如由授權(quán)后提起的再頒程序、禁止反悔原則等使權(quán)利要求的保護(hù)范圍發(fā)生變化，由此確定專利實際的保護(hù)范圍：針對這些專利有效的保護(hù)范圍進(jìn)行無效證據(jù)檢索（美國授權(quán)后的復(fù)審程序即類似于我國的無效程序），根據(jù)檢索結(jié)果評估能否利用美國專利體系中的專利授權(quán)后程序?qū)υ搶＠M(jìn)行無效。

具體的授權(quán)后程序包括單方復(fù)審（exparte reexamination，EPR）、多方復(fù)審（inter partes renew，IPR）、授權(quán)后復(fù)審程序（post grant review，PGR）。，可根據(jù)無效檢索得出的無效證據(jù)以及擬無效專利的授權(quán)情況選擇無效的提出方式：EPR的費(fèi)用低，證據(jù)僅限于在先專利和公開出版物，復(fù)審理由僅限于新穎性和創(chuàng)造性，由于請求人在提交復(fù)審請求后不再參與后續(xù)相關(guān)程序，因此當(dāng)無效證據(jù)說服力較強(qiáng)時可使用：IPR由請求人和權(quán)利人全程參與，其理由和證據(jù)限制與EPR相同，須在專利授權(quán)的9個月后或PGR中止后才能啟動；PGR也由請求人和權(quán)利人全程參與，允許提出任何專利法上可以提出的專利復(fù)審理由，須在專利授權(quán)后9個月內(nèi)提出。

（2）對于處于懸而未決狀態(tài)的專利，包括對于處于申請階段、審查中以及被駁回但申請人仍保留申訴權(quán)利的專利申請，需要根據(jù)審查過程文件判斷授權(quán)的可能性。尤其是被駁回的專利，需特別關(guān)注申請人的后續(xù)處理方式，包括繼續(xù)審查請求（Request for Continued Examination，RCE）、繼續(xù)申請（Continuing Application，CA）和部分繼續(xù)申請（Continuing-in-part Application，CIP）、上訴（Appeal），以及專利申請是否有分案申請（Divisional Application，DA）及其法律狀態(tài)。由于這些后續(xù)處理方式有可能使申請人最終獲得專利權(quán)，因而對于該狀態(tài)的專利申請，仍然要關(guān)注己方產(chǎn)品是否有潛在的侵權(quán)風(fēng)險。對于懸而未決狀態(tài)的申請的專利分析策略應(yīng)針對目前請求的權(quán)利要求，進(jìn)行類似于專利實質(zhì)審查過程中的對影響新穎性或創(chuàng)造性的對比文件的檢索。如果檢索到有說服力的證據(jù)，應(yīng)及時提出以第三方的身份向USPTO提出信息披露聲明（Information Disclosure Statement，IDS），盡可能阻止該專利申請被授權(quán)，以降低己方被提起337調(diào)查的可能性。由于美國專利制度的特殊性，以第三方身份向USPTO提出IDS時，要注意以下幾點：①第三方提交的IDS應(yīng)為有相關(guān)性的專利、已公開的專利申請或其他出版物，且需為書面證據(jù)：②提交時間應(yīng)在授權(quán)通知書發(fā)出之前，或?qū)＠暾埞_6個月后，或首次駁回日期之后：③如果IDs的語言為非英語，應(yīng)提供英語的翻譯文本。④應(yīng)提交所提交IDS和專利申請之間的相關(guān)性的簡要解釋。具體要求可參見35 U.S.C.122（e）以及MPEP§1134.01的規(guī)定。

需注意的是，對于已授權(quán)專利或者處于懸而未決狀態(tài)的專利，在出口前及出口階段需要持續(xù)追蹤并及時更新檢索結(jié)果，因為專利權(quán)人為了達(dá)到限制競爭對手的目的，可能會根據(jù)競爭對手的產(chǎn)品設(shè)計情況通過再頒程序或RCE等方式對權(quán)利要求保護(hù)范圍進(jìn)行調(diào)整或者以CA、CIP方式提出具有不同權(quán)利要求保護(hù)范圍的新申請以覆蓋侵權(quán)產(chǎn)品。

進(jìn)行無效證據(jù)檢索時，要重點調(diào)研在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域較為先進(jìn)的國家，例如電學(xué)領(lǐng)域需重點關(guān)注日韓等國。并注意不同的授權(quán)后程序?qū)ψC據(jù)形式的要求。如果通過檢索后發(fā)現(xiàn)很難通過無效或提交IDs的方式避免可能的高侵權(quán)風(fēng)險，則繼續(xù)將產(chǎn)品出口美國時應(yīng)考慮通過專利許可、轉(zhuǎn)讓等方式獲得授權(quán)或通過談判進(jìn)行合作，以避免被提起337調(diào)查。

如果通過檢索和分析后發(fā)現(xiàn)侵權(quán)風(fēng)險較低的專利，為了防止競爭對手以此作為貿(mào)易競爭的手段而提起337調(diào)查，己方應(yīng)在產(chǎn)品出口前及早檢索和準(zhǔn)備產(chǎn)品不侵權(quán)的證據(jù)，例如委托律師出具出口產(chǎn)品不侵權(quán)的法律意見書，避免在337中被認(rèn)定為故意侵權(quán)。

3.應(yīng)對337調(diào)查——被提起337調(diào)查時的專利分析策略

與上一階段針對高風(fēng)險專利進(jìn)行檢索不同，當(dāng)原告提起337調(diào)查時，會明確告知己方產(chǎn)品所侵犯的專利，因此，本階段在檢索不侵權(quán)抗辯證據(jù)以及無效證據(jù)時所針對的對象更具體，所采用的專利檢索分析策略也應(yīng)相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。檢索分析的結(jié)果結(jié)合其他方面的考慮，確定己方應(yīng)該采用的應(yīng)對策略，是積極應(yīng)訴，還是談判和解。

首先，確認(rèn)涉嫌侵權(quán)專利的法律狀態(tài)，確定權(quán)利要求實際的保護(hù)范圍，具體的確認(rèn)方式參見上節(jié)介紹。

其次，針對這些權(quán)利要求實際的保護(hù)范圍進(jìn)行不侵權(quán)抗辯證據(jù)的檢索。仔細(xì)比對被控侵權(quán)的產(chǎn)品和涉嫌侵權(quán)專利之間的差異，嘗試通過檢索提供支持證據(jù)證明二者并不等同，或者二者的差異是非顯而易見的，以此來證明出口產(chǎn)品并不侵權(quán)。同時，由于專利授權(quán)過程中的不正當(dāng)行為（inequitable conduct）也是不侵權(quán)抗辯理由的一種，因此也需關(guān)注涉嫌侵權(quán)專利的是否存在不正當(dāng)行為，即在專利審查期間，若其故意誤導(dǎo)或欺騙專利審查員，未向美國專利商標(biāo)局披露重要信息，或嚴(yán)重失實的信息的行為。如果不正當(dāng)行為成立，涉案專利所有的權(quán)利要求將不可執(zhí)行，權(quán)利人將失去整個專利。因此，可嘗試通過檢索專利權(quán)人是否存在這樣的行為判斷是否有足夠的證據(jù)提出不侵權(quán)的抗辯理由。例如，專利權(quán)人“本應(yīng)知道”的對能否授予專利具有重要意義未披露的信息，與涉案專利相關(guān)的外國專利申請在審查的過程中的文件信息等。

再次，針對實際的保護(hù)范圍進(jìn)行無效證據(jù)的檢索分析。具體檢索方式可參見上節(jié)介紹。

最后，在檢索分析結(jié)果的基礎(chǔ)上做出對己方最有利的應(yīng)訴策略。例如若檢索到充分的不侵權(quán)證據(jù)或有力的無效證據(jù)，則可采用積極應(yīng)訴或者采用具有主動權(quán)的談判方式應(yīng)對調(diào)查，若無法檢索到合適的證據(jù)，或證據(jù)的說服力不強(qiáng)，則應(yīng)考慮談判和解等方式進(jìn)行應(yīng)對。

另外，進(jìn)行與應(yīng)訴策略相關(guān)的檢索和分析時，除了常規(guī)的應(yīng)訴方式之外，為了提高勝訴的可能性或增加談判的籌碼，還可以考慮采用如下的方法與策略：（1）檢索美國曾就相似爭議做出的對己方有利的法院判例或337調(diào)查案例；（2）檢索和分析原告在美國之外的其他國家或地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)情況，并在這些國家或地區(qū)針對原告提起訴訟；（3）針對原告的其他產(chǎn)品進(jìn)行專利檢索找出能夠覆蓋原告其他產(chǎn)品的專利，并通過購買這些專利來作為與原告談判的籌碼。

二、結(jié)語

近年來，隨著我國企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)的運(yùn)用能力和保護(hù)意識的不斷提升，盡管中國企業(yè)面對337調(diào)查比之前更加從容一些，但由于我國企業(yè)目前在美國的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)狀況仍然不能與中美貿(mào)易的規(guī)模相匹配，預(yù)計今后我國企業(yè)仍會因知識產(chǎn)權(quán)糾紛而頻繁遭受337調(diào)查。

預(yù)防337調(diào)查或在337調(diào)查中取得有利結(jié)果的前提是事先對相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的狀況有深入了解。我國企業(yè)應(yīng)重視知識產(chǎn)權(quán)分析工作，在產(chǎn)品出口各階段中采取側(cè)重點不同的專利分析策略，通過自身應(yīng)對能力的提高或者與知識產(chǎn)權(quán)中介機(jī)構(gòu)合作來完成高質(zhì)量的專利檢索分析工作。