試論標準必要專利停止侵權責任之成立條件

王靜

隨著企業(yè)對其產(chǎn)品技術申請專利以及加入標準的熱情持續(xù)升溫，涉及標準必要專利禁令的相關法律問題，已引發(fā)諸多關注和爭議。企業(yè)在獲得標準必要專利后，如何在標準的普世推廣性和專利的對世壟斷性之間尋求一個正確的平衡點？對未經(jīng)許可使用標準必要專利技術的行為，是以推廣標準為首要考慮因素，還是以制止侵權為解決路徑？本文嘗試從標準必要專利的概念、形成過程出發(fā)，從比較研究的角度，在我國的相關司法實踐和立法現(xiàn)狀基礎上，對標準必要專利的禁令成立之條件問題進行探討。

一、“標準”與“標準必要專利”

1.何謂“標準”

根據(jù)我國現(xiàn)行《中華人民共和國標準化法》1第六條的規(guī)定，我國的標準分為四種：國家標準、行業(yè)標準、地方標準和企業(yè)標準。其中，國家標準是指國務院標準化行政主管部門對需要在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一的技術要求所制定的標準。行業(yè)標準指的是國務院有關行政主管部門在沒有國家標準而又需要在全國某個行業(yè)范圍內(nèi)統(tǒng)一技術要求時所制定的標準，行業(yè)標準應報國務院標準化行政主管部門備案。對沒有國家標準和行業(yè)標準而又需要在省、自治區(qū)、直轄市范圍內(nèi)統(tǒng)一的工業(yè)產(chǎn)品的安全、衛(wèi)生要求，則省、自治區(qū)、直轄市標準化行政主管部門可以制定地方標準，并報國務院標準化行政主管部門和國務院有關行政主管部門備案。當企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品既沒有國家標準，又缺乏行業(yè)標準時，其所制定的企業(yè)標準，須報當?shù)卣畼藴驶姓鞴懿块T和有關行政主管部門備案。同時，該法第七條規(guī)定，國家標準、行業(yè)標準分為強制性標準和推薦性標準。保障人體健康，涉及人身、財產(chǎn)安全的標準和法律、行政法規(guī)規(guī)定強制執(zhí)行的標準是強制性標準，其他標準是推薦性標準。

2.“標準”與“標準必要專利”之間的關系

一項標準的形成，通常分為立項、修訂、撰寫和發(fā)布等幾個階段，其間可能歷時幾個月至幾年。在標準組織（SSo）立項后，通常各個企業(yè)都會向標準組織提交其希望納入標準的技術方案，然后通過反復討論修改，最終標準組織會形成某項標準的技術文案，并向社會公布2。

而企業(yè)在技術研發(fā)成功之后、在向標準組織提交相關技術文案之前，大都會率先進行專利的申請工作，力求以專利布局在市場占得先機。在此后的專利審查過程中，專利申請文獻可能會應審查員的要求進行修訂；同時在標準的討論中，企業(yè)遞交的技術方案也可能會面臨修改。因此，即便其技術方案最終被納入標準且獲得專利授權，被納入標準的技術方案和被授權的專利權利要求所限定的技術方案，可能并不完全重合3。

3.何謂“標準必要專利”

“標準必要專利”（Standard-Essential Patent，簡稱SEP），至今并無統(tǒng)一權威的定義。筆者認為，它是指因?qū)嵤┘夹g標準所規(guī)定的技術方案，不可避免且無可替代地使用到的專利。目前，標準必要專利糾紛較多地發(fā)生在計算機、移動通信、互聯(lián)網(wǎng)等技術發(fā)展較為迅速、利益沖突比較明顯的技術領域。

標準必要專利與普通專利相比，具有極大區(qū)別。首先，標準必要專利包含的技術，在強制性標準中屬于必須實施之技術，因此在相關技術領域具有絕對的不可替代性；而在具有大量標準必要專利的計算機、通信和互聯(lián)網(wǎng)技術領域，即便其標準可能只是推薦性標準或行業(yè)標準，例如手機通信4G相關標準，但由于該行業(yè)使用的是行政許可證準入制度，如果企業(yè)不使用被納入標準的技術方案而尋找其他替代技術，基本無法達到標準所規(guī)定的要求而不能通過檢測，因此無法取得4G入網(wǎng)許可證，而另行研發(fā)替代技術往往比支付許可費需要支出更多成本，所以這些標準中涉及的標準必要專利技術同樣具有不可替代的特性。其次，標準必要專利的權利人4和實施人均必須遵守FRAND原則進行談判和許可，即雙方在許可談判中均應恪守“公平、合理、無歧視”（Fair， Reasonable， And Non-Discriminatory）原則5。第三，標準必要專利糾紛中存在“善意實施人6”的概念，即“對于愿意支付合理使用費的善意的標準使用者，標準必要專利權人不得徑直拒絕許可，既要保證專利權人能夠從技術創(chuàng)新中獲得足夠的回報，同時也避免標準必要專利權利人借助標準所形成的強勢地位索取高額許可費率或附加不合理條件”7。而普通專利侵權只要實施人未經(jīng)許可實施專利技術，無論其主觀狀態(tài)如何，均對專利權構(gòu)成侵害并在絕大多數(shù)情況下應承擔停止侵權責任8。因此，標準必要專利雖然屬于私權，但因其在相關技術領域內(nèi)形成的相對壟斷性而具有了較強的公共屬性。

由于標準必要專利具有不同于普通專利的特殊市場地位，因此其優(yōu)勢和缺陷都十分明顯。一方面，由于標準必要專利在該技術領域所具有的不可替代性，其可以為專利權人帶來市場支配地位。具有市場準入權的專利權人，可以排除不愿接受其FRAND許可條件之競爭對手在相關市場中的市場份額，享有絕對或相對的市場控制權以及定價優(yōu)勢。鼓勵企業(yè)實施標準必要專利，有利于新技術的推廣運用，增強該技術領域產(chǎn)品的通用性，減少因使用不同技術標準而引起的資源浪費，進一步提高產(chǎn)品的質(zhì)量。在國際貿(mào)易中，標準必要專利的應用也可以達到消除技術壁壘、促進貿(mào)易的積極作用。但另一方面，標準必要專利的實施過程中也可能產(chǎn)生諸多問題。如專利權人可能利用專利優(yōu)勢，以禁令威脅實施人欲達到收取過高使用費的目的或者迫使其接受不合理的許可條件，即“專利劫持（Patent Hold-UP）”；而實施人也可能以專利權人的FRAND義務為托辭，拖延、壓低或拒絕接受標準必要專利的許可條件，使權利人難以獲得與其專利市場價值相匹配的許可費，即“反向?qū)＠俪郑≒ATENT HOLD-OUT）”。當一個標準中存在不同標準必要專利時，標準的實施人必須獲得多重專利許可，此時即可能造成同一產(chǎn)品中不同專利許可費的疊加計算，即發(fā)生“專利費疊加（Royalty Stacking）”之情況。此外，還可能發(fā)生權利人向不同實施人進行不合理的歧視性授權等情況。從競爭法角度，標準必要專利還可能產(chǎn)生削弱競爭等負面作用。

二、標準必要專利一般授權過程

通常，標準必要專利的權利人在發(fā)現(xiàn)未經(jīng)許可的實施人后，會首先向其發(fā)出一份書面通知，明確告知標準必要專利的名稱以及對方侵權的方式。接著專利權人會發(fā)出書面許可要約，明確具體許可費之計算方法。然后，雙方會進入談判階段。在雙方均恪守FRAND原則的情況下，如果實施人接受專利權人的要約，他會做出書面承諾；如果其拒絕接受，則可以提出反要約，這樣雙方在幾個回合的談判后一般會達成授權。但如果實施人未能遵守FRAND原則進行談判，那專利權人往往會提起訴訟尋求禁令。但在計算機、通信、互聯(lián)網(wǎng)等涉及眾多標準必要專利的技術領域，談判往往涉及大量的專利授權，因此專利權人啟動訴訟的原因一般并非僅僅為了個案獲得禁令，而是以個案作為談判籌碼以達到最終的一攬子專利授權之目的。

三、標準必要專利案件中禁令的種類和比較研究

1.禁令的種類和法律依據(jù)

在專利案件中，權利人首要尋求的侵權責任承擔方式就是停止侵權，即我們通常所稱的“禁令（Injunction）”。從我國法律對停止侵害和行為保全的規(guī)定來看，專利案件中存在以下三種禁令：

（1）訴前禁令（臨時禁令）

根據(jù)我國《專利法》第六十六條及相關司法解釋規(guī)定，專利權人或者利害關系人有證據(jù)證明他人正在實施或者即將實施侵犯專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為的措施。這就是我們一般所稱的“訴前禁令”（Preliminary Injunction），即在訴前責令行為人停止侵權行為。

（2）訴中禁令（中間禁令）

我國的司法實踐中，權利人申請訴中禁令（Interlocutory Injunction）的情況較少。但根據(jù)我國《民事訴訟法》第一百條規(guī)定，人民法院對于可能因當事人一方的行為或者其他原因，使判決難以執(zhí)行或者造成當事人其他損害的案件，根據(jù)對方當事人的申請，可以裁定對其財產(chǎn)進行保全、責令其作出一定行為或者禁止其作出一定行為。同時，《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》9第十二條也規(guī)定：“人民法院決定中止訴訟，專利權人或者利害關系人請求責令被告停止有關行為或者采取其他制止侵權損害繼續(xù)擴大的措施，并提供了擔保，人民法院經(jīng)審查符合有關法律規(guī)定的，可以在裁定中止訴訟的同時一并作出有關裁定”。

（3）訴終禁令（永久禁令）

在專利案件中，我國法院會援引《侵權責任法》第十五條“承擔侵權責任的方式主要有：（一）停止侵害等……”作為訴終禁令（Permanent Injunction）的法律依據(jù)。訴終禁令也是專利侵權案件中，權利人對自己的權利進行救濟的首選方式。

鑒于訴前和訴中禁令成立的條件相對訴終禁令而言更為嚴格，在此本文僅針對標準必要專利的訴終禁令之成立條件進行探討。

2.標準必要專利案件禁令救濟之比較法研究

在標準必要專利禁令訴訟較早出現(xiàn)的國家，已經(jīng)具有一些可供研究的司法判例，值得借鑒參考。

（1）歐洲

德國法院在“橙皮書標準”（Orange-Book Standard）案10中認為，申請禁令的實際效果就是拒絕許可，因此也可能構(gòu)成濫用市場支配地位。當專利成為進入市場必不可少的條件，而權利人具有市場支配地位且拒絕許可缺乏合理性和公正性理由時，實施人提出強制許可抗辯可以獲得支持，即專利人無法尋求禁令支持。

而歐盟委員會認為上述判決過于偏向標準必要專利權人，因此其在摩托羅拉與蘋果就智能手機標準必要專利之訴中，認定權利人尋求禁令的行為，構(gòu)成了濫用市場支配地位。該案中，歐盟委員會明確了“安全港”原則，即善意被許可人（willing licensee）在愿意遵守FRAND原則的基礎上進行談判并愿意接受法院判決或仲裁裁決時，則權利人不得申請禁令救濟11。

而在此后的華為訴中興案件12中，歐洲法院認為，從 FRAND 許可聲明產(chǎn)生信賴利益的角度，對標準必要專利權人尋求禁令救濟行為應給予限制；作出FRAND許可聲明的權利人在許可談判中，其行為應受到規(guī)范；而實施人也應在談判中積極地做出符合FRAND原則的回應。該規(guī)則進一步平衡了標準必要專利案件中談判雙方的利益。

（2）美國

與歐洲不同，美國在面對標準必要專利問題時更強調(diào)考慮公共利益而不得限制競爭及損害消費者利益，因此其對禁令的頒布也同樣采取了保守的態(tài)度。例如，美國司法部與專利商標局（USPTO）聯(lián)合發(fā)布的《FRAND 義務下的標準必要專利救濟政策聲明》13，對權利人能否通過申請禁令的方式來獲取救濟，采取了謹慎的審查原則。

（3）日本

在蘋果訴三星之“日本標準專利第一案”的終審判決中，日本知識產(chǎn)權高等裁判所認為，專利權人做出了FRAND承諾，只要蘋果公司可以舉證證明自己具有接受符合FRAND條件的許可費率的意思表示，則基于本案專利權人請求停止侵權屬于權利濫用行為，但專利權人可以行使請求損害賠償?shù)臋嗬?4。

綜上，從上述國家和地區(qū)相關案例和報告可以看出，就標準必要專利的禁令問題，現(xiàn)多數(shù)國家的共識是：就負有FRAND 許可義務的標準必要專利權利人尋求禁令救濟應該是不得已的補救措施，而專利權人在申請相關禁令救濟之前應該向潛在被許可人提供磋商談判的機會15。

3.我國的司法判例

標準必要專利訴訟這幾年來雖然在國內(nèi)法院的受理量有增長之勢，但絕對數(shù)不高，生效的更是寥寥。目前而言，較為知名的司法判例當屬我國首例標準必要專利訴訟，即美國IDC公司與華為公司16的專利侵權案。

該案中，法院認為“美國IDC公司無視華為公司在談判過程中的誠意和善意，不僅不合理調(diào)整相關報價，反而在美國提起標準必要專利禁令之訴，表面上看是在行使合法訴訟手段，實際上卻意圖通過訴訟手段威脅脅迫華為公司接受過高的專利許可條件，逼迫華為公司就標準必要專利之外的因素支付對價，故該行為不具有正當性，應予否定?！?該案是我國法院在標準必要專利案件中首次援引“FRAND原則”作為判決依據(jù)，也是首例因標準必要專利權人意圖索取不合理之使用費而做出專利權人構(gòu)成濫用市場支配地位的事實認定，因此在該類案件的判決中具有里程碑的示范意義。

4.我國現(xiàn)行的相關法律規(guī)定

根據(jù)最高人民法院今年4月1日起施行的 《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二十四條的規(guī)定：“ 推薦性國家、行業(yè)或者地方標準明示所涉必要專利的信息，被訴侵權人以實施該標準無需專利權人許可為由抗辯不侵犯該專利權的，人民法院一般不予支持。推薦性國家、行業(yè)或者地方標準明示所涉必要專利的信息，專利權人、被訴侵權人協(xié)商該專利的實施許可條件時，專利權人故意違反其在標準制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務，導致無法達成專利實施許可合同，且被訴侵權人在協(xié)商中無明顯過錯的，對于權利人請求停止標準實施行為的主張，人民法院一般不予支持?！?/p>

正如FRAND原則所規(guī)定之內(nèi)容的主觀不確定性，我國的上述司法解釋對專利權人“故意違反公平、合理、無歧視的許可義務”、被訴侵權人“無明顯過錯”等主觀判決的標準，也并未給出進一步的解釋，仍需法院通過司法判決進一步予以明確。

四、標準必要專利案件禁令應當考量的因素和原則

對于普通專利的侵權行為而言（除非涉及公眾利益），責令侵權人停止侵權行為無疑是最為有效的權利救濟方式。而標準必要專利的禁令問題，既涉及標準之公共利益，又涉及專利之私權利益，在此情況下，無法簡單地適用普通專利之禁令考量因素進行判斷。

如果法院對標準必要專利禁令救濟的標準設置得過低，那么專利權人會更多地以申請禁令或者以之為威脅，脅迫需要實施標準的競爭者接受其許可條件；反之，如果禁令的條件設置得過高，則標準的實施人勢必會拖延談判甚至以各種手段拒絕支付專利許可費。正由于法院在標準必要專利案件中設置的禁令條件之標準，會直接影響專利權人和標準實施者在談判中的行為導向，也會直接影響標準的推廣實施，因此對于標準必要專利案件中禁令的申請，法院必須在專利權人的利益和實施標準之同業(yè)者的利益之間尋找一個恰到好處的平衡點，既要讓標準必要專利權人獲得應有的回報，不因進入標準而額外獲益，也不因授權行為而受到損失；同時，也要讓標準的實施者可以以合理的對價使用標準，獲得公平的競爭機會。

標準必要專利禁令救濟的司法準入標準，要避免專利權人濫用市場支配地位，通過禁令將競爭對手直接排除在相關市場之外，進而損害競爭秩序和消費者利益。禁令的條件必須有利于推動雙方恪守FRAND原則進行許可談判，從而達到標準必要專利制度設計的初衷。在具體考量標準必要專利禁令條件時，必須在充分考量價值取向、利益平衡、FRAND原則等基礎上，綜合考慮專利權利加入標準和實施人實施標準之目的、雙方談判過程以及專利權人申請禁令之訴訟目的。只有通過對雙方利益的平衡保護，才能使標準得以更好地推廣使用，促進標準制度的良性發(fā)展。因此，除非專利權利人的禁令申請被否定將遭受巨大損失且難以以金錢方式彌補，否則法院對標準必要專利禁令的申請應當以促進許可為處理原則，以禁止使用為例外。

1.標準必要專利案件可能申請禁令的情況：

具體而言，在標準必要專利案件中可能存在以下幾種情況，專利權人會請求法院支持其禁令申請：

（1）專利權人在標準中并未明示專利，而實施人未經(jīng)許可實施其專利，此時是否應支持專利權人之禁令申請？

目前，無論是法律、行政法規(guī)規(guī)章或是行業(yè)文件，都未要求標準必要專利權人必須在標準中對專利予以明示。但如果允許專利權人不履行該披露義務，實質(zhì)上等于鼓勵其進行專利埋伏，即因信息未予披露而可能使標準實施人在實施標準所規(guī)定的技術后突然面臨專利侵權的指控。因此，此時司法裁判應當積極發(fā)揮其對標準和行業(yè)發(fā)展的指引作用，即要求專利權人在標準中對其專利予以公示。

雖然在標準必要專利較多的通信、互聯(lián)網(wǎng)技術等領域，專利權人往往會以涉及專利數(shù)量眾多、無法一一列明等為理由不愿在標準中對其專利予以明示，但基于其在標準推廣中可以獲得的特殊壟斷地位，要求其在標準中承擔對數(shù)量可窮盡之專利予以公示的義務，符合權利義務相一致的原則，也具有合理的可操作性。

因此，對于專利權人未在標準中明確其專利但又起訴實施人侵權并要求禁令的案件，法院應當對其禁令要求不予準許，專利權人僅可獲得依據(jù)FRAND原則確定的合理許可費范圍內(nèi)的相關賠償。這樣，可以促進標準制定機構(gòu)完善其成員的信息披露制度，督促專利權人在其專利技術被標準采用后明確指明其專利技術，便于潛在實施人在決策是否使用標準技術前進行全面考量，以實現(xiàn)專利權人和實施人之間的信息對稱和權利義務對等。

（2）專利權人在標準中明示專利，但在其后的談判許可中故意明顯違反FRAND原則，而實施人在談判過程中并無明顯過錯，此時是否應當支持專利權人之禁令請求？

專利權人惡意談判并起訴要求禁令，不但有悖其在專利技術被納入標準時做出的不可撤銷的FRAND原則許可承諾，而且存在濫用訴權之嫌疑，根據(jù)我國現(xiàn)行專利法司法解釋（二）第二十四條的規(guī)定，對權利人請求禁令的主張，法院一般不予支持。

（3）專利權人在標準中明示專利，在其后的談判許可中亦無過錯，但實施人在談判中存在故意明顯違反FRAND原則之行為，此時法院對于專利權人的禁令申請是否應該支持？

如果專利權人在標準制定過程中或是在談判過程中均無過錯，那么在此種情況下，如果一味禁止其通過禁令阻止不誠信之實施人使用其專利技術的行為，顯然無法使專利權人的標準必要專利獲得必要的法律保護。因此，在這種情況下，法院可以綜合案件的證據(jù)來決定是否支持專利權人提出的禁令請求；換言之，此時存在支持專利權人禁令申請的可能性，即法院可以在綜合考量專利權人禁令申請準許與否之后果、實施人的主觀惡意及可能支付的許可費金額等因素后，作出支持禁令或者判令實施人賠償損失的判決。

（4）專利權人在標準中明示專利，而在談判中雙方均存在過錯，對權利人請求禁令的主張，法院是否應該支持？

談判中專利權人和實施人存在混合過錯，是實踐中最常見的一種情況。此時，法院應依據(jù)證據(jù)，確定雙方各自的過錯程度。如果專利權人存在明顯過錯，且過錯程度明顯大于實施人，此時則不應當考慮支持其禁令申請；反之如果實施人存在明顯過錯，且過錯程度明顯大于專利權人，則存在頒布禁令的可能性。由此，通過對專利權人和實施人利益之動態(tài)平衡，促使雙方在談判過程中均恪守FRAND原則，在公平誠信的基礎上盡其最大可能地達成許可。

（5）專利權人在標準中明示專利，而在談判中雙方均無明顯過錯，對權利人請求禁令的主張，法院是否應該支持？

當雙方均無明顯過錯時，基于專利權人在加入標準時做出的以FRAND原則進行許可之不可撤銷的承諾，該承諾應視為對所有誠信實施人的默示許可。因此，法院不應鼓勵其濫用市場支配地位，以禁令作為手段將誠信的競爭對手排除在同一市場之外，造成消費者可選擇產(chǎn)品的減少，而是應當以引導雙方通過充分協(xié)商以達成許可為司法導向，或判決實施人支付合理的許可使用費。

2.“違反FRAND原則”的行為認定

根據(jù)上文的分析，可以獲知標準必要專利權人和實施人在授權和訴訟過程中是否實施了“違反FRAND原則”的行為，是禁令訴訟中司法審查的重點。一般而言，“違反FRAND原則”的行為可能包括：

（1）拒絕

即專利權人明示拒絕對實施人進行許可或者實施人明示拒絕接受專利權人的許可，這是最明顯違反FRAND原則的行為。

（2）未履行通知義務

對于專利權人，在未通知實施人或進行談判的情況下，徑行提起專利禁令訴訟，屬于未能履行其通知義務之行為。而對于實施人，在明知標準必要專利存在的情況下，未與專利權人進行協(xié)商而徑行實施專利技術；或者是專利權人在向?qū)嵤┤税l(fā)出書面許可要約之后，實施人既不愿接受要約又未在合理期限內(nèi)回復符合FRAND原則的反要約，也應被視為未遵守公平、合理之許可原則。

（3）惡意談判

專利權人采取不誠信、不合理的策略進行談判，意圖獲取超過合理限度的許可對價，而該高額許可費最終必然會轉(zhuǎn)嫁給終端消費者，從而損害消費者福祉；或者是實施人采取各種借口惡意阻礙拖延談判，例如以FRAND原則為借口，在實施專利的同時惡意拖延談判時間。

（4）非合理之許可費

專利權人采取專利劫持、專利費疊加、歧視許可、搭售等方法，企圖獲取超出合理范圍的許可費，這是比較常見的權利人違反FRAND原則的情況。同時，也會存在實施人采用反向劫持等方法，逼迫專利權人接受其低于合理范圍的許可費的情況。比如前述的日本標準必要專利第一案中，實施人以標準必要專利權人未告知其許可給其他所有被許可人許可費率，致使其無法判斷標準專利權人是否違背FRAND原則為由，主動向法院起訴，以達到支付最少許可使用費率的目的17。

五、結(jié)語

隨著標準必要專利案件法院收案數(shù)量的增加，被告承擔停止侵權責任的成立條件，已經(jīng)成為時下專利實務界最熱議的問題之一。標準必要專利的禁令成立條件，涉及專利法和反壟斷法的協(xié)調(diào)平衡。本文通過對標準制度設立宗旨、標準必要專利的特殊性質(zhì)、專利權人申請禁令的情況和目的、雙方違反FRAND義務的情況等方面的梳理分析，在充分考慮利益平衡和社會價值取向的基礎上，提出了“以推廣標準的使用、促進標準必要專利的許可為原則，以頒發(fā)禁令為例外”的司法理念之建議，力求使標準必要專利權利人利益和社會公眾利益達到平衡，以最終推動技術和標準制度的進步。