誰(shuí)的新百倫

董曉寒

日前，廣州市中級(jí)人民法院判賠了一起侵權(quán)額度最高的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件：美國(guó)New Balance公司在中國(guó)的關(guān)聯(lián)公司——新百倫貿(mào)易（中國(guó)）有限公司（下稱新百倫公司）因使用他人已注冊(cè)商標(biāo)“新百倫”，構(gòu)成對(duì)他人商標(biāo)專用權(quán)的侵犯，需賠償對(duì)方9800萬(wàn)元。

“一個(gè)商標(biāo)9800萬(wàn)？收購(gòu)得了。”有網(wǎng)友為New Balance打抱不平。然而，廣東的一家運(yùn)動(dòng)品牌公司早在2004年就注冊(cè)了“新百倫”這一商標(biāo)，而New Balance當(dāng)時(shí)在中國(guó)還寂寂無(wú)名。不過(guò)，New Balance于1906年在美國(guó)波士頓創(chuàng)立，是個(gè)百年品牌，被公認(rèn)為世界“四大跑鞋”之一。

無(wú)獨(dú)有偶，5月初，北京市高級(jí)人民法院對(duì)78起“喬丹體育”商標(biāo)爭(zhēng)議案中的32起作出判決，維持一審判決，駁回美國(guó)NBA巨星、“飛人”邁克爾·喬丹撤銷“喬丹體育”爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)的上訴請(qǐng)求。一系列案件都表明中國(guó)在保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保護(hù)企業(yè)商標(biāo)權(quán)、懲罰商標(biāo)侵權(quán)行為上越來(lái)越有所作為。

不過(guò)，究竟是外國(guó)大公司仗勢(shì)欺人還是國(guó)內(nèi)小企業(yè)搶注商標(biāo)得了便宜還賣乖？盡管法院已經(jīng)作出判決，但新百倫商標(biāo)案在公眾中的影響仍在持續(xù)發(fā)酵。

八年之爭(zhēng)

一直被山寨品牌模仿的New Balance反倒成了侵權(quán)方。根據(jù)法律裁決，New Balance將在中國(guó)內(nèi)地?fù)]別“新百倫”品牌?！吨袊?guó)經(jīng)貿(mào)聚焦》記者在其官方網(wǎng)站、天貓旗艦店和京東旗艦店瀏覽時(shí)發(fā)現(xiàn)，賣場(chǎng)已都沒有了中文名稱。

對(duì)于這樣的判決結(jié)果，上海大成律師事務(wù)所律師李振宏解釋，“中國(guó)法律對(duì)商標(biāo)的保護(hù)采用的是注冊(cè)制，即誰(shuí)先注冊(cè)，誰(shuí)享有商標(biāo)的擁有權(quán)。但在美國(guó)，法律對(duì)商標(biāo)的保護(hù)采取的是使用制，即誰(shuí)先使用該商標(biāo)，誰(shuí)獲得商標(biāo)的擁有權(quán)。”

搶注國(guó)外知名品牌中文商標(biāo)的情況在國(guó)內(nèi)屢見不鮮，不過(guò)，原告周樂(lè)倫申請(qǐng)“新百倫”商標(biāo)并不屬于搶注。

本刊記者在“中國(guó)商標(biāo)網(wǎng)”上查詢“新百倫”，4份同名申請(qǐng)書中，只有廣東省廣州市珠江新城臨江大道海濱花園厚德軒7樓C座的周樂(lè)倫于2004年6月4日注冊(cè)的商標(biāo)處于有效狀態(tài)。雖然這個(gè)商標(biāo)被人以三年撤銷不使用提出了商標(biāo)無(wú)效的請(qǐng)求，但是請(qǐng)求尚未批準(zhǔn)，所以這個(gè)商標(biāo)目前仍舊有效。

周樂(lè)倫是當(dāng)前“百倫”、“新百倫”注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)人。這兩個(gè)注冊(cè)商標(biāo)的核定使用都?xì)w第25類“服裝，鞋，帽，襪”等商品上，無(wú)疑與New Balance同行競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，周樂(lè)倫設(shè)立了企業(yè)，生產(chǎn)以“百倫”、“新百倫”為商標(biāo)的男鞋產(chǎn)品，并在大型商場(chǎng)設(shè)有銷售專柜。

位于美國(guó)馬薩諸塞州波士頓格氏次街20號(hào)的新平衡運(yùn)動(dòng)鞋公司在2006年9月15日提交申請(qǐng)的“新百倫”商標(biāo)則處于無(wú)效宣告中。2007年12月，該公司曾要求商標(biāo)局駁回周樂(lè)倫對(duì)“新百倫”商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，認(rèn)為該商標(biāo)抄襲、模仿了New Balance，但在2011年7月，國(guó)家工商總局作出裁定，認(rèn)為該公司異議的理由不成立，周樂(lè)倫申請(qǐng)的“新百倫”商標(biāo)隨即被予以核準(zhǔn)注冊(cè)。

2006年新百倫公司成立，主要負(fù)責(zé)在國(guó)內(nèi)銷售New Balance運(yùn)動(dòng)鞋系列產(chǎn)品，并很快占領(lǐng)了相當(dāng)份額的跑鞋市場(chǎng)。在此過(guò)程中，為了適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)文化，該公司選擇了使用“新百倫”的中文名進(jìn)行宣傳和營(yíng)銷，在其宣傳產(chǎn)品的廣告中使用“新百倫New Balance”標(biāo)識(shí)。

周樂(lè)倫稱，新百倫公司在銷售過(guò)程中，把“新百倫”作為商標(biāo)標(biāo)識(shí)使用，在網(wǎng)店中也以“新百倫New Balance”來(lái)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，在專賣店所出具的購(gòu)物小票中標(biāo)識(shí)“感謝您購(gòu)買新百倫產(chǎn)品”，導(dǎo)致大量消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者誤認(rèn)為“新百倫”商標(biāo)就是新百倫公司產(chǎn)品的中文商標(biāo)。

廣州中院審理認(rèn)為，被告新百倫公司是明知“百倫”及“新百倫”商標(biāo)的注冊(cè)情況，但仍選擇使用“新百倫”來(lái)標(biāo)識(shí)及宣傳其產(chǎn)品。

新百倫公司在法庭上辯稱，“新百倫”僅用作New Balance商品的中文名稱，而沒有作為企業(yè)字號(hào)在商品上突出使用，屬于善意使用。而且，新百倫公司銷售商品時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于原告使用“新百倫”商標(biāo)銷售商品的時(shí)間，且其使用方式?jīng)]有使消費(fèi)者或相關(guān)公眾產(chǎn)生任何混淆，不構(gòu)成侵權(quán)。

在《商標(biāo)法》中，對(duì)善意使用的確有所保護(hù)，也就是說(shuō)，我用了這個(gè)名稱，一直沒有注冊(cè)，別人注冊(cè)了之后，我還是可以用的，但是要注意區(qū)分與別人注冊(cè)的商標(biāo)的不同。

廣州中院則認(rèn)為，新百倫公司沒有規(guī)范地使用其企業(yè)名稱，也沒有善意地主動(dòng)避免使用與他人的注冊(cè)商標(biāo)相同或相近似的標(biāo)識(shí)，以避免相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)和市場(chǎng)無(wú)序，構(gòu)成侵權(quán)。

9800萬(wàn)元哪里來(lái)

據(jù)周樂(lè)倫統(tǒng)計(jì)，自2011年7月至起訴時(shí)，新百倫公司銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的總金額已經(jīng)超過(guò)10億元，獲益巨大。原告起訴要求被告新百倫公司立即停止侵權(quán)、消除影響，并且還要賠償損失9800萬(wàn)元及支付維權(quán)的合理費(fèi)用。

在這個(gè)案件中，法院認(rèn)為被告獲利1.958億，并綜合考慮某些因素判決賠償9800萬(wàn)元（獲利的一半），這樣的判罰是否過(guò)重？《商標(biāo)法》規(guī)定，實(shí)際損失難以確定的，按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。難道New Balance公司獲利10億元都因侵權(quán)？

華東政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院教授、最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)研究中心研究員黃武雙向《中國(guó)經(jīng)貿(mào)聚焦》記者解釋，作為民事責(zé)任方式之一的“賠償損失”，是為了填補(bǔ)權(quán)利人因侵權(quán)所遭受的損失，最科學(xué)的方法就是計(jì)算出權(quán)利人在出現(xiàn)侵權(quán)行為后與侵權(quán)行為存在因果關(guān)系的損失。

《商標(biāo)法》規(guī)定損害賠償?shù)挠?jì)算依據(jù)有4種，即權(quán)利人的損失、侵害者利潤(rùn)、許可費(fèi)用、法定賠償。對(duì)其適用遵循相應(yīng)的位階。即在前一種計(jì)算方式無(wú)法確定時(shí)，適用下一種計(jì)算方式。

此案涉及反向混淆問(wèn)題。通常所說(shuō)的混淆是正向而言，即后來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者為攀附在先的商標(biāo)商譽(yù)，試圖與其發(fā)生混淆，常常表現(xiàn)為小企業(yè)具有搭大企業(yè)便車的意圖。與之相反，反向混淆卻是跨國(guó)知名企業(yè)使用了不知名企業(yè)的商標(biāo)，雖不具有搭便車之意義，仍然容易造成消費(fèi)者混淆。

黃武雙認(rèn)為，原告的損失首先表現(xiàn)為市場(chǎng)銷售額減少，或者應(yīng)增長(zhǎng)而未能增長(zhǎng)部分的損失。反向混淆是否存在損失，值得研討。如果反向混淆只影響原告產(chǎn)品的來(lái)源識(shí)別，而尚未造成實(shí)際損失，則適用損害賠償之救濟(jì)就有不當(dāng)之嫌。

“當(dāng)然，損失不僅表現(xiàn)為市場(chǎng)份額的減少或未增長(zhǎng)，還可能涉及商譽(yù)損害?！秉S武雙表示，如果被告使用“新百倫”已造成相關(guān)公眾混淆，則可通過(guò)糾正廣告的方式來(lái)消除影響，恢復(fù)商譽(yù)。

在美國(guó)的司法實(shí)踐中，常常使用“糾偏廣告”來(lái)恢復(fù)因侵權(quán)所造成的商譽(yù)損害，賠償額為侵權(quán)行為人所花費(fèi)廣告費(fèi)的1/4。在中國(guó)，法院通常只判決被告發(fā)布“致歉聲明”，并不符合市場(chǎng)中的糾正商譽(yù)受損的規(guī)律，無(wú)法起到恢復(fù)商譽(yù)的效果。黃武雙建議，應(yīng)該通過(guò)支持糾偏廣告費(fèi)的做法，以供原告大量重復(fù)播放糾偏廣告。

先下手為強(qiáng)

段和段律師事務(wù)所合伙人陳若劍表示，本案中New Balance敗訴侵權(quán)行為過(guò)于明顯，在明知內(nèi)地已有“新百倫”商標(biāo)的情況下仍在使用“新百倫”作為中文符號(hào)宣傳。本案的巨額賠償金在中外商標(biāo)權(quán)糾紛領(lǐng)域中也具有里程碑式的意義。

New Balance面臨的品牌困境其實(shí)已有前車之鑒。4月中旬，中國(guó)品牌“喬丹體育”和美國(guó)NBA巨星、“飛人”邁克爾·喬丹（Michael Jordan）長(zhǎng)達(dá)三年的官司走到?jīng)Q斷時(shí)刻。北京市高級(jí)法院二審認(rèn)定邁克爾·喬丹代理人提交的10份證據(jù)不屬于新證據(jù)范疇，均不予采納。

5月初，北京市高級(jí)人民法院對(duì)78起喬丹體育商標(biāo)爭(zhēng)議案中的32起作出判決，維持一審判決，駁回邁克爾·喬丹撤銷喬丹體育爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)的上訴請(qǐng)求。

邁克爾·喬丹法律顧問(wèn)的新聞發(fā)言人稱，“對(duì)法院就商標(biāo)爭(zhēng)議案做出的判決表示遺憾。邁克爾·喬丹提起訴訟的目的不僅僅是保護(hù)自身的姓名權(quán)，更是為了保護(hù)消費(fèi)者不受誤導(dǎo)。針對(duì)商標(biāo)爭(zhēng)議案的判決，我們將向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹??！?/p>

與之相似的商標(biāo)侵權(quán)糾紛還有當(dāng)年唯冠和蘋果的iPad商標(biāo)之爭(zhēng)。同樣是中國(guó)內(nèi)地企業(yè)先行注冊(cè)，而在蘋果公司進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)iPad商標(biāo)歸他人所有。盡管在2009年，唯冠臺(tái)北公司將iPad全球商標(biāo)以3.5萬(wàn)英鎊轉(zhuǎn)讓給蘋果公司，但唯冠深圳方面聲明，iPad的中國(guó)內(nèi)地商標(biāo)權(quán)并沒有包含協(xié)議中。

隨后雙方展開了曠日持久的商標(biāo)權(quán)訴訟，直至2012年初雙方達(dá)成民事調(diào)解，蘋果向唯冠支付6000萬(wàn)美元，一攬子解決中國(guó)大陸iPad商標(biāo)權(quán)糾紛。2012年7月2日，iPad商標(biāo)正式過(guò)戶給蘋果公司，宣告此案正式落下帷幕。

商標(biāo)，往往代表著一個(gè)品牌，一個(gè)企業(yè)。它是企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)的重要組成部分，也是企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間的品牌價(jià)值積累的表現(xiàn)。所以，商標(biāo)也被人們稱為“永動(dòng)的印鈔機(jī)”。企業(yè)應(yīng)該注意保護(hù)商標(biāo)這一類無(wú)形的資產(chǎn)，以免在這一個(gè)小小的環(huán)節(jié)被別人利用被迫付出高額的代價(jià)。

中國(guó)《商標(biāo)法》“注冊(cè)在先”原則，使得很多名字非常好的商標(biāo)被搶先注冊(cè)，然后待價(jià)而沽。而一心想要發(fā)展的企業(yè)想要注冊(cè)個(gè)“好聽、好看”一點(diǎn)的商標(biāo)變得難上加難。值得注意的是，在一系列以中文譯名商標(biāo)為核心的爭(zhēng)議糾紛中，中國(guó)的商標(biāo)管理機(jī)構(gòu)如商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)和各級(jí)人民法院，作出的裁決結(jié)果往往大相徑庭。

為何頻頻發(fā)生國(guó)外企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)遭遇商標(biāo)權(quán)糾紛？黃武雙表示，許多外國(guó)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)之前，疏忽了商標(biāo)權(quán)利方面的事務(wù)。盡管這些企業(yè)在中國(guó)已打出知名度，也有了中文符號(hào)，但在已存在的注冊(cè)商標(biāo)面前，外企往往因?yàn)椤袄硖潯倍麚Q姓?！傲柚尽备麨椤袄卓怂_斯”，“陸虎”更名為“路虎”都是類似情況。

“當(dāng)然，中國(guó)商標(biāo)注冊(cè)過(guò)程中存在不誠(chéng)信行為，靠提前注冊(cè)他人在國(guó)外有一定影響力的商標(biāo)謀利，也是不可低估的因素?！秉S武雙補(bǔ)充道。

陳若劍坦言，外企入華后使用的中文符號(hào)確實(shí)無(wú)人注冊(cè)，但在打出品牌知名度后，才發(fā)現(xiàn)已被他人先行注冊(cè)。外企如果想拿回中文符號(hào)使用權(quán)，必須要證明其是該中文符號(hào)的最先使用者，但證明過(guò)程往往比較艱難。如果外企還不端正在中國(guó)市場(chǎng)的商標(biāo)權(quán)意識(shí)，未來(lái)還會(huì)像New Balance一樣，付出高昂的代價(jià)。

廣州中院副院長(zhǎng)余明永提醒，“新百倫案件給諸多意在開拓中國(guó)市場(chǎng)的洋品牌們提了個(gè)醒：公平競(jìng)爭(zhēng)，請(qǐng)先敲敲知識(shí)產(chǎn)權(quán)的門。”

黃武雙建議，外國(guó)企業(yè)計(jì)劃進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，應(yīng)委托熟悉中國(guó)市場(chǎng)的代理人進(jìn)行商標(biāo)檢索，并盡早申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，盡可能將對(duì)應(yīng)的中文文字商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)。外國(guó)企業(yè)可以實(shí)施監(jiān)控市場(chǎng)中可能涉及的商標(biāo)侵權(quán)或被侵權(quán)情況，以便及時(shí)應(yīng)對(duì)。此外，外國(guó)企業(yè)要了解中國(guó)法律，熟悉中國(guó)法院所作的相關(guān)商標(biāo)案件的判決，以了解法院對(duì)商標(biāo)案件審理的新動(dòng)態(tài)。