基于司法實踐案例的委托加工專利產(chǎn)品侵權解析

摘 要：【目的】現(xiàn)行專利法及司法解釋對于委托加工專利產(chǎn)品的侵權認定尚無明文規(guī)定，理論和司法實踐對此也莫衷一是，因此有必要研究專利法意義上制造行為的內(nèi)涵及在委托加工專利產(chǎn)品場景下責任界定的問題?！痉椒ā勘狙芯拷Y合司法案例，區(qū)分將設計方案或技術方案通過自身產(chǎn)品加工予以物理呈現(xiàn)的行為，以及將設計方案或技術方案提供給他人實施產(chǎn)品加工的行為，來明確不同情形下制造行為的判定?！窘Y果】在委托加工專利產(chǎn)品的場景中，依據(jù)設計方案或技術方案的來源判斷是否構成制造行為，具體為：若受托方自行負責設計方案或技術方案，則受托方為產(chǎn)品制造者；若委托方提供設計方案或技術方案，受托方“按圖加工”產(chǎn)品，則判斷為委托方與受托方構成共同制造行為；若委托方與受托方合作確定設計方案或技術方案，則區(qū)分委托方對侵權方案持有的不同實施意思情況確定是否構成共同制造行為。【結論】第一種情形下，委托方不構成制造侵權，僅構成與受托方銷售行為相對應的購買行為；第二種情形下，若產(chǎn)品侵犯他人專利權，委托方應與受托方共同承擔責任；第三種情形下，若委托方對侵權方案持有積極實施意思，則與受托方共同承擔制造責任，反之則由受托方單獨承擔制造責任。

關鍵詞：委托加工；設計方案；技術方案；實施意思；責任承擔

中圖分類號：D923.42" " "文獻標志碼：A" " "文章編號：1003-5168（2024）24-0119-05

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2024.24.023

Analysis of Infringement of Patented Products by Original Equipment Manufacture Based on Judicial Practice Cases

Abstract：[Purposes] The current patent law and judicial interpretations of the Original Equipment Manufacture（OEM） of patented products for the infringement of the determination of the patent law is not yet clear while the theory and judicial practice of the theory and judicial practice of this is not agreed， so it is necessary to study the connotation of the patent law in the sense of the manufacture of the act and in the OEM of patented products scenarios of the definition of the responsibility of the problem.[Methods] This article combines judicial cases to distinguish between the act of physically presenting the design or technical program through its own product processing， and the act of providing the design or technical program to others for product processing， in order to clarify the determination of manufacturing behavior under different circumstances.[Findings] In the scenario of entrusted processing of patented products， judging whether it constitutes a manufacturing act based on the source of the design scheme or technical scheme is as follows： if the entrusted party is responsible for the design scheme or technical scheme on its own， then the entrusted party is the manufacturer of the product; if the entrusting party provides the design scheme or technical scheme， and the entrusted party processes the product “according to the drawings”， then the judgment is that the commissioning party and the entrusted party constitute a joint manufacturing behavior；if the commissioner cooperates with the entrusted party in determining the design or technical solution， the commissioner will distinguish between different implementation meanings of the infringing solution to determine whether it constitutes an act of joint manufacture.[Conclusions] In the first case， the entrusted party does not constitute manufacturing infringement， and only constitutes the purchase behavior corresponding to the sales behavior of the entrusted party; in the second case， if the product infringes on the patent right of another person， the entrusted party shall be jointly liable with the entrusted party；in the third case， if the principal has an affirmative intent to carry out the infringing program， the manufacturing liability is shared with the fiduciary， and vice versa， the fiduciary is solely liable for the manufacturing.

Keywords： OEM; design program; technical program; meaning of implementation; assumption of responsibility

0 引言

原告三和公司是名為“計時器”的外觀設計專利和名為“一種設有指示盤的指針式計時器”的實用新型專利的專利權人。原告三和公司從被告塑添公司開設的淘寶網(wǎng)店公證購買了4個被訴侵權產(chǎn)品計時器。被告塑添公司提交購銷合同、轉賬記錄、銷售發(fā)票等證據(jù)，證明其產(chǎn)品來源于被告波菲公司。被告波菲公司則稱被訴侵權產(chǎn)品系根據(jù)塑添公司提供的照片要求而生產(chǎn)。聊天記錄顯示，被告塑添公司曾向被告波菲公司發(fā)送被訴侵權產(chǎn)品計時器刻度盤樣式圖片及刻度盤印刷文字。

原告三和公司向法院分別提起外觀設計①和實用新型專利權②侵權訴訟，在兩案中請求判令被告塑添公司、波菲公司立即停止生產(chǎn)、銷售、許諾銷售侵犯其專利權產(chǎn)品的行為，并賠償其經(jīng)濟損失及維權合理費用。

上述兩案中原、被告均相同，案情基于同一事實，原告指控兩被告的侵權行為也是同一的，且經(jīng)庭審比對，被訴侵權設計方案和技術方案均落入原告三和公司主張的外觀設計和實用新型專利權的保護范圍。兩案的不同之處在于，被訴外觀設計方案和實用新型技術方案的來源不同，前者來源于被告塑添公司，后者來源于被告波菲公司，那么在侵權責任上是否也有所區(qū)別呢？本研究試對委托加工專利產(chǎn)品行為的定性進行解析，以期為委托加工行業(yè)的合規(guī)發(fā)展提供指引。

1 問題的提出

上述案例中，對于被告波菲公司而言，被訴侵權產(chǎn)品系其加工完成，認定其制造者身份并不困難，其未經(jīng)原告三和公司許可生產(chǎn)并通過線上方式向被告塑添公司銷售被訴侵權產(chǎn)品的行為，構成制造、銷售侵權。而對于被告塑添公司而言，其在涉案淘寶網(wǎng)店展示侵權產(chǎn)品作出對外銷售的意思表示，并實際銷售了涉案侵權產(chǎn)品，其行為構成銷售、許諾銷售侵權。值得關注的是，被告塑添公司并未自行實施生產(chǎn)加工行為，而是委托被告波菲公司生產(chǎn)加工計時器產(chǎn)品，對于其是否構成制造侵權，立法對此問題尚無明確規(guī)定，司法實踐理解不同，裁判標準不一。

第一種意見認為，委托即制造，任何經(jīng)營主體只要在產(chǎn)品上標注該主體的企業(yè)名稱、商標或者其他識別性標記的，就應該直接認定該主體為產(chǎn)品的制造者。第二種意見認為，不能僅憑產(chǎn)品上的信息認定誰是專利法意義上的制造者，而應當結合案件具體情況，確認只有確實具有實施專利技術的主觀意愿和客觀行為表現(xiàn)的主體才是專利法意義上的制造者［1］。

委托加工與專利相結合，讓合法授權與專利侵權、產(chǎn)品制造與產(chǎn)品銷售、權利用盡抗辯與合法來源抗辯等原本大相徑庭的法律概念變得邊界模糊，難以辨別［2］。本研究認為，此時如何確定委托方的行為屬性，是判定其是否承擔侵權責任的前提。

2 委托加工行為的分類

實踐中，委托加工專利產(chǎn)品的生產(chǎn)模式各異，按照設計方案或技術方案之來源，大致可分為三種：第一種是完全由委托方提供產(chǎn)品設計方案或技術方案，此時受托方僅承擔物理意義上的生產(chǎn)、加工等制造行為。商貿(mào)領域的原始設計制造商（Original Design Manufacturer，ODM）即屬于這種情形。第二種是完全由受托方提供產(chǎn)品設計方案或技術方案，即如何生產(chǎn)專利產(chǎn)品完全由受托方?jīng)Q定。商貿(mào)領域的原始設備制造商（Original Equipment Manufacturer，OEM）即屬于這種情形。第三種是委托方和受托方合作確定產(chǎn)品設計方案或技術方案。具體表現(xiàn)為，在雙方磋商過程中，一方對另一方提供的方案提出具體的修改意見或要求，并據(jù)此確定最終方案，該方案同時包含來源于委托方及受托方的智力貢獻。

前述案例中，被告塑添公司與波菲公司在購銷涉案計時器產(chǎn)品的磋商過程中，塑添公司向波菲公司提供了計時器刻度盤樣式圖片及刻度盤印刷文字，要求其訂購的計時器產(chǎn)品的刻度盤呈現(xiàn)特定的樣式及文字，最終產(chǎn)品即被訴侵權產(chǎn)品呈現(xiàn)的設計方案和技術方案，既包含了波菲公司提供的底殼、固定在底殼后端面的磁性板、固定在底殼內(nèi)部的機芯、水平布置的由機芯帶動的轉軸、固定在底殼前部的刻度盤及套裝在該刻度盤前部的透明外殼等技術內(nèi)容和底座、臺階、底面等設計內(nèi)容，也包含塑添公司提供的刻度盤樣式、文字等設計內(nèi)容。故本案屬于第三類情形。

3 委托加工行為的構成要件

侵權判定的前提是厘清行為性質(zhì)。在委托加工專利產(chǎn)品的場合，應就委托方和受托方的行為進行分別定性。依據(jù)北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》第99、100條和最高人民法院（2012）民申字第197號民事裁定③，專利產(chǎn)品的制造系外觀設計方案或發(fā)明、實用新型專利權利要求所記載的技術方案被實物產(chǎn)品呈現(xiàn)的活動及過程。以行為構成要件審視委托加工領域專利法意義上的制造行為，其構成至少應考慮以下要素。

3.1 主體的界定

行為人系主體要素。在委托加工場合包括委托方和受托方，二者構成承攬關系。承攬關系中，受托方是產(chǎn)品的制造者，而委托方是否為制造者尚存爭議。物理意義上產(chǎn)品的制造者較為容易判斷，但法律意義上產(chǎn)品制造者的認定則要結合具體法律的規(guī)定進行理解，不同法律語境下制造者的含義可能也會存在不同［3］。

3.2 客觀實施產(chǎn)品制造行為

實施產(chǎn)品制造行為是行為要素。受托方一般采取生產(chǎn)、加工、零部件組裝等方法直接實施制造行為，而委托方則與受托方形成承攬合同關系，采用委托加工的方式間接實施制造行為。專利法所界定的制造行為應當是指未經(jīng)專利權人許可，在相關產(chǎn)品上再現(xiàn)專利技術方案的活動與過程。

3.3 行為人對產(chǎn)品方案有實施意思

行為人對產(chǎn)品方案有實施意思系主觀狀態(tài)要素，指行為人對專利產(chǎn)品全部或部分設計方案或技術方案的運用持有積極或消極的實施意思。主觀上具有實施專利技術意愿的主體才是專利法意義上的制造者。專利法意義上的制造者應當對被訴侵權產(chǎn)品已具備專利技術方案這一客觀事實，具有主觀上的意愿或客觀上的行為。

若行為人提供制造某產(chǎn)品的全部或部分設計方案或技術方案的來源，或對已有方案提出具體要求，則對該方案或依據(jù)該要求確定的部分方案具有積極的實施意思。實踐中，委托方或受托方在合作磋商過程中，均可能對產(chǎn)品方案持有積極的實施意思。例如，前述案例中，被訴侵權計時器產(chǎn)品的設計方案最初由波菲公司提供，塑添公司對其中的刻度盤樣式及文字作出明確要求，最終產(chǎn)品方案系根據(jù)波菲公司提供的初始方案并結合塑添公司提供的部分改進內(nèi)容綜合確定，兩被告對最終產(chǎn)品方案均作出了積極的實施意思。

若行為人對另一方提供的產(chǎn)品設計方案或技術方案未提出反對，即同意實施，則對該方案持有消極的實施意思。消極實施意思的適用，僅限于受托方對委托方提供的產(chǎn)品方案不存在異議，并據(jù)此實施實際制造的情形。委托方若未對受托方提供的方案提出異議，甚至對受托方提供的方案作出擇一選擇時，不宜認定委托方具有消極實施產(chǎn)品制造方案的意思表示。

消極實施意思之所以非委托方而僅是受托方專利法意義上的制造行為構成要件，原因有三：其一，我國專利法區(qū)分設置制造、使用、許諾銷售、銷售、進口等專利實施方式，且商貿(mào)領域有非現(xiàn)貨交易的習慣，受托方提供完整方案，若委托方未提反對意見或僅進行消極選擇，更宜認定為一種購買產(chǎn)品的意思表示。其二，無論產(chǎn)品方案來源于委托方抑或受托方，作為產(chǎn)品具體制造者，受托方對于產(chǎn)品呈現(xiàn)的設計方案或技術方案顯然均具有實施意思，至于受托方承擔侵權責任后是否根據(jù)產(chǎn)品方案來源向委托方追償則是內(nèi)部責任劃分的問題。其三，受托方直接實施制造行為具有基礎屬性，設若因受托方消極接受委托方提供方案而不予認定為實施制造行為，則委托方的共同制造行為也將喪失存在基礎，此時不但制造行為將無處可尋，侵權之責也將無處可追，而這顯然有悖事實與正義。

3.4 產(chǎn)品呈現(xiàn)特定設計方案或技術方案

產(chǎn)品呈現(xiàn)特定設計方案或技術方案系技術要素，指制造行為所得產(chǎn)品最終呈現(xiàn)了行為人實施意思所指向的特定設計方案或技術方案。實踐中，行為人據(jù)以制造產(chǎn)品的設計方案或技術方案可能是專利，也可能并非專利法意義上的設計方案或技術方案，而僅包含特定的設計特征、技術特征或其組合。在專利法區(qū)分設置侵權行為類型的邏輯體系下，是否實施專利的認定是獨立于產(chǎn)品制造行為的侵權比對問題，并不影響產(chǎn)品制造行為事實上的構成。

4 委托加工行為的侵權判定

委托加工專利產(chǎn)品行為的侵權判定，遵循專利侵權判定的基本思路。首先，以發(fā)明、實用新型專利權利要求書的記載或表示在圖片或者照片中產(chǎn)品的外觀設計為準［4］，并參考說明書、附圖、簡要說明等確定專利權保護范圍。其次，以產(chǎn)品客觀呈現(xiàn)的設計方案或技術方案確定被訴侵權設計方案或技術方案。若所確定的被訴侵權設計方案或技術方案未落入專利權保護范圍，則委托方和受托方均無侵權之虞。若所確定的被訴侵權設計方案或技術方案落入專利權保護范圍，則須進一步認定制造行為。最后，結合侵權抗辯事由最終判定侵權是否成立。其中，委托方和受托方的制造行為，應結合制造行為構成要素并區(qū)分情形進行分別認定。對于委托方而言，其在專利實施過程中的參與程度各異，其行為性質(zhì)不能一概而論［2］。

4.1 完全由委托方提供設計方案或技術方案

受托方對委托方提供的方案未提異議，對被訴侵權產(chǎn)品呈現(xiàn)的設計方案或技術方案持有消極的實施意思，并在客觀上實施了生產(chǎn)、加工行為，構成被訴侵權產(chǎn)品專利法意義上的制造行為。委托方是產(chǎn)品方案提供者，對實施被訴侵權設計方案或技術方案持有積極的實施意思，因與受托方建立承攬合同關系，與受托方構成被訴侵權產(chǎn)品專利法意義上的共同制造行為。在無現(xiàn)有設計或現(xiàn)有技術抗辯、專利無效抗辯、濫用專利權抗辯、不侵權抗辯等抗辯事由的情況下，委托方、受托方構成共同侵權。

4.2 完全由受托方提供設計方案或技術方案

被訴侵權產(chǎn)品所呈現(xiàn)的設計方案或技術方案完全來源于受托方時，受托方對實施產(chǎn)品方案持有積極實施意思，并直接實施制造行為，若無侵權抗辯事由，無疑構成侵權。至于委托方，根據(jù)制造行為構成要素理論，此時委托方的意思表示不認定為對產(chǎn)品方案的消極實施意思，不構成專利法意義上的制造行為，僅構成與受托方銷售行為相對應的購買行為，不構成制造侵權。

4.3 由委托方和受托方合作確定設計方案或技術方案

在委托方和受托方合作確定設計方案或技術方案的情形下，委托方和受托方對實施產(chǎn)品方案各部分可能分別持有消極或積極實施意思，應根據(jù)制造行為構成要素理論，以行為人實施意思為限，確定行為人專利法意義上的制造行為。受托方對實施產(chǎn)品方案部分持有積極意思，部分持有消極意思，構成被訴侵權產(chǎn)品專利法意義上的制造行為，對被訴侵權產(chǎn)品承擔制造侵權責任；委托方則以其持有積極實施意思之部分為限構成專利法意義上的制造行為，僅對其相應部分承擔侵權責任。因委托方制造行為所對應的部分方案系被訴侵權方案的一部分，需要進一步判斷該部分方案是否落入專利權保護范圍，才能據(jù)此判斷委托人是否構成制造侵權。

具體到前文案例，委托方塑添公司提供了計時器刻度盤設計樣式的來源，并提出了增加特定文字與刻度盤樣式的要求，則應認定委托方塑添公司對被訴侵權產(chǎn)品呈現(xiàn)該刻度盤樣式及該文字的部分實施了專利法意義上的制造行為。因刻度盤樣式和文字僅為外觀設計特征而非實用新型專利技術特征，落入涉案外觀設計權保護范圍，并未落入涉案實用新型專利權保護范圍，因而就被訴侵權產(chǎn)品的外觀設計而言，委托方塑添公司與受托方波菲公司構成共同制造侵權。就被訴侵權產(chǎn)品的實用新型而言，僅受托方波菲公司構成專利法意義上的制造者，侵害涉案實用新型專利權，委托方塑添公司不構成專利法意義上的制造者，其行為不侵害涉案實用新型專利權。

5 委托加工專利產(chǎn)品的侵權責任承擔

委托加工專利產(chǎn)品侵權中，委托方與受托方構成共同制造侵權，主觀上具有共同過錯。對于共同過錯的理解，學界目前主要有以下三種觀點：第一種為共同故意說，認為“共同”僅指“共同故意”，共同加害行為應以意思聯(lián)絡為構成要件［5］。第二種為主客觀共同說，認為主觀的共同侵權行為要求數(shù)人具有主觀意思聯(lián)絡，基于共同的故意造成同一損害結果；而客觀的共同侵權強調(diào)加害行為的客觀關聯(lián)共同，由于數(shù)個行為之間的相互結合的關聯(lián)性，均構成了導致?lián)p害發(fā)生的共同原因。第三種為共同過錯說，主張只要數(shù)人的行為在客觀上發(fā)生同一結果，就構成狹義的共同侵權行為，至于主觀上意思聯(lián)絡的有無，在所不問［6］。以上三種觀點其實各有側重，“共同故意說”擔憂因擴大共同侵權及連帶責任之適用而加重加害人的負擔，“共同過錯說”尋求對受害人更有力的保護和救濟，“主客觀共同說”則試圖爭取主觀標準向客觀標準的適當過渡［7］。本研究認為，在共同侵權中，只要共同的行為在客觀上發(fā)生同一結果，就構成共同侵權，承擔共同責任。具體在委托加工專利產(chǎn)品的語境下，委托方和受托方依據(jù)下列原則承擔侵權責任。

5.1 一般原則

在被訴侵權產(chǎn)品的設計方案或技術方案由委托方和受托方合作確定，委托方與受托方構成共同制造侵權的情況下，遵循共同侵權理論，賠償責任的認定以連帶責任為原則，例外情況下應考慮委托方、受托方持有實施意思的設計方案或技術方案在侵權產(chǎn)品實現(xiàn)的比例或份額，合理分配雙方責任份額。

前文外觀設計專利侵權案中，委托方塑添公司與受托方波菲公司基于委托加工關系，就侵權產(chǎn)品的外觀設計構成共同制造侵權，生效判決在賠償責任的確定上，既遵循共同侵權承擔連帶責任的原則，確定主要部分為連帶賠償責任，又酌情考慮二者專利法意義上的制造行為對侵權產(chǎn)品實現(xiàn)涉案外觀設計專利的比例，對部分賠償責任進行合理分攤，最終判令委托方塑添公司賠償原告經(jīng)濟損失及合理費用15 000元，受托方波菲公司賠償原告經(jīng)濟損失及合理費用20 000元，同時由雙方對各自賠償金額中的10 000元互負連帶責任。

5.2 例外情形

在設計方案或技術方案僅由委托方單方提供的情況下，委托方、受托方對于專利方案在侵權產(chǎn)品的實現(xiàn)均持有實施意思，其責任性質(zhì)遵循一般原則認定為連帶賠償責任。但若委托方能夠提供證據(jù)證明產(chǎn)品及設計方案或技術方案均來源于受托方，可主張合法來源抗辯而免除賠償責任。

前文涉實用新型專利侵權案中，塑添公司雖不構成專利法意義上的制造者，不構成共同制造侵權，無須承擔制造侵權責任，仍因其銷售行為構成銷售侵權，在提供聊天記錄、轉賬記錄、購貨合同、貨運物流記錄、售貨發(fā)票等證據(jù)的情況下，可主張合法來源抗辯而免除賠償責任。

6 結語

在大力培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的時代背景下，知識產(chǎn)權保護的重要性越來越凸顯，如何在保護知識產(chǎn)權、打擊侵權行為的同時，引導市場主體合規(guī)經(jīng)營，避免遭遇侵權風險，需要司法機關能動履職，大力發(fā)掘和培育具有引領價值的案例成果，并努力推動將個案裁判適時上升為具有普遍適用性的規(guī)范性意見。

注釋：

①浙江省杭州市中級人民法院（2019）浙01民初2239號民事判決書。

②浙江省杭州市中級人民法院（2019）浙01民初2238號民事判決書。

③參見最高人民法院（2012）民申字第197號裁定書。

參考文獻：

［1］陳穎，蔡偉.委托加工的定性［J］.人民司法，2019（17）：82-85.

［2］歐麗華，李艷.涉“委托加工”專利侵權糾紛相關法律問題探析：M公司與Y公司、J公司侵害外觀設計專利權糾紛上訴案［J］.法律適用，2021（8）：92-105.

［3］凌宗亮.加工承攬關系中專利侵權產(chǎn)品制造者及其責任認定［J］.電子知識產(chǎn)權，2022（7）：89-99.

［4］劉子新.視圖名稱與對應外觀設計不相符時該如何取舍［N］.中國知識產(chǎn)權報，2017-02-08（008）.

［5］程嘯.論無意思聯(lián)絡的數(shù)人侵權：以《侵權責任法》第11、12條為中心［J］.暨南學報（哲學社會科學版），2011，33（5）：65-76，162.

［6］王澤鑒.侵權行為：第3版［M］.北京：北京大學出版社，2015.

［7］劉道遠.《民法典》狹義共同侵權規(guī)則中“共同實施”的解釋［J］.河南師范大學學報（哲學社會科學版），2021，48（6）：35-43.