涉外定牌加工中商標(biāo)貼附行為的法律性質(zhì)

徐浩程

沈陽工業(yè)大學(xué)，遼寧 沈陽 110870

涉外定牌加工是指境外注冊商標(biāo)權(quán)人選擇授權(quán)某一國的國內(nèi)企業(yè)代工生產(chǎn)貼附有境外注冊商標(biāo)的產(chǎn)品，在生產(chǎn)完成后將該產(chǎn)品運往境外注冊商標(biāo)人所在國進行銷售的商業(yè)模式。在該模式中，境外注冊商標(biāo)與境內(nèi)注冊商標(biāo)存在相同或相似的可能性，且境外注冊商標(biāo)的貼附行為發(fā)生的國內(nèi)，貼附的產(chǎn)品亦存在相同或相似的可能性，由此引發(fā)了諸多境內(nèi)商標(biāo)注冊權(quán)人與境內(nèi)代加工企業(yè)之間的侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案件。由于涉外定牌加工的特殊性，實務(wù)界和理論界對是否侵權(quán)的爭論一直存在。

一、涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)判定之爭

2001 年“某克運動品牌滑雪夾克案”（以下簡稱“滑雪夾克案”）被視為涉外定牌加工商標(biāo)糾紛第一案。該時期的《中華人民共和國商標(biāo)法》（以下簡稱《商標(biāo)法》）并未就商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用進行規(guī)定，即并不要求商標(biāo)的使用發(fā)揮識別商品來源的功能。該案中法院并不以商標(biāo)是否發(fā)揮識別商品來源作用為標(biāo)準(zhǔn)，而是以貼附行為符合商標(biāo)性使用的行為外觀，即符合形式意義上商標(biāo)的使用進而認(rèn)定代工者構(gòu)成侵權(quán)。此種裁判觀點引發(fā)了理論界的巨大爭議，在2013 年《商標(biāo)法》第三次修訂背景下，法院對該類案件的判決依據(jù)逐漸轉(zhuǎn)變到商標(biāo)性使用的實質(zhì)要件判斷上，傾向認(rèn)為涉外定牌加工中商標(biāo)的貼附行為不會在境內(nèi)發(fā)揮識別商品來源的功能，不符合商標(biāo)性使用的實質(zhì)性要求，以此為依據(jù)認(rèn)定代工者不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。2019 年，“某田摩托車生產(chǎn)廠商涉外定牌加工案”（以下簡稱“摩托車案”）中，最高人民法院在判決說理部分對商標(biāo)性使用的實質(zhì)構(gòu)成要件作出了進一步解釋，認(rèn)為商標(biāo)識別商品來源功能的發(fā)揮包括實際發(fā)生與可能發(fā)生兩類情況，代工者商標(biāo)貼附行為具有識別商品來源的可能性，應(yīng)屬于商標(biāo)性使用。

最高法意在通過摩托車案糾正涉外定牌加工類案件不侵犯商標(biāo)權(quán)的裁判現(xiàn)狀，即涉外定牌加工類商標(biāo)侵權(quán)案件應(yīng)當(dāng)去表窺里，是否構(gòu)成侵權(quán)不受涉外定牌加工表象所左右，而應(yīng)回歸到商標(biāo)侵權(quán)一般規(guī)則中去。在審判決說理部分，最高法也秉持了商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的一般規(guī)則，首先對摩托車商標(biāo)貼附行為進行定性，在認(rèn)定其構(gòu)成商標(biāo)性使用的基礎(chǔ)上，通過對相關(guān)公眾范圍的重新界定，進而認(rèn)定其存在混淆可能性，最終判定代工者構(gòu)成侵權(quán)?？梢钥闯?，解決涉外定牌加工類案件侵權(quán)與否的關(guān)鍵，在于對涉外定牌加工中商標(biāo)貼附行為的本質(zhì)特征及法律屬性的具體認(rèn)定，而非對涉外定牌加工這種特殊商業(yè)模式侵權(quán)與否的法律判斷。

二、涉外定牌加工侵權(quán)判定要點問題

從近二十年來涉外定牌加工侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案件的梳理可以總結(jié)出司法機關(guān)對侵權(quán)判定的要點主要經(jīng)歷了四次變化。

（一）滑雪夾克案判定要點

在滑雪夾克案中，深圳市中級人民法院基于《商標(biāo)法》（1993 年修訂版），認(rèn)為該案中商標(biāo)貼附行為滿足商標(biāo)性使用的形式要件，應(yīng)認(rèn)定為商標(biāo)性使用，并以此判定商標(biāo)侵權(quán)成立。［1］2013 年第三次修正前的《商標(biāo)法》并未將“用于識別商品或服務(wù)來源”規(guī)定為商標(biāo)性使用行為的實質(zhì)性構(gòu)成要件，故僅從形式要件對商標(biāo)性使用的判定模式因法律修改而不再適用，故本文不再將其作為討論對象。

（二）某環(huán)掛鎖案判定要點

在某環(huán)掛鎖再審案中，最高法將2013 年《商標(biāo)法》關(guān)于“識別商品來源”的規(guī)定視為對2002年《中華人民共和國商標(biāo)法實施條例》中商標(biāo)使用規(guī)定的解讀，并基于商標(biāo)識別商品來源功能的前提是產(chǎn)品處于商業(yè)流通環(huán)節(jié)才有實現(xiàn)其功能的可能性，被告將代工產(chǎn)品全部銷往海外，在境內(nèi)不具有發(fā)揮識別商品來源的可能，由此認(rèn)定不構(gòu)成商標(biāo)性使用。本案裁判要點中對商標(biāo)性使用認(rèn)定由形式要件轉(zhuǎn)變到實質(zhì)要件上，但在認(rèn)定邏輯方面存在缺陷。識別商品來源功能是商標(biāo)性使用的實質(zhì)要件，對商標(biāo)侵權(quán)案件的裁判均以是否構(gòu)成商標(biāo)性使用為邏輯起點，在此基礎(chǔ)上再對混淆可能性進行判定。本案判決說理部分，以案涉產(chǎn)品全部銷往海外為由認(rèn)定在境內(nèi)不發(fā)生識別商品來源功能，實際上將混淆可能性作為邏輯起點，以此推出非商標(biāo)性使用的結(jié)論，在邏輯上存在本末倒置的缺陷。

（三）某風(fēng)柴油機案判定要點

某風(fēng)柴油機案（以下簡稱“柴油機案”）中，最高人民法院在判決中梳理了商標(biāo)識別商品來源功能與混淆可能性之間的關(guān)系，即代工產(chǎn)品在境內(nèi)不發(fā)生識別商品來源功能，不具有對商品來源產(chǎn)生混淆的可能。此外，代工者已盡合理注意義務(wù)，未給商標(biāo)權(quán)人造成實質(zhì)性損害，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。該案中，混淆可能性是否可以作為涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)構(gòu)成要件有待商榷。根據(jù)現(xiàn)行《商標(biāo)法》第五十七條第一項規(guī)定的侵權(quán)認(rèn)定中，并未考慮是否存在混淆可能性，只需滿足商標(biāo)性使用要件即構(gòu)成侵權(quán)。只有在相同產(chǎn)品相似商標(biāo)、相似產(chǎn)品相同或相似商標(biāo)類案件中，才需考慮有無混淆可能性問題。由此可見，混淆可能性要件在商標(biāo)侵權(quán)案件中并不具有普適性。此外，混淆可能性是基于商標(biāo)性使用的結(jié)果進行判斷，在判斷上有著嚴(yán)格的順序限制。

（四）摩托車案判定要點

摩托車案中，最高人民法院的判定依據(jù)是在商標(biāo)性使用和混淆可能的一般商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定模式下，對商標(biāo)性使用的實質(zhì)要件和相關(guān)公眾的范圍重新解讀，以此認(rèn)定該案中商標(biāo)貼附行為屬于商標(biāo)性使用，涉案商標(biāo)可能導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆，代工者構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。［2］通過梳理，本案的侵權(quán)判定要點主要包括：一是對商標(biāo)性使用實質(zhì)要件的重新解讀，即商標(biāo)使用不要求實際發(fā)揮識別商品來源之功能，只要符合形式要件且具有識別商品來源的可能性就屬于商標(biāo)性使用；二是對相關(guān)公眾范圍的重新界定，認(rèn)定運輸者、赴海外的中國游客、案涉商品回流國內(nèi)市場的相關(guān)消費者，存在接觸案涉商品而產(chǎn)生混淆的可能。該案的判定要點著重于對商標(biāo)性使用實質(zhì)要件的解讀，識別商品來源效果由實際發(fā)生標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變?yōu)榭赡馨l(fā)生標(biāo)準(zhǔn)，在認(rèn)定商標(biāo)性使用的前提下再對混淆可能性進行判斷。該案中對商標(biāo)性使用實質(zhì)要件的解釋，一定程度上造成了商標(biāo)保護范圍的擴張，對相關(guān)公眾范圍的界定，也存在違背商標(biāo)地域性原則之嫌。

從司法機關(guān)對涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)判定要點的四次變化可以看出，對商標(biāo)性使用的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)歷了形式符合標(biāo)準(zhǔn)到形式和實質(zhì)雙符合標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)變。

三、涉外定牌加工貼附行為與商標(biāo)性使用

現(xiàn)行《商標(biāo)法》對商標(biāo)性使用規(guī)定的前半部分屬于形式要件，后半部分屬于實質(zhì)要件，導(dǎo)致涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)案件不同裁判主要源于對實質(zhì)要件的不同理解。

（一）商標(biāo)性使用的形式要件與實質(zhì)要件

商標(biāo)性使用的構(gòu)成要件規(guī)定在《商標(biāo)法》第四十八條中，既包括在形式上要求滿足商標(biāo)使用的各類行為，同時要在實質(zhì)上滿足用于識別來源之功能。在商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定過程中，因商標(biāo)使用行為外觀具有客觀性，對商標(biāo)性使用形式要件進行判斷易于操作，但商標(biāo)性使用的實質(zhì)要件具有一定的抽象性，在認(rèn)定上存在一定難度。理論界在實質(zhì)要件的理解上存在不同主張，有學(xué)者認(rèn)為，商標(biāo)使用符合商標(biāo)性使用的形式要件，但實際上未發(fā)生商標(biāo)性使用所意圖達到的識別效果，不能以可能發(fā)生的效果作為商標(biāo)性使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)，否則將不當(dāng)擴大商標(biāo)性使用的范圍進而不當(dāng)擴大商標(biāo)侵權(quán)范圍。亦有學(xué)者認(rèn)為，用于識別商品來源既包括形式上的使用商標(biāo)行為實際上產(chǎn)生的識別來源作用，也包括可能發(fā)揮的來源識別作用。［3］持此理論的學(xué)者更多的是基于商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中應(yīng)當(dāng)對識別商品來源功能在解釋論上作弱化處理的考慮。

筆者認(rèn)為，對商標(biāo)性使用實質(zhì)性要件的理解應(yīng)符合一致性要求。就商標(biāo)維持而言，嚴(yán)格對商標(biāo)性使用的實質(zhì)要件進行解釋，即要求實際發(fā)生識別商品來源作用，有利于規(guī)制商標(biāo)權(quán)人為維持商標(biāo)而象征性使用商標(biāo)的行為。就商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定而言，商標(biāo)專用權(quán)并非絕對的排他權(quán)，不能排斥他人對商標(biāo)標(biāo)志的符號性使用行為。其理論基礎(chǔ)在于符號性使用并不會破壞商標(biāo)的信息傳遞和商譽展示功能，因而應(yīng)排除在商標(biāo)侵權(quán)之外。同理，涉外定牌加工中商標(biāo)貼附行為在境內(nèi)未實際發(fā)揮識別來源功能意味著未產(chǎn)生損害，應(yīng)屬于符號性使用行為，不能通過對商標(biāo)性使用實質(zhì)要件做擴大解釋，生硬地將識別來源的可能作為貼附行為符合商標(biāo)性使用的理論依據(jù)。因此，將商標(biāo)性使用實質(zhì)要件認(rèn)定為實際發(fā)揮識別商品來源功能更為妥帖。

（二）涉外定牌加工商標(biāo)貼附行為性質(zhì)認(rèn)定

如前文所述，在商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中，混淆的可能性是基于構(gòu)成商標(biāo)性使用的前提而言進行判斷，因此是否造成混淆不是商標(biāo)侵權(quán)判定的首要問題。涉外定牌加工案件侵權(quán)與否的核心是代工者的商標(biāo)貼附行為是否構(gòu)成商標(biāo)性使用。

涉外定牌加工中境外注冊商標(biāo)系在境外發(fā)揮其識別功能而非境內(nèi)，對其特殊性應(yīng)當(dāng)單獨作出法律評價。第一，商標(biāo)權(quán)的功效在于識別商品來源，《商標(biāo)法》排斥以識別商品來源為目的的使用行為而非對商標(biāo)標(biāo)志符號性使用；第二，境外注冊商標(biāo)其發(fā)揮識別商品來源功效的領(lǐng)域范圍是境外，并不會對境內(nèi)注冊商標(biāo)識別商品來源功能造成損害；第三，商標(biāo)貼附性使用行為在境內(nèi)不會產(chǎn)生與境內(nèi)注冊商標(biāo)權(quán)人之間的競爭，亦不會損害其商譽和市場份額。因此，涉外定牌加工商標(biāo)貼附行為的性質(zhì)應(yīng)是對商標(biāo)標(biāo)識符號性使用行為而非商標(biāo)性使用。

四、涉外定牌加工貼附行為與商標(biāo)地域性

商標(biāo)的地域性原則是基于《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》中對商標(biāo)獨立性的規(guī)定，即商標(biāo)權(quán)僅及于締約國內(nèi)。同一商標(biāo)可以在不同國家申請注冊商標(biāo)并以此獲得該國領(lǐng)域內(nèi)對商標(biāo)權(quán)的保護。就涉外定牌加工類案件是否侵權(quán)的判定，應(yīng)遵循地域性原則，僅就境內(nèi)發(fā)生的事實為基礎(chǔ)作出判定。［4］

（一）商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定不應(yīng)突破地域性原則

摩托車案中，最高法關(guān)于相關(guān)公眾有接觸案涉商標(biāo)的可能性進而認(rèn)定具有混淆可能性的做法值得商榷。對相關(guān)公眾范圍的界定規(guī)定在《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第八條中，相關(guān)公眾包含兩類主體，一類是有關(guān)消費者，另一類是與營銷有關(guān)的經(jīng)營者，除此之外，都非商標(biāo)法意義上的相關(guān)公眾。摩托車案中，最高法將運輸環(huán)節(jié)的經(jīng)營者納入相關(guān)公眾的范圍并不妥當(dāng)，對于與營銷密切相關(guān)的經(jīng)營者應(yīng)作文義解釋，即與商品的經(jīng)營與銷售有關(guān)的經(jīng)營者，運輸者并非商品的經(jīng)營者與銷售者，不應(yīng)納入商標(biāo)法意義上的相關(guān)公眾的范圍之內(nèi)。此外，將境外中國游客視作相關(guān)公眾有突破商標(biāo)地域性原則之嫌。涉外定牌加工貿(mào)易中，案涉商標(biāo)識別商品來源功能系發(fā)生在進口國，而案涉商標(biāo)在進口國屬于合法注冊商標(biāo)，此種情況下，國內(nèi)赴外游客屬于進口國市場的消費者而非境內(nèi)相關(guān)消費者。最后，不能將案涉商品存在回流境內(nèi)可能性作為混淆可能性判斷依據(jù)。［5］案涉商品回流系形成了新的商標(biāo)使用行為，而非商標(biāo)貼附行為的延續(xù)，不能偷換概念，將商品回流可能產(chǎn)生的商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任歸咎于代工者。

（二）境外管轄的例外

由于在實踐中，可能存在委托方在境外惡意搶注境內(nèi)注冊商標(biāo)的情形，如不對境內(nèi)注冊商標(biāo)加以保護，可能導(dǎo)致判決不公，如何針對個案作出相應(yīng)處理同樣值得討論?；谏虡?biāo)權(quán)地域性原則，境外的惡意搶注境內(nèi)注冊商標(biāo)的行為發(fā)生在境外，如境內(nèi)商標(biāo)權(quán)人需尋求保護，可以在搶注行為發(fā)生國提起訴訟以尋求救助。如境內(nèi)商標(biāo)權(quán)人訴諸境內(nèi)法院，則司法機關(guān)可以在對境內(nèi)加工行為和境外搶注行為統(tǒng)一考量的基礎(chǔ)上，為域內(nèi)管轄尋求管轄權(quán)基礎(chǔ)，并嚴(yán)格按照相關(guān)境外管轄制度，如基于屬人管轄原則，例外地認(rèn)定涉外定牌加工行為侵害商標(biāo)權(quán)。

五、結(jié)語

涉外定牌加工類案件是否侵害商標(biāo)權(quán)的認(rèn)定并非基于此種商業(yè)模式的特殊性，而是應(yīng)回歸到商標(biāo)侵權(quán)的基本規(guī)則體系中，剝離出該類案件中的法律事實進行判斷。一是應(yīng)堅持商標(biāo)獨立性和地域性原則，境外商標(biāo)的實際情況不能作為境內(nèi)貼牌行為是否侵權(quán)的裁判依據(jù)，司法機關(guān)應(yīng)堅持僅就境內(nèi)法律事實進行裁判；二是堅持商標(biāo)性使用作為商標(biāo)侵權(quán)裁判的先決條件，涉外定牌加工中商標(biāo)貼附行為雖符合商標(biāo)性使用的形式要件，但貼附的境外商標(biāo)在境內(nèi)并無識別商品來源之可能，不滿足商標(biāo)性使用的實質(zhì)要件，故不構(gòu)成商標(biāo)性使用，不能認(rèn)定其商標(biāo)侵權(quán)的成立。此外，不能忽視認(rèn)定侵權(quán)的例外存在，對符合境內(nèi)外整體行為損害境內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的實際利益的案件，境內(nèi)司法機關(guān)應(yīng)綜合考量境內(nèi)外因素尋求恰當(dāng)?shù)墓茌犚罁?jù)，以行為整體作為案件事實進行裁判。