我國許諾銷售從專利拓展到商標(biāo)領(lǐng)域必然性

吳 意

廣東百勤律師事務(wù)所，廣東 東莞 523000

許諾銷售是指產(chǎn)品銷售并未實際發(fā)生，但已在實際銷售前有宣傳、展示相關(guān)產(chǎn)品，并表達有意出售產(chǎn)品的行為。在專利侵權(quán)訴訟中，主要是通過將被控侵權(quán)產(chǎn)品與專利技術(shù)特征、保護范圍進行比較，只有侵權(quán)產(chǎn)品落入專利技術(shù)保護的范圍，才認定為侵權(quán)產(chǎn)品。同樣，許諾銷售行為在《商標(biāo)法》領(lǐng)域也同樣存在，主要也是通過宣傳、展示、展覽等方式，提前銷售帶有商標(biāo)標(biāo)識的產(chǎn)品的意思表示，未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人同意侵犯權(quán)利人所持有的商標(biāo)權(quán)。在專利侵權(quán)領(lǐng)域，在我國《專利法》中明確規(guī)定許諾銷售行為為獨立侵權(quán)方式，但《商標(biāo)法》中未做出類似規(guī)定，本文認為許諾銷售行為應(yīng)該應(yīng)用到商標(biāo)侵權(quán)領(lǐng)域。此類商標(biāo)權(quán)侵權(quán)中銷售商其本身并不銷售商標(biāo)所指示的相同或類似產(chǎn)品，但同樣有許諾銷售的行為意思表示，完全符合銷售前的基本特征。本文僅以未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人許可，未銷售實物侵犯商標(biāo)權(quán)的問題為突破口進行討論，加大商標(biāo)權(quán)保護力度，在《商標(biāo)法》中設(shè)立許諾銷售行為系獨立的商標(biāo)侵權(quán)行為。

一、許諾銷售行為作為知識產(chǎn)權(quán)保護實施制度在世界各國發(fā)展概況

（一）許諾銷售制度在歐美等資本主義發(fā)達國家作為一項知識產(chǎn)權(quán)保護基本制度使用，研究先進國家知識產(chǎn)權(quán)保護制度，有利于我國更好的保護知識產(chǎn)權(quán)并與世界接軌。20世紀70年代中后期歐盟《共同體專利公約》第二十九條規(guī)定，歐共體專利權(quán)人有權(quán)禁止他人未經(jīng)許可制造、許諾銷售、投放市場或使用專利產(chǎn)品?！兜聡鴮＠ā返诰艞l使用的是許諾提供（Anbieten）概念，其含義不僅包括許諾銷售，而且涵蓋了許諾以締結(jié)買賣、租借、租賃協(xié)議等可以提供專利產(chǎn)品的行為。[1]英國在保護權(quán)利人專利上比較重視，對侵權(quán)行為主要包括許諾處分、制造、使用或進口。美國加入《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》后，于1994年修改《美國專利法》，其中重要的一項是在條文中直接增加許諾銷售規(guī)定，認可在發(fā)生實際銷售之前的行為可以成立許諾銷售。世界各國所使用到的“oあer for sale”一詞，來源于《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》第二十八條第一款規(guī)定。

（二）從各國立法背景和司法審判實踐上看，就許諾銷售的含義和涵蓋范圍而言，歐洲國家和美國在專利保護上各自有所不同。歐洲發(fā)達國家保護范圍更大，超過了TRIPS所規(guī)定的要求。其他各國并未將范圍擴大至許諾銷售。美國及我國認為許諾銷售等同于民法中的要約，但要約邀請同樣可能造成侵權(quán)行為的后果，不得排除在許諾銷售行為之外；假設(shè)要等到銷售時才能認定為侵權(quán)，那么有違立法的本來意愿，侵權(quán)制止越早越能保護好權(quán)利人的利益，阻止侵權(quán)人向市場提供侵權(quán)產(chǎn)品、阻止侵權(quán)苗頭也應(yīng)是立法者的本意。在各國的司法實踐中，各大法系對許諾銷售的認定都不以存在實物為必備條件，未將實物作為侵權(quán)的標(biāo)準，所以在商標(biāo)侵權(quán)中，也應(yīng)使用許諾銷售這一項法律制度。許諾銷售和銷售行為的區(qū)別在于許諾銷售并沒有真正開始銷售，因此注冊商標(biāo)的權(quán)利人必定無法得到許諾銷售的實際產(chǎn)品。[2]我國上海知識產(chǎn)權(quán)法院審理的“雷某”案中，主要權(quán)利人也無法證明商品是否正品，由法官發(fā)揮裁判者的自由裁量權(quán)，對比其行為是否具有高度蓋然性，最終認定為不構(gòu)成商標(biāo)的合理使用。

二、許諾銷售行為在我國《專利法》上的概況和定義

（一）許諾銷售的含義在我國《專利法》第十一條中直接規(guī)定。從《專利法》上看許諾銷售概念來源于《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》第二十八條有關(guān)“oあer for sale”的直接規(guī)定。我國為了與《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》的規(guī)定相一致，在2000年修改《專利法》的過程中增加上述規(guī)定，但此時的許諾銷售行為僅限于發(fā)明和實用新型專利。隨著我國外觀設(shè)計專利數(shù)量增多，合法權(quán)利人需要對自身知識價值的認可，國家出于對知識產(chǎn)權(quán)財富的保障，在2008年修改的《專利法》中加入了制止許諾銷售外觀設(shè)計專利產(chǎn)品行為的規(guī)定。之后在2001年、2015年最高人民法院對許諾銷售定義做出過修改，但實質(zhì)定義未發(fā)生變化。概括來說，許諾銷售主要是指將展銷會或店鋪內(nèi)擺設(shè)所擺放、放入銷售訂單或計劃中，以及在廣告中推銷或以口頭、書面或其他方式向非特定的人表達出售產(chǎn)品意愿的行為。

（二）對于許諾銷售而言，是表達銷售某種產(chǎn)品的意愿，那么在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域中，因產(chǎn)品并未銷售出實物，所以權(quán)利人無法獲得侵權(quán)產(chǎn)品，僅是銷售商表達出售的意愿，權(quán)利人推斷自己的權(quán)利可能受到了侵犯。在司法訴訟實踐中，關(guān)于如何確認許諾銷售的產(chǎn)品是侵權(quán)產(chǎn)品，權(quán)利人對證據(jù)的提供會存在較多困難，提供的證據(jù)經(jīng)常無法直觀反映侵權(quán)行為的發(fā)生，使得法官在認定時需要結(jié)合實踐經(jīng)驗和運用邏輯思維做出判斷。法官認定應(yīng)結(jié)合權(quán)利人提供證據(jù)，對侵權(quán)人所在特定情形下表示出的目的或用途、意愿，是否與權(quán)利人的權(quán)利即將受到侵犯具有高度的可能性。由此可知，許諾銷售構(gòu)成侵權(quán)的門檻很低，僅需銷售商品的意思表示即可，并不需要簽訂銷售合同。對于喜歡打廣告的公司而言，千萬不要為了吸引眼球等原因，隨意在產(chǎn)品宣傳冊中宣傳他人的專利產(chǎn)品，無論是否準備生產(chǎn)或銷售，均構(gòu)成專利許諾銷售侵權(quán)。

三、從知識產(chǎn)權(quán)的基本特征來看商標(biāo)權(quán)中有必要建立單獨許諾銷售制度

根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)的基本特征來看，必須要逐步完善知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的保護，以此推動產(chǎn)品的創(chuàng)新，提高產(chǎn)權(quán)人的自主創(chuàng)新能力。許諾銷售是基于知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域所獨有的侵權(quán)的特殊性而創(chuàng)設(shè)，屬于獨立侵權(quán)行為類型，商標(biāo)權(quán)也屬于知識產(chǎn)權(quán)的一種。對發(fā)生商標(biāo)許諾銷售時，若無需權(quán)利人舉證證明被控侵權(quán)人出售產(chǎn)品，那么類案件會越來越多，《商標(biāo)法》也應(yīng)相應(yīng)創(chuàng)設(shè)獨立的許諾銷售制度來平衡案件裁判。

（一）商標(biāo)權(quán)人享有專用權(quán)和禁止權(quán)，屬于重要兩項排他性權(quán)利，禁用權(quán)要大于使用權(quán)。商標(biāo)權(quán)人需在法定授權(quán)范圍內(nèi)合法使用，但商標(biāo)權(quán)人的禁止權(quán)，可以擴大到禁止他人在同一種商品或類似商品上使用與注冊商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，這種權(quán)利明顯比使用權(quán)大，催生了禁止權(quán)大于用途和作用。例如，在廣告宣傳中使用商標(biāo)表面上“許諾銷售”應(yīng)該為“商標(biāo)權(quán)利的使用”，但實際應(yīng)認定屬于商標(biāo)權(quán)人“禁止使用”的范圍，因為商標(biāo)權(quán)人適用禁用權(quán)更方便防止商標(biāo)權(quán)的侵犯。

（二）從商標(biāo)權(quán)人保護的最終目的上看，侵權(quán)人銷售前的許諾銷售行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。商標(biāo)權(quán)是一種知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域財富擁有的象征，最終落實到財產(chǎn)性上，符合知識產(chǎn)權(quán)的各項基本特征，其核心為財產(chǎn)性。它旨在通過制止盜用來防止他人不當(dāng)搶奪商標(biāo)所有人的客戶，保護的是防止公眾誤認的權(quán)利。[3]在商標(biāo)許諾銷售中，雖還未實際銷售帶有商標(biāo)的次品或假冒產(chǎn)品，但同樣會影響商標(biāo)的使用價值，長此以往必定會影響到許可使用商標(biāo)權(quán)人的正常產(chǎn)品銷售，商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)價值會隨著商標(biāo)產(chǎn)品的價格降低而逐步減少其商標(biāo)價值，商標(biāo)價值降低也會導(dǎo)致產(chǎn)品進一步積壓，不被公眾所認可，最終影響的是企業(yè)的興衰，也必然侵犯到商標(biāo)權(quán)人的財產(chǎn)屬性。

（三）商標(biāo)權(quán)保護的主要作用是保護市場經(jīng)濟良好持續(xù)和有序發(fā)展，使商標(biāo)持有人的權(quán)益得到保護，并維護普通消費者合法利益。在發(fā)生許諾銷售侵害時，極大可能與外界產(chǎn)品相聯(lián)系，如果未經(jīng)許可使用許諾銷售，必然會導(dǎo)致商標(biāo)價值利益受損；消費者看中的商標(biāo)標(biāo)識，是以區(qū)分產(chǎn)品好壞來進行判斷的，如果依附于商標(biāo)之上的商品因商標(biāo)被非許可人侵犯，商標(biāo)的合法權(quán)益則得不到保護，最終受損的必然是整個市場環(huán)境。許諾銷售在我國《專利法》中進行了直接規(guī)定，說明如果放任許諾銷售行為的危害是確實存在的，將不利于早期商業(yè)利益的保護，也無法保證商業(yè)能順利進行，假設(shè)要等到侵權(quán)行為發(fā)生，在市場上已發(fā)生假冒或劣質(zhì)產(chǎn)品后再制止，必然導(dǎo)致市場體系破壞。制止商標(biāo)的許諾銷售行為其目的也是在此，能夠更早保護商標(biāo)權(quán)人的利益免遭侵權(quán)和傷害，保障權(quán)利人合法權(quán)益。

（四）建立商標(biāo)許諾銷售制度在國際上是較普遍的立法制度。在《歐盟商標(biāo)指令》和《歐盟商標(biāo)規(guī)則》中規(guī)定，在商業(yè)文件和廣告中使用標(biāo)志直接構(gòu)成侵權(quán)?！睹绹虡?biāo)法》對商標(biāo)許諾銷售加以規(guī)定，在商業(yè)行為中，將注冊標(biāo)志進行復(fù)制、仿冒、仿制或偽造，并使用于商品或服務(wù)上的偽銷售，或偽許諾銷售，進行的散布或廣告，促使購買人產(chǎn)生混淆誤認等行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。[2]此種侵權(quán)行為不一定要實際生產(chǎn)，僅是實施了做廣告、用于商業(yè)活動等行為，實際在歐盟規(guī)定中已構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。商標(biāo)侵權(quán)存在于各個方面，如在法國的“EPSY商標(biāo)侵權(quán)案”中，被告僅是在制作視頻廣告中使用一位經(jīng)理的簡歷，簡歷中的工作履歷中寫到：曾有12年研究所經(jīng)歷，其中，包含有EPSY的工作經(jīng)歷。其EPSY字母商標(biāo)出現(xiàn)在這則廣告中，經(jīng)巴黎上訴法院審理，認為這位經(jīng)理使用EPSY商標(biāo)簡歷合法，但被告打廣告中出現(xiàn)“EPSY”是為經(jīng)營行為打廣告，此行為已構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

四、互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)興起與發(fā)展需要在商標(biāo)權(quán)中建立許諾銷售制度

（一）互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)生源于20世紀60年代美國國防部的先進研究規(guī)劃機構(gòu)。我國于1994年4月通過“中國科技網(wǎng)”首次和國際互聯(lián)網(wǎng)相聯(lián)，成為國際網(wǎng)絡(luò)社群中的第71位成員。[3]隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，伴隨著新興行業(yè)電子商務(wù)領(lǐng)域的擴大，但我國電子商務(wù)晚于其他發(fā)達國家或地區(qū)。在1998年3月我國才有第一筆互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)交易。隨后各種電子商務(wù)平臺網(wǎng)站數(shù)量急速增加，加之即時通訊、直播平臺的發(fā)展，我國電子商務(wù)也隨著互聯(lián)網(wǎng)迅速普及而不斷擴大到千家萬戶。截至2020年，我國電子商務(wù)交易零售額達11．76萬億元?；ヂ?lián)網(wǎng)全球性、虛擬性和高度自治性等特點，伴隨電子商務(wù)爆發(fā)式發(fā)展，相伴而來的是電子商務(wù)的法律問題接踵而來，知識產(chǎn)權(quán)保護問題更是受到?jīng)_擊和挑戰(zhàn)，網(wǎng)絡(luò)平臺上仿冒、劣質(zhì)產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，商標(biāo)的價值在網(wǎng)絡(luò)上不能正常體現(xiàn)，電子商務(wù)的購物環(huán)境急需改善，商標(biāo)許諾銷售就顯得格外重要，只有盡早重視維護權(quán)利人的權(quán)益，才能使互聯(lián)網(wǎng)平臺更加“潔凈”。

（二）以互聯(lián)網(wǎng)為依托的電子商務(wù)具有虛擬性，表現(xiàn)為虛擬社區(qū)和商業(yè)圈，通過網(wǎng)絡(luò)把客戶與銷售商聯(lián)系起來，不需要面對面就可進行有序交易，從而擺脫時間和空間上的限制進而實現(xiàn)交易全球化。由于電子商務(wù)的特征，使得電子商務(wù)對于知識產(chǎn)權(quán)制度的影響既有正面的也有負面的，電子商務(wù)促進了知識共享，也激勵了科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新[4]。互聯(lián)網(wǎng)無國、無界，跨國企業(yè)競爭演變?yōu)閷＠夹g(shù)和商標(biāo)的競爭，使得知識產(chǎn)權(quán)的價值不斷飆升。網(wǎng)絡(luò)發(fā)展給知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域帶來巨大變化，網(wǎng)絡(luò)的加速使信息快速傳播，給知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的保護和侵權(quán)認定帶來難題，如不拓展商標(biāo)權(quán)的保護方式，必然無法適應(yīng)全球變革的發(fā)展。所以，只有在商標(biāo)侵權(quán)中直接建立我國商標(biāo)許諾銷售制度，我國方能與世界經(jīng)濟接軌，在知識產(chǎn)權(quán)的保護中補漏所缺的重要一環(huán)。

五、結(jié)束語

現(xiàn)有《商標(biāo)法》中關(guān)于商標(biāo)使用的規(guī)定已無法保護商標(biāo)的合法利益，建議將許諾銷售行為設(shè)立為獨立的商標(biāo)侵權(quán)行為，以便全方位保護權(quán)利人的商標(biāo)權(quán)。許諾銷售概念在我國立法中見于《專利法》，立法者當(dāng)初認為不需要在《商標(biāo)法》規(guī)定許諾銷售行為，應(yīng)該是由于商標(biāo)與專利保護內(nèi)容上的本質(zhì)不同而未進行考慮。專利是新的技術(shù)方案或設(shè)計，但商標(biāo)是新的符號、標(biāo)識，現(xiàn)有立法認為銷售商在廣告宣傳中主要是為了識別商品來源，此種行為就是商標(biāo)使用行為，而不是商標(biāo)禁止行為，已經(jīng)被《商標(biāo)法》第五十七條第一、二款的規(guī)定所涵蓋，無需再在《商標(biāo)法》中規(guī)定許諾銷售行為。但隨著社會經(jīng)濟、科技發(fā)展和市場競爭加劇，知識產(chǎn)權(quán)保護的目的性更為突出，各國均加大了商標(biāo)保護力度。同時隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)、即時通訊等新興事物的發(fā)展，商標(biāo)權(quán)保護領(lǐng)域的新問題、新矛盾不斷出現(xiàn)，在《商標(biāo)法》中建立許諾銷售系獨立的商標(biāo)侵權(quán)行為，在商標(biāo)權(quán)的保護中顯得尤為重要。從現(xiàn)階段社會各界對立法建議的趨勢可以看出，立法傾向于需要修改完善《商標(biāo)法》，加大商標(biāo)保護力度，維護商標(biāo)權(quán)利人合法權(quán)益。