淺談創(chuàng)造性評判中對于公知常識的事實認(rèn)定

薛 杰

一、引 言

事實認(rèn)定是專利審查過程中的首要問題，尤其是在新穎性和創(chuàng)造性審查過程中，不同的事實認(rèn)定不僅僅影響整個審查過程中的說理和論述，同時還會影響審查結(jié)論的準(zhǔn)確性。

在《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第6.1.1節(jié)駁回申請的條件中規(guī)定：“審查員在做出駁回決定之前，應(yīng)當(dāng)將其經(jīng)實質(zhì)審查認(rèn)定申請屬于《專利法實施細(xì)則》第53條規(guī)定的應(yīng)予駁回情形的事實、理由和證據(jù)通知申請人，并給申請人至少一次陳述意見和/或修改申請文件的機會”①韓博.淺談創(chuàng)造性評判中的事實認(rèn)定[J].審查業(yè)務(wù)通訊，2018，24（4）:32-36.。這里對于事實認(rèn)定不僅包括對于申請文件以及現(xiàn)有技術(shù)的事實認(rèn)定，還包括對于公知常識的事實認(rèn)定。只有準(zhǔn)確認(rèn)定事實，才能夠在此基礎(chǔ)上做出客觀、公正的結(jié)論。因此，如何準(zhǔn)確認(rèn)定公知常識是值得深刻探討的問題。

二、各國專利法意義下的公知常識

從審查角度可以明晰，公知常識在創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)中經(jīng)常被使用。針對公知常識概念，我國現(xiàn)行的法律法規(guī)并沒有對此給出較為統(tǒng)一的規(guī)定?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）對公知常識的概念進行了一些說明，具體“所屬區(qū)別技術(shù)特征為本領(lǐng)域的公知常識，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段”，并在多個章節(jié)中提及公知常識可作為證據(jù)使用②國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.。從上述說明可以看出，“公知常識”要有其技術(shù)屬性或領(lǐng)域?qū)傩?，而且需要站位于本領(lǐng)域技術(shù)人員，判斷其是否屬于本領(lǐng)域的公知常識，而不是僅以任一人的知識水平作為判斷基準(zhǔn)。

在歐洲專利局（EPO）的相關(guān)法規(guī)中規(guī)定，普通技術(shù)知識是在基礎(chǔ)手冊、專著和教科書中所包含的信息，但如果發(fā)明所處檢索領(lǐng)域很新，以至于無法從教科書中查找到相關(guān)的技術(shù)知識，那么在專利文獻或科技出版物中所包含的信息也是普通技術(shù)知識，由此可以看出，與中國相似，歐洲也主要是從來源和載體形式出發(fā)對公知常識進行定義，且標(biāo)準(zhǔn)大致相同，不同的是，中國并沒有明確提到專利文獻和科技出版物。

在美國專利商標(biāo)局（USPTO）中，出現(xiàn)了兩個與公知常識近似的概念。第一，“ordinary skill in the art”，從其字面含義理解，應(yīng)表示“本領(lǐng)域的普通技能”，類似于我國“本領(lǐng)域普通技術(shù)知識”。第二，“common knowledge in the art or ‘well-known’ prior art”的規(guī)定，根據(jù)其字面含義，應(yīng)表示“本領(lǐng)域的一般知識或公知的現(xiàn)有技術(shù)”，進一步規(guī)定，“那些能夠被迅速且毫無疑問地被證明為‘眾所周知’的事實”，僅在審查員認(rèn)為他斷言是本領(lǐng)域公知常識的事實能夠被迅速且毫無疑問地證實的情況下，才適合于基于這種沒有證據(jù)支持的公知常識作出通知書，“如果審查通知書采納了一個未得到文獻證據(jù)支持的事實，支持這種決定采用該通知書的推理技術(shù)思路必須是清楚無誤的”，“審查通知書采取了沒有基于文獻證據(jù)的具體依據(jù)而認(rèn)定為‘公知常識’的事實，其中告知的事實是易于證明的，或者記錄中沒有與之抵觸的內(nèi)容”③姜巖.專利法公知常識舉證研究[D].中國優(yōu)秀碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫社會科學(xué)Ⅰ輯，2012:G117-45.。根據(jù)對上述規(guī)定的理解，在美國專利審查過程中，公知常識是能夠被迅速且毫無疑問地證實為眾所周知的事實，或者是容易證明的且沒有與之相矛盾的記錄的事實。

對于日本局（JPO）給出“普通一般知識”，即我國的“公知常識”，是指對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說普遍知道的技術(shù)內(nèi)容（包括周知技術(shù)和常用技術(shù)），或者從經(jīng)驗法則中清楚得到的事實。其中“周知技術(shù)”，指相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域中眾所周知的技術(shù)內(nèi)容，包括：（1）出現(xiàn)于多篇現(xiàn)有技術(shù)文獻或網(wǎng)頁等中的技術(shù)內(nèi)容。（2）在工業(yè)制造中被廣泛知曉的技術(shù)內(nèi)容。（3）無需舉例而在一定范圍內(nèi)眾所周知的技術(shù)內(nèi)容。而“常用技術(shù)”是指被廣泛使用的周知技術(shù)。這使得對于公知常識有更明確的指引性，與我國利用多篇現(xiàn)有技術(shù)文獻佐證公知常識有異曲同工之妙。

經(jīng)上所述，分析各國對于公知常識的內(nèi)涵定義，拓展了審查員對于公知常識的認(rèn)定理念，擴寬了考慮問題的角度，在此基礎(chǔ)上，更加準(zhǔn)確認(rèn)定公知常識。

三、公知常識的舉證意識

在實質(zhì)審查部分，針對審查員做出第一次審查意見通知書的規(guī)定：“審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明”。從這里可以看出，如果審查員可以確定作為公知常識的證據(jù)是可靠的，那么該公知常識就可以用來評價專利申請的創(chuàng)造性。在準(zhǔn)確了解公知常識內(nèi)涵的基礎(chǔ)上，公知舉證是一個必要技術(shù)手段。

我國規(guī)定了兩種公知常識的舉證方式，一種是提供證據(jù)，另一種則是充分說理。提供證據(jù)很明確，也比較直觀，但對充分說理卻并沒有詳細(xì)的解釋。而充分說理的方式在不同意見的博弈中，認(rèn)可度并不高。因此，公知常識的舉證尤為重要，為節(jié)約時間成本，降低審查次數(shù)，提高審查效能，建議利用證據(jù)舉證。

四、具體案例分析

該申請涉及一種3D即時通訊系統(tǒng)及其通訊方法?，F(xiàn)有通訊系統(tǒng)主要通過用戶加載2D照片達到個性化效果，此個性化處理屬于靜態(tài)處理。該申請的發(fā)明點是用戶能夠僅用一張 2D人臉照片合成具有真實感的3D人臉，并可對所生成的3D人臉進行個性化，給人一種身臨其境的感覺。

一通中，審查員引用兩篇對比文件，評述權(quán)利要求1、4不具備創(chuàng)造性；從權(quán)3引用對比文件3，評述不具備創(chuàng)造性，對于從權(quán)2、5，只是簡單的說理，評述不具備創(chuàng)造性。

申請人針對一通答復(fù)，將原從權(quán)2、5加入到權(quán)利要求1中，認(rèn)為加入的從權(quán)2、5特征不屬于公知常識。很明顯，對于毫無證據(jù)的簡單說理，申請人認(rèn)可度并不高。

二通中，審查員對于原從權(quán)2特征“所述人臉特征提取裝置通過交互式提取所述臉部特征”，采用了兩篇專利文獻作為周知技術(shù)的證據(jù)，二者都是利用交互式方法提取臉部特征。對于原從權(quán)3特征“3D人臉個性化模塊，所述3D人臉個性化模塊用于對所述3D人臉進行裝飾”，采用一篇書證，有理有據(jù)，做到全方位答復(fù)。

二通后，視撤。也就是說，申請人接受了這一技術(shù)手段在申請日之前已經(jīng)屬于周知技術(shù)的事實，從而無力爭辯。

從以上案例可以看出，利用專利文獻舉證的方式，對這種并不是普通公眾都知曉，僅限于某個具體技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員熟知，并且涉及在教科書或參考書中難以找到記載的具體實現(xiàn)方式，效果非常顯而易見。一方面，拉近了區(qū)別技術(shù)特征與現(xiàn)有技術(shù)之間的距離，結(jié)合更容易；另一方面，審查員在進行說理的時候結(jié)合技術(shù)實際，言之有理，更有說服力。

五、創(chuàng)造性評判中公知常識使用的思考

（一）準(zhǔn)定認(rèn)定發(fā)明構(gòu)思

發(fā)明構(gòu)思貫穿于專利審查的整個過程，站在發(fā)明構(gòu)思的角度檢索和篩選確定對比文件，能夠提高檢索和篩選的效率和準(zhǔn)確性。正確的事實認(rèn)定有利于客觀準(zhǔn)確地形成審查結(jié)論。只有準(zhǔn)確的確定發(fā)明能夠解決的技術(shù)問題、采用的關(guān)鍵技術(shù)手段，才能從整體上正確理解發(fā)明和把握發(fā)明構(gòu)思，以避免陷入利用公知常識評述發(fā)明構(gòu)思的誤區(qū)。

（二）準(zhǔn)確認(rèn)定公知常識

某一技術(shù)手段是否屬于公知常識，關(guān)注的重點在于對于上述事實的認(rèn)定是否準(zhǔn)確，無論提供證據(jù)證明還是說明理由均是為了客觀地認(rèn)定公知常識、進而確保審查結(jié)果正確。當(dāng)認(rèn)定公知常識時，需要注意其與其他技術(shù)特征之間是否存在技術(shù)關(guān)聯(lián)性，如果存在關(guān)聯(lián)性，則應(yīng)與彼此關(guān)聯(lián)的特征一起作為一個整體來考慮，通過認(rèn)定上述特征的引入所產(chǎn)生的技術(shù)效果，來綜合分析權(quán)利要求基于區(qū)別特征實際解決的技術(shù)問題，而不宜直接將與其他特征具有關(guān)聯(lián)性的特征單獨認(rèn)定為區(qū)別，進而通過斷言其為公知常識而簡單得出不具創(chuàng)造性的結(jié)論。

（三）主動舉證充分說理

在涉及公知常識時，當(dāng)存在教科書或者工具書等公知常識證據(jù)的，最好提供書面證據(jù)；當(dāng)使用多篇專利文獻來證明某技術(shù)特征屬于公知常識，需要在對證據(jù)公開的內(nèi)容作出清楚認(rèn)定的基礎(chǔ)上進行縝密推理、充分說理，這樣形成的結(jié)論才能令人信服；而當(dāng)區(qū)別技術(shù)特征確實屬于本領(lǐng)域的技術(shù)人員所廣泛知曉的現(xiàn)有技術(shù)中的常識，進行充分說理即可，但要注意加強說理的充分性和邏輯性。

六、結(jié) 語

在實際審查中，尤其是涉及公知常識事實認(rèn)定時，優(yōu)先考慮證據(jù)。當(dāng)沒有合適的教科書或參考書可用時，可采用專利或非專利文獻作為證據(jù)，充分分析驗證。通常在檢索過程中，審查員已經(jīng)獲得了多篇A類文獻，可用于公知常識的舉證和說理，并不會增加太多工作量，相反，如果證據(jù)意識強烈，說理充分有效，反而更節(jié)約審查程序，提高審查質(zhì)量和審查效率。