《專利審查指南》修改解讀
——規(guī)范創(chuàng)造性審查和公知常識(shí)舉證

周胡斌

為落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)審查質(zhì)量和審查效率”的重要指示，貫徹國(guó)務(wù)院深化“放管服”改革的具體部署，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在2017年底啟動(dòng)了《專利審查指南》（以下簡(jiǎn)稱《指南》）的修改工作。歷時(shí)一年有余，關(guān)于修改《專利審查指南》的第328 號(hào)公告于2019年9月23 日發(fā)布，并于2019年11月1 日施行。

此次《指南》修改充分考慮了新技術(shù)快速發(fā)展的需要，積極回應(yīng)了創(chuàng)新主體的訴求，也認(rèn)真總結(jié)和固化了審查工作中的有益經(jīng)驗(yàn)。修改進(jìn)一步規(guī)范了對(duì)分案申請(qǐng)申請(qǐng)人（發(fā)明人）的規(guī)定，明確了分案再分案的提交時(shí)間，鼓勵(lì)審查員與專利代理師進(jìn)行會(huì)晤和電話討論，強(qiáng)化對(duì)胚胎干細(xì)胞和涉及GUI的產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)，以及引入對(duì)于發(fā)明和外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)的延遲審查制度等。作為《指南》修改工作的直接參與者，筆者想就這次《指南》修改最受關(guān)注的內(nèi)容，即創(chuàng)造性審查、公知常識(shí)舉證和延遲審查制度與讀者分享在修改過程中對(duì)相關(guān)問題的理解和思考。

一、規(guī)范創(chuàng)造性的審查思路

《指南》（2010 版）第二部分第四章規(guī)定了發(fā)明創(chuàng)造性，更具體地說，非顯而易見性的判斷方法，包括：第一步，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；第二步，通過比較確定發(fā)明與最接近現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別特征，由區(qū)別特征所達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；第三步，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見，即所謂的“三步法”。上述方法的第二步，基于區(qū)別特征所達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是創(chuàng)造性判斷的難點(diǎn)，也是專利代理師/申請(qǐng)人和審查員經(jīng)常有爭(zhēng)議的地方。

第328 號(hào)公告對(duì)《指南》第二部分第四章第3.2.1.1 節(jié)（2）“確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”部分進(jìn)行了修改。一是將“根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”修改為“根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”，即增加了“在要求保護(hù)的發(fā)明中”；二是在該節(jié)最后增加“對(duì)于功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系的技術(shù)特征，應(yīng)整體上考慮所述技術(shù)特征和它們之間的關(guān)系在要求保護(hù)的發(fā)明中所達(dá)到的技術(shù)效果”。

上述修改強(qiáng)調(diào)了應(yīng)當(dāng)整體考慮確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。在確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，不應(yīng)僅僅基于區(qū)別特征本身固有的功能或作用，而是應(yīng)當(dāng)根據(jù)區(qū)別特征在要求保護(hù)的整個(gè)方案中所能達(dá)到的技術(shù)效果，同時(shí)考慮特征之間的聯(lián)系，來確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。在根據(jù)該區(qū)別特征確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，區(qū)別特征在“要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果”，或者說區(qū)別特征與其作用或所產(chǎn)生的效果之間的這種聯(lián)系，除本申請(qǐng)之外，也應(yīng)當(dāng)在對(duì)比文件中有明確記載或者是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)其在申請(qǐng)日時(shí)的知識(shí)和能力就可以直接認(rèn)識(shí)到的，否則，就犯了事后諸葛亮的錯(cuò)誤。

【案例1】權(quán)利要求要求保護(hù)制備二苯基砜化合物的方法，特征在于反應(yīng)是在內(nèi)壁上具有耐腐蝕層的容器中進(jìn)行。

申請(qǐng)人在說明書中指出，發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是防止金屬離子造成的二苯基砜化合物產(chǎn)品著色，耐腐蝕層可以是玻璃或含氟樹脂等。對(duì)比文件1 公開了一種二苯基砜化合物的純化方法，權(quán)利要求與對(duì)比文件1 的區(qū)別在于本申請(qǐng)使用的容器具有耐腐蝕層。但對(duì)比文件1 未對(duì)反應(yīng)容器提出任何要求，也未提及二苯基砜化合物產(chǎn)品著色的問題。

如果依據(jù)玻璃或含氟樹脂涂層本身固有的耐腐蝕效果，將本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題直接認(rèn)定為“如何防止反應(yīng)容器發(fā)生腐蝕”，就會(huì)輕易地得出本申請(qǐng)權(quán)利要求1 是顯而易見的結(jié)論。但是，對(duì)比文件1 僅僅涉及二苯基砜化合物的常規(guī)后處理步驟，其中并未具體提及金屬離子雜質(zhì)，也未提及金屬離子會(huì)導(dǎo)致二苯基砜化合物產(chǎn)品著色的問題。在對(duì)比文件1 的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員并不能認(rèn)識(shí)到上述技術(shù)問題的存在，也就很難有動(dòng)機(jī)去改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)，進(jìn)而提出本申請(qǐng)要求保護(hù)的方案。就本申請(qǐng)而言，考慮區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中能夠達(dá)到的技術(shù)效果，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題應(yīng)為“如何防止二苯基砜化合物產(chǎn)品著色”，這也是申請(qǐng)人在說明書中聲稱的本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題。實(shí)際上，如果對(duì)導(dǎo)致產(chǎn)品著色這一缺陷產(chǎn)生原因的認(rèn)識(shí)已經(jīng)超出了所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員在申請(qǐng)日前的認(rèn)識(shí)水平和能力，本申請(qǐng)的貢獻(xiàn)則恰好在于發(fā)現(xiàn)了該原因并提出相應(yīng)的解決方案，發(fā)明具有創(chuàng)造性。

另外，在確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，應(yīng)整體考慮區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中達(dá)到的技術(shù)效果，機(jī)械地根據(jù)每一個(gè)區(qū)別特征的作用或效果分別確定一個(gè)技術(shù)問題，再分別評(píng)價(jià)是否存在技術(shù)啟示的做法是不正確的（如此做法割裂特征之間的聯(lián)系，并未將權(quán)利要求作為“一個(gè)”技術(shù)方案進(jìn)行整體考慮），除非要求保護(hù)的主題本身就是已知技術(shù)手段的簡(jiǎn)單“堆砌”，各個(gè)技術(shù)手段之間不存在相互支持或相互作用的關(guān)系，實(shí)質(zhì)上各自獨(dú)立解決多個(gè)問題。需要注意的是，在確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，其中的“實(shí)際”二字即隱含了審查員認(rèn)為發(fā)明“能夠”解決該技術(shù)問題的含義，也就是說，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)原始申請(qǐng)文件不能認(rèn)定的事實(shí)不能作為認(rèn)定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的事實(shí)基礎(chǔ)，例如，說明書泛泛聲稱、沒有提供任何證據(jù)予以證明且本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)也不能預(yù)期的技術(shù)效果。

【案例2】權(quán)利要求要求保護(hù)一種熱帶水果罐頭，其特征在于由蓮霧60～80g，人參果80～100g，火龍果80～100g，芭樂66～80g，加冰糖和水灌裝而成。

說明書僅泛泛聲稱所得產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)豐富，美容養(yǎng)顏，并沒有提供混合后的水果罐頭有任何進(jìn)一步有益效果的證據(jù)。對(duì)比文件1—4 分別公開其中一種水果制品，審查員采用四篇對(duì)比文件結(jié)合評(píng)價(jià)創(chuàng)造性。申請(qǐng)人答復(fù)審查意見時(shí)爭(zhēng)辯說：現(xiàn)有技術(shù)缺乏將這四篇現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合的啟示，因此本申請(qǐng)是有創(chuàng)造性的。據(jù)此，審查員對(duì)該案予以授權(quán)。

從申請(qǐng)的說明書來看，權(quán)利要求的四種水果組分之間不存在并且也沒有證明它們之間存在相互支持互相作用的關(guān)系，具有所謂“營(yíng)養(yǎng)豐富，美容美顏”的效果。要求保護(hù)的主題實(shí)際上是多篇現(xiàn)有技術(shù)簡(jiǎn)單拼湊而成，效果也僅僅是已知手段預(yù)期效果的疊加，本領(lǐng)域技術(shù)人員只需簡(jiǎn)單組合現(xiàn)有技術(shù)即可獲得要求保護(hù)的發(fā)明，不需要克服任何技術(shù)上的困難，也不需要付出任何創(chuàng)造性勞動(dòng)，因此權(quán)利要求相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是顯而易見的。對(duì)于這樣發(fā)明，審查員借鑒《指南》（2010 版）第二部分第四章第4.2 節(jié)對(duì)“組合發(fā)明”創(chuàng)造性的判斷思路也是允許的，即考慮組合的各技術(shù)特征在功能上是否彼此支持，并取得了新的技術(shù)效果，或者說組合后的技術(shù)效果比每個(gè)技術(shù)特征效果的總和更優(yōu)越。

另外需要說明的是，這樣的權(quán)利要求，歐洲專利局會(huì)認(rèn)為屬于現(xiàn)有技術(shù)的“拼湊”，并非真正的“組合發(fā)明”，其《指南》明確規(guī)定在評(píng)價(jià)“拼湊”發(fā)明的創(chuàng)造性時(shí)無需考慮所謂的“結(jié)合啟示”，因?yàn)樗鉀Q的不是“一個(gè)”技術(shù)問題而是多個(gè)各自獨(dú)立的技術(shù)問題；日本特許廳甚至認(rèn)為可將其拆分成多個(gè)獨(dú)立的“發(fā)明”，采用多篇現(xiàn)有技術(shù)評(píng)價(jià)要求保護(hù)的主題的新穎性。

創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，“三步法”是評(píng)判發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員是否顯而易見，進(jìn)而評(píng)價(jià)創(chuàng)造性的一種方法。創(chuàng)造性本身是一個(gè)程度的概念，“三步法”力求通過規(guī)范判斷過程以達(dá)到基本一致的、合理的判斷結(jié)果，應(yīng)當(dāng)正確認(rèn)識(shí)“三步法”和創(chuàng)造性條款本質(zhì)要求的關(guān)系，避免機(jī)械使用“三步法”。

二、加強(qiáng)公知常識(shí)舉證

（一）關(guān)于公知常識(shí)

外界對(duì)創(chuàng)造性審查質(zhì)疑較多的另一個(gè)方面是公知常識(shí)使用不當(dāng)?shù)膯栴}，包括對(duì)公知常識(shí)的認(rèn)定過于隨意、舉證不足、說理不充分等。上述問題一方面反映了審查員的舉證意識(shí)和舉證能力有待提高，另一方面也說明了正確理解發(fā)明的路徑（特別是理解發(fā)明的出發(fā)點(diǎn)）尚需進(jìn)一步規(guī)范。此次《指南》（2010 版）對(duì)第二部分第八章進(jìn)行相應(yīng)的修改，強(qiáng)化了公知常識(shí)的舉證要求，明確了舉證優(yōu)先的原則：當(dāng)申請(qǐng)人對(duì)審查員引用的公知常識(shí)提出異議時(shí)，要求審查員應(yīng)優(yōu)先采用舉證而非說理的方式進(jìn)行回應(yīng)。另外，考慮到外界對(duì)于審查員評(píng)價(jià)創(chuàng)造性時(shí)機(jī)械進(jìn)行比對(duì)特征、直接將申請(qǐng)人認(rèn)為是“發(fā)明點(diǎn)”的區(qū)別特征認(rèn)定為公知常識(shí)而不舉證的反映非常強(qiáng)烈。在修改《指南》（2010 版）第二部分第八章時(shí)，一方面增加“在審查意見通知書中，審查員將權(quán)利要求中對(duì)技術(shù)問題的解決作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識(shí)時(shí)，通常應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)予以證明”，也就是明確了審查員如果將申請(qǐng)人認(rèn)為的“發(fā)明點(diǎn)”認(rèn)定為公知常識(shí)時(shí)通常應(yīng)當(dāng)舉證的原則。該處的“對(duì)技術(shù)問題的解決作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征”，首先是指申請(qǐng)人在說明書指出的發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，也就是申請(qǐng)人所認(rèn)為的“發(fā)明點(diǎn)”；當(dāng)然，審查員確定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)很可能不同于申請(qǐng)人在說明書中列舉的背景技術(shù)，在評(píng)判創(chuàng)造性時(shí)確定的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題也可能不同于申請(qǐng)人聲稱要解決的技術(shù)問題，這時(shí)“通常”的含義也是建議審查員在可能的情況下盡可能舉證。另一方面，此次對(duì)《指南》（2010 版）于第二部分第八章“閱讀和理解發(fā)明”部分也做了相應(yīng)的修改，要求在審查過程中，理解發(fā)明應(yīng)首先從說明書記載的背景技術(shù)出發(fā)，包括：了解發(fā)明所要解決的技術(shù)問題、理解解決所述技術(shù)問題的技術(shù)方案和該技術(shù)方案所能帶來的技術(shù)效果，以及把握發(fā)明對(duì)背景技術(shù)的改進(jìn)思路，也就是說，強(qiáng)調(diào)審查員在檢索和審查之前，應(yīng)當(dāng)先從發(fā)明人的角度理解申請(qǐng)文件，再制定檢索策略，開始進(jìn)行檢索和審查。

（二）作為評(píng)價(jià)創(chuàng)造性技術(shù)啟示的“公知常識(shí)”與公知常識(shí)性證據(jù)

《指南》（2010 版）第二部分第四章第3.2.1.1 節(jié)創(chuàng)造性的判斷方法中首次引入公知常識(shí)的概念：在判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見時(shí)，認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在技術(shù)啟示的一種情況是：“當(dāng)所述區(qū)別特征為公知常識(shí)，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，字典、教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段?！睉?yīng)當(dāng)注意的是，在上述評(píng)價(jià)創(chuàng)造性的“三步法”語境下，不論記載于“字典、教科書或者工具書的技術(shù)手段”，還是所謂的“慣用手段”，技術(shù)啟示的存在總是與該“重新確定的技術(shù)問題”密不可分的。從這個(gè)意義上來說，教科書或者工具書等只是公知常識(shí)的最常見載體，技術(shù)信息記載于教科書或者工具書并不必然意味著存在技術(shù)啟示；對(duì)慣用手段而言，慣用手段以起“慣用”為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員所公知（可能并不必然記載在字典、教課書等特定載體上），在評(píng)價(jià)創(chuàng)造性時(shí)如認(rèn)為某技術(shù)手段屬于本領(lǐng)域的慣用手段而構(gòu)成技術(shù)啟示時(shí)，審查員應(yīng)當(dāng)說明“為什么該技術(shù)手段在該技術(shù)領(lǐng)域解決該具體技術(shù)問題是公知的”，而非簡(jiǎn)單斷言某特征是慣用手段。根據(jù)《指南》（2010 版）的規(guī)定，對(duì)于評(píng)價(jià)創(chuàng)造性時(shí)可以構(gòu)成技術(shù)啟示的公知常識(shí)，不僅要求該區(qū)別技術(shù)特征（技術(shù)手段）已經(jīng)在字典、教科書或者工具書（或另一篇對(duì)比文件）中公開或者屬于慣用手段，還要求審查員作為本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，對(duì)于該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中能夠解決的問題或者產(chǎn)生的效果也應(yīng)當(dāng)有明確的預(yù)期，或者說，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠確信將該技術(shù)手段（特征）應(yīng)用到要求保護(hù)的發(fā)明的方案中也能解決具體技術(shù)問題，產(chǎn)生預(yù)期技術(shù)效果，否則，就不能認(rèn)為存在創(chuàng)造性意義上的技術(shù)啟示。

【案例3】 權(quán)利要求要求保護(hù)制備4-異丙氧基-4'-羥基二苯基砜的方法，包括在提純步驟中添加乙二胺四乙酸（EDTA）或其鹽。

根據(jù)說明書的記載，4-異丙氧基-4'-羥基二苯基砜是已知顯影劑，用作條型碼/收據(jù)等的熱記錄紙。說明書中還記載，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)時(shí)反應(yīng)容器溶出的微量雜質(zhì)金屬Fe 離子可以催化二苯基砜的氧化作用而使其著色，進(jìn)而影響產(chǎn)物的品質(zhì)（該案為案例1的系列申請(qǐng)，是發(fā)明人對(duì)同一技術(shù)問題提出的另一個(gè)解決方案）。對(duì)比文件1 公開了所述產(chǎn)品的制備方法以及通過萃取、分離和重結(jié)晶除去未反應(yīng)的原料和反應(yīng)副產(chǎn)物的提純步驟。審查員認(rèn)為本申請(qǐng)權(quán)利要求與對(duì)比文件1 的區(qū)別是公知常識(shí)，即EDTA 可以與金屬Fe離子結(jié)合形成絡(luò)合物，并提供一本教科書作為公知常識(shí)性證據(jù)，其中公開鐵離子可和多種金屬螯合劑包括EDTA 或其鹽結(jié)合形成穩(wěn)定絡(luò)合物，因此，本申請(qǐng)權(quán)利要求相對(duì)于對(duì)比文件1 是顯而易見的。

進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),對(duì)比文件1 同樣涉及二苯基砜的制備方法，其中的提純步驟屬于常規(guī)后處理步驟，目的在于除去未反應(yīng)的原料、溶劑和反應(yīng)副產(chǎn)物。對(duì)比文件1 并沒有公開或隱含產(chǎn)品中可能存在雜質(zhì)金屬離子(如Fe 離子），也無Fe 離子可催化產(chǎn)品的氧化反應(yīng)從而影響產(chǎn)品品質(zhì)的任何記載或暗示；在作為“公知常識(shí)”的教課書中，記載了多種金屬離子如銅離子、鎂離子以及 Fe 離子等均可以與EDTA 結(jié)合形成穩(wěn)定絡(luò)合物，是一般性公開，對(duì)Fe 離子（在發(fā)明中）的作用無任何教導(dǎo)；而且，F(xiàn)e 離子在此反應(yīng)中并非反應(yīng)副產(chǎn)物那樣的常規(guī)雜質(zhì)，它實(shí)際上是反應(yīng)容器或溶劑中溶出的其他微量物質(zhì)。如果不是看到本申請(qǐng)的內(nèi)容，或者不是申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)Fe 催化二苯基砜氧化反應(yīng)的這種現(xiàn)象，本領(lǐng)域技術(shù)人員在申請(qǐng)日時(shí)很難認(rèn)識(shí)到二苯基砜產(chǎn)品中Fe 離子的存在或者認(rèn)為有除去Fe 離子的客觀需要，也就說，由于本領(lǐng)域技術(shù)人員基于申請(qǐng)日時(shí)知識(shí)和能力水平很難認(rèn)識(shí)到申請(qǐng)實(shí)際解決技術(shù)問題的存在，因此很難有動(dòng)機(jī)去改進(jìn)最接近現(xiàn)有技術(shù)以獲得要求保護(hù)的發(fā)明。因此，并不能僅僅因?yàn)閰^(qū)別特征記載在教科書上，就認(rèn)為能夠構(gòu)成技術(shù)啟示。

從廣義的角度，公知常識(shí)的使用不限于創(chuàng)造性審查中是否存在技術(shù)啟示的判斷，它經(jīng)常作為一種證據(jù)表現(xiàn)形式，即所謂的公知常識(shí)性證據(jù)，公知常識(shí)性證據(jù)的載體往往也是字典、教科書或者工具書等?！吨改稀罚?010 版）提到公知常識(shí)性證據(jù)通常與舉證要求有關(guān)，例如《指南》（2010 版）第四部分第二章第4.1節(jié)理由和證據(jù)的審查中規(guī)定：“在合議審查中，合議組可以引入所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識(shí)，或者補(bǔ)充相應(yīng)的技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)、教科書等所屬技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識(shí)性證據(jù)?！?002年《最高人民法院關(guān)于行政訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定》第68 條規(guī)定，眾所周知的事實(shí)，自然規(guī)律及定理，按照法律規(guī)定推定或證明的事實(shí)，根據(jù)日常生活經(jīng)驗(yàn)法則推定的事實(shí)等不需舉證，法庭可以直接認(rèn)定，除非當(dāng)事人有相反的證據(jù)推翻。此處“眾所周知的事實(shí)，自然規(guī)律及定理”等，往往會(huì)被認(rèn)為屬于“公知常識(shí)”而屬免證事實(shí)。公知常識(shí)和公知常識(shí)證據(jù)緊密關(guān)聯(lián)，在不同語義和場(chǎng)景下有不同的含義和要求，在理解和實(shí)務(wù)中不應(yīng)當(dāng)將它們混淆起來。

在創(chuàng)造性審查中，如果申請(qǐng)人對(duì)于審查員引用公知常識(shí)或慣用手段存在疑義，一方面可以請(qǐng)求審查員舉證，這也是這次《指南》修改大力倡導(dǎo)和明確要求的；另一方面也可以就舉證內(nèi)容是否構(gòu)成創(chuàng)造性意義上的技術(shù)啟示進(jìn)行爭(zhēng)辯，即：評(píng)價(jià)創(chuàng)造性不應(yīng)僅僅基于區(qū)別特征本身固有的功能或作用或者因?yàn)橄鄳?yīng)技術(shù)信息記載在字典教科書等特定載體上，就認(rèn)為存在技術(shù)啟示，可以請(qǐng)求審查員說明“為什么該技術(shù)手段在該技術(shù)領(lǐng)域解決該具體技術(shù)問題是公知或慣用的”。正如前面在案例1 和案例3 論述的那樣，固然玻璃或含氟樹脂涂層的耐腐蝕作用是其固有的屬性，F(xiàn)e 離子和EDTA 可以形成穩(wěn)定絡(luò)合物也是所屬領(lǐng)域普遍知曉的普通技術(shù)知識(shí)，甚至記載在教科書上成為”公知常識(shí)“，但是，聯(lián)系到“如何防止二苯基砜化合物產(chǎn)品著色”這個(gè)技術(shù)問題而言，這些特征或手段并不“公知”，區(qū)別技術(shù)特征與“如何防止二苯基砜化合物產(chǎn)品著色”這一技術(shù)問題之間的關(guān)系，既沒有在教科書中有明確文字記載，也不是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員根據(jù)申請(qǐng)日時(shí)的普通技術(shù)知識(shí)可以直接認(rèn)識(shí)到的，因此，并不能認(rèn)為存在所謂的技術(shù)啟示。

三、關(guān)于延遲審查

為落實(shí)《“十三五”國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用規(guī)劃》,改進(jìn)審查周期管理，滿足創(chuàng)新主體多樣化需求，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)在優(yōu)先審查制度的基礎(chǔ)上，對(duì)于發(fā)明和外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)?jiān)O(shè)立了延遲審查制度。對(duì)于發(fā)明的延遲審查制度，以通信技術(shù)領(lǐng)域的呼聲最為強(qiáng)烈。在通信領(lǐng)域，標(biāo)準(zhǔn)必要專利在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中至關(guān)重要，但是標(biāo)準(zhǔn)制定周期長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)激烈，標(biāo)準(zhǔn)的文本從草案、批準(zhǔn)到最后封版都可能會(huì)有變化，申請(qǐng)人希望利用延遲審查保持相關(guān)專利申請(qǐng)一直未決（Pending）狀態(tài)，使得申請(qǐng)人還有機(jī)會(huì)圍繞標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行專利布局，將標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)方案納入專利保護(hù)范圍內(nèi)。而對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)而言，延遲審查制度在飛機(jī)、汽車、數(shù)碼產(chǎn)品等研發(fā)周期較長(zhǎng)的產(chǎn)品中有廣泛的需求，因?yàn)橥庥^設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)的審查周期較短，如果外觀設(shè)計(jì)權(quán)利人沒有完全準(zhǔn)備好商業(yè)應(yīng)用的情況下，外觀設(shè)計(jì)被公告授權(quán)，權(quán)利人可能會(huì)由于他人的抄襲商業(yè)利益受損。

328 號(hào)公告規(guī)定：“發(fā)明專利延遲審查請(qǐng)求，應(yīng)當(dāng)由申請(qǐng)人在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求的同時(shí)提出，但發(fā)明專利申請(qǐng)延遲審查請(qǐng)求自實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求生效之日起生效；外觀設(shè)計(jì)延遲審查請(qǐng)求，應(yīng)當(dāng)由申請(qǐng)人在提交外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)的同時(shí)提出。延遲期限為自提出延遲審查請(qǐng)求生效之日起1年、2年或3年。延遲期限屆滿后，該申請(qǐng)將按順序待審。必要時(shí)，專利局可以自行啟動(dòng)審查程序并通知申請(qǐng)人，申請(qǐng)人請(qǐng)求的延遲審查期限終止?！?/p>

對(duì)于發(fā)明專利延遲審查請(qǐng)求，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求的同時(shí)提出。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局已對(duì)現(xiàn)有“實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求書”做了調(diào)整，新增第④項(xiàng)，下設(shè)延遲1年，2年和3年的選項(xiàng)，申請(qǐng)人只能勾選一項(xiàng)，如果勾選了多項(xiàng)，延遲審查請(qǐng)求被視為未提出。這里的“實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求生效之日”，是指在專利局收到實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求書和實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求費(fèi)后，發(fā)出“發(fā)明進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書”的發(fā)文日。延遲期限屆滿日，按此日進(jìn)入待審序列中按順序等待審查員提案。

對(duì)于外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)的延遲審查請(qǐng)求，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在提出申請(qǐng)的同時(shí)提出?！巴庥^設(shè)計(jì)專利請(qǐng)求書”中也已經(jīng)相應(yīng)調(diào)整，新增第18 欄，申請(qǐng)人請(qǐng)求延遲審查的，應(yīng)當(dāng)填寫此欄，下設(shè)延遲1年、2年和3年的選項(xiàng)，延遲審查請(qǐng)求只能選擇一項(xiàng)。

延遲審查制度并沒有設(shè)立延遲審查的撤回、公告和專門的公眾異議程序；在提出延遲審查請(qǐng)求后，申請(qǐng)人也不能更改延遲期限，撤銷延遲審查請(qǐng)求或隨時(shí)終止延遲審查。這是因?yàn)檠舆t審查制度作為一項(xiàng)新的制度，程序設(shè)計(jì)希望更加簡(jiǎn)潔高效，今后可以根據(jù)運(yùn)行中遇到的問題和積累的經(jīng)驗(yàn)，視需要進(jìn)行調(diào)整。

此次《指南》修改，對(duì)創(chuàng)造性審查思路進(jìn)行了系統(tǒng)性完善，有針對(duì)性地加強(qiáng)對(duì)公知常識(shí)的舉證責(zé)任，引導(dǎo)審查員在評(píng)判創(chuàng)造性時(shí)把握發(fā)明實(shí)質(zhì)，客觀公正評(píng)判發(fā)明對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)；而發(fā)明和外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)延遲審查制度的設(shè)立，則進(jìn)一步滿足了創(chuàng)新主體對(duì)于審查周期的多樣化需求，促使發(fā)明創(chuàng)造能夠更好更靈活地獲得保護(hù)，發(fā)揮專利制度鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造、促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的作用。