淺析國外商業(yè)方法專利制度及對我國的啟示

楊輝

摘 要：互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)在全球的發(fā)展日新月異，知識產(chǎn)權(quán)制度作為保護創(chuàng)新者利益、促進國家及人類進步的制度，互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)等新興技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán)制度的結(jié)合成為必然。知識產(chǎn)權(quán)包括商標權(quán)、商業(yè)秘密、著作權(quán)以及專利權(quán)，其中利用專利權(quán)保護互聯(lián)網(wǎng)模式下的商業(yè)方法相對其它種類的知識產(chǎn)權(quán)具有一定的優(yōu)勢。

關(guān)鍵詞：專利權(quán)；商業(yè)方法軟件；專利保護

商標權(quán)保護的客體僅在于商品和服務(wù)的商標，而無法保護有利于提升效率、減少成本等的商業(yè)方式；而商業(yè)秘密的保護除了需要投入大量的資金和精力來采取保密措施外，還可能隨時面臨商業(yè)秘密被公開而失去保護的基礎(chǔ)，尤其在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，被第三人獨立作出同樣創(chuàng)新或通過反向工程取得該創(chuàng)新并不是一件困難的事，非常不利于保護創(chuàng)新者；而通過著作權(quán)和專利權(quán)保護也是業(yè)界一直討論的熱點，采用著作權(quán)保護商業(yè)方法，會很容易使得競爭對手對商業(yè)方法的表達形式進行變更而達到繞開著作權(quán)保護的范圍，同樣不利于保護的目的。而專利權(quán)保護的是解決技術(shù)問題的技術(shù)方案，是法律賦予權(quán)利人對技術(shù)方案的壟斷，并且這種壟斷是以發(fā)明人公開該技術(shù)方案為條件，從而達到了專利權(quán)人與社會公共利益之間的平衡，跟更有利于社會發(fā)展和科技進步。

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來了世界的互聯(lián)互通，商業(yè)方法逐漸與計算機技術(shù)結(jié)合，出現(xiàn)了通過計算機或網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實現(xiàn)商業(yè)方法的發(fā)明（以下簡稱“商業(yè)方法軟件專利”），在商業(yè)方法軟件的可專利性上也引發(fā)了多方面的爭論。美、日、歐這些專利大國在商業(yè)方法軟件的專利保護問題上進行了大量的研究，各國的實施方式和方法也有所不同。本文試圖通過對美、日、歐商業(yè)方法軟件專利制度發(fā)展歷程的梳理，揭示其背后的原因，希冀對我國商業(yè)方法軟件專利申請、專利審查及司法政策提供借鑒。

一、美國商業(yè)方法專利制度的發(fā)展

《美國專利法》第101條規(guī)定：凡發(fā)明或發(fā)現(xiàn)任何新穎而適用的工序、機器、制造品和合成物質(zhì)，或上述各項新穎而適用的改進，可以按照本法所規(guī)定的條件和要求取得專利權(quán)。法院認為，商業(yè)方法不屬于《美國專利法》第101條中的“技術(shù)”范疇，因此不能為專利法所保護。

直到1998年State Street Bank案發(fā)生時，美國聯(lián)邦巡回上訴法院在判定中徹底否定了以前確立的“商業(yè)方法除外原則”，確認了有關(guān)商業(yè)方法的專利保護，從此揭開了美國商業(yè)方法專利保護的序幕；對于計算機軟件的專利性判斷，也徹底廢止了以前確立的Freeman-Walter-Abele測試分析法，認為該測試法只能用于判斷申請中是否只包含了數(shù)學(xué)方法，而不能判斷該發(fā)明是否具有實用性，并確立了“有用的、具體的和可見的效果”標準作為判定商業(yè)方法專利適格性的依據(jù)。

而在2008年的In re Bilski案中，法院提出了“機器或轉(zhuǎn)化（machine or transform）”標準，即商業(yè)方法專利獲得授權(quán)須符合：該商業(yè)方法是否與特定的機器相聯(lián)系或該商業(yè)方法能否實現(xiàn)物體形態(tài)的改變。

由此可見，美國商業(yè)方法專利制度的發(fā)展大致經(jīng)歷了“排除保護—技術(shù)性標準—實用性標準—技術(shù)性標準回歸”。

二、歐洲、日本商業(yè)方法專利制度的發(fā)展

在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，美國作為“游戲規(guī)則”的制定者，日本、歐洲等國基本都跟隨了美國的步伐，但也有其自身的特色。自從1998年Stated Street Bank案美國打開了商業(yè)方法專利保護大門后，成千上萬件所謂商業(yè)方法軟件專利提交到美國專利商標局，雖然日本和歐洲都積極響應(yīng)了商業(yè)方法的專利申請，但在當時對美國專利商標局對商業(yè)方法的專利審查標準都持反對態(tài)度，他們認為美國專利商標局以“實用性”為審查標準，會讓專利申請很容易被通過，從而引起專利權(quán)的濫用。

日本對商業(yè)方法軟件的專利保護，不同于美國的“實用性”標準，日本在規(guī)范上更為嚴格和完善。2001年4月1日，在日本特許廳發(fā)布的一份“商業(yè)方法發(fā)明不具有專利性的范例”中規(guī)定：對于有關(guān)市場研究和分析方法的發(fā)明，如果在權(quán)利要求中僅僅描繪了商業(yè)方法本身或者這種商業(yè)方法在計算機上的使用僅僅是將計算機作為一種工具或者基于軟件的信息傳輸沒有利用硬件資源；②在電子廣告的范例中給出了如果在說明書中沒有明確描述商業(yè)方法如何通過計算機來實現(xiàn)的就認為說明書不符合要求；③對于那些顯而易見的商業(yè)方法發(fā)明在這份范例中給出了9種不同的情況，其中包括基于公知技術(shù)、公知商業(yè)方法的簡單發(fā)明以及公知技術(shù)和公知方法的簡單組合。同時，其中還明確了“一項使用計算機的商業(yè)方法發(fā)明其應(yīng)以整體的包括涉及到商業(yè)方法部分的創(chuàng)造性的判斷”，并以具體案例列舉不能認為具有創(chuàng)造性的情形?？梢姡朐谌毡精@得商業(yè)方法軟件的專利相較于美國更難。

歐洲各國開始對美國可以輕松獲得商業(yè)方法軟件專利的做法持強烈抵抗態(tài)度，但經(jīng)過幾年的論戰(zhàn)和實踐，歐洲已慢慢轉(zhuǎn)變立場，并且歐洲專利局在新的審查指南（2001年）中明確了歐洲專利局近年在計算機軟件和商業(yè)方法上的擴大保護政策，但在創(chuàng)造性的判斷上保持嚴格的標準。如果在一項專利申請中，商業(yè)方法特征對同領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是非顯而易見的，但技術(shù)特征是顯而易見的，則認為權(quán)利要求缺乏創(chuàng)造性?？梢?，“技術(shù)性”標準是歐洲專利審查的首要標準。

三、我國商業(yè)方法專利制度的發(fā)展

美國花旗銀行向我國專利行政部門遞交的2件商業(yè)方法的專利申請在2002年底、2003年初被先后授予專利權(quán)，一時激起全社會的高度關(guān)注和討論，這一事件也標志著我國商業(yè)方法專利的誕生。

我國目前并沒有關(guān)于商業(yè)方法專利的專門法規(guī)、規(guī)章或規(guī)定，國家知識產(chǎn)權(quán)局2004年曾頒布《商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請的審查規(guī)則（試行）》，其中正式提及商業(yè)方法可專利性以及審查的相關(guān)規(guī)定。該規(guī)則指出：商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請是一種特殊性質(zhì)的專利申請，既具有涉及計算機程序的共性，又具有計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與商業(yè)活動和事務(wù)結(jié)合所帶來的特殊性。但該規(guī)則當時只是在為了應(yīng)付外國企業(yè)在中國跑馬圈地的權(quán)宜之計，具有一定局限性，現(xiàn)在此規(guī)則已經(jīng)廢止。

新版《專利審查指南》（2010年版）第二部分第九章第2節(jié)第（1）項第一段中，將“僅僅記錄在載體上的計算機程序”修改為“僅僅記錄在載體上的計算機程序本身”；第二部分第九章第2節(jié)第（1）項第三段中，將“僅由所記錄的程序限定的計算機可讀存儲介質(zhì)或…”中的“程序”修改為“程序本身”。這里的計算機程序本身是指程序代碼本身，代碼在我國屬于軟件著作權(quán)保護的范疇，不能授予專利權(quán)。

新版《專利審查指南》（2010年版）在第二部分第一章第4.2節(jié)第（2）項之后新增如下內(nèi)容：涉及商業(yè)模式的權(quán)利要求，如果既包含商業(yè)規(guī)則和方法的內(nèi)容，又包含技術(shù)特征，則不應(yīng)當依據(jù)專利法第二十五條排除其獲得專利權(quán)的可能性。

結(jié)合《專利法》第二條第二款：發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或其改進所提出的新的技術(shù)方案。即除了不屬于“智力活動的規(guī)則和方法”之外，發(fā)明還必須是“技術(shù)方案”。

由此可見，對于商業(yè)方法專利，在我國并沒有法律上的障礙，商業(yè)方法發(fā)明作為專利中的一種，同樣適用《專利法》中關(guān)于發(fā)明專利的各項規(guī)定，如新穎性、創(chuàng)造性和實用性的判斷。

四、對我國商業(yè)方法專利審查、申請及司法的建議

（一）對我國商業(yè)方法專利審查的建議

美、日、歐作為專利大國，其對商業(yè)方法專利的態(tài)度無一例外都是為其本國經(jīng)濟和社會發(fā)展服務(wù)的。中國作為后來者，更應(yīng)高度重視商業(yè)方法專利制度的研究和建設(shè)。尤其隨著我國互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)、移動支付、通信技術(shù)等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，已悄然補足曾經(jīng)的短板，在當前形勢下，應(yīng)積極承認商業(yè)方法的可專利性，并提升到《專利法》的高度。但與此同時，我們需要警惕濫用“實用性”標準審查商業(yè)方法專利的前車之鑒，嚴格審查發(fā)明專利的新穎性、創(chuàng)造性和實用性，并考慮商業(yè)方法領(lǐng)域的特殊性。

中國目前的發(fā)明專利申請需要經(jīng)過初步審查和實質(zhì)審查，一般需要3年左右的時間才能獲得授權(quán)。并且發(fā)明專利權(quán)的保護期限為20年，從發(fā)明專利的申請日起算。而商業(yè)方法類的技術(shù)方案更新迭代快，面對如此漫長的審查程序及保護期限，明顯不利于創(chuàng)新的保護。因此，建議可以對這類特殊專利設(shè)定更加快速的審查制度及更短的保護期限，從而達到快速審查及合理保護的目的。

（二）對我國商業(yè)方法專利申請的建議

對于商業(yè)方法軟件的專利申請，我國審查員在評價其時會使用“智力活動的規(guī)則和方法”來作為駁回的理由，也會使用《專利法》第二條“技術(shù)方案”的條款作為駁回條款。而新版《專利審查指南》中指出涉及商業(yè)方法的權(quán)利要求中只要包含了技術(shù)特征就不是智力活動的規(guī)則和方法。因此，在撰寫商業(yè)方法軟件專利的時候建議結(jié)合技術(shù)特征來描述商業(yè)方法的實現(xiàn)，但是這只是滿足了技術(shù)手段要素，《專利法》第二條規(guī)定發(fā)明技術(shù)方案的三要素還包括：技術(shù)問題和技術(shù)效果。對于商業(yè)方法發(fā)明所要解決的技術(shù)問題也是需要注意的，不應(yīng)直接將商業(yè)方法對應(yīng)的商業(yè)問題確定為技術(shù)問題，而應(yīng)考慮該商業(yè)方法中采用的軟硬件技術(shù)，避免以人的角度來定義技術(shù)問題，而應(yīng)站在機器或計算機的角度來挖掘該技術(shù)手段解決的技術(shù)問題。

（三）對我國商業(yè)方法專利司法的建議

雖然Stated Street Bank案引發(fā)了各界對專利適格性標準的強烈反對以及專利訴訟日益增多的結(jié)果，但美國聯(lián)邦巡回法院和最高法院的多個判例中都對商業(yè)方法專利進行了限制。Bilski案的判決使這種限制達到頂峰，但隨后美國聯(lián)邦最高法院對Bilski案進行了再審，既肯定了Bilski案中美國聯(lián)邦巡回法院的做法，又明確了商業(yè)方法和軟件在美國專利保護中的地位，為創(chuàng)新者提供了更清晰的保護思路，美國司法實踐的做法同樣值得我國司法實務(wù)界學(xué)習(xí)。

參考文獻：

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[3]程立民.<專利審查指南>的修改對涉及計算機程序及商業(yè)方法的專利申請的影響.中小企業(yè)管理與科技.