馬庫什權(quán)利要求的修改和部分優(yōu)先權(quán)問題探討

柳 冀

引 言

馬庫什權(quán)利要求是一種在化學(xué)領(lǐng)域?qū)＠暾堉袕V泛采用的權(quán)利要求撰寫方式。在滿足單一性的條件下，馬庫什權(quán)利要求有可能在同一件專利中保護成百上千的新化合物，能夠為化學(xué)領(lǐng)域，尤其是醫(yī)藥和生物領(lǐng)域的發(fā)明創(chuàng)造提供有效保護。根據(jù)我國《專利審查指南》的規(guī)定①《專利審查指南》第二部分第十章第8.1.1節(jié)。，“如果一項申請在一個權(quán)利要求中限定多個并列的可選擇要素，則構(gòu)成‘馬庫什’權(quán)利要求”。馬庫什權(quán)利要求有效地簡化了涉及多個并列的可選擇要素（馬庫什要素）的專利申請的合案撰寫問題。

不過，這種合案申請的權(quán)利即使在馬庫什權(quán)利要求的發(fā)源地——美國專利商標局，也不是與生俱來的。事實上，直至1870年，Ex parte Eagle案②1870 C.D. 137 (Comm'r Dec. 1870).才最終認定盛裝花卉的盒子與并列羅列的多種花卉組成的技術(shù)方案可以合案申請，從而首次確定涉及多個并列的可選擇要素的技術(shù)方案可以合案申請。隨后在1924年，Ex parte Markush案③1925 C.D. 126 (Comm'r Dec. 1924).最終認定涉及選自由一系列并列化合物組成的集合的物質(zhì)的技術(shù)方案可以合案申請，從而確立了沿用至今的馬庫什權(quán)利要求的基本概念和撰寫方式。

一、問題的提出：整體技術(shù)方案說和并列技術(shù)方案說

盡管馬庫什權(quán)利要求目前已被多數(shù)國家和PCT的專利實踐所認可④Annex B, para. (f) PCT Administrative Instructions (1.7.2015).⑤Guidelines for Examination in the EPO, Part F-Chapter V-4.⑥MPEP 803.02 [R-08.2012].⑦JPO Guidelines, Part II Description and Claims, Chapter 3 Unity of Invention.，但是如何看待這種權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案還存在著許多爭論。例如，在我國專利實踐中存在著兩種不同的認識，即整體技術(shù)方案說和并列技術(shù)方案說⑧王景朝：《馬庫什通式化合物權(quán)利要求的刪除式修改和保護問題探討》，載《中國專利與商標》2016年第3期，第80-85頁。。對于變量超過兩個（即多維度）的馬庫什權(quán)利要求，例如馬庫什通式化合物權(quán)利要求，這種分歧更加明顯。

整體技術(shù)方案說認為馬庫什通式化合物權(quán)利要求是一種高度概括的撰寫形式，并非必然是若干并列技術(shù)方案的集合，除非特殊情況下，該權(quán)利要求原則上應(yīng)被視為一個技術(shù)方案⑨北京知識產(chǎn)權(quán)法院(2015)京知行初字第1297號行政判決書。。這種觀點通常不允許專利權(quán)人在無效宣告程序中刪除并列的馬庫什要素。

并列技術(shù)方案說通常認為馬庫什通式化合物是多個化合物的集合，其中每個化合物都是獨立的，他們之間是并列選擇關(guān)系，都可以相互替代而達到相同的效果。與整體技術(shù)方案說不同，并列技術(shù)方案說允許專利權(quán)人在無效宣告程序中刪除并列的馬庫什要素，甚至刪除到保護具體的化合物的程度。

整體技術(shù)方案說和并列技術(shù)方案說除了在無效宣告程序中是否應(yīng)允許刪除并列的馬庫什要素的問題上存在分歧，在部分優(yōu)先權(quán)的核實上也有著完全不同的標準。在我國司法實踐中，有觀點認為在優(yōu)先權(quán)核實時，因“相同主題”這一限定的目的在于避免專利申請人在其專利申請中引入優(yōu)先權(quán)日之后的技術(shù)信息，故原則上這一判斷應(yīng)采用《專利法》第33條中有關(guān)修改超范圍的判斷規(guī)則。進而，整體技術(shù)方案說認為在對馬庫什權(quán)利要求進行優(yōu)先權(quán)核實時，原則上應(yīng)以整個權(quán)利要求，而非該權(quán)利要求中所包括的具體化合物作為對比依據(jù)。

二、馬庫什權(quán)利要求的“概括性”和“并列性”屬性及修改標準

事實上，整體技術(shù)方案說和并列技術(shù)方案說的爭論由來已久，20世紀60年代的Ex parte Batchelder⑩131 USPQ 38 (1961)[PO Bd.App. 1960].可以說是整體技術(shù)方案說的一個代表。根據(jù)該判例，馬庫什權(quán)利要求被視為一個整體，申請人為了克服新穎性等問題從馬庫什權(quán)利要求中刪除可選擇要素將構(gòu)成新內(nèi)容，即修改超范圍。美國專利商標局將如此嚴格的書面描述（Written Description）要求適用于馬庫什權(quán)利要求上長達17年之久，直至被1977年的In re Johnson?588 F.2d 1008, 194 USPQ 187 (CCPA 1977).和In re Driscoll?562 F.2d 1245, 195 USPQ 434(CCPA 1977).判例推翻?Harold Wegner, Patent law in biotechnology, chemicals & pharmaceuticals, Stockton Press, 1992, §413.。自此，美國專利商標局對于馬庫什權(quán)利要求的修改要求一直較為寬松，不再采用類似于整體技術(shù)方案說的標準。

歐洲專利局允許申請人刪除馬庫什權(quán)利要求中的并列的可選擇要素。不過眾所周知的是，歐洲專利局一直采用非常嚴格的修改標準，尤其是不允許對特征組合的特別揀選（singling out）。為此，歐洲專利局對于馬庫什權(quán)利要求的修改有一些限制。T 1506/13判例可以作為刪除馬庫什要素的一個經(jīng)典案例。該判例對這種刪除式的修改提出兩點要求，即（1）馬庫什要素的刪除必須不會導(dǎo)致特別揀選出申請文件沒有具體公開的單個化合物或一組化合物，而是應(yīng)使得修改后留下的技術(shù)主題仍為化合物的概括性集合，其與原始的集合的區(qū)別僅在于集合尺寸的大??；（2）馬庫什要素的刪除不應(yīng)導(dǎo)致未曾公開的特定含義的特定組合，即不會產(chǎn)生新的發(fā)明，或者換言之這種刪除應(yīng)僅為對保護范圍的縮限而不應(yīng)對原始公開的技術(shù)主題產(chǎn)生新的技術(shù)貢獻?Case Law of the Boards of Appeal of the EPO (2016), II.E.1-1.4.2, p. 421.。

與歐洲專利局類似，日本特許廳也允許從馬庫什權(quán)利要求中刪除部分要素，只要留下的部分沒有引入新的技術(shù)內(nèi)容即可。但是，如下兩種情形被視為引入了新的技術(shù)內(nèi)容：（1）在權(quán)利要求中增加申請文件沒有公開的具體要素組合，和（2）刪除要素導(dǎo)致留下申請文件沒有公開的具體要素組合?Examination Guidelines for Patent and Utility Model of JPO, Part VI., Chapter 2, 3.3.1,(5).。

可見，歐洲專利局和日本特許廳允許刪除馬庫什權(quán)利要求中的并列可選擇要素，因此均沒有采用整體技術(shù)方案說。美國專利商標局歷史上曾采用類似于整體技術(shù)方案說的嚴格標準，但早已廢止。同時，歐洲專利局和日本特許廳均不允許將馬庫什要素刪除到使得留下的技術(shù)主題對應(yīng)于申請文件未曾公開的具體要素組合的情形，因此也均不支持上面提及的并列技術(shù)方案說。

本質(zhì)上講，馬庫什權(quán)利要求表示其要求保護的技術(shù)方案之間存在“概括性的并列關(guān)系”，其目的在于簡化權(quán)利要求的撰寫方式。否則，申請人就需要以窮盡的方式羅列出各要素的全部排列組合。一方面，這會給申請人在撰寫上造成一定不便。另一方面，長篇幅地羅列大量的排列組合也會給公眾理解技術(shù)方案、判斷權(quán)利要求的保護范圍造成極大的困難。

馬庫什權(quán)利要求實際上反映了一種科學(xué)的分析方法，通過抽象和概括，從具體中把握一般、從個性中把握共性、透過現(xiàn)象把握事物的本質(zhì)。馬庫什權(quán)利要求以更為簡潔的方式呈現(xiàn)出申請人對于技術(shù)構(gòu)思的理解，同時更為明確地表達了對保護范圍的訴求。

由于馬庫什權(quán)利要求的初衷在于簡化覆蓋多種技術(shù)方案的撰寫方式，因此“并列關(guān)系”是馬庫什權(quán)利要求的一個天然屬性，將馬庫什權(quán)利要求理解為“一個技術(shù)方案”并不合適。但是也需要強調(diào)的是，馬庫什權(quán)利要求的撰寫方式客觀上更側(cè)重于突出可選擇要素之間的共性，并沒有具體表明各單獨要素的個性。因此，“概括性”也是馬庫什權(quán)利要求的一個天然屬性。這也是各國實踐中不允許將馬庫什權(quán)利要求縮限為申請文件沒有公開的具體要素組合的原因。換言之，通過刪除馬庫什要素進行的縮限后的權(quán)利要求仍應(yīng)保持“概括性”。從這種意義上講，馬庫什權(quán)利要求也不能等同于“多個具體化合物的集合”。正是這種“概括性”，允許人們在馬庫什權(quán)利要求所概括的上位范圍內(nèi)繼續(xù)進行科學(xué)研究，尋找可能的選擇發(fā)明。

我國的專利實質(zhì)審查程序同樣允許申請人刪除馬庫什要素，相應(yīng)的規(guī)定與上面提到的歐洲專利局和日本特許廳的規(guī)定在法理上沒有本質(zhì)區(qū)別。例如，作為我國專利實踐經(jīng)驗總結(jié)的審查操作規(guī)程?《專利審查操作規(guī)程〈實審分冊〉》第十章第1.8節(jié)。中指出：“為克服審查員提出的馬庫什化合物權(quán)利要求不能得到說明書支持等缺陷，申請人可能會刪除通式化合物各取代基定義中一個或多個選項。這種刪除實質(zhì)上是在原申請文件記載的多個并列選擇的技術(shù)方案中刪除某些技術(shù)方案，一般不會導(dǎo)入原申請文件中未曾記載的新的內(nèi)容，原則上應(yīng)當允許。但是，如果這種刪除的修改方式使得權(quán)利要求請求保護的通式化合物相當于數(shù)個具體化合物，而這些化合物中有的是原申請文件中并未明確記載的，則不能允許?！?/p>

上面段落中提到的馬庫什權(quán)利要求作為“多個并列選擇的技術(shù)方案”這一性質(zhì)并不會因無效宣告程序發(fā)生變化。同時，由于授權(quán)權(quán)利要求書的公示作用，公眾能夠明確得知馬庫什權(quán)利要求的保護范圍。刪除并列的馬庫什要素僅縮限了所述保護范圍，沒有出現(xiàn)新的要素組合方式，并不會影響公眾的信賴利益。因此，在無效宣告程序中，應(yīng)當允許專利權(quán)人進行這種刪除式的修改，只要該刪除不導(dǎo)致未曾公開的一個或多個具體化合物即可。

三、解決有毒優(yōu)先權(quán)的“投射”原理和馬庫什權(quán)利要求的部分優(yōu)先權(quán)

根據(jù)我國《專利審查指南》，通過“或”的關(guān)系在一項權(quán)利要求中要求保護兩個分別享有不同優(yōu)先權(quán)的技術(shù)方案是允許的?《專利審查指南》第二部分第三章第4.1.4節(jié)。。類似地，《歐洲專利公約》第88條之（2）也允許在任一權(quán)利要求中要求多個優(yōu)先權(quán)。

不同的是，根據(jù)In re Gosteli?872 F.2d 1008, 10 USPQ2d 1614 (Fed. Cir. 1989).判例，美國專利商標局不允許一項權(quán)利要求要求多個優(yōu)先權(quán)，對于馬庫什權(quán)利要求也是如此。因此，從部分優(yōu)先權(quán)的角度講，美國專利商標局采用了類似于整體技術(shù)方案說的標準。不過，由于美國專利商標局允許專利權(quán)人在授權(quán)后進行較之于我國和歐洲專利局更為靈活的修改方式，因此對于許多案件而言專利權(quán)人還是有彌補的機會。

歐洲專利局對于馬庫什權(quán)利要求的部分優(yōu)先權(quán)問題有著非常深入的思考。2001年擴大上訴委員會的判例G2/98駁斥了此前的“雨傘”理論，澄清了“和”關(guān)系的權(quán)利要求不能享有部分優(yōu)先權(quán)，即如果在后申請要求保護包含特征A+B技術(shù)方案，則該權(quán)利要求不能享有特征A或B的優(yōu)先權(quán)。G2/98同時明確的一般的“或”關(guān)系的權(quán)利要求可以享有部分優(yōu)先權(quán)，即如果在后申請要求保護包含并列特征A或B的技術(shù)方案，則該權(quán)利要求可以分別享有A或B的優(yōu)先權(quán)。G2/98原則上也允許概括性的“或”（generic OR）關(guān)系的權(quán)利要求享有部分優(yōu)先權(quán)，例如在后申請的特征C用上位術(shù)語、上位通式或者其他方式涵蓋并列特征A、B的情況，但是給出了一些限制：這種方式應(yīng)要求保護有限數(shù)量的界定清楚的并列技術(shù)主題。換言之，如果不能進行這種清楚的界定，則概括性的并列關(guān)系的權(quán)利要求不能享有部分優(yōu)先權(quán)。

G2/98的上述嚴格限制產(chǎn)生了所謂的有毒優(yōu)先權(quán)或有毒分案的問題，并導(dǎo)致技術(shù)上訴委員會作出了大量不一致的決定?G 1/15 decision of the Enlarged Board of Appeal(29.11.2016).。為了說明有毒優(yōu)先權(quán)或有毒分案，可以舉一個簡化的例子：申請人提交了第一件申請A，其中公開了一種具體的化合物s1。申請人在《巴黎公約》規(guī)定的12個月優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)提交申請B，要求申請A的優(yōu)先權(quán)，其中申請B包括了與申請A的說明書相同的內(nèi)容，但在權(quán)利要求中首次使用通式化合物S限定保護范圍，該通式化合物S可以覆蓋上述的具體化合物s1。申請人在申請B的基礎(chǔ)上提交分案申請C，申請C具有與母案申請B相同的說明書?？梢匀菀椎乩斫?，分案申請C中的具體化合物s1可以享有申請A的優(yōu)先權(quán)，享有申請A的優(yōu)先權(quán)日；然而根據(jù)G 2/98，申請B中的通式化合物S不享有部分優(yōu)先權(quán)，因而只具有其自身的申請日。這樣一來，申請C（具體而言，其中的具體化合物s1）可以作為抵觸申請破壞通式化合物S的新穎性。換言之，倘若沒有提交該分案申請C，申請B中的通式化合物S盡管不能享有申請A的優(yōu)先權(quán)，但至少還具有申請B的申請日，還是有機會獲得專利權(quán)的。但是，當申請人正常提交了分案申請C，該申請C反而“毒害”了其母案——申請B。

為了解決有毒分案這種近乎荒謬的問題，歐洲專利局擴大上訴委員會于2016年作出了新的判例G 1/15。該判例指出：“對于通過一個或多個上位表達而涵蓋并列技術(shù)主題的權(quán)利要求而言，只要在優(yōu)先權(quán)文件中首次直接地或者至少隱含地、毫無疑義地且以充分的方式公開了所述并列的技術(shù)主題，則不能拒絕其享有部分優(yōu)先權(quán)。對此，不應(yīng)施加其他實質(zhì)性的條件和限制?！蓖瑫r，G 1/15也給出了具體的兩步判斷方法：第一步，判斷優(yōu)先權(quán)文件中公開的相關(guān)（即與在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)公開的“現(xiàn)有技術(shù)”相關(guān)）的技術(shù)主題。第二步，判斷所述的技術(shù)主題是否被要求該優(yōu)先權(quán)的在后申請或?qū)＠臋?quán)利要求所涵蓋。如果答案是肯定的，則可以將所述權(quán)利要求概念性地拆分為兩個部分：第一部分對應(yīng)于優(yōu)先權(quán)文件中直接并且毫無疑義地公開的發(fā)明，第二部分則為該權(quán)利要求的其余部分，后者不能享有優(yōu)先權(quán)但可作為其他在后申請的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。

我們可以將G 1/15理解為一種“投影”的判斷方法，即將優(yōu)先權(quán)文件中直接并且毫無疑義（可采用“新穎性”標準判斷）的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容投射到在后申請的權(quán)利要求上，如果上述相關(guān)技術(shù)內(nèi)容完全投影在權(quán)利要求的范圍內(nèi)，則權(quán)利要求中的投影部分享有優(yōu)先權(quán)。此時，倘若優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)公開的P類文件的被比內(nèi)容落于投影之中，則不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。但是，投影之外的權(quán)利要求的其余部分不享有優(yōu)先權(quán)。

G 1/15不但成功地解決了困擾歐洲專利局長達十數(shù)年的有毒分案問題，而且與實際的科學(xué)研究和專利申請文件的撰寫實踐更為貼合。具體而言：

在優(yōu)先權(quán)文件提交之時，由于研究過程還在逐步深入，申請人很可能無法直接撰寫出合理寬度的保護范圍。在《巴黎公約》規(guī)定的12個月優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)，申請人通過進一步的研究，可能需要將具體化合物拓展到通式化合物、將窄的通式化合物拓展到更寬的通式化合物、將窄的數(shù)值范圍拓展到更寬的數(shù)值范圍、或者用更上位的術(shù)語描述組合物中的某些組分。但是無論如何，這種拓展的本意不是放棄優(yōu)先權(quán)文件中業(yè)已直接并且毫無疑義地記載的內(nèi)容。如果刻意強調(diào)在后申請的權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案與優(yōu)先權(quán)文件中記載的技術(shù)內(nèi)容在形式上的區(qū)別，進而拒絕給予部分優(yōu)先權(quán)，顯然與申請人對于現(xiàn)有技術(shù)所實際做出的貢獻不符，也與“保護專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進科學(xué)技術(shù)進步和經(jīng)濟社會發(fā)展”的立法宗旨相左。

結(jié) 論

隨著我國鼓勵新藥研發(fā)政策的不斷深入，相信未來會涌現(xiàn)出越來越多的涉及新化合物及其組合物的發(fā)明創(chuàng)造。馬庫什權(quán)利要求無疑將會是保護與這些發(fā)明創(chuàng)造有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)的有效方式。同時，馬庫什權(quán)利要求通過其簡潔的撰寫方式，清楚地呈現(xiàn)出申請人對于技術(shù)構(gòu)思的理解并且明確地劃定出保護范圍，這對于他人學(xué)習(xí)、研究、仿制先進藥物、清楚侵權(quán)風(fēng)險而言也是有利的。

對于修改問題，我們需要同時關(guān)注馬庫什權(quán)利要求的“概括性”和“并列性”這兩個屬性，允許專利權(quán)人在無效宣告程序中刪除馬庫什要素，但同時應(yīng)限于合理的刪除程度，避免出現(xiàn)新的技術(shù)內(nèi)容，同時為后續(xù)可能的選擇發(fā)明留足空間。

對于部分優(yōu)先權(quán)問題，為避免我國專利實踐中同樣可能出現(xiàn)的“有毒”分案問題，我們可以借鑒歐洲專利局擴大上訴委員會最新判例G 1/15中的原理，采用本文總結(jié)的“投影”的判斷方法，允許申請人基于更深入研究的成果合理地拓展權(quán)利要求的概括范圍，承認對應(yīng)于優(yōu)先權(quán)文件中已經(jīng)明確記載的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容的部分優(yōu)先權(quán)。這樣，通過鼓勵申請人早日提交優(yōu)先權(quán)申請，一方面可以盡早為申請人提供知識產(chǎn)權(quán)的保護，另一方面也可以讓社會公眾早日了解到發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容，有利于技術(shù)的傳播和應(yīng)用。