標準必要專利FRAND承諾的法律屬性探析

唐雪梅

（510632 暨南大學法學院/知識產權學院 廣東 廣州）

一、標準必要專利

（一）對標準必要專利的界定

自2013年華為訴IDC一案后，標準必要專利走進大眾的視野，學術上對標準必要專利問題展開熱烈的討論。我國第四次專利法修改草案第85條①在法律上認可了標準必要專利的存在，但是并沒有對標準必要專利進行認定。

在高新技術領域，尤其是互聯(lián)網、通訊和電信技術的緊密結合，一項標準的制定可能會涉及到多個專利技術方案，而只有這些必要專利才能被納入到標準之中，所謂必要專利，是指經技術標準體系認定該技術標準體系所必不可少的一項技術，而又因為該技術是一項專利技術而被專利權人所獨占。

標準必要專利指的是標準體系中那些必不可少并且不可替代的專利技術方案，其特點有：一是該專利技術必須與標準所針對的產品或服務有直接的聯(lián)系；二是這項專利技術在現(xiàn)有的技術中沒有其他非專利技術可以替代。

因此判斷是否為標準必要專利應當由標準制定組織來認定，并且標準制定組織在認定標準必要專利時，應當要考慮：一是從技術層面上來說，這項專利沒有其他非專利技術可以替代；二是從商業(yè)應用上來看，標準必要專利必須是較同類專利技術的商業(yè)應用成本最低的。

所以標準必要專利的認定應當由標準制定組織結合技術因素與商業(yè)因素來對標準必要專利進行認定。

（二）標準必要專利帶來的法律問題

由于標準與專利的結合帶來了標準必要專利問題。標準必要專利問題主要有三個：一是標準的鎖定效應，當標準確定后，該行業(yè)將開始生產制造符合標準的產品，標準的實施者就會投資實施標準，他們就會長期鎖定該標準，而標準必要專利人也能在短期內迅速占領相關市場獲得市場優(yōu)勢地位，當標準需要切換到新一個標準時，專利權人和專利實施者由于成本、利益等因素可能不愿意實施新的標準，這就阻礙了創(chuàng)新和社會的前進。二是專利劫持，一旦將專利納入標準成為標準必要專利就意味著標準的實施者為了實施標準就不得不尋求標準必要專利人的許可，這就為標準必要專利權人增強了市場力量。專利權人利用標準必要專利，借助標準的實施進行專利壟斷、專利捆綁、搭售、制定過高的專利許可費等不正當競爭，學術上將這些行為統(tǒng)稱為“專利劫持”。如2017年Apple和FTC向高通提起訴訟，指控高通收取高額的專利許可費，將非標準必要專利與標準必要專利進行捆綁銷售，拒絕向三星授予標準必要專利許可等排除競爭行為。三是專利許可費堆疊，多個權利人對同一專利技術收取許可費。一個復雜產品如智能手機的開發(fā)包含了多個標準，手機組件的半導體領域、電池、屏幕顯示、應用軟件等都有各種的生產標準，而一個標準可能包含了成千上萬件標準必要專利，如與4G LTE標準相關的標準必要專利已超過15000件， 任何標準必要專利人都可能利用手中的必要專利造成專利費堆疊的現(xiàn)象。在Microsoft v. Motorola一案中，涉案專利為802.11無線網絡標準必要專利和H.264視頻編碼標準必要專利，法院在確定許可費時就遇到標準必要專利組合的許可費請求引發(fā)的堆疊問題。一項復雜的行業(yè)標準涉及到多個專利權人持有的成百上千件標準必要專利，指出擁有802.11標準必要專利組合的實體至少有92家，擁有H.264標準必要專利組合的實體至少有52家，如果每個實體每個要求的許可費與Motorola對最終產品的價格請求相似，那么執(zhí)行該標準的總許可費將超過總價格，那么就不會促進標準的推廣使用。

二、FRAND承諾

（一）FRAND承諾的產生

為了解決標準必要專利帶來的法律問題，標準制定組織制定了相關的政策，如專利權人的申報義務和披露義務，其中最重要的是要求標準必要專利權人承諾以公平、合理、無歧視的原則許可其標準必要專利，即FRAND承諾，也稱RAND承諾。

在Microsoft v. Motorola案中，法官指出，F(xiàn)RAND承諾就是用來解決專利劫持的問題，鼓勵標準的廣泛采用。在ITU（國際電信聯(lián)盟）、ISO（國際標準化組織）、IEC（國際電工委員會）制定的《共同專利政策實施指南》②、IEEE 制定的《IEEE-SA標準委員會章程》③、ETIS制定的知識產權政策第6.1條④中都明確了這一內容，要求專利權人將自己的專利納入標準后將專利免費許可或以公平、合理、無歧視條件許可給任何尋求專利許可的標準實施者。

為防止專利權人因專利納入標準而獲得的額外市場力量從事?lián)p害市場競爭秩序的行為而制定的FRAND承諾，實質上是對標準必要專利權人與標準實施者之間利益的平衡，既要保障專利權人能從標準化中獲得公平補償，又要保證實施者能夠公平進行市場競爭，讓每個主體都能從標準化中受益。

（二）FRAND的含義

雖然標準制定組織規(guī)定了標準必要專利權人的FRAND承諾，但是他們一概避免對FRAND進行正式定義。由于FRAND的不確定性和模糊性，標準實施者有一套認為符合FRAND許可的專利許可方案，而標準必要專利權人也有自己所認為的FRAND，對是否符合FRAND的判斷成為解決標準必要專利糾紛的疑難問題，并且影響法院對后續(xù)雙方當事人所主張的權利救濟如禁令、許可費、損害賠償?shù)呐袥Q。在Optis v. Huawei一案中，法院就四項作出FRAND承諾的標準必要專利判決華為支付280萬美元，而一項沒有作出FRAND許可承諾的專利則需支付770萬美元。

筆者認為“公平”“合理”“無歧視”這三者相互聯(lián)系，相互影響，符合公平合理條件可能也是無歧視的，反之，滿足無歧視原則說明也是符合公平合理原則的，三者之間互相包含，但側重點有所不同。

公平側重于專利許可人與被許可人之間條件的比較，由于標準化增強了標準必要專利權人的市場力量，加上信息的不對稱，專利權人本就對專利價格進行掌控，使得專利許可人在專利談判上處于有利地位。由于標準的實施者不得不尋求專利權人許可，這時專利權人如果利用標準化獲得的額外市場力量向被許可人提出過高的許可費或其他不合理的許可條件時屬于違反公平原則。合理側重于對該標準必要專利價值的評估，即將該專利納入標準后的許可費不應高于該專利未納入標準之前的許可費，將專利持有人獲得的合理許可費限制在其專利技術本身的經濟價值上，例如在采用標準之前，被許可人在已經獲得該專利的許可，該專利納入標準之后，許可人向被許可人要求更高的許可費或附加其他條件都是不合理的，專利許可費堆疊是違反合理原則常見的情況。無歧視側重于被許可人之間的比較，考察專利許可人就同一標準必要專利許可是否對不同的被許可人進行差別對待。在Huawei v. IDC案中，華為公司指控IDC過高定價、差別定價和拒絕交易的問題，違反了FRAND原則，法院認為必要專利的交易價格，是反映必要專利權人是否按FRAND原則進行授權許可的關鍵因素⑤。FRAND原則的無歧視是為了保證被許可人之間的公平競爭，理論上專利權人就標準必要專利授權給同等條件的專利實施者的條件相同或者同等，但這并不意味著許可費的價格必須完全一樣，而是確定一個FRAND的基準費率并以此進行比較，需明確的是被許可人應當都是同一行業(yè)彼此具有競爭關系的，如Huawei v. IDC案中，華為與蘋果、三星、LG都是競爭力相當?shù)氖謾C制造商。

三、FRAND承諾的法律屬性

FRAND承諾是標準必要專利權人向標準制定組織作出的承諾，有觀點認為，F(xiàn)RAND許可承諾并不是由于標準必要專利權人與標準實施者之間訂立的，當他們之間沒有訂立專利許可合同時，該FRAND許可承諾不具有可訴性，有觀點認為FRAND許可承諾雖然是專利權人與標準制定組織之間的協(xié)議，但是針對的人是潛在的標準實施者，已經構成了第三人利益合同，可以根據(jù)合同法起訴。有的觀點認為無論有沒有構成合同，該FRAND許可承諾是一種法律上可以執(zhí)行的義務。究竟FRAND承諾是否具有可訴性，F(xiàn)RAND承諾的法律屬性又是什么，在學界上仍是一個具有很大爭議的論題。下面筆者主要從第三人利益合同、單方法律行為、默示許可、強制締約四個方面進行分析。

第三人利益合同，又被稱為“為第三人給付合同”、“利他合同”、“第三方受益合同”等，指的是由合同當事人約定由債務人向合同關系之外第三人履行債務，第三人可依此約定而直接請求債務人履行債務的合同。在Microsoft V. Motorola一案中，Microsoft宣稱Motorola違反了其向ITU作出的RAND許可承諾，要求法院確認Microsoft是合同的第三方受益人，并有權取得標準必要專利許可。地方法院裁定，Motorola向IEEE和ITU作出的FRAND（RAND）聲明，在Motorola與標準制定組織之間創(chuàng)設了可強制執(zhí)行的合同，Microsoft被認定為該合同的第三方受益人。美國法院認為FRAND承諾構成第三方受益人的可履行合同。第三人利益合同是一個三方法律關系，而FRAND原則也涉及了三方法律主體——標準制定組織、專利權人和標準實施者，有學者分析，F(xiàn)RAND原則實際上是標準制定組織與專利權人約定，由專利權人向標準實施者履行根據(jù)FRAND原則授予專利許可的義務。Unwired Planet v. Huawei一案英國高等法院就FRAND許可承諾是否具有可執(zhí)行產生爭議，最終法院采用法國民法典中第三方受益協(xié)議的解釋，認為“第三方利益合同”規(guī)則適用于FRAND許可承諾，可由第三方執(zhí)行。根據(jù)我國合同法第六十四條對第三人利益合同規(guī)定⑥，若將FRAND許可定義為第三人利益合同，則標準必要專利權人違反FRAND原則，與標準實施者沒有簽訂專利實施許可合同或者簽訂的合同的違反FRAND原則的，那么標準必要專利權人應當向標準制定組織承擔違約責任，然而這不符合實際情況。簽訂專利許可合同是標準必要專利權人與標準實施者之間的商業(yè)行為，標準制定組織無權干預。再者，從標準制定組織、標準必要專利權人、標準實施者三者關系來看，F(xiàn)RAND許可承諾只是一個承諾，其目的是促成標準必要專利權人與標準實施者簽訂專利許可合同，而在FRAND承諾作出時，關于標準必要專利合同的核心內容都沒有制定，甚至承擔合同權利義務的標準實施者都不確定，因此，筆者認為按照我國合同法的規(guī)定，F(xiàn)RAND許可承諾不構成第三人利益合同。

單方法律行為是指只需要當事人一方的意思表示就可以發(fā)生法律效力。Unwired Planet v. Huawei一案中，也有專家證人根據(jù)法國民法典中“單方允諾”的規(guī)定認為FRAND許可承諾是單方允諾。我國《民法總則》⑦第一百三十四條第一款規(guī)定，民事法律行為可以基于雙方或多方的意思表示成立，也可以基于單方意思表示成立。如果FRAND許可承諾成立單方法律行為，那么就使第三人產生了一種信賴利益，即任何標準實施者相信標準必要專利權人會以FRAND原則進行專利許可，繼而雙方就專利許可合同的制定進行協(xié)商，在合同法上，如果在合同締結過程中，第三人因信賴利益遭受損失的可以請求損害賠償。所以筆者認為，作出FRAND許可承諾的標準必要專利權人就承擔了締約的義務，這可以解釋為標準必要專利權人的先合同義務。先合同義務存在合同締結過程中，旨在促成合同的成立，F(xiàn)RAND許可承諾正是為了促使標準必要專利權人與標準實施者通過協(xié)商簽訂專利許可合同?！逗贤ā返谒氖l⑧規(guī)定了締約過失責任，在專利許可合同訂立過程中，標準必要專利權人違背FRAND許可承諾，屬于締約過失上的“其他違背誠實信用原則的行為”，如果給標準實施者造成損失的，標準必要專利權人應當承擔損害賠償責任。筆者認為，將FRAND許可承諾解釋為標準必要專利權人作出的單方法律行為更符合我國的法律規(guī)定。

默示許可，指的是在一定能夠情形下專利權人采取的非明確許可以外的任何言語或行為讓被控侵權人推定專利權人已經同意其從事專利實施的一種專利許可形態(tài)。許多學者將我國《專利法》修訂草案 （送審稿）第八十五條關于標準必要專利的規(guī)定作為標準必要專利默示許可的法律依據(jù)。有學者認為，標準必要專利權人將其專利納入標準就明知該專利會隨著標準的實施被標準實施者使用，那么做出FRAND許可承諾足以使標準實施者合理地認為他們只需支付符合FRAND原則的許可費便可自由地實施標準必要專利。默示許可的由于專利權人的默示行為讓專利實施者產生可以實施該專利的合理信賴，只要支付專利許可費，專利權人就不得拒絕許可，F(xiàn)RAND許可承諾雖然沒有明確標準必要專利權人與標準實施者存在專利許可，但已經表明只要標準實施者向專利權人簽訂尋求專利許可，專利權人就不得拒絕并且要以公平、合理無歧視條件進行許可，兩者的本質都是基于誠實信用原則對專利實施者合理信賴利益的保護。默示許可在實踐中更多是作為一種專利實施者的侵權抗辯，而FRAND許可承諾在司法實踐中同樣也作為標準實施者對專利權人的抗辯。筆者認為，F(xiàn)RAND許可承諾只是標準必要專利權人向標準制定組織作出的聲明，F(xiàn)RAND許可承諾是的目的為了平衡專利權人與標準實施者之間的利益，核心在于使雙方的利益都能“公平、合理、無歧視”，即確定一個FRAND許可費，若將其定義為默示許可則意味著標準實施者可以任意使用該專利，可能帶來專利反劫持，損害專利權人的合法權益，使專利持有人不愿再將自己的專利納入到標準中。

強制締約義務，德國法院認為根據(jù)德國法解釋，F(xiàn)RAND承諾不足以構成合同。FRAND承諾只是表明了專利權人的一種意愿，即愿意就專利許可給有意向實施專利的標準實施者，當標準實施者就專利許可的具體內容與專利權人協(xié)商一致與專利權人簽訂合同，專利權人必須與實施者訂立合同。合同應當明確雙方是權利義務。在我國Huawei v. IDC案中，法院采用了德國法的觀點將專利權人作出的 FRAND 許可承諾作為專利權人的強制締約義務，即標準必要專利權人對標準實施者以及潛在的實施者負有以符合 FRAND 條件許可的義務，就如供水、供電、供氣等壟斷企業(yè)所擔負強制締約義務。強制締約義務，作為合同法上契約自由原則的例外，只能針對一些特殊情況，如供電供水等公共行業(yè)適用。FRAND許可承諾是專利權人就簽訂專利許可合同的聲明，即以公平合理無歧視條件授予許可，而專利權人與標準實施者簽訂專利許可合同不屬于強制締約合同的類型。筆者認為，將FRAND許可承諾作為專利權人的強制締約義務增加了專利權人的負擔，不符合合同契約自由原則。

四、結論

關于FRAND承諾的法律屬性，各國法院應用的法律解釋都不相同，但普遍承認FRAND承諾的法律效力，為了執(zhí)行FRAND承諾，更多的是引用合同法或競爭法進行規(guī)制，如歐盟法院在審理Huawei v. ZTE案時，從反壟斷法的角度認定標準必要專利人違反FRAND承諾是否是濫用市場支配地位。在Huawei v. IDC案中，Huawei提起訴訟的請求權基礎是侵權，指控IDC濫用市場支配地位損害Huawei的合法權益，法院依據(jù)《反壟斷法》進行審理。Unwired Planet v. Huawei一案的主神法官Mr.Briss在判決書中說到，沒有必要依靠競爭法來強制執(zhí)行 FRAND承諾。我國劉春田教授曾說過，如果在專利權，在民事權利的法律調整范圍可以解決的問題，不用借助于別的制度來規(guī)定。標準必要專利，等于是專利的二次方，享有二次方的專利，就有義務公平合理無歧視的許可他人，否則標準必要專利人就是濫用權利。標準必要專利問題不屬于反壟斷范圍的問題，應當在民事權利的法律調整范圍內解決。筆者認為，標準必要專利糾紛產生原因在于雙方就專利許可沒有達成一致意見，在法律上會產生兩種情況：一是標準實施者在沒有取得專利許可的前提下實施標準必要專利，專利權人向法院起訴標準實施者侵犯專利權并尋求權利救濟，例如要求標準實施者支付許可費、損害賠償、禁令救濟；而標準實施者可以向法院要求標準必要專利權人以FRAND許可條件進行許可，法院基于法律事實對雙方的法律主張進行判決，確定FRAND許可費。二是談判破裂，標準必要專利權人沒有許可標準實施者實施專利，或者標準實施者被迫接受過高的專利許可費以獲得專利許可，標準實施者可以向法院起訴標準必要專利權人濫用權利，由法院確定FRAND許可費。如果該標準必要專利權人涉嫌壟斷，如濫用市場支配地位的，則可由法院根據(jù)《反壟斷法》第五十條⑨、第五十五條規(guī)定進行判決。對于FRAND承諾的法律屬性，不論是從民法還是合同法或是反壟斷法解釋，F(xiàn)RAND承諾是一項執(zhí)行的法律義務。

注釋：

①參與國家標準制定的專利權人在標準制定過程中不披露其擁有的標準必要專利的，視為其許可該標準的實施者使用其專利技術。許可使用費由雙方協(xié)商；雙方不能達成協(xié)議的，可以請求國務院專利行政部門裁決。當事人對裁決不服的，可以自收到通知之日起十五日內向人民法院起訴。

②《ITU-T／ITU-R／ISO／IEC的共同專利政策實施指南（上）》，載于《標準與知識產權》，2008年第10期，《ITU-T／ITU-R／ISO／IEC的共同專利政策實施指南（下）》，載于《標準與知識產權》，2008年第11期

③《IEEE-SA標準委員會章程》在其專利及政策一節(jié)中規(guī)定，IEEE的許可保證聲明中，專利權人可以作出一般免責聲明，即聲明專利權人不會對任何或將來的必要專利實施者行使專利權；或者作出一份陳述，內容為專利權人將在全球范圍內向無限制數(shù)量的申請人提供按合理價格、不存在任何明顯的不公平、歧視條款的標準必要專利申請許可。這一份陳述即IEEE規(guī)定的標準必要專利權人的FRAND承諾。

④ETSI在其知識產權政策第6.1條規(guī)定，專利權人提請ETSI注意與特定標準或技術規(guī)范有關的必要專利時，ETSI總干事應立即要求標準必要專利權人在三個月內以書面形式作出不可撤銷的承諾，準備授予根據(jù)公平，合理和非歧視性（“FRAND”）條款的作出不可撤銷的標準必要專利許可。

⑤（2013）粵高法民三終字第306號

⑥《合同法》第六十四條當事人約定由債務人向第三人履行債務的，債務人未向第三人履行債務或者履行債務不符合約定，應當向債權人承擔違約責任。

⑦《民法總則》：中華人民共和國第十二屆全國人民代表大會第五次會議2017年3月15日表決通過了《中華人民共和國民法總則》，民法總則自2017年10月1日起施行

⑧《合同法》第四十二條當事人在訂立合同過程中有下列情形之一，給對方造成損失的，應當承擔損害賠償責任：（一）假借訂立合同，惡意進行磋商；（二）故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況；（三）有其他違背誠實信用原則的行為。

⑨《中國人民共和國反壟斷法》第五十條經營者實施壟斷行為，給他人造成損失的，依法承擔民事責任。第五十五條 經營者依照有關知識產權的法律、行政法規(guī)規(guī)定行使知識產權的行為，不適用本法；但是，經營者濫用知識產權，排除、限制競爭的行為，適用本法。