淺析分案申請制度及其完善建議

楊永　張閔

摘 要 專利申請制度要求滿足單一性原則，對于不符合單一性要求的專利申請，申請人可以通過分案申請的方式克服單一性問題。目前，分案申請制度包括兩種情況：申請人主動實施案例和申請人克服單一缺陷的評審點通知在通知中。在主動分案時，實踐中存在分案與母案內容相同、即分案申請與單一性無關的情況。上述做法，導致相同的申請在專利審查部分中重復進行審查，不利于專利制度的發(fā)展。本文對分案申請制度的完善進行淺析及建議。

關鍵詞 分案申請 單一性 專利申請制度

作者簡介：楊永、張閔，華南理工大學。

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.11.169

一、問題的提出

目前我國發(fā)明專利申請采用早期公開、延遲審查的實質審查制度，在申請文件公開之前進行初步審查，初步審查的主要任務包括審查申請人提交的申請文件是否存在明顯缺陷、提交的文件是否符合期限要求、是否繳納費用等。而實質審查的目的在于判斷發(fā)明專利申請是否存在實質性缺陷及撰寫方面的形式缺陷，并確定發(fā)明是否存在授予發(fā)明專利權的前景。其中，申請文件是否符合受理的形式要求由初步審查完成；而實質審查是在初步審查基礎上，進一步對申請文件是否存在實質性缺陷以及與撰寫有關的形式缺陷，提出實質審查意見，以確定發(fā)明是否符合授權標準。

當一件專利申請包括的兩項以上的發(fā)明不符合單一性規(guī)定時，申請人可以主動提出分案申請，也可以應審查員通知書中指出的單一性審查意見的要求，被動的進行分案以克服審查意見中指出的單一性問題。作為由母案中分出的“子案”，分案申請在內容上應當符合《專利法實施細則》第四十三條第一款的規(guī)定，即分案申請不得超范圍。

可見，上述規(guī)定主要涉及申請人主動提交分案申請的情形，在初步審查階段中，對于分案申請的受理，主要審查分案申請的提交時間，而并未考慮分案申請與其母案之間是否因單一性的問題而進行分案，也未有關于分案前的母案申請與對應的分案申請是否涉及不同的主題，它們的權利要求書是否涉及不同的發(fā)明創(chuàng)造。而在審查實踐中，特別是在母案已被審查員駁回的情形下，存在利用分案申請制度，在規(guī)定期限內，提交權利要求相同的分案申請，這種分案申請被初步審查階段所接受；而在實質審查階段，需要對這類申請重新進行檢索、審查、提出審查意見，導致相同內容申請的重復審查，這既無謂的增大了行政審批的工作量，也不利于消除積壓、提高行政審查速度的要求，對于目前專利制度的運行帶來負面影響。

二、法律規(guī)定的梳理

分案申請制度的法律基礎在于“單一性原則”?！秾＠ā返谌粭l第一款對專利申請單一性原則作出了規(guī)定，首先，一個明確的應用應該是一個發(fā)明或實用新型，其次，屬于一般的發(fā)明概念的兩個或多個發(fā)明或實用新型，可以放在一個應用程序中，這樣一個為防止申請人不會提高有關的技術含量和應用，從而防止國務院專利行政部門帶來專利分類，R檢索，審查專利行政審批為專利行政部門的困難，也有利于申請人獲得授權后更有限方便運動，使用其專利，也便于對專利文獻的公共參考?？梢?，無論是申請人主動提交分案申請、還是基于審查意見通知書進行的被動分案申請，“一件專利申請包括兩項以上發(fā)明”是其可以進行分案的法律基礎?！耙患＠暾埌▋身椧陨习l(fā)明”，包括權利要求書中包括兩項以上發(fā)明的情況，也包括說明書中存在兩項以上發(fā)明的情況，當兩項以上發(fā)明存在于說明書中時，通過分案申請，將不同的發(fā)明記載于分案申請中，只要沒有超出分案前申請文件記載的范圍，則這樣的分案申請符合先申請原則的要求，是應當允許的。然而，對于利用分案申請制度，提交權利要求相同的分案申請，這種行為由于不滿足《專利法實施細則》第四十二條中關于分案申請的要求，因此在法律上也是缺少依據(jù)的。

三、問題討論及思考

關于分案申請時的修改問題，有觀點認為，分案在進行申請時是按照一件新申請繳納各種申請費的，因此申請人在原申請記載的范圍內、不超范圍的情況下，作較為靈活的改動應當允許。筆者部分同意該觀點。一方面考慮到申請人撰寫申請文件時主觀理性的有限性，可能存在將具有創(chuàng)新的主題方案記載于說明書中而未能體現(xiàn)在權利要求中，此時，對這部分記載于說明書中的方案進行分案申請，只要沒有超范圍，就應當是允許的，其符合基于兩個或以上主題進行分案的單一性要求。對于分案申請視為一件新申請收取各種費用，是因為分案申請的主題與分案后原申請的主題已不相同，對于分案申請的主題需要進行重新檢索、審查、提出審查意見。但當申請人的修改與單一性原則無關時，例如在申請被駁回而提出相同權利要求的分案申請時，此時不能認為“申請人應當于付出代價來獲得但由于某些原因而未獲得的利益”。

對于申請人主動提出分案申請的原因，除基于單一性的考慮外，也存在濫用分案申請制度以期獲得不當專利授權的情形，如利用當前發(fā)明專利實質審查制度中，分案前的母案與對應的分案往往由兩或多個不同的發(fā)明專利實審審查員分別進行獨立審查，此時由于不同審查員對相同法律條款的掌握標準、甚至對發(fā)明構思的理解都可能存在差異，因此出現(xiàn)分案前的母案與對應的分案，它們的實質審查結果不同的現(xiàn)象，從而利用對相同內容提起分案申請方式，盡可能增大地獲得授予專利權的機會。

已有專利審查工作者撰文證明了該觀點，并舉出了具體案例“200910057173.6平衡閥”，其母案審查意見認為，該申請的說明書不符合《專利法》第二十六條第三款的規(guī)定……本申請涉及一種平衡閥，其包括閥塊、梭閥、減壓閥以及兩個抗衡閥，對于實行平衡閥這一功能來說，兩個抗衡閥的設置是必要的，但該本申請原始申請文件中，并未有關于兩個抗衡閥的具體結構的記載，更缺少兩個抗衡閥與其他部件之間的位置及連接關系的記載，同時抗衡閥的術語本身也不規(guī)范，在對應領域中不具有公知的明確含義，因而本領域技術人員根據(jù)原始申請文件的記載，無法實現(xiàn)其發(fā)明，并基于說明書不符合《專利法》第二十六條第三款有關說明書公開不充分的缺陷，于2010年8月4日駁回了該申請。

申請人未提出復審請求，但在規(guī)定期限內提出了分案申請“201010279543.3一種平衡閥”，在本分案申請中，申請人刪去了原申請文件中所記載的“兩個抗衡閥”?？梢?，申請人提出分案并非基于單一性的原則而提出不同的申請，而是嘗試通過分案重新啟動對原申請的審查。分案申請的審查員在審查意見中指出“刪去該部分內容之后的技術方案與原技術方案相比有實質性的區(qū)別，本申請的權利要求保護的范圍為一種平衡閥的沖洗口結構，且該平衡閥中不包括抗衡閥，也就是說該沖洗口結構可以用于任何平衡閥結構中，而母案中的這一結構是應用于包含抗衡閥的特定平衡閥中，也就是說母案中并沒有記載這一技術方案，對于本領域技術人員來說該方案也不能從母案的申請文件中直接的毫無疑義的確定，因此本分案申請超出了原申請記載的范圍”。申請人在答復分案審查員的審查意見時，將刪除內容重新補入到了該分案申請的文本中，最終導致了基于同樣的文本，分案申請被授予了專利權，而母案卻被駁回的情況。

可見當前我國發(fā)明專利實質審查制度中，對于申請人主動進行分案申請的審查，未能體現(xiàn)“分案申請”與“單一性原則”的內在一致性關系，未能將分案前的母案申請與對應的分案申請應當涉及不同的主題、它們的權利要求書應當各自請求保護不同內容的發(fā)明，即單一性原則，作為審查依據(jù)，既導致了相同內容申請的重復審查，增大了行政審批的工作量，不利于消除積壓、提高行政審查速度；另一方面，分案前的母案與對應的分案往往由兩或多個不同的發(fā)明專利實審審查員分別進行獨立審查，此時由于不同審查員對相同法律條款的掌握標準、甚至對發(fā)明構思的理解都可能存在差異，因此出現(xiàn)分案前的母案與對應的分案，它們的實質審查結果不同的現(xiàn)象，就成為可能，這也導致了專利行政審批結果的公信力的下降。提高專利行政部門的公信力，既需要提高專利審查能力，提高審批結論的標準一致性，另一方面，也需要完善分案申請制度，避免“非因單一性原因”提出的分案申請。

已有文章涉及了“非因單一性原因”提出的分案申請進行了審查方式的探討。該文章指出實用新型專利申請201220112529.9因未按時繳納申請費而被視為撤回，之后申請人在期限內又提出了技術方案完全相同的實用新型分案申請201220335889.5。該分案實用新型審查員認為該分案不符合分案申請的條件，因為分案前的母案申請與對應的分案申請，它們的權利要求書保護的主題是相同的，而非不同的發(fā)明，因此實用新型審查員發(fā)出了分案申請視為未提出的通知書，并基于此最終結案。

可見，當前發(fā)明專利申請的分案申請制度中，初步審查階段對于分案申請的受理，主要審查分案申請的提交時間，而未對分案前的母案與對應的分案之間是否存在單一性的缺陷進行審查，也未考慮分案前的母案與對應的分案它們的權利要求書是否保護不同主題的發(fā)明。但在專利審查實際工作中，實用新型的初步審查制度，已關注了分案申請的條件限制，即“單一性的要求，分案以后的原申請與分案申請的權利要求書應分別保護不同的發(fā)明”。這一點，對于發(fā)明專利申請的分案申請制度來說，具有重要的借鑒意義。

四、總結

目前我國專利分案申請制度還存在一些問題，對于申請人主動提出分案申請的情況下，存在濫用分案申請制度的情況，比如根據(jù)我國當前發(fā)明專利專利實質審查的程序來說，分案前的母案申請與對應的分案申請往往會由兩或多個不同的發(fā)明專利實審審查員分別進行獨立審查，此時由于不同審查員對相同法律條款的掌握尺度、甚至對發(fā)明構思的理解都可能存在差異，因此出現(xiàn)分案前的母案與對應的分案，它們的實質審查結果不同的現(xiàn)象，就成為可能。在母案被審查員駁回的情況下，申請人并不啟動復審程序，而是在規(guī)定時間內提出分案申請，而分案與母案內容相同、分案申請與單一性無關的情況，試圖得到有利于自身的、不同的審查結論。這種做法，導致相同的申請在專利審查部門中重復進行受理、檢索、審查、提出審查意見，這既無謂的增大了行政審批的工作量，也不利于消除積壓、提高行政審查速度的要求，而當母案與分案的審查結論不一致時，也影響了中國的專利的聲譽，不利于專利制度的發(fā)展。應當提供應用的劃分限制，為應用劃分的主動性申請人的條件，提出具體要求，分別作出“原申請和分案申請后的保護”。發(fā)明的不同的要求“已成為專利申請審查程序的操作要求。同時，基于“一事不再理”原則的要求，也應避免相同內容的申請，借助分案申請的形式多次提出實質審查請求。對于實質審查結論中有爭議的審查結論，如駁回等，則應通過復審程序予以解決。

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