從法律思維的角度看專利申請(qǐng)文件的修改

任甜甜 馬慶 唐勇

（國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作河南中心，河南鄭州 450003）

從法律思維的角度看專利申請(qǐng)文件的修改

任甜甜 馬慶 唐勇

（國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作河南中心，河南鄭州 450003）

本文從專利申請(qǐng)文件的修改出發(fā)，結(jié)合專利實(shí)審過程中修改超范圍的問題，闡述了運(yùn)用法律思維去解決修改是否超范圍問題的方法，并體現(xiàn)出在沒有明確的尺度和規(guī)則去判斷超范圍的情況下，在面對(duì)問題時(shí)，從多個(gè)角度尋找有力的證據(jù)和理由，形成完整的邏輯并得出結(jié)論正是運(yùn)用法律思維解決問題的具體步驟。

修改超范圍；法律思維；授權(quán)；確權(quán)

在目前的專利審查過程中，由于新穎性、創(chuàng)造性和撰寫缺陷等多方面的原因，對(duì)申請(qǐng)文件的修改幾乎貫穿了案件審查的整個(gè)過程，甚至成為申請(qǐng)人和審查員博弈的焦點(diǎn)；而且，修改所帶來的問題并不止于專利的授權(quán)，修改超范圍作為一個(gè)無效理由，在后期的專利確權(quán)程序中，其仍然可能成為申請(qǐng)人和第三方展開博弈的焦點(diǎn)，因此，嚴(yán)格按照法律程序、審慎的對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，對(duì)專利的審查的客觀、公正以及后續(xù)確權(quán)程序中專利權(quán)的穩(wěn)定都具有非常重要的意義。

1 專利申請(qǐng)文件的修改

《專利法》第三十三條規(guī)定：“申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”。

如何理解法條中“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”這一項(xiàng)？《專利審查指南》第二部分第八章第5.2節(jié)對(duì)專利法中所提到的修改進(jìn)行了解讀和細(xì)化，并提到了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容[1]。然而，“直接地、毫無疑義地確定”這一過程仍然包含了主觀因素，同一個(gè)概念對(duì)于不同領(lǐng)域的不同個(gè)體，會(huì)產(chǎn)生截然不同的理解方式，舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子，納米鈣在制藥領(lǐng)域，其會(huì)“直接”將其理解為納米碳酸鈣，而在化學(xué)領(lǐng)域，其會(huì)首先將其理解為納米金屬鈣，也就是單質(zhì)鈣，因?yàn)榧{米鈣并沒有對(duì)鈣進(jìn)行其他描述，然而，由于目前的各種簡(jiǎn)稱，化學(xué)領(lǐng)域?qū){米鈣的理解會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大范圍，納米碳酸鈣、納米氧化鈣均可以納入納米鈣的寬范疇；類似的，申請(qǐng)人往往會(huì)爭(zhēng)辯，認(rèn)為某一物質(zhì)本領(lǐng)域就是這種名稱，其有唯一的指代，是本領(lǐng)域“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”，認(rèn)為這一修改是不超范圍的，那么這一修改是否超范圍呢？申請(qǐng)人或代理人如何修改和陳述以確保申請(qǐng)文件的修改不超范圍？審查員又如何客觀的領(lǐng)會(huì)“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”？在這個(gè)大環(huán)境下，專利申請(qǐng)文件的修改是否符合專利法規(guī)定，就涉及到如何運(yùn)用法律思維去把握修改的“度”。

2 法律思維的解讀

把握修改的“度”，就涉及法律和法律思維。專利審查屬于行政執(zhí)法，要依照專利法進(jìn)行公平、公正、準(zhǔn)確的對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審查，因此，審查員既是一名國(guó)家公務(wù)工作者，同時(shí)也是一位法律工作者，樹立法律思維是依法行政的法律要求，也是審查質(zhì)量的關(guān)鍵保障[2]；與此同時(shí)，專利申請(qǐng)文件作為一份法律文件，撰寫者也屬于法律工作者，也應(yīng)當(dāng)樹立法律思維，合理、審慎的進(jìn)行申請(qǐng)文件的撰寫和修改。法律思維方式是一種求實(shí)的思維方式，它強(qiáng)調(diào)認(rèn)識(shí)任何事務(wù)都必須有證據(jù)。但與此同時(shí)，法律思維的內(nèi)涵是克服對(duì)概念的任意定義，避免對(duì)概念的無限定義，但又需要對(duì)法律概念語詞進(jìn)行特定語境下的創(chuàng)造性運(yùn)用[3]。

重視對(duì)專利法立法宗旨的理解是法律思維的首要方面，只有正確把握和理解立法目的，才能保證法律適用的正確方向。我國(guó)專利法的立法目的，即專利法第一條是這樣規(guī)定的：“為了保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，推動(dòng)發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，制定本法”，也就是說，在權(quán)衡申請(qǐng)人的利益和大眾利益的過程中，深刻理解專利法的立法宗旨，就可以在具體的專利審查過程中不是機(jī)械、僵化地適用具體的法律法條，而是對(duì)專利申請(qǐng)文件的內(nèi)涵、現(xiàn)有技術(shù)的狀況以及專利權(quán)人和社會(huì)公眾之間的利益平衡給予更多的考慮，從而在法條適用時(shí)更好地實(shí)現(xiàn)專利法的立法目的[4]。具體的，法律思維是指導(dǎo)專利審查工作的一種方法論，其引導(dǎo)審查工作緊密圍繞專利法立法宗旨開展，根據(jù)法律的相關(guān)規(guī)定，運(yùn)用法律邏輯去思考、分析、解決和評(píng)判專利審查的相關(guān)問題[5]。

3 法律思維在判斷修改超范圍中的運(yùn)用

法律思維的運(yùn)用在專利法第三十三條關(guān)于修改是否超范圍的審查過程中就體現(xiàn)得非常明確。是否能夠正確把握專利法的立法宗旨，決定著審查員在案件審查過程中是否能夠防止在修改比較時(shí)拘泥于術(shù)語、語句的文字記載和對(duì)應(yīng)性以及判斷僵化的問題。而且，就目前并未對(duì)具體情況操作細(xì)化、也無法對(duì)每種情況進(jìn)行細(xì)化的法律來說，我們更應(yīng)該本著法律思維的邏輯去思考和解決問題，比如，《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1節(jié)中，提到了“申請(qǐng)人僅在下述兩種情形下可對(duì)其發(fā)明專利申請(qǐng)文件進(jìn)行主動(dòng)修改”，使用“僅”字明確了主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)，而在具體修改方式中，則記載了“對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對(duì)通知書指出的缺陷進(jìn)行修改，如果修改的方式不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，則這樣的修改文本一般不予接受”[1]，這一提到了“應(yīng)”和“一般”，也就是并非嚴(yán)格意義上的不可以，審查員有判斷并選擇的權(quán)力，判斷是否能接受的合理性，就是運(yùn)用法律思維解決問題的過程，而這一過程，將法律思維具體化，就是面對(duì)問題去尋找合理的證據(jù)和理由，如果找到了足夠的證據(jù)，或有充分的理由，使得在現(xiàn)有證據(jù)和理由的情況下，這一觀點(diǎn)可以立足，而且另一觀點(diǎn)沒有足夠的證據(jù)和理由將其推翻，那么得出的結(jié)論就是依據(jù)法律思維得到的相對(duì)正確的結(jié)論。

關(guān)于修改超范圍的問題，除原始說明書和權(quán)利要求書中明確記載的情況外，還會(huì)出現(xiàn)很多是否能夠“毫無疑義”確定的情況，這些情況往往難于判定，也需要法律思維去將解決問題的邏輯嚴(yán)謹(jǐn)化，讓結(jié)論合理化。下面從幾個(gè)簡(jiǎn)單的例子中對(duì)使用法律思維解決問題的過程進(jìn)行描述：

3.1 由于對(duì)專利法的理解和領(lǐng)域的限制，審查員和申請(qǐng)人往往對(duì)一個(gè)概念的理解會(huì)存在差異，比如，經(jīng)驗(yàn)豐富的代理人和申請(qǐng)人都知道“配方”一詞出現(xiàn)在權(quán)利要求主題名稱中，往往會(huì)造成不清楚。而造成不清楚的原因，是因?yàn)榕浞揭辉~，既可以理解為產(chǎn)品，也可以理解為方法，其保護(hù)范圍實(shí)質(zhì)是完全不同的，這也是任何一個(gè)審查員都知曉的。但是也有申請(qǐng)人會(huì)認(rèn)為配方就是指代一種產(chǎn)品，在其所研究的技術(shù)領(lǐng)域中，這是一個(gè)所屬領(lǐng)域的公眾都知曉和明確的概念，那么在這種情況下，單說這是審查員所清楚的、明確的概念，不足以使申請(qǐng)人信服，那么就應(yīng)該尋找證據(jù)，來佐證審查員的觀點(diǎn)，經(jīng)過查閱證據(jù)，新華字典中指出“配方”為名詞或動(dòng)詞，其解釋為：1.根據(jù)處方配置藥品；2.指化學(xué)制品、冶金產(chǎn)品等的配置方法，通稱方子。在這一有力的證據(jù)下，判斷“配方”一詞的不清楚就有理有據(jù)了，也正因?yàn)榇?，專利撰寫人在?duì)專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改的過程中，無論將其修改成產(chǎn)品或方法均是合理的，可以接受的。

因此，法律思維要求審查員在日常的審查工作中，對(duì)待問題不僅要知其然，更要知其所以然，運(yùn)用法律思維方式，尋求最合理的邏輯去解決問題。

3.2 在申請(qǐng)文件中，尤其是中藥或化學(xué)領(lǐng)域，常會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)中并不存在的物質(zhì)，或在已限定的條件下不可能存在的物質(zhì)，例如，申請(qǐng)人進(jìn)行了如下修改：將原申請(qǐng)文件中的“桅子”修改為“梔子”，并在意見陳述中解釋到：“桅”和“梔”字形相近，打字時(shí)沒有仔細(xì)看清楚。并且，中藥領(lǐng)域中并不存在“桅子”這樣的藥材，只存在“梔子”。因此，上述修改是改正明顯的打字錯(cuò)誤。然而，實(shí)審審查員并沒有接受這一陳述，認(rèn)為原始文件中并沒有記載，審查員也無法毫無疑義的確定“桅子”就是“梔子”，認(rèn)為修改超范圍；案件在復(fù)審階段，復(fù)審合議組認(rèn)為，“桅”和“梔”字形相近，在中藥領(lǐng)域中常常出現(xiàn)這樣的誤寫方式，可以認(rèn)為是常見的打字錯(cuò)誤[6]。

針對(duì)筆誤，《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.2.2節(jié)指出：修改由本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠識(shí)別出的明顯錯(cuò)誤，即語法錯(cuò)誤、文字錯(cuò)誤和打印錯(cuò)誤。對(duì)這些錯(cuò)誤的修改必須是本領(lǐng)域技術(shù)人員能從說明書的整體及上下文看出的唯一的正確答案[1]。

例如，在化學(xué)領(lǐng)域，常會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品組合物中出現(xiàn)特殊物質(zhì)的情況，申請(qǐng)人將“丙烯”修改為“聚丙烯”，并陳述是由于筆誤將丙烯聚合物錯(cuò)寫為丙烯氣體，其不應(yīng)為氣體，為聚合物才是合理的。初看，申請(qǐng)人的邏輯也是合理的，但是，站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度綜合考慮，對(duì)于丙烯的修改有太多可能的情況，其原本想撰寫成“聚丙烯”“丙烯酸”“丙烯酸酯”等均是有可能的情況，而且上述化合物也都不是氣體，因此，即使可以接受其是筆誤，由于沒有唯一的有理有據(jù)的修改方向，也無法認(rèn)可其修改，導(dǎo)致修改超范圍，案件最終走向駁回。

3.3 基于法律思維的邏輯下，沒有任何一種情況的修改是想當(dāng)然的，均可以接受的修改，任何修改都要有一個(gè)合理的、能立足的邏輯。例如，申請(qǐng)人為了規(guī)范數(shù)據(jù)的記載，將原始記載的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)“1.1、2.4”修改為“1.10、2.40”，初看，其數(shù)據(jù)大小并沒有變化，似乎是不超范圍的，但是，從另一個(gè)角度思考，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)往往會(huì)涉及到實(shí)驗(yàn)精度的問題，增加一個(gè)小數(shù)位數(shù)，意味著其精度提高了一個(gè)數(shù)量級(jí)，而這一精度并沒有在原始說明書和權(quán)利要求中記載。因此，在沒有其他證據(jù)的情況下，從這個(gè)邏輯上分析，認(rèn)定這一修改是超范圍的，這一結(jié)論也是有理有據(jù)、站得住腳的。

4 結(jié)語

專利審查是在法律框架下價(jià)值取向的體現(xiàn)[7]。專利審查的價(jià)值，在于給予申請(qǐng)人和社會(huì)大眾一個(gè)公平的裁決。如果僅機(jī)械的通過原始的記載判斷是否超范圍，就會(huì)使得審查僵化，不利于保護(hù)申請(qǐng)人的利益，而如果文件的修改實(shí)際超范圍但又沒有及時(shí)指出，就可能會(huì)使申請(qǐng)人得到在申請(qǐng)日之前還沒有獲得的技術(shù)內(nèi)容，有損于公眾的利益，而且會(huì)破壞專利權(quán)的穩(wěn)定性，讓超范圍成為后期專利無效的理由；當(dāng)然，專利申請(qǐng)文件作為法律文件，在原始文件的撰寫中更加認(rèn)真仔細(xì)也是當(dāng)下對(duì)整個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè)的要求。如果出現(xiàn)了需要修改的情況，無論是申請(qǐng)人還是審查員，都應(yīng)當(dāng)站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，運(yùn)用法律思維去修改、去陳述，得到一個(gè)合乎雙方利益、使專利權(quán)穩(wěn)定存在的結(jié)論。

［1］中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

［2］張偉波.對(duì)在崗實(shí)審員法律思維培養(yǎng)的思考[J].審查業(yè)務(wù)通訊：審查實(shí)務(wù)，2015，21（4）：38-44.

［3］陳金釗.把法律作為修辭——法治時(shí)代的思維特征[J].求是學(xué)刊，2012，39（3）：74-83.

［4］李新芝.論法律思維及其在專利審查中的運(yùn)用[J].審查業(yè)務(wù)通訊：審查實(shí)務(wù)，2015，21（3）：30-34.

［5］魏保志.做好專利審查要有法律思維[J].審查業(yè)務(wù)通訊：中心話題，2014，20（1）：1-6.

［6］楊婷.從“筆誤”的修改看“超范圍”的判斷[J].審查業(yè)務(wù)通訊：學(xué)習(xí)園地，2011，17（5）：86-90.

［7］任曉蘭.改抑或不改，這是個(gè)問題——最高人民法院2011年審結(jié)的兩件涉及修改超范圍案件引發(fā)的思考[J].審查業(yè)務(wù)通訊：案例專遞，2012，18（3）：17-24.

Study of the Amendment of Patent Document from the Perspective of Legal Thinking

Ren TiantianMa QingTang Yong
(Patent Examination Cooperation Henan Center of the Patent Office,SIPO,Zhengzhou Henan 450003)

Combining with the problems discovered in the process of patent substantive examination,this paper de?scribes the method of solving the problem of amendment beyond the scope of disclosure contained.This paper futher describes specific steps,including looking for evidence of amendment,and drawing a logical conclusion when facing a case with no clear criterion to judge.

beyond the scope of disclosure contained in the initial documents;legal thinking;grant a patent;deter?mine a patent right

D923.42

A

1003-5168（2016）10-0066-03

2016-9-30

任甜甜（1989-），女，碩士，研究實(shí)習(xí)員，研究方向：高分子領(lǐng)域；馬慶（1988-），碩士，研究實(shí)習(xí)員，研究方向：高分子領(lǐng)域（等同于第一作者）。