要求中國優(yōu)先權(quán)的PCT申請進(jìn)入中國國家階段后的優(yōu)先權(quán)審查

倪光勇

摘要：在專利審查中，要求了中國優(yōu)先權(quán)的PCT申請進(jìn)入中國國家階段后，其優(yōu)先權(quán)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“本國優(yōu)先權(quán)”，并且由于在進(jìn)入中國國家階段時其在先申請一般都已經(jīng)視撤或被授權(quán)，那么對于未視撤的情況，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其優(yōu)先權(quán)不成立。

關(guān)鍵詞：專利審查；PCT申請；優(yōu)先權(quán)

一、問題的提出

在專利審查中，有這樣一件案子，它是進(jìn)入中國國家階段的PCT申請（即，按照專利合作條約（PCT）提出的國際申請），其國際申請日是2011年1月28日，要求的優(yōu)先權(quán)日是2010年2月11日，該優(yōu)先權(quán)（也稱“在先申請”）為中國申請（即中國優(yōu)先權(quán)），并且于2011年1月13日（PCT申請日之前）授權(quán)，進(jìn)入國家階段的時間是2012年10月10日。即，在提交該國際申請時，“在先申請”已授權(quán)，并且，在進(jìn)入國家階段后的初審過程中，并未對國際申請的優(yōu)先權(quán)進(jìn)行評價。那么，該申請是否能夠享受優(yōu)先權(quán)，在實(shí)審階段又應(yīng)該如何處理？

而在《專利審查指南》第三章“進(jìn)入國家階段的國際申請的實(shí)質(zhì)審查”的第5.3節(jié)“優(yōu)先權(quán)的審查”中，僅對優(yōu)先權(quán)是否成立而導(dǎo)致的PX、PY、E類文件的相應(yīng)處理方式進(jìn)行了說明，并沒有對如何判斷優(yōu)先權(quán)是否成立給出具體的規(guī)定。因此，有必要研究一下此種情況下優(yōu)先權(quán)是否成立以及相應(yīng)的處理方式。

二、研究與分析

下面，將根據(jù)《專利法》、《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行研究和分析，以確定正確的處理方式。

1.《專利法》相關(guān)規(guī)定

專利法第二十九條第二款規(guī)定：申請人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。

該條款關(guān)于本國優(yōu)先權(quán)的規(guī)定是1992年修改《專利法》時增加的，增加的原因主要是在外國申請人可享受優(yōu)先權(quán)的情況下，為了公平地保證本國申請人的利益，并且為了適應(yīng)加入WTO的需要，而制定了相應(yīng)條款。

2.《專利法實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定

專利法實(shí)施細(xì)則第32條第二款第（二）項(xiàng)規(guī)定，已經(jīng)被授予專利權(quán)的，不得作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。

這一條款的目的是為了防止就相同的主題提出兩個不同的申請，避免重復(fù)授權(quán)。

3.《專利審查指南》相關(guān)規(guī)定

（1）審查指南第三部分第一章第5.2.6節(jié)指出：在先申請是在中國提出的，要求優(yōu)先權(quán)的國際申請進(jìn)入國家階段，應(yīng)當(dāng)看作是要求本國優(yōu)先權(quán)。對于在提出國際申請時，其要求優(yōu)先權(quán)的在先申請的主題有專利法實(shí)施細(xì)則第三十二條第二款第（一）、（二）和（三）項(xiàng)所列情形之一的，審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。

由此可以確定，在先申請是在中國提出的，要求優(yōu)先權(quán)的國際申請進(jìn)入國家階段，應(yīng)當(dāng)看作是要求本國優(yōu)先權(quán)。也就是說，本案要求的應(yīng)當(dāng)是本國優(yōu)先權(quán)，那么，對于進(jìn)入國家階段的國際申請，應(yīng)當(dāng)按照該國本國法的規(guī)定來確定在該國要求優(yōu)先權(quán)的條件和效力。

（2）審查指南第三部分第一章第5.2.6節(jié)同時指出：由于國際申請的特殊程序，審查員不按專利法實(shí)施細(xì)則第三十二條第三款規(guī)定對被要求優(yōu)先權(quán)的在先申請作出處理；同樣，對于在國際申請?zhí)岢鲋笤谙壬暾埍皇谟鑼＠麢?quán)的情況，審查員也不處理其有可能造成在先與在后申請重復(fù)授權(quán)的問題；上述問題均留待后續(xù)程序中處理。

也就是說，國際申請進(jìn)入國家階段后的初審階段，審查員是可以不對優(yōu)先權(quán)問題作出處理，可以不發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書，“上述問題均留待后續(xù)程序中處理”。

（3）在審查指南第三部分第二章第5.6節(jié)指出：如果進(jìn)入國家階段的國際申請要求的是在中國提出的在先申請的優(yōu)先權(quán)，或者要求的是已經(jīng)進(jìn)入中國國家階段的在先國際申請的優(yōu)先權(quán)，則可能造成重復(fù)授權(quán)。為避免重復(fù)授權(quán)，對此兩件專利申請的審查，適用本指南第二部分第三章第6節(jié)的規(guī)定。需要注意的是，在上述兩種情形中，如果出現(xiàn)了視為未要求優(yōu)先權(quán)或優(yōu)先權(quán)不成立的情況，則在先申請可能成為破壞該國際申請新穎性的現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請。

也就是說，對涉及重復(fù)授權(quán)的，可以根據(jù)專利法第九條及其相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；而對于出現(xiàn)了視為未要求優(yōu)先權(quán)或優(yōu)先權(quán)不成立的情況，則在先申請可能成為破壞該國際申請新穎性的現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請。

（4）在審查指南第一部分第一章第6.2.2.1節(jié)指出：在先申請和要求優(yōu)先權(quán)的在后申請應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：…（3）該在先申請的主題，尚未授予專利權(quán)。（4）…審查上述第（3）項(xiàng)時，以要求優(yōu)先權(quán)的在后申請的申請日為時間判斷基準(zhǔn)。在先申請不符合上述規(guī)定情形之一的，針對不符合規(guī)定的那項(xiàng)要求優(yōu)先權(quán)聲明，審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。

由此可以確定，在先申請已經(jīng)授權(quán)的情況屬于“發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書”的情況，相應(yīng)地，在先申請可能成為破壞該國際申請新穎性的現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請，也就是說，對于在先申請已經(jīng)授權(quán)的國際申請進(jìn)入中國國家階段后，如果在先申請?jiān)趪H申請的申請日之前已授權(quán)，則其優(yōu)先權(quán)聲明視為未提出，即不能享受優(yōu)先權(quán)，相應(yīng)地，該申請的相關(guān)日不是優(yōu)先權(quán)日，而是申請日。

三、結(jié)論

PCT在國際申請階段應(yīng)當(dāng)遵照PCT條約和巴黎公約，而PCT條約或巴黎公約中并未規(guī)定“已經(jīng)被授予專利權(quán)的，不得作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)”。并且，在國際申請遞交時，不確定是否會進(jìn)入中國國家階段，因此，在國際審查階段，認(rèn)定該優(yōu)先權(quán)是成立的，可以不發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。

但是，PCT申請進(jìn)入中國國家階段后，應(yīng)當(dāng)按照我國專利法的規(guī)定來確定在優(yōu)先權(quán)的條件和效力；并且，在先申請是在我國提出的，要求優(yōu)先權(quán)的國際申請進(jìn)入國家階段，應(yīng)當(dāng)看作是要求本國優(yōu)先權(quán)；而本國優(yōu)先權(quán)應(yīng)當(dāng)滿足專利法實(shí)施細(xì)則第32條第二款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，即已經(jīng)被授予專利權(quán)的，不得作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。

因此，對于本案中的情況，應(yīng)當(dāng)視為未要求優(yōu)先權(quán)，即本案的優(yōu)先權(quán)不成立，其相關(guān)日為申請日。在專利審查中，可以采用以下做法：①在進(jìn)入中國后的初審階段，由初審審查員發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書；這樣，可以避免實(shí)審員只核實(shí)實(shí)體情況而忽略了對程序的核實(shí)。②如果初審時沒有發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書，在實(shí)審階段應(yīng)當(dāng)在審查意見通知書中指出：根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第32條第2款的規(guī)定，該在先申請是本國申請，且已經(jīng)被授予專利權(quán)，因此不能作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)，優(yōu)先權(quán)視為未提出，因此本申請的申請日為國際申請日。進(jìn)一步地，在優(yōu)先權(quán)不成立的情況下，由于該優(yōu)先權(quán)文獻(xiàn)在本案申請日之前已公開，可以采用該優(yōu)先權(quán)文件評述本申請的新穎性或創(chuàng)造性。