定牌加工商標侵權(quán)問題分析

秦榕

[摘 要]定牌加工企業(yè)自改革開放以來發(fā)展迅速，為我國的出口創(chuàng)匯等起到了不可估量的作用。但定牌加工中對商標使用是否構(gòu)成侵權(quán)引發(fā)了業(yè)界許多的討論與爭議。在我國司法實踐中的處理也各不相同，本文旨在通過對定牌加工行為的認識，從貿(mào)易方式角度來討論。

[關(guān)鍵詞]定牌加工；出口；加工；商標侵權(quán)

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.34.172

1 問題的提出

定牌加工又稱作貼牌制造或委托加工，是指加工方根據(jù)合同約定，為定做方加工使用特定商標或品牌的商品并將該商品交付給定做方，定做方根據(jù)約定向加工方支付加工費的貿(mào)易方式。

定牌加工中商標侵權(quán)問題并非一個新問題，而是一個持續(xù)討論與關(guān)注的問題。長期以來，對于定牌加工商標侵權(quán)的討論都圍繞《商標法》展開，對于其中的侵權(quán)認定及法律適用產(chǎn)生分歧，各執(zhí)己見，似乎又各有道理。其實，筆者認為，對于定牌加工商標侵權(quán)的認定，應當繞開僅僅圍繞《商標法》的框架，通過貿(mào)易方式角度加以闡釋，或許可以有所收獲，減少分歧。

2 貿(mào)易方式

既然談到貿(mào)易方式，首先需要明晰貿(mào)易方式的種類區(qū)別。對于出口貿(mào)易來說，有兩種基本方式：一般貿(mào)易和加工貿(mào)易。一般貿(mào)易即通常所說的貨物買賣，雙方簽訂合同，賣方交付貨物，買方支付貨款并收受貨物；貨物的風險及所有權(quán)的轉(zhuǎn)移按合同約定或法律規(guī)定處理；在這種情況下，除非合同有特別的約定，買方不會對賣方的貨物生產(chǎn)過程或來源進行干預。加工貿(mào)易在《中華人民共和國海關(guān)加工貿(mào)易貨物監(jiān)管辦法》（以下簡稱監(jiān)管辦法）中第三條是這樣定義的：“經(jīng)營企業(yè)進口全部或者部分原輔材料、零部件、元器件、包裝物料，經(jīng)過加工或裝配后，將制成品復出口的經(jīng)營活動，包括來料加工和進料加工?！逼渲?，《監(jiān)管辦法》第四十二條分別給來料加工和進料加工下了定義：“來料加工，是指進口料件由境外企業(yè)提供，經(jīng)營企業(yè)不需要付匯進口，按照境外企業(yè)的要求進行加工或裝配，只收取加工費，制成品由境外企業(yè)銷售的經(jīng)營活動；進料加工，是指進口料件由經(jīng)營企業(yè)付匯進口，制成品由經(jīng)營企業(yè)外銷出口的經(jīng)營活動?！睆倪@些定義上看，本文所討論的定牌加工中的加工貿(mào)易就是其中涉及的來料加工。但是，對于這個問題的分析需要結(jié)合其他貿(mào)易方式來對比分析。

3 出口行為

從山東高院著名的“CROCODILE”鱷魚商標侵權(quán)案中看，鱷魚恤有限公司（以下簡稱鱷魚恤公司）在中國經(jīng)核準注冊了“CROCODILE”商標，核定使用商品為襯衫、褲子等。青島瑞田服飾有限公司（以下簡稱瑞田公司）生產(chǎn)的男式防寒上衣在申報出口時被黃島海關(guān)扣留，上述商品在吊牌上、領(lǐng)標處印有“CROCODILE”字樣。鱷魚恤公司認為瑞田公司在上述商品上使用“CROCODILE”標識的行為侵害了其商標權(quán)，請求停止侵害及賠償損失。

而山東高院在二審后，撤銷了一審認定的侵權(quán)結(jié)論，認定該行為不構(gòu)成商標侵權(quán)。其中有一個理由是：瑞田公司在被控侵權(quán)商品上所使用的標識是國外委托加工方提供，有境外商標權(quán)人的合法授權(quán)，所加工的商品全部銷往國外而不在中國境內(nèi)銷售，上述標識在中國境內(nèi)不具有識別商品來源的功能，中國國內(nèi)的消費者不存在對該商品的來源發(fā)生混淆和誤認的可能。同時，定牌加工行為不會對商標權(quán)利人在國內(nèi)的產(chǎn)品市場帶來任何實質(zhì)性的損害，也不會對其享有的商標權(quán)利造成損害。因此，不構(gòu)成侵權(quán)。

另外，北京市高級人民法院于2004年2月18日出臺《關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》（京高發(fā)〔2004〕48號），第13條明確規(guī)定，定牌加工是基于有權(quán)使用商標的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品不在中國境內(nèi)銷售，不可能造成相關(guān)公眾的混淆、誤認，不應當認定構(gòu)成侵權(quán)。

再有，國內(nèi)學者也對此案有不同看法。早期主要認定其行為構(gòu)成侵權(quán)，其理由：一是知識產(chǎn)權(quán)具有地域性，定做方在海外擁有的商標權(quán)不能對加工方在中國境內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為構(gòu)成抗辯；二是《商標法》第57條的規(guī)定，對是否造成消費者混淆并非侵權(quán)行為構(gòu)成要件之一。而現(xiàn)在越來越多的學者偏向于認定其不侵權(quán)，他們的主要依據(jù)：一是涉外定牌加工的商品不在我國境內(nèi)銷售，不存在使相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆、誤認的可能；二是定牌加工行為不會對商標權(quán)利人在國內(nèi)的產(chǎn)品市場帶來任何實質(zhì)性的損害，也不會對其享有商標權(quán)利造成損害。

筆者認為，上述的理由是站不住腳的。從上述表述中可以發(fā)現(xiàn)，因為商品的銷售都在國外，沒有進入正常的國內(nèi)市場流通領(lǐng)域，公眾對商標的認識不存在對比，當然不會造成混淆。但是，這并不意味著其不構(gòu)成商標侵權(quán)。出口貿(mào)易包含一般貿(mào)易和加工貿(mào)易。商標使公眾混淆認定為商標侵權(quán)構(gòu)成要件，就排除了產(chǎn)品的外銷行為。則只要產(chǎn)品外銷，無須區(qū)分一般貿(mào)易和加工貿(mào)易，均可認定不構(gòu)成侵權(quán)。即商品出口構(gòu)成了定牌加工商標使用行為不侵權(quán)的充分條件。從而，對于所有的出口行為，應當?shù)渖a(chǎn)加工方式，均認定其商品上的商標使用行為不構(gòu)成商標侵權(quán)。如此處理就會導致《中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》中關(guān)于假冒商品等方面的內(nèi)容沒有設(shè)立的必要，海關(guān)沒有必要對出口商品進行知識產(chǎn)權(quán)審查。顯然，這也是不合理的。

4 加工行為

從福建高院判決的“NEW BOSSCOLLECTION”商標侵權(quán)案看，法院認為，原告雨果博斯公司在訴訟中不能舉證其訟爭商標在意大利已申請注冊或者在先使用，故該服裝進出口公司在意大利有權(quán)使用訟爭的“NEW BOSSCOLLECTION”未注冊商標。被告喜樂制衣公司是受境外未注冊商標權(quán)人的委托定牌加工訟爭西服，由于該西服從未在國內(nèi)進行銷售，因此，該定牌加工行為不會對上訴人及“NEW BOSSCOLLECTION”商標權(quán)利人在國內(nèi)的產(chǎn)品市場帶來任何實質(zhì)性的損害。同時，提出了一點理由：被上訴人喜樂制衣公司受意大利公司委托定牌加工，其與委托方意大利公司的關(guān)系實質(zhì)為《合同法》中所指的加工承攬的合同關(guān)系，因此，被上訴人在其承攬的定牌加工西服上定貼“NEW BOSSCOLLECTION”商標的行為不應認定為商標法意義上的商標實際使用行為，因此，不構(gòu)成侵權(quán)。

根據(jù)上述敘述，我們可以看出，認定定牌加工不構(gòu)成商標侵權(quán)行為的另一個主要理由是認為定牌加工屬于中華人民共和國《合同法》所規(guī)定的加工承攬行為，其在定牌加工商品上定貼商標的行為，不屬于商標法意義上的商標使用行為。部分學者也持這個態(tài)度。

2006年2月13日出臺的《北京市高級人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》中認為，承攬加工帶有他人注冊商標的商品的，加工方應當對定做方是否享有注冊商標專用權(quán)進行審查。未盡到注意義務，加工侵權(quán)注冊商標專用權(quán)的商品的，加工方與定做方構(gòu)成共同侵權(quán)，應當與定做方共同承擔損害賠償責任。加工方不知道是侵權(quán)注冊商標專用權(quán)的商品，并能夠提供定做方以及其商標權(quán)利證明的，不承擔賠償責任。

最高人民法院在2009年出臺的《關(guān)于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務大局若干問題的意見》則提出“妥善處理當前外貿(mào)‘貼牌加工中多發(fā)的商標侵權(quán)糾紛，對于構(gòu)成商標侵權(quán)的情形，應當結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權(quán)責任的承擔”。

浙江省人民法院對于定牌加工中的相同商標和近似商標做了區(qū)分，采取了不同的處理辦法。其認為未經(jīng)許可使用與權(quán)利人注冊商標相同的商標的，構(gòu)成侵犯注冊商標專用權(quán)。而如果是近似的商標，則不構(gòu)成侵權(quán)注冊商標專用權(quán)。主要理由是以是否造成公眾混淆為判斷商標是否近似的要件，而非判斷是否構(gòu)成商標侵權(quán)的直接要件。

筆者認為，這種認識難以成立。首先，需要對出口貿(mào)易中基于一般貿(mào)易和加工貿(mào)易形成的合同性質(zhì)進行確定。一般貿(mào)易是指中國境內(nèi)有進出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)單邊進口或單邊出口的貿(mào)易，按一般貿(mào)易交易方式進出口的貨物即為一般貿(mào)易貨物?？梢該?jù)此認為一般貿(mào)易所簽訂的合同為買賣或銷售合同。另外，根據(jù)《中華人民共和國海關(guān)對加工貿(mào)易貨物監(jiān)管辦法》（海關(guān)總署令第113號）的規(guī)定，加工貿(mào)易，是指經(jīng)營企業(yè)進口全部或者部分原輔材料、零部件、元器件、包裝物料，經(jīng)加工或裝配后，將制成品復出口的經(jīng)營活動，包括進料加工、來料加工、裝配業(yè)務和協(xié)作生產(chǎn)。可以認為，定做方與加工方為承攬合同關(guān)系。

根據(jù)認定定牌加工行為不構(gòu)成商標侵權(quán)的理由，對商品的加工行為，并未構(gòu)成商標法意義上的使用。我國新《商標法》第51條（原《商標法實施條例》第3條）規(guī)定：“商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中?！辈⑶椅覈渡虡朔ā返?條規(guī)定：“自然人、法人或者其他組織對其生產(chǎn)、制造、加工、揀選或者經(jīng)銷的商品，需要取得商標專用權(quán)的，應當向商標局申請商品注冊商標?！笨梢?，加工貼牌的行為本身屬于商標的申請以及使用的范圍，這點是肯定的。對商品的加工就屬于商品商標使用的具體方式，但是此種使用并未體現(xiàn)商標的識別來源的功能性，未實現(xiàn)權(quán)利人真實、規(guī)范使用商標，提升商標價值，維護商標利益，因此雖然是使用行為，但不是法律意義上的商標使用。但是，這樣的認識忽視了貼牌商標最終的目的。貼牌的目的并非僅為了實現(xiàn)商標的使用價值，而多數(shù)是為了出口謀取經(jīng)濟利益。退一步講，如果假定前述的理由成立，可以得出商品的加工貿(mào)易不同于商品的一般貿(mào)易，非商標法意義上的使用行為，然而加工貿(mào)易不僅在出口貿(mào)易中適用，在國內(nèi)貿(mào)易中也同樣存在加工行為。既然加工貿(mào)易在出口貿(mào)易中對商標的定貼不構(gòu)成商標法意義上使用，即不侵權(quán)，那么國內(nèi)貿(mào)易中的加工行為也應當認定不侵權(quán)。從而可以由此得出商品的加工行為，不論其出口與否，均不構(gòu)成商標法意義上的使用，不構(gòu)成侵權(quán)。這個結(jié)論顯然是錯誤的。故我們以定牌加工行為的商標貼牌行為不屬于商標法上的使用行為為由主張的抗辯不能成立。

5 問題認定與對策

我們再看一個案例：2006年11月2日，廣東省廣州市花都某公司向黃埔海關(guān)申報出口3598個音箱至南非。經(jīng)查，該批貨物帶有“Pioneer”商標涉嫌侵犯日本先鋒公司的“Pioneer”商標專用權(quán)。

廣州這家公司是受美國某公司的委托生產(chǎn)的。當時美國公司將“Pioneer”牌子郵寄給該公司，并明確要求該公司將“Pioneer”標志使用于生產(chǎn)的音箱上。盡管當事人在接受委托時候向美方了解有關(guān)授權(quán)情況，但美方委托人一口咬定他們已經(jīng)取得了“Pioneer”品牌的南非市場分銷商的許可，有權(quán)使用“Pioneer”牌子，并以此事涉及商業(yè)秘密為由拒絕提供美國委托人與南非市場分銷商、南非市場分銷商與權(quán)利人之間的授權(quán)許可使用協(xié)議。結(jié)果因侵犯了日本先鋒公司“Pioneer”的商標所有權(quán)，不得不接受了海關(guān)的行政處罰，60多萬美元的侵權(quán)產(chǎn)品被沒收，還受到了罰款。

5.1 定牌加工商標侵權(quán)行為的認定

通過上述一系列問題的釋明，如果承認了定貼商標的行為不侵權(quán)，豈不是默認了商標侵權(quán)的認定跨過了商標地域性的限制，可由域外的權(quán)利人對本國的行為是否構(gòu)成侵權(quán)進行認定。同時，通過上述案例，我們可以明顯感覺到加工方承擔了過重的責任，顯失公平，但是也不能認為加工方完全沒有責任。但是通過對貿(mào)易方式的認識，認定定牌加工不構(gòu)成商標侵權(quán)的兩大理由，即因為商品出口，而對國內(nèi)無影響，對消費者無混淆、誤認可能以及因為定牌加工的貼牌行為不構(gòu)成商標法意義上的使用行為，是有待商榷的。

綜上，筆者認為，對于定牌加工商標侵權(quán)問題的認識應當如下。首先，定牌加工的貼牌行為，確實造成了對商標的侵權(quán)，這點毋庸置疑。商標的地域性保護境內(nèi)的注冊人根據(jù)中國商標法享有的專用權(quán)，在中國法律有效管轄的范圍之內(nèi)有效并受法律保護。我國現(xiàn)行新《商標法》第61條第1款、第2款中規(guī)定，未經(jīng)商標權(quán)人許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的行為和銷售侵權(quán)注冊商標專用權(quán)商品的行為屬于侵權(quán)行為。貼牌行為顯然符合此種情形，所以構(gòu)成侵權(quán)。其次，對于侵權(quán)行為來說，其因為商品出口而對國內(nèi)市場沒有造成直接的實質(zhì)損害也是成立的。而正因為沒有造成損害，所以權(quán)利人不能要求損害賠償。再有，單從對權(quán)利人沒有損害不能打消權(quán)利人請求賠償?shù)囊饽?。對于加工方而言，其并沒有從定貼商標這一特定的行為中獲得經(jīng)濟利益。因為定做方所支付給加工方的并非貨物對應的價款，而是工繳費，工繳費為企業(yè)以原材料或半成品委托其他企業(yè)加工制造而支付的加工費用?？梢园l(fā)現(xiàn)，加工方對于在商品上貼附商標的行為，并不會對其工繳費的多少產(chǎn)生影響，即工繳費的支付，只與加工方依照定做方要求完成的商品的質(zhì)量程度有關(guān)，與商標的使用與否沒有任何關(guān)系或者說關(guān)系極其微小。而與此不同的是在一般貿(mào)易中，商標品牌對貨物的貨款影響甚大，構(gòu)成品牌差異。發(fā)生此種差別的原因正是一般貿(mào)易中所支付的是貨物的貨款，而加工貿(mào)易中，加工方所獲得的是定做方支付的工繳費，其商標的使用對其經(jīng)濟利益的影響大相徑庭。所以，工繳費中品牌商標的經(jīng)濟貢獻度幾乎可以忽略，加工方并無實際基于商品貨款的經(jīng)濟獲利。最后，結(jié)論就是加工方雖然構(gòu)成侵權(quán)，但是因為權(quán)利人并無實際損失，加工方并無實際獲利，所以加工方不承擔賠償責任。當然，除非加工方的加工行為，構(gòu)成了對權(quán)利人商品商譽的損害，那就要構(gòu)成侵權(quán)。同樣，如果加工方的加工行為有第三方授權(quán)，那問題也需要另外分析。另外，筆者認為，有專家認為的定牌加工比照國際貨物買賣認定侵權(quán)的說法缺乏依據(jù)。《聯(lián)合國國際貨物買賣公約》（以下簡稱《公約》）對知識產(chǎn)權(quán)在權(quán)利瑕疵擔保方面規(guī)定，賣方所交付的貨物，必須是第三方不能根據(jù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)主張任何權(quán)利或要求的貨物，但以賣方在訂立合同時已知道或不可能不知道的權(quán)利或要求為限，而且這種權(quán)利或要求根據(jù)以下國家的法律規(guī)定是以工業(yè)產(chǎn)權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的：第一，如果雙方當事人訂立合同時預期貨物將在某一國境內(nèi)轉(zhuǎn)售或做其他使用，則根據(jù)貨物將在其境內(nèi)轉(zhuǎn)售或做其他使用的國家的法律；第二，在任何其他情況下，根據(jù)買方營業(yè)地所在國家的法律。本文認為，這種類比適用難以成立。首先，《公約》第四條明文規(guī)定，本公約只適用于銷售合同的訂立和賣方和買方因此種合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務；其次，《公約》針對的是商品的國際買賣貿(mào)易而非生產(chǎn)加工貿(mào)易。一個商品的賣方和加工方在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為中有本質(zhì)區(qū)別；再次，《公約》第42條規(guī)定了賣方對于其出售的貨物承擔權(quán)利擔保義務。加工方雖然應當承擔部分的注意義務，但該義務有限，并且也受制于定做方，對于加工方而言，這種注意比較困難；最后，《公約》的內(nèi)容不屬于強制性規(guī)定，雙方當事人可以通過合同約定而不適用《公約》，如此也就沒有類比《公約》一說。

5.2 定牌加工商標侵權(quán)的處理

根據(jù)上述的論證，定牌加工中的商標使用，如果侵犯權(quán)利人的商標專用權(quán)，應當認定侵權(quán)。而因為加工方對商品只有加工的行為，并未實際占有，故商品所有權(quán)仍歸屬定做方，故侵權(quán)損害賠償責任應當由定做方承擔。而由于加工方的行為仍為侵權(quán)行為，只是不賠償損害而已，所以，加工方應當追加定做方為共同被告，而由于加工方不承擔經(jīng)濟賠償，所以只需要停止加工行為來停止繼續(xù)侵權(quán)，而所有的損害賠償責任都由定做方承擔。由于加工方的工繳費相對于品牌商品出售的貨款是非常低的，加工方不應承擔過重的經(jīng)濟賠償責任，如貨物毀損滅失的賠償損失可能是加工方所不能承受的，會導致加工企業(yè)的不斷解體消滅。另外，由于定做方疏忽或故意，而造成了商標使用侵權(quán)的潛在可能，即使加工方事前審查出了其加工產(chǎn)品可能存在商標侵權(quán)，迫于經(jīng)濟或其他壓力，他們往往不會放棄該加工生產(chǎn)行為。所以，要加工方為委托方的侵權(quán)行為買單是有失公允，也是不利于我國加工企業(yè)的保護和發(fā)展的。

6 結(jié) 論

眾所周知，法律的一項基本功能為指引作用。中國是成文法國家，應當依靠明確的法律法規(guī)才能有效解決問題，使得法律問題清晰明了，充分發(fā)揮法律的指引功能。

本文認為對定牌加工商標侵權(quán)問題應當堅持以下既有的判定原則，并分析個案，妥善解決定牌加工問題，避免法律理解和使用上的混亂與偏差。第一，對于相同或相似商品上使用相同或相似商標的定牌加工行為，應當按照新商標法的規(guī)定直接認定侵權(quán)。第二，對于加工方的加工行為本身應當認定侵權(quán)但不承擔經(jīng)濟賠償，而只需停止既有及以后侵害。除非加工方的加工行為造成權(quán)利人的商標商譽遭受損害。第三，對于定做方，應當承擔由于自己委托行為造成的商標侵權(quán)的損害賠償責任。以上是筆者對定牌加工商標侵權(quán)問題的認識與見解，相信有關(guān)問題會通過司法活動受到重視，并得以解決。

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