論商譽與馳名商標保護
——兼評我國《商標法》對馳名商標的規(guī)定

李閣霞

(煙臺大學 知識產(chǎn)權(quán)研究院,山東 煙臺 264005)

2013年8月30日,十二屆全國人大常委會第四次會議審議并通過了《中華人民共和國商標法》(以下簡稱《商標法》)修改草案,這是我國《商標法》自1982年頒布以來的第三次修改。新《商標法》的修改對馳名商標的保護做了較大調(diào)整,明確指出馳名商標的認定只應作為“事實”認定,尤其是規(guī)定了“馳名商標”不得作為廣告宣傳使用。新《商標法》對馳名商標保護的修改被認為是對馳名商標“異化”現(xiàn)象的糾正,引來學界和輿論上的一致贊揚,尤其是“馳名商標”以后不得作為廣告宣傳使用,對馳名商標的“異化”具有釜底抽薪的作用,因為這會打消絕大部分經(jīng)營者請求認定“馳名商標”的積極性。長期以來,在“馳名商標”這個概念上,無論是在理論上還是在實務中,無論是在專家學者還是在普通消費者心中,都承載了太多本不屬于商標功能和價值的內(nèi)容,而且這一認識并不會隨著新《商標法》的頒布而發(fā)生根本性的改變,因為我國長期以來實行的“重注冊而輕使用、重標記而輕商譽”的商標制度依然如故。本文試圖通過對商譽、馳名商標概念及其保護的分析,對我國馳名商標“認定”和保護歷史和現(xiàn)狀的梳理,來揭示商標與商譽的關系,指出馳名商標保護的全部根基就在于商譽,商譽決定了商標“馳名”的范圍,商標馳名與否以及“馳名”的范圍與商標是否注冊沒有任何關系,而商譽的動態(tài)性和復雜性使得商標“馳名”與否的“認定”也必然是動態(tài)的、可變的,從而使馳名商標由“榮譽異化”回歸“商譽理性”。

一、商譽與商標

“商譽(goodwill)”概念最早是在會計學領域使用,在普通法上,最早從法律角度對“商譽”概念進行界定是1810年英國的Cruttwell案。在該案的判決中,大法官Eldon指出,“商譽”是指“老顧客傾向于去老地方的可能性”。*Cruttwell v. Lye, 17Ves. Jr. 335, 34 Eng. Reprint 129 (1810).隨著經(jīng)濟的發(fā)展,商業(yè)經(jīng)營模式開始發(fā)生變化,法官們傾向于將商譽的內(nèi)涵予以擴展,商譽不再必須與特定的地點相關聯(lián)。1841年,Joseph Story法官對商譽的概念作了比Cruttwell案更為詳盡的闡述,并被其后的無數(shù)案件所引用:“商譽是企業(yè)取得的,超越其資本、股票、基金及可使用的財產(chǎn)價值的優(yōu)勢或者利益,是普通大眾的惠顧和鼓勵帶來的結(jié)果,根據(jù)其經(jīng)營地點的不同,這種惠顧和鼓勵可能來自于那些忠誠的顧客,或者來自于其在公眾中的名望,或者來自于其基于技能或影響或守信所獲得的信譽,或者來自于偶然的環(huán)境或需求,甚至是過去的偏好或者成見?！?Joseph Story, Commentaries on the Law of Partnership as a Branch of Commercial and Maritime Jurisprudence: with Occasional Illustrations from the Civil and Foreign Law (1841), the Lawbook Exchange Ltd, 2004.

商譽與商標如影隨形,但商譽并不僅僅系于商標。雖然商標在歷史上出現(xiàn)得很早,但對其真正產(chǎn)生需求卻是在大規(guī)模商品經(jīng)濟發(fā)展起來之后。在此之前,零星的商業(yè)行為大多不需要商標,商家店鋪只需要在門口標注其經(jīng)營的內(nèi)容即可,甚至這都不需要標注,因為其顧客都是本地居民,大家口耳相傳,自然知道這些店鋪的經(jīng)營內(nèi)容。但是,也正因為如此,一旦商家所提供的產(chǎn)品或服務不令當?shù)鼐用駶M意,這樣的“生意”就很難再維持下去,所以,多數(shù)商家對自己的聲譽都極為珍視,通過提供優(yōu)質(zhì)商品或服務的方式,吸引顧客。這種“老顧客傾向于去老地方的可能性”,正是最初意義上的商譽。*Cruttwell v. Lye, 17Ves. Jr. 335, 34 Eng. Reprint 129 (1810).不過,隨著經(jīng)濟的發(fā)展,廣告業(yè)的興起,交通的便利和人口的大規(guī)模流動,憑借地點和商家來辨別商品或服務已經(jīng)越來越困難,商標開始大規(guī)模使用,消費者逐漸習慣通過商標來選擇商品或服務,這時候的商譽,開始越來越依靠商標來承載,商標與商譽逐漸融合在一起。

通常認為,商標的功能主要包括指示商品來源、保證品質(zhì)同一以及用作投資或廣告等。在現(xiàn)代經(jīng)濟條件下,商品和人員的流通已使得消費者無法再通過固定的地點來判斷商品或服務的來源,商標就成為消費者據(jù)以判斷的工具。商標可以指示不同商品或服務的來源,降低消費者搜索的成本,而消費者的選擇又可以刺激生產(chǎn)者保持商品的品質(zhì),從而保證標注同一商標的商品具有品質(zhì)同一性。同時,現(xiàn)代商業(yè)經(jīng)營離不開廣告,經(jīng)營者在進行廣告宣傳時通常只能通過商標來指代自己的商品或服務,商譽的建立在很大程度上也依靠廣告營銷,所以商譽就與商標更加密切地關聯(lián)在一起。

商標的上述功能帶來了現(xiàn)代商標法的兩大價值目標——保護消費者權(quán)益以及保護商標所有人利益。正如美國聯(lián)邦最高法院在1992年的Taco Cabana案中,就重申了1946年參議院在關于蘭哈姆法的說明中強調(diào)的該法案的兩個主要目標:“任何商標法的目標都是雙重的。其一,保護公眾利益,它使公眾可以確信,其憑借特定商標來購買商品時,可以購買到按其意愿意欲購買的商品;其二,當商標所有人耗費了精力、時間、金錢向公眾提供商品時,他的投資應當免受盜用和欺騙行為的損害。這就是商標法已經(jīng)確立的原則:同時保護公眾和商標所有人利益?！?Rep. No. 1333, 79th Cong., 2d Sess., 3 (1946). Quoted in Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 782, n.15, 112 S. Ct. 2753, 23 U.S.P.Q.2d 1081 (1992).

現(xiàn)代商標法的兩大價值目標是并行不悖的:只要某一假冒或者盜用商標的行為有可能使消費者受到誤導、混淆或欺騙,商標所有人的商譽就必然受到損害,導致客戶流失或者商品的美譽度下降(在被告商品質(zhì)量低劣的情況下)。如果通過對商標所有人商譽提供保護的方式來保護原告商標權(quán),則原告需要證明其商譽的喪失是因被告行為造成的,但由于商譽并不僅僅與商標有關,所以原告要證明這一點并不容易;但如果通過對導致消費者混淆的行為進行規(guī)制,則原告只需要證明被告使用商標的行為可能會導致消費者產(chǎn)生混淆即可,因為導致消費者混淆的行為必定會損害商標所有人的商譽,這對原告來說更為容易也更為合理。這就是商標侵權(quán)的“混淆理論”的理論基礎。

但是,隨著現(xiàn)代廣告業(yè)的發(fā)展,以及人們獲取信息的途徑日益多樣化,許多商標已經(jīng)不僅僅在其所使用的商品或服務領域為消費者所知,在其并不涉及的其他商業(yè)領域也有可能為公眾所知。該商標的“知名度”使得消費者并不會認為在其他商業(yè)領域中標注有該商標的商品或服務來自該商標所有人,只是會認為二者之間有一定的關系,甚至清楚地知道二者之間沒有任何關系,也就是說,消費者對商品或服務來源并未產(chǎn)生混淆或者誤認。但由于在先商標所帶來的知名度,消費者對于使用該商標的商品或服務顯然會賦予更多的注意力,所以使用者無疑從在先商標的商譽中獲取利益了,在這種情況下,傳統(tǒng)的混淆理論已經(jīng)無法適用了,所以商標“淡化理論”也就應運而生。這類將知名度(實際上就是商譽)擴展到其他商品或服務領域的商標,就被稱為“馳名商標”。

二、馳名商標的概念及內(nèi)涵

我國商標法上的“馳名商標”概念翻譯自英文“well-known trademark”,后者來自于《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》(簡稱《巴黎公約》)以及《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》(TRIPS協(xié)議)。另外還有兩個英文詞匯與中文語境下的“馳名商標”意義相近,即美國商標法中的“famous mark”以及歐盟商標法中的“reputation marks”。*《蘭哈姆法》第43條(c)款;《共同體商標條例》第9條要準確理解馳名商標的概念和內(nèi)涵,就有必要對這幾個意義相近的英文詞匯予以解析。

“well-known trademark”或者“well-known mark”最早見于《巴黎公約》,該公約第六條之二的標題即為“Well-Known Marks”。該條第一款規(guī)定,“本聯(lián)盟各國承諾,如本國法律允許,應依職權(quán),或依利害關系人的請求,對商標注冊國或使用國主管機關認為在該國已經(jīng)馳名,屬于有權(quán)享受本公約利益的人所有、并且用于相同或類似商品的商標構(gòu)成復制、仿制或翻譯,易于產(chǎn)生混淆的商標,拒絕或撤銷注冊,并禁止使用。這些規(guī)定,在商標的主要部分構(gòu)成對上述馳名商標的復制或仿制,易于產(chǎn)生混淆時,也應適用。”《巴黎公約》的這一條規(guī)定最早出現(xiàn)于1925年的海牙文本中。*黃暉:《馳名商標和著名商標的法律保護——從識別到表彰》,北京:法律出版社,2002年,第46-47頁。關于這一規(guī)定,應當明確兩點:第一,《巴黎公約》主要立足于對商標注冊條件以及注冊商標保護的規(guī)定,所以對于未注冊商標,在1925年之前的文本中并未予以關注;但為了應對對他人在先使用的未注冊商標的不正當競爭行為,《巴黎公約》增加了這一規(guī)定,所以該條規(guī)定實際上是在注冊體制之下對于未注冊商標的保護模式;第二,商標制度最初僅僅禁止在同類商品上使用他人商標的行為,在類似商品上使用他人商標并不構(gòu)成商標侵權(quán)。只是隨著商標理論的發(fā)展,人們意識到在類似商品上使用與他人相同或相似的商標也有可能導致消費者混淆,所以這種行為也漸漸納入商標保護的規(guī)制范圍,《巴黎公約》海牙文本的修訂時間正是商標混淆理論的擴展時期。*1927年,美國的Frank Schechter發(fā)表了《商標保護的理論基礎》(Rational Basis of Trademark Protection),提出了“商標淡化”的概念。雖然這篇文章通常被認為是商標淡化理論的肇始,但事實上Frank Schechter教授將“商標淡化”概念只擴展到類似商品上,與我們現(xiàn)在所理解的“商標淡化”理論相去甚遠,實際上只是對商標混淆理論的擴展,他的文章也反應了當時的商標理論和實踐正在突破傳統(tǒng)的商標侵權(quán)理論和范圍。因而,《巴黎公約》的這一規(guī)定也是對注冊商標保護范圍的擴展,即由同類商品擴展到類似商品上。所以,《巴黎公約》第六條之二對“well-known marks”的保護,是在有可能引起消費者混淆的情況下,一則對未注冊商標提供保護,二則對注冊商標的保護由同類商品擴展到類似商品,而后者其實正是今天各國對普通注冊商標的正常保護,而非針對現(xiàn)在語境下的“馳名商標”的特別保護。

TRIPS協(xié)議沿襲了《巴黎公約》的稱謂,要求成員方按照《巴黎公約》第六條之二對“well-known trademark”提供保護。*TRIPS協(xié)議第十六條第二款:“巴黎公約(1967)第6條之二的規(guī)定應準用于服務。在確定一個商標是否為馳名商標時,應該考慮該商標在相關的公眾范圍內(nèi)的知名度,包括在該締約國由于對該商標的宣傳而形成的知名度?！钡谌?“巴黎公約(1967)第6條之二的規(guī)定應準用于與已注冊商標的商品和服務不相似的其他商品和服務,其條件是與這些商品或服務相關的商標的使用應能夠表示出這些商品或服務與已注冊商標所有者之間的關系,而且已注冊商標所有者的利益有可能因這樣的使用而受到損害?！迸c《巴黎公約》相比,TRIPS協(xié)議明確規(guī)定了如何認定馳名商標:“在確定一個商標是否為馳名商標時,應該考慮該商標在相關的公眾范圍內(nèi)的知名度,包括在該締約國由于對該商標的宣傳而形成的知名度。”*TRIPS協(xié)議第十六條第二款。對于什么是“相關公眾(relevant sector of the public)”,TRIPS協(xié)議并未給出解釋,不過世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)在1999年通過的一份《關于馳名商標保護規(guī)定的聯(lián)合建議》中對“相關公眾”進行了界定,包括但不局限于:(1)使用該商標的商品或服務的實際和(或)潛在的消費者;(2)使用該商標的商品或服務的銷售渠道中所涉及的人員;(3)使用商標的商品或服務的經(jīng)營者。根據(jù)這一解釋,可知TRIPS協(xié)議所指“well-known trademark”僅需要在相關市場領域內(nèi)小有名氣即可,并不需要眾所周知,這與美國商標淡化法中的“famous mark”有所不同。

美國商標法第43條(c)款是關于商標淡化的規(guī)定。對于什么是適用反淡化保護的“famous mark”,該款的解釋是“指其在美國普通消費公眾(general consuming public)中被廣泛認為是商標所有人所指定的商品或服務的來源。”如果從字面翻譯,美國商標法提供反淡化保護的商標是“著名商標”,其對商標知名度的要求顯然要高于《巴黎公約》和TRIPS協(xié)議的要求,商標必須在美國為“普通消費公眾”廣泛認知,這說明美國對于能夠適用反淡化保護的商標的要求非常嚴苛,因為能夠在全國范圍內(nèi)為“普通消費公眾”廣泛認知的商標畢竟很少。

歐盟《共同體商標條例》和協(xié)調(diào)成員國商標立法的《一號指令》,都使用“reputation marks”,即“聲譽商標”,但對于“聲譽商標”的范圍,無論是《一號指令》還是《共同體商標條例》都沒有作出規(guī)定。歐共體法院通過對具體案件的審理,指出聲譽商標只需要在相關公眾的一部分中知名,即可視為達到法定的知名度。*C-375/97 Chevy案判決書。而且,在認定共同體聲譽商標時,僅在歐共體某一成員國享有聲譽的商標,也有可能成為《共同體商標條例》所保護的聲譽商標,*C-301/07 Pago案判決書。并且商標馳名的范圍不需要在成員國的全部疆域,而只需要在其主要地區(qū)達到馳名即可。*C-328/06 Fincas Tarragona案判決書。由此可見,歐盟對“聲譽商標”的界定與TRIPS協(xié)議對“馳名商標”的界定更為接近一些。

我國《商標法》對于什么是馳名商標也未作規(guī)定,但國家工商行政管理總局在其發(fā)布的《馳名商標認定和保護規(guī)定》中將馳名商標定義為“在中國為相關公眾廣為知曉并享有較高聲譽的商標”。最高人民法院在《關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》也給出了馳名商標的定義:“是指在中國境內(nèi)為相關公眾廣為知曉的商標”。至于“相關公眾”,根據(jù)前述《馳名商標認定和保護規(guī)定》,“包括與使用商標所標示的某類商品或者服務有關的消費者,生產(chǎn)前述商品或者提供服務的其他經(jīng)營者以及經(jīng)銷渠道中所涉及的銷售者和相關人員等?！边@一解釋與TRIPS協(xié)議關于馳名商標的規(guī)定基本一致,僅要求商標在相關市場領域內(nèi)具有知名度即可。

通過上述對“馳名商標”概念的分析可以看出,除了美國商標淡化法中對適用反淡化保護的“著名商標(famous mark)”的“知名度”要求較為苛刻以外,無論是《巴黎公約》、TRIPS協(xié)議還是歐共體商標保護條例,實際上對“馳名商標”的知名度都不做過高要求,甚至最早出現(xiàn)在《巴黎公約》中的所謂“馳名商標”保護,只是在有可能使消費者產(chǎn)生混淆的情況下,對未注冊商標以及注冊商標在類似商品上的保護而已,與我們現(xiàn)在所理解的“馳名商標”概念相去甚遠。其實按照我國《馳名商標認定和保護規(guī)定》以及最高人民法院《關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》的規(guī)定,我國對馳名商標的知名度也并沒有太高要求,但這種理解顯然不符合我國社會公眾對馳名商標的認知。在社會公眾心目中,“馳名商標”是一類具有廣泛知名度和影響力的特殊商標,所以對行政機構(gòu)馳名商標認定的批評之一就是將一些知名度不高、“不真正馳名”的商標認定為馳名商標,導致馳名商標“公信力”下降。而行政機構(gòu)對馳名商標的“榮譽性”認定,對這種認知也起到了推波助瀾的作用,這就使得我國的“馳名商標”儼然成為一類超然于其他商標之上的特殊商標。

更主要的是,為因應TRIPS協(xié)議的要求,我國原《商標法》第十三條規(guī)定:“就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標,容易導致混淆的,不予注冊并禁止使用”;“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標,誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的,不予注冊并禁止使用?！边@一規(guī)定在2013年《商標法》修改之后也仍然原封不動予以保留。這實際是對TRIPS協(xié)議的嚴重誤讀。事實上無論是《巴黎公約》還是TRIPS協(xié)議,都并未將“馳名商標”區(qū)分為“已注冊”和“未注冊”,只是跟《巴黎公約》一樣,TRIPS協(xié)議也是僅對商標注冊的條件和注冊商標的保護予以規(guī)定,第十六條“授予的權(quán)利”全都是針對注冊商標的,對未注冊商標的保護不在其關注范圍,所以才有第三款“巴黎公約(1967)第六條之二的規(guī)定應準用于與已注冊商標的商品和服務不相似的其他商品和服務”的規(guī)定,但這并不意味著對“馳名商標”的“跨類保護”不適用于未注冊商標。商標“馳名”與否,不在是否注冊,而在商譽是否覆蓋爭議市場領域?！榜Y名商標”與普通商標唯一的不同就在于商譽的覆蓋面不同,普通商標的商譽僅覆蓋至其所注冊或使用的商品或服務類別,而“馳名商標”的商譽則覆蓋至爭議市場領域,也就是說,哪怕是在與商標所注冊或使用的商品或服務的不相似商品或服務領域,只要商標為該商業(yè)領域的相關公眾所熟知,該商標在該領域即為馳名商標,就可對抗他人對該商標的注冊或使用。

三、馳名商標的保護:混淆還是淡化

混淆理論自現(xiàn)代商標制度誕生以來一直作為商標侵權(quán)判斷的基礎理論而存在,并在許多國家或地區(qū)的商標法以及國際公約中都有所體現(xiàn)。例如TRIPS協(xié)議第十六條之一規(guī)定,“注冊商標的所有者應享有一種獨占權(quán),以防止任何第三方在未經(jīng)其同意的情況下,在商業(yè)中對于與已注冊的商品或服務相同或相似的商品或服務采用有可能會導致混淆的相同或相似的符號標記。在對相同或相似的商品或服務采用相同的符號標記時,就推定混淆的可能性已經(jīng)存在?！?/p>

混淆理論在最初僅僅限于同類商品,因為只有在同類商品上使用與他人相同或近似的商標,才有可能導致消費者對商品來源產(chǎn)生混淆;但隨著商品分類越來越細,商品之間的界限越來越模糊,人們發(fā)現(xiàn)當在類似的商品上使用與他人相同或相似的商標時,也很有可能使消費者產(chǎn)生混淆,消費者會認為原來的商標所有人將經(jīng)營范圍作了適當擴展,所以混淆理論又擴展到類似商品上,這也正是《巴黎公約》第六條之二產(chǎn)生的理論背景,當然TRIPS協(xié)議又將服務商標也涵蓋其中了。當一件商標的知名度很高,其他人將該商標用在與其不相似的商品或服務上時,雖然消費者不會對商品或服務來源產(chǎn)生混淆,但會認為該商品或服務與在先商標所有人有某種關聯(lián)關系,這種情況下是否能夠適用傳統(tǒng)的混淆理論,在商標侵權(quán)理論上曾經(jīng)產(chǎn)生過很大的爭議。而當一件商標知名度如此之高,以至于當他人將該商標用在不相似的商品或服務上時,消費者不僅不會對商品或服務來源產(chǎn)生混淆,而且也不會認為在后使用者與在先商標所有人有任何關系,所以消費者權(quán)益不會受到直接損害;但這種使用會導致在先商標的顯著性下降,并使在后使用者從在先商標的商譽中獲利。為了規(guī)制這種情形,美國率先發(fā)展了“商標淡化理論”。

1927年,Frank Schechter發(fā)表了《商標保護的理論基礎》(Rational Basis of Trademark Protection),提出了商標淡化的概念,成為美國商標法上淡化理論的肇始。但這一時期的美國商標法仍然將混淆理論作為商標侵權(quán)的理論基礎,所以1946年的蘭哈姆法并未將淡化理論吸收進聯(lián)邦商標法中。1947年,馬薩諸塞州最先制定了州反淡化法,隨后又有許多州也陸續(xù)跟進,但聯(lián)邦層面的商標淡化法直到1996年才制定并實施。*Schechter, “The Rational Basis of Trademark Protection”, 40 Harv. L. Rev. 813 (1927).

商標淡化理論將關注的重點放在商標的銷售力(power to generate sales)上,認為這是商標的首要價值,反對“慢慢削弱或分散商標的同一性及通過將商標用在非競爭性商品上來維持住商標在消費者頭腦中的印象”的行為,要求將商標保護的范圍不限于同類或直接競爭商品或服務上,也不需要消費者混淆。*Schechter, “The Rational Basis of Trademark Protection”, 40 Harv. L. Rev. 813 (1927).所以,對淡化的禁止一方面是為了維持在先商標的顯著性,使其不因他人的行為而導致其指示商品或服務的能力減弱,另一方面則是為了限制市場主體從他人商譽中不當獲利,如歐盟在《共同體商標條例》第9條所規(guī)定的,“共同體商標應賦予商標所有人對該商標的專用權(quán)。商標所有人有權(quán)阻止所有第三方未經(jīng)其同意在貿(mào)易過程中使用:……(c)與共同體商標相同或類似,但使用的商品或服務與共同體商標所保護的商品或服務不相類似的任何標志,如果共同體商標在共同體內(nèi)享有聲譽,但由于無正當理由使用該標志,會從商標的顯著特征或聲譽中獲取不當利益或者對其造成損害的?！?/p>

能夠主張反淡化保護的商標一定得是具有一定知名度的商標,即“馳名商標”。之所以要求主張反淡化保護的商標必須“馳名”,一是因為沒有較高知名度的商標,其商譽是無法擴展到不相似的商品或服務類別上的,對其實施反淡化保護也就沒有任何意義;二是因為如果不對商標的顯著性和強度進行限制,商標淡化就會成為任何一個商標所有人用來限制競爭的利器,商標權(quán)也就成為像專利權(quán)、版權(quán)那樣的壟斷性權(quán)利了,商標制度在保護商標所有人利益和維護公平競爭之間的平衡也就被打破了。

而對于可主張反淡化保護的“馳名商標”的顯著性和知名度,美國的要求是最為嚴苛的,要求必須在“美國普通消費公眾中”馳名。實際上在2006年美國《商標淡化法修正案》(TDRA)頒布之前,馳名商標是要求在全國范圍內(nèi)馳名還是只需在某一地域范圍內(nèi)馳名,是要求在一般社會公眾中馳名還是只要求在特定消費者群體中馳名即可,一直存有很大爭議,各法院的判決理由和結(jié)果也針鋒相對:如第三巡回法院在Times案的判決中認為,“一個并不在普通公眾中馳名的商標仍然有權(quán)獲得淡化保護,如果原被告在同一或者關聯(lián)市場上經(jīng)營,而原告的商標在這一狹窄市場上擁有很高的聲譽?！?Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F.3d 157, 164, 54 U.S.P.Q.2d 1577, 165 A.L.R. Fed. 783 (3d Cir. 2000).但第九巡回法院在Thane案中卻認為,“根據(jù)蘭哈姆法第43條(c)款的目的,只有當大部分的普通消費公眾認得這個商標之后,此商標才會獲得廣泛的聲譽。換句話說，……商標必須家喻戶曉?！?Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F.3d 157, 164, 54 U.S.P.Q.2d 1577, 165 A.L.R. Fed. 783 (3d Cir. 2000).美國著名的商標法專家McCarthy在其著作中表示同意這一觀點,認為國會的意圖是“將淡化保護限制在一小部分真正馳名并且擁有全國性知名度的商標上?！?J. Thomas McCarthy,McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 24:104(4th ed. 2005).

美國商標法對可適用反淡化保護的馳名商標限定得如此嚴格,是因為其對淡化理論的闡述與我們所理解的“商標淡化”,即“馳名商標的跨類保護”不同,它并不需要消費者在馳名商標和被控侵權(quán)的商品或服務之間產(chǎn)生任何混淆、誤認等關聯(lián)認知,甚至消費者很容易知道被控侵權(quán)商品或服務與馳名商標之間沒有任何關系,但這種使用會降低馳名商標的顯著性,從而損害其商譽,并使被控侵權(quán)人從馳名商標的商譽中獲利,商標淡化理論實際上是對這種不正當競爭的市場行為的規(guī)制。反觀被許多學者、法官視為馳名商標的反淡化保護的我國《商標法》第十三條第二款的規(guī)定:“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標,誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的,不予注冊并禁止使用?！痹摽钜?guī)定雖未采用“導致混淆”的措辭,但“誤導公眾”就意味著社會公眾會認為馳名商標與被控侵權(quán)的商品或服務之間具有某種聯(lián)系,也就是最高人民法院《關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》中所指的“具有相當程度的聯(lián)系”,而這在美國商標法中是由擴展后的混淆理論來規(guī)制的?；煜碚撛诿绹缫巡辉倬窒抻趤碓椿煜?而是將贊助、許可、擔保、關聯(lián)控制等都納入混淆理論的范疇。所以,TRIPS協(xié)議第十六條第三款在適用上要求“與這些商品或服務相關的商標的使用應能夠表示出這些商品或服務與已注冊商標所有者之間的關系”,實際上也不是美國商標淡化法所規(guī)制的“商標淡化”,而是廣義上的商標混淆。歐共體商標條例和指導成員國商標立法的《一號指令》從措辭上看與美國商標淡化法的要求是一致的,只要“共同體商標在共同體內(nèi)享有聲譽,但由于無正當理由使用該標志,會從商標的顯著特征或聲譽中獲取不當利益或者對其造成損害”就可以予以跨類保護,但在司法實踐中,法院解釋的路徑卻仍然是混淆理論的要求。如歐共體法院審理Intel案,就適用《一號指令》來判斷是否構(gòu)成商標淡化時,指出要判斷是否構(gòu)成商標淡化,須綜合各種要素進行考量,包括在后商標與有一定知名度的在先商標之間是否具有一定關聯(lián),在后商標是否已經(jīng)或可能不當利用在先商標的知名度,是否已經(jīng)或可能給在先商標帶來損害。*C-252/07Intel案判決書,轉(zhuǎn)引自李明德等著:《歐盟知識產(chǎn)權(quán)法》,北京:法律出版社,2010年,第504頁。

所以,筆者認為,如果嚴格按照美國的商標淡化理論的規(guī)定,無論是巴黎公約、TRIPS協(xié)議還是我國商標法,實際上都沒有規(guī)定馳名商標的反淡化保護,所謂商標的“跨類保護”,仍然是堅持混淆理論的,當然這里的“混淆”已不再局限于“來源混淆”,而是包括能夠使消費者認為商標所有人與被控侵權(quán)的商品或服務之間具有某種許可、贊助、擔保、關聯(lián)控制等關系,即TRIPS協(xié)議第十六條第三款所指的,“與這些商品或服務相關的商標的使用應能夠表示出這些商品或服務與已注冊商標所有者之間的關系”。所以,如果對與在先商標相同或相似的商標的使用無法使相關公眾認為在先商標所有人與被控侵權(quán)商品或服務之間有某種關聯(lián)關系,則無法認定商標侵權(quán)。

TRIPS協(xié)議的內(nèi)容本身就是各方博弈的結(jié)果,而且其為成員方設定的是最低的知識產(chǎn)權(quán)保護標準,所以僅采用混淆理論保護商標權(quán)是可以理解的。何況美國商標淡化法對商標的反淡化保護一直充滿了爭議,反對者認為這一理論過多地考慮了商標所有人利益而非消費者權(quán)益,因此擔憂淡化理論會賦予商標權(quán)人一種類似于專利的壟斷權(quán),而這與商標制度的價值目標是背道而馳的。而且近年來在聯(lián)邦層面上適用反淡化保護馳名商標的案件已經(jīng)越來越少。歐共體在這一問題上的態(tài)度顯得曖昧不清,雖然在法律條文中采用了與美國商標淡化法幾乎同樣的措辭,但司法實踐的結(jié)果卻說明對于商標反淡化,歐共體并不想走得太遠。所以,就目前的立法狀況和司法實踐而言,至少可以確定,我國對于馳名商標的保護與TRIPS協(xié)議一樣,采用的依然是混淆理論,當然,這種“混淆”,已不僅僅限于“來源混淆”。

四、對我國馳名商標保護狀況的評析

在2001年修改之前,我國《商標法》并無對馳名商標保護的規(guī)定,只是國家工商行政管理局在1996年發(fā)布了《馳名商標認定和管理暫行規(guī)定》(簡稱《暫行規(guī)定》),規(guī)定對馳名商標進行行政認定和特別保護。自此,對商標馳名與否實施行政“認定”,就成為我國商標制度的一大“特色”。此后,為適應TRIPS協(xié)議的要求,《商標法》在2001年修改時,將有關保護馳名商標的規(guī)定寫入《商標法》第十三條。

對于馳名商標的“認定”,在我國經(jīng)歷了從主動認定到被動認定、由單一認定到“雙軌制”認定的發(fā)展過程。《暫行規(guī)定》即規(guī)定,商標注冊人可以向商標局提出馳名商標認定申請,商標局也可以根據(jù)商標注冊和管理工作的需要來認定馳名商標。在這一時期,行政認定是確定馳名商標的唯一途徑,而且被行政機關作為一項權(quán)力來執(zhí)行,比如在該《暫行規(guī)定》第三條規(guī)定,“國家工商行政管理局商標局負責馳名商標的認定與管理工作”,除此之外,“任何組織和個人不得認定或者采取其他變相方式認定馳名商標?！?2001年《商標法》修訂之后,這種可以由行政部門主動認定馳名商標的情況發(fā)生改變,尤其是《馳名商標認定和保護規(guī)定》明確規(guī)定行政部門只能在商標異議程序、商標爭議程序以及商標管理過程中,應當事人的申請對商標是否馳名予以認定,馳名商標主動認定的歷史宣告結(jié)束。與此同時,司法認定馳名商標的程序開始啟動,2002年《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》即規(guī)定,“人民法院在審理商標糾紛案件中,根據(jù)當事人的請求和案件的具體情況,可以對涉及的注冊商標是否馳名依法作出認定?！彼?目前我國馳名商標認定有兩個途徑,一是行政認定,一是司法認定。

無論是通過行政途徑還是司法途徑,馳名商標認定本來應當只具有個案的效力,其主要目的是在個案中通過對商標是否馳名的認定,來確定商標權(quán)的保護范圍。但我國的馳名商標卻變成了一種“榮譽稱號”,并可以在很長一段時間內(nèi)保有這種“榮譽”。比如《馳名商標認定和管理暫行規(guī)定》即規(guī)定,“經(jīng)國家工商行政管理局商標局認定的馳名商標,認定時間未超過3年的,不需要重新提出認定申請。”這意味著馳名商標一旦被認定,起碼在三年時間內(nèi)都是“馳名商標”。雖然該《暫行規(guī)定》已經(jīng)被《馳名商標認定和保護規(guī)定》所廢止,而且后者不再有就馳名商標認定期限的規(guī)定,但實際上國家工商行政管理總局仍然會定期公布所謂“馳名商標名單”,這種認定常常被企業(yè)用來作為宣傳的籌碼,因為經(jīng)過《商標法》的長期宣傳,在消費者心目中總是習慣將商標與特定的商品質(zhì)量相關聯(lián),認為馳名商標就意味著商品質(zhì)量更好,這也是企業(yè)樂此不疲地追逐馳名商標認定的主要原因。甚至從一開始就著眼于個案認定的司法程序認定的馳名商標,也被企業(yè)用來作為廣告宣傳的手段,所以自從啟動司法程序認定馳名商標以來,通過司法途徑尋求馳名商標認定的案例就逐年大規(guī)模上升。正是考慮到這一問題,最高人民法院在《關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》中指出對馳名商標的認定應進行嚴格限制,并且不再將馳名商標的認定情況寫入判決主文。

商標的知名度與商譽密切相關,商譽的確立過程正是商標逐漸為消費者所知曉的過程。這是一個取決于各種因素的動態(tài)發(fā)展過程,一個本來籍籍無名的商標有可能瞬間為公眾廣為知曉,但一個本來享有極高知名度的商標也有可能很快銷聲匿跡,所以,對馳名商標的認定,除了在涉及商標注冊程序或商標爭議個案中有意義外,并不具有其他意義。無論是主動認定還是被動認定,行政機關都沒有必要對商標是否馳名統(tǒng)一認定并公布,因為這種行為無疑是向社會傳達這樣一個觀念:與所謂“商標專用權(quán)”一樣,商標是否馳名也是由行政機關或者司法機關來認定的。行政機關的做法人為割裂開了商標與商譽之間的關系,將本來動態(tài)的商標——商譽關系變成了一個靜態(tài)名單,再加上各地方政府或工商行政管理部門也在各地認定所謂“著名商標”或“知名商標”,并對能夠被行政認定為“馳名商標”或“著名商標”的企業(yè)實施獎勵,也加劇了馳名商標保護制度的異化。*在網(wǎng)絡上搜索一下關于“馳名商標獎勵”的規(guī)定,就會發(fā)現(xiàn),各地對于馳名商標,尤其是行政認定的馳名商標的獎勵,從幾十萬到上百萬都有。

2013年新修改的《商標法》對涉及馳名商標保護的內(nèi)容作出了較大修改,主要體現(xiàn)在:

其一,在原《商標法》第十三條加入一款,作為第一款:“為相關公眾所熟知的商標,持有人認為其權(quán)利受到侵害時,可以依照本法規(guī)定請求馳名商標保護。”這一規(guī)定實際上是對什么是馳名商標作出了解答,只需要“為相關公眾所熟知”即可,可見要主張馳名商標保護并不需要多高的“門檻”,這實際上也是《巴黎公約》和TRIPS協(xié)議所指的“馳名商標”的本來含義。無論是在商標行政爭議還是司法訴訟中,當行政機構(gòu)或者法院在判斷一件商標是否為馳名商標時,其判斷依據(jù)其實非常簡單,那就是看在爭議的商品或服務領域,該商標是否為該領域的“相關公眾”所熟知,只要答案是肯定的,那該商標就是“馳名商標”,哪怕該商標在其他商業(yè)領域根本不為人知。由此看來,只要商譽所及范圍,商標都可認定為“馳名”。所以從這個角度來說,我國行政機構(gòu)曾經(jīng)認定的許多“馳名商標”,并不像社會公眾所認為的無法構(gòu)成“馳名”的條件,只是當這種認定脫離了具體的案件和事實,“馳名商標”作為某種“榮譽稱號”固定下來,這種“馳名”才顯得名不副實。

其二,對原《商標法》第十四條的內(nèi)容作出修改,明確馳名商標只能“作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定”,并且只能是被動認定,即在當事人主張馳名商標保護時,才能在商標注冊、商標管理、商標爭議以及商標民事、行政糾紛案件中由行政部門和法院進行商標馳名與否的認定。更為關鍵的是,新《商標法》第十四條明確規(guī)定,“馳名商標”字樣不得“用于商品、商品包裝或者容器上,或者用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。”如果違反這一規(guī)定,根據(jù)《商標法》第五十三條,“由地方工商行政管理部門責令改正,處十萬元罰款?！边@一規(guī)定對于消除社會公眾關于“馳名商標”系某種“榮譽稱號”的誤解、更正對于馳名商標保護制度的異化具有重要作用?？梢韵胍?一旦“馳名商標”只是作為個案中的事實認定,而不是作為某種行政授予的“榮譽稱號”被經(jīng)營者在廣告中作為宣傳手段,“馳名商標”對于經(jīng)營者和地方政府也就失去了吸引力,“馳名商標”的認定和保護也將慢慢回歸理性。

不過,如前文所分析的,無論是《巴黎公約》還是TRIPS協(xié)議,都并未將馳名商標劃分為“已注冊”的和“未注冊”的,并分別提供不同的保護。我國新修改的《商標法》卻依然堅持這一錯誤,仍然只對“已注冊”馳名商標提供跨類保護,而對“未注冊”馳名商標僅提供與普通注冊商標同樣的保護。當然,由于TRIPS協(xié)議允許成員國僅提供協(xié)議所要求的最低保護標準,所以我國《商標法》如果按照TRIPS協(xié)議第十六條第三款的規(guī)定,僅對已注冊馳名商標提供跨類保護也并無不可,但這樣一來應當將所有未注冊商標的保護事宜都交由反不正當競爭法規(guī)制,包括未注冊的馳名商標,否則會使社會公眾產(chǎn)生馳名商標因是否注冊而商譽覆蓋范圍有所不同的錯誤認知。所以,我國《商標法》對馳名商標的保護,較為可行的做法是:要么僅規(guī)定對已注冊馳名商標實施跨類保護,要么規(guī)定只要是復制、摹仿、翻譯“在中國為相關公眾所熟知的馳名商標”,就可以提供跨類保護,而不再區(qū)分是“已注冊”還是“未注冊”馳名商標。

我國商標制度有一個非常明顯的特點,那就是“重注冊而輕使用、重標記而輕商譽”。商標無論是否實際使用,只要注冊登記,就可獲得“商標專用權(quán)”;雖然《商標法》也規(guī)定了商標“連續(xù)三年不使用撤銷”制度,但一則這一規(guī)定不會影響到商標權(quán)的“獲得”,再則如果沒有當事人提起商標撤銷程序,該商標即可作為“有效商標”存在,所以現(xiàn)實中仍然有大量未使用或停止使用的“注冊商標”在“待價而沽”,甚至注冊人可以憑借這樣的“商標專用權(quán)”起訴他人侵權(quán)并以此獲利。商標的價值并不在于商標標記本身,而是在實際的商業(yè)使用中所累積的商譽,商標權(quán)實際上是一種“商譽財產(chǎn)權(quán)”而不是“商業(yè)標記權(quán)”,而在我國的商標制度下,商標權(quán)恰恰成了一種“商業(yè)標記權(quán)”,所以商標“搶注”、“裸轉(zhuǎn)”等成為常態(tài)。但比較有意思的是,雖然我國商標法從總體上輕視商譽,但在馳名商標認定上,無論行政機構(gòu)還是社會公眾,卻大多認為馳名商標必須具有非常高的知名度,是一項不能輕易授予的“榮譽稱號”,又顯得對商譽極其重視?！榜Y名商標”實際上與普通商標一樣,所受保護皆以其商譽所覆蓋范圍為準,只是后者的商譽通常只能覆蓋到其所使用的商品或服務類別上,而“馳名商標”的知名度則擴展到其他商品或服務上了,但歸根結(jié)底,保護的仍然是商標所含的商譽。而商譽的這種擴展,無論商標有無注冊,都有可能發(fā)生,所以權(quán)利的保護范圍也不應以商標是否注冊作為區(qū)別。至于是采用混淆理論還是淡化理論保護馳名商標,在我國現(xiàn)有的法律規(guī)定下,馳名商標所有人是無法主張采用嚴格的淡化理論來獲得保護的,但擴展后的混淆理論實際上已經(jīng)包含了對商標淡化的禁止,因為對不會使消費者產(chǎn)生來源混淆的商標使用行為的禁止,主要就是防止對在先商標的顯著性的淡化,以及對其商譽的不當利用。