從“BLACK IRISH”商標(biāo)案看歐盟與中國對(duì)于商標(biāo)絕對(duì)性駁回理由審查的異同

邱靜 趙玲

2020年1月29日，申請(qǐng)人LOTION LLC向歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)注冊(cè)了“BLACK IRISH”商標(biāo)，指定商品包括：

第30類：熱巧克力；咖啡；

第32類：啤酒；黑啤酒和波特啤酒；

第33類：含有威士忌，奶油利口酒和/或卜丁酒的咖啡酒精飲料。

2020年11月30日，歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局駁回了該商標(biāo)在上述商品上的注冊(cè)申請(qǐng)，理由是該商標(biāo)具有描述性。申請(qǐng)人隨即申請(qǐng)了復(fù)審，歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局上訴委員會(huì)于2021年6月7日作出決定，依然認(rèn)定商標(biāo)具有描述性，依據(jù)《歐盟商標(biāo)條例》第7條第1款b項(xiàng)及c項(xiàng)的規(guī)定，駁回了該商標(biāo)申請(qǐng)。

申請(qǐng)人向歐盟普通法院提起訴訟，法院于2022年9月14日作出判決，駁回商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。

《歐盟商標(biāo)條例》第7條第1款b項(xiàng)及c項(xiàng)規(guī)定：

下列標(biāo)識(shí)不得注冊(cè)：

b.該標(biāo)識(shí)不具有顯著性；

c.該標(biāo)識(shí)僅包含核定使用商品或服務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、產(chǎn)地、生產(chǎn)時(shí)間等的描述性信息；

同時(shí)，依據(jù)《歐盟商標(biāo)條例》第7條第2款的規(guī)定，即使上述絕對(duì)注冊(cè)障礙僅存在于部分歐盟地區(qū)，相應(yīng)標(biāo)識(shí)也不得注冊(cè)為歐盟商標(biāo)。

基于上述事實(shí)和法律規(guī)定，法院經(jīng)審理認(rèn)為：

首先，由于申請(qǐng)商標(biāo)由英文單詞構(gòu)成，因此有必要考慮到歐盟中講英文的相關(guān)公眾。同時(shí)，由于該商標(biāo)指定商品的主要受眾為普通大眾，相關(guān)公眾的注意力應(yīng)當(dāng)是一般注意力。

其次，在判斷商標(biāo)是否具有顯著性時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮如下因素：

1）商標(biāo)標(biāo)識(shí)本身的構(gòu)成；

2）相關(guān)公眾是否會(huì)認(rèn)為商標(biāo)和指定商品直接有足夠的直接具體的聯(lián)系。

在本案中，申請(qǐng)商標(biāo)由兩個(gè)英文單詞“BLACK”和“IRISH”構(gòu)成，這兩個(gè)單詞均有明確的字典含義，即具有描述某種物品顏色很深或者為黑色并且源自愛爾蘭的含義，而這種含義對(duì)于講英文的相關(guān)公眾來說是非常直接而明確的。具體來講，法院認(rèn)為該商標(biāo)描述了第30類熱巧克力的顏色以及產(chǎn)地。同樣，第32類和第33類產(chǎn)品也可能為黑色或深色。

因此，歐盟法院認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)描述了指定商品的特點(diǎn)，從而缺乏顯著性，申請(qǐng)商標(biāo)予以駁回。

申請(qǐng)人LOTION LLC（ 中文名“露申有限責(zé)任公司”，地址位于美國加利福尼亞州 ）同時(shí)于2020年2月3日在中國申請(qǐng)了“BLACK IRISH”商標(biāo)，指定商品包括：

第30類：熱巧克力；咖啡；茶；

第32類：啤酒；烈性黑啤酒；波特啤酒；

第33類：酒精飲料（ 啤酒除外 ）；含奶油利口酒；葡萄酒。

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審查，認(rèn)為商標(biāo)中含有的“IRISH”與“愛爾蘭”國名相同，已構(gòu)成中國《商標(biāo)法》第10條第1款第（2）項(xiàng)的規(guī)定，駁回了申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)。

申請(qǐng)人向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)了復(fù)審，認(rèn)為申請(qǐng)商標(biāo)中的“IRISH”不僅指愛爾蘭共和國，也指代北愛爾蘭。申請(qǐng)人在英國申請(qǐng)的“BLACK IRISH”并未因完整包含“IRISH”被駁回，可以認(rèn)定為已經(jīng)得到了北愛爾蘭的授權(quán)。但是，由于在復(fù)審申請(qǐng)中申請(qǐng)人未提交申請(qǐng)商標(biāo)在其他國家經(jīng)公證認(rèn)證的注冊(cè)證明，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局最終認(rèn)定該商標(biāo)中包含的“IRISH”與“愛爾蘭”國名相同，駁回了申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)。

值得一提的是，盡管在本案中，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局僅援引了中國《商標(biāo)法》第10條第1款第（2）項(xiàng)來駁回申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)，但在其他類似案件中含有國名或者描述性詞匯的商標(biāo)也有可能涉及到缺乏顯著性或者誤認(rèn)的問題。

而在如下兩件同樣含有“BLACK”一詞的商標(biāo)駁回復(fù)審案件中，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局分別依據(jù)第10條第1款第（7）項(xiàng)及第11條第1款第（2）項(xiàng)，駁回了商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。

在第59647816號(hào)商標(biāo)“BLACK YELLOW”駁回復(fù)審案件中，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為：申請(qǐng)商標(biāo)使用在指定的“煙草（ 未加工或已加工 ）；雪茄；香煙；小雪茄；手卷煙；煙斗用煙絲；嚼煙；鼻煙；吸煙用打火機(jī)；電子可充電式香煙盒；除香精油外的煙草用調(diào)味品；除香精油外的電子香煙用調(diào)味品；電子香煙盒”等商品上，易使消費(fèi)者對(duì)商品顏色、外觀等特點(diǎn)產(chǎn)生誤認(rèn)，不得作為商標(biāo)使用。故，申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)已違反中國《商標(biāo)法》第10條第1款第（7）項(xiàng)規(guī)定之情形。因此，該商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)予以駁回。

在第65880135號(hào)商標(biāo)“BLACK BUFF”駁回復(fù)審案件中，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為：該商標(biāo)中英文“BLACK”可譯為“黑色”之意，“BUFF”有“淺黃色；米色”之意，將其作為商標(biāo)使用在指定的“腰帶、襪”等商品上，易使相關(guān)公眾認(rèn)為該文字是對(duì)其指定商品的顏色等特點(diǎn)的直接表述，而難以起到區(qū)分商品來源的作用，缺乏注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征，已構(gòu)成中國《商標(biāo)法》第11條第1款第（2）項(xiàng)規(guī)定之情形。因此，該商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)予以駁回。

從上述案例可以看出，歐盟的商標(biāo)審查和中國的商標(biāo)審查對(duì)于商標(biāo)可注冊(cè)性問題在具體適用上存有一定的差異，但是對(duì)于有明確字典含義可能對(duì)指定商品/服務(wù)的特點(diǎn)具有描述性詞匯，或者含有國名、地名的詞匯，在歐盟和中國都面臨著被駁回的風(fēng)險(xiǎn)，無論是由于缺乏顯著性還是具有誤導(dǎo)性。如果企業(yè)選擇在中國和歐洲同時(shí)進(jìn)行商標(biāo)布局，應(yīng)當(dāng)充分考慮到雙方法域?qū)τ谏虡?biāo)可注冊(cè)性審查原則和實(shí)踐。在商標(biāo)的選擇上，盡可能地選擇臆造詞匯，或者選擇雖具有字典含義但是對(duì)于指定商品/服務(wù)的特點(diǎn)未有任何描述性的詞匯，如“APPLE（ 蘋果 ）”使用在“手機(jī)，電腦”商品上，以降低因絕對(duì)理由被駁回的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)來自摩知輪的評(píng)審裁定查詢數(shù)據(jù)，近期因違反《商標(biāo)法》第10條的規(guī)定而予以全部駁回的商標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量有增加的趨勢：

2020年：因違反第10條導(dǎo)致全部駁回的復(fù)審決定書有19489件，占當(dāng)年全部駁回的復(fù)審決定書（151365件）約12.88%，其中認(rèn)定構(gòu)成第10條第1款第（7）項(xiàng)情形的有11362件；

2021年：因違反第10條導(dǎo)致全部駁回的復(fù)審決定書有18560件，占當(dāng)年全部駁回的復(fù)審決定書（140957件）約13.17%，其中認(rèn)定構(gòu)成第10條第1款第（7）項(xiàng)情形的有11482件；

2022年：因違反第10條導(dǎo)致全部駁回的復(fù)審決定書有26361件，占當(dāng)年全部駁回的復(fù)審決定書（178388件）約14.78%，其中認(rèn)定構(gòu)成第10條第1款第（7）項(xiàng)情形的有16941件；

2023年1—6月：因違反第10條導(dǎo)致全部駁回的復(fù)審決定書有13577件，其中認(rèn)定構(gòu)成第10條第1款第（7）項(xiàng)情形的有9093件。

相較于因?yàn)槿狈︼@著性或者具有直接描述性，即違反《商標(biāo)法》第11條的規(guī)定予以駁回的商標(biāo)，因違反《商標(biāo)法》第10條的規(guī)定被駁回的商標(biāo)，不僅不得注冊(cè)，還不得作為商標(biāo)使用。依據(jù)國知發(fā)保字〔2021〕34號(hào)《商標(biāo)一般違法判斷標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，違反《商標(biāo)法》第10條規(guī)定，使用不得作為商標(biāo)使用的標(biāo)志的行為，屬商標(biāo)一般違法行為，商標(biāo)執(zhí)法的部門有權(quán)依法查處。中國商標(biāo)局近期在審查商標(biāo)的絕對(duì)性駁回理由，特別是違反《商標(biāo)法》第10條的情形時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)趨向于更為嚴(yán)格，尤其是認(rèn)定構(gòu)成第10條第1款第（7）項(xiàng)誤導(dǎo)性情形的駁回決定超過認(rèn)定違反第10條所有情形的半數(shù)以上。除了在商標(biāo)選擇上更為謹(jǐn)慎，避免使用任何可能產(chǎn)生與指定商品或者服務(wù)的任何特性產(chǎn)生聯(lián)想的文字、圖形或者其他構(gòu)成元素之外，申請(qǐng)人還可以考慮通過申請(qǐng)前檢索進(jìn)行注冊(cè)成功性的合理評(píng)估，盡量避免落入《商標(biāo)法》第10條的駁回陷阱。

（作者單位：中國貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所）