如何做新材料領域專利侵權的技術鑒定？

許睿嶠　陶鳳波

新材料產業(yè)是國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，近年來得到了蓬勃發(fā)展，新材料領域的專利申請量也顯著增加，例如，2020年新公開與光刻膠材料相關的專利1505件，相比于2014年的932件，增加了61%。與此同時，新材料領域的專利侵權糾紛頻發(fā)，特別是在儲能材料、半導體材料等領域，專利侵權訴爭日益成為企業(yè)間商業(yè)競爭的重要戰(zhàn)場。根據(jù)全面覆蓋原則，要判斷侵權是否成立，需要判斷被訴技術方案是否包含權利要求的全部技術特征。對被訴技術方案的查明是進行侵權判斷的前提。但是，對于新材料領域的專利侵權案件而言，被訴技術方案的查明通常充滿挑戰(zhàn)。

新材料技術以制備、結構、性質和應用為四要素，制備方法決定材料的結構特點，使其具有特定的性能和應用場景，其中，材料的結構居于核心地位，相應地，材料結構亦是新材料專利保護的重要主題。材料結構相關專利，系通過材料的組分、含量、物相、組織、顯微結構等結構方面的特征對新材料產品進行限定和保護。在專利侵權案件中，獲取被訴材料產品的樣品可能相對容易，但是要想查明材料產品的結構特征，必須借助于專門的檢測分析儀器，并需要很強專業(yè)技術知識，因而成為該類案件的難題。

旨在查明技術問題的司法鑒定（本文簡稱為“技術鑒定”）是解決上述難題的重要手段。司法鑒定是指在訴訟活動中鑒定人運用科學技術或者專門知識對訴訟涉及的專門性問題進行鑒別和判斷并提供鑒定意見的活動。本文將結合具體案例，從鑒定的啟動、鑒定的范圍、鑒定意見的質證三個角度進行分析，以期對新材料領域專利侵權案件中的技術鑒定問題進行梳理，為實務提供借鑒和參考。

技術鑒定的啟動

根據(jù)技術鑒定的啟動是否發(fā)生在法院審理案件過程中，以及是否由法院委托，技術鑒定可分為訴訟中鑒定和訴訟外鑒定。

有關訴訟中鑒定問題，法院擁有對訴訟中鑒定的啟動權?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定（2019修正）》第30條規(guī)定：“人民法院在審理案件過程中認為待證事實需要通過鑒定意見證明的，應當向當事人釋明，并指定提出鑒定申請的期間?！狈ㄔ嚎梢栽谝恍┨囟ㄇ闆r下依職權委托鑒定，但大多數(shù)情況下為向當事人釋明后，依當事人的申請而委托鑒定。當事人在申請鑒定時，需要履行以下義務：在法院指定的期間內提出鑒定申請、預繳鑒定費用、提供鑒定所需的相關材料等，否則可能承擔舉證不能的法律后果。

在鑒定過程中，法院會采取多種措施來保證鑒定意見的真實性和準確性，例如，確定具備資格的鑒定人、出具范圍明確的鑒定委托書、組織對鑒定材料質證、要求鑒定人書面或出庭補充解釋，這些措施使得訴訟中的鑒定意見通常具有很強的證明力，在復雜技術問題的查明方面具有巨大優(yōu)勢。

例如，在（2019）最高法民終649案中，涉案專利涉及熒光體材料的元素組成、晶體結構以及發(fā)光波長范圍等復雜技術特征，法院依原告的申請委托工業(yè)和信息化部軟件與集成電路促進中心知識產權司法鑒定所進行司法鑒定，該鑒定機構組成鑒定組，并聘請國內頂尖大學教授參與鑒定工作，委托三家專業(yè)測試機構進行測試，召開專家討論會，對鑒定事項和檢測結果進行分析，最終出具了科學嚴謹?shù)蔫b定書，而且，鑒定人多次出庭接受異議方的質詢。該鑒定意見對原告成功主張侵權起到了關鍵支撐作用。

有關訴訟外鑒定問題，單方當事人可以在訴訟外，例如在起訴前，自行委托鑒定機構出具鑒定意見。對于這種單方委托訴訟外鑒定，現(xiàn)行法律和司法解釋中未有明確規(guī)范，僅《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定（2019修正）》第41條對其質證有所提及，即，“對于一方當事人就專門性問題自行委托有關機構或者人員出具的意見，另一方當事人有證據(jù)或者理由足以反駁并申請鑒定的，人民法院應予準許?！?/p>

由于訴訟外鑒定無法院參與且法律規(guī)定不明確，易于出現(xiàn)檢材真實性存疑、鑒定人和委托人具有利害關系、鑒定人具有傾向性、鑒定人出庭率低等問題，通常認為其證明效果相對于法院委托的訴訟中鑒定意見較低。然而，訴訟外鑒定具有更大的靈活性和便利性，對于當事人進行訴前準備和加速審判進程具有重要意義。

例如，在（2020）豫01知民初1194號案?中，原告自行委托鑒定機構進行了技術鑒定。鑒定機構委托相關高校實驗室通過掃描電子顯微鏡、X射線能譜儀、X射線顯微層析成像系統(tǒng)等專門儀器，對被訴磨料產品的材料成分、顯微結構、關鍵結構參數(shù)等進行了檢測分析，最終出具了被訴侵權的磨料產品與名稱為“具有傾斜側壁的成形磨?！钡膶＠哪承嗬蟮募夹g特征相同的鑒定意見。在訴訟中，被告質疑單方委托鑒定的程序、鑒定機構的資質、鑒定檢材的來源等問題。但由于被告明確表示不申請新鑒定，且上述鑒定機構包括在《人民法院司法鑒定人名冊》中，具備資質，檢材的獲得、取樣、送檢等環(huán)節(jié)均有公證員見證等原因，法院最終采信了該鑒定意見，并據(jù)此作出了被控產品落入專利保護范圍的判斷。值得一提的是，原告自行委托獲得的真實準確的鑒定意見對加速審判進程具有積極作用。

技術鑒定的范圍

技術鑒定的核心價值在于協(xié)助法官查明涉及專門技術問題的事實，使法官能做出準確的法律判斷。如果將重要的法律適用問題也交由鑒定機構判斷，則容易出現(xiàn)超范圍鑒定、以鑒代審的問題。因此，確定恰當?shù)蔫b定范圍對于發(fā)揮鑒定作用十分重要。

《最高人民法院關于知識產權民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》（2020年）第19條對專利侵權案件中的鑒定范圍作如下規(guī)定：“人民法院可以對下列待證事實的專門性問題委托鑒定：（一）被訴侵權技術方案與專利技術方案、現(xiàn)有技術的對應技術特征在手段、功能、效果等方面的異同”。根據(jù)這一規(guī)定，技術鑒定的范圍應為兩相比較的技術方案的對應技術特征在手段、功能、效果等方面的異同，這屬于事實性問題。對于權利要求的解釋、如何適用等同規(guī)則、是否落入保護范圍、是否屬于現(xiàn)有技術等法律適用問題，并不在鑒定范圍之內。

最高院在（2020）最高法知民終26號案判決書中也闡明：“侵害專利權糾紛案件中的鑒定程序主要解決需要借助專業(yè)人員、設備予以確定的事實問題，被訴侵權技術方案是否構成侵權涉及法律適用問題，應當由人民法院根據(jù)在案證據(jù)體現(xiàn)的事實，適用法律作出判斷?！?p>

北京市柳沈律師事務所律師許睿嶠

在本案中，涉案專利權利要求限定一種管骨架塑料復合管生產工藝，包括四個步驟，其中一步驟涉及“內壓管的不圓度控制在1.5%以內”的參數(shù)范圍。一審中，鑒定機構對被訴方案是否具有“內壓管的不圓度控制在1.5%以內”這一關鍵特征的事實進行了鑒定。被告在上訴中主張，原審法院未對生產工藝整體進行不侵權鑒定，構成程序違法。在二審中，最高院認定，原審法院對被告不侵權鑒定申請未予支持符合法定程序。

此外，（2019）最高法知民終522號案在界定技術鑒定范圍方面具有啟示意義。涉案專利涉及一種“復合透水磚”，涉及在透水表層使用一種“親水性樹脂粘結劑”。被告委托進行鑒定的事項為粘結劑、親水性粘結劑及其比例的技術特征是否與權利要求相同或等同。鑒定意見通過成分分析確定在被訴產品的表層使用了聚醚粘結劑，并通過接觸角實驗的結果得出，聚醚在被鑒定物中起親水作用。然而，鑒定人員并未對這種具有親水作用的聚醚是否與“親水性樹脂粘結劑”屬相同或等同特征進行鑒定，一個理由是聚醚本身根據(jù)分子量的變化可能親水也可能疏水。由于“親水性樹脂粘結劑”屬于專利文件中的自定義詞，其解釋屬于法律問題，一審法院依據(jù)說明書中的特定含義進行解釋，將其限制至說明書中限定的“環(huán)氧樹脂、聚氨酯和丙烯酸樹脂中的一種或幾種：上述環(huán)氧樹脂、聚氨酯和丙烯酸樹脂中的分子側鏈含有親水性的羧酸鹽、硫酸鹽、銨鹽、羥基或主鏈含有非離子型親水鏈段”，從而排除了被訴產品中聚醚的情形;而二審法院則從文義解釋出發(fā)，認為親水性、樹脂、粘結劑三個術語在所屬領域均已有明確的含義，本領域技術人員根據(jù)“親水性樹脂粘結劑”的三個詞語的字面意思足以確定“親水性樹脂粘結劑”的含義和范圍，即具有親水性可以起到粘合固體的作用的高分子類樹脂化合物，從而將被訴產品中聚醚的情形納入專利保護范圍。

基于以上分析可知，法律規(guī)定和審判實踐均已明確，技術鑒定的范圍應聚焦在對比技術方案之間的異同的事實性問題上，法律適用問題應交由法院處理。

北京市柳沈律師事務所陶鳳波律師

技術鑒定意見的質證

鑒定意見需要經(jīng)過質證方可作為定案依據(jù)。

在質證程序方面，法律規(guī)定如下流程（對于訴訟中鑒定）：1.當事人可對鑒定書的內容在法院指定期間內以書面方式提出異議;2.對于當事人的異議，法院應當要求鑒定人作出解釋、說明或者補充;3.當事人在收到鑒定人的書面答復后仍有異議的，應當預交鑒定人出庭費用，法院通知鑒定人出庭。

當事人還可以提出重新鑒定的申請。對于重新鑒定申請，如果涉及鑒定人不具備相應資格、鑒定程序嚴重違法、鑒定意見明顯依據(jù)不足等法定情形，法院應當準許重新鑒定;如果僅涉及鑒定意見的瑕疵，可以通過補正、補充鑒定或者補充質證、重新質證等方法解決的，法院將不予準許。

在質證考慮因素方面，《最高人民法院關于知識產權民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》（2020）第23條規(guī)定了需要考慮的7個方面，包括：1.鑒定人是否具備相應資格;2.鑒定人是否具備解決相關專門性問題應有的知識、經(jīng)驗及技能;3.鑒定方法和鑒定程序是否規(guī)范，技術手段是否可靠;4.送檢材料是否經(jīng)過當事人質證且符合鑒定條件;5.鑒定意見的依據(jù)是否充分;6.鑒定人有無應當回避的法定事由;7.鑒定人在鑒定過程中有無徇私舞弊或者其他影響公正鑒定的情形。

下面結合兩個典型案例探討實務中對于鑒定意見的質證。

在（2019）最高法知民終649號案6中，作為LED熒光體材料領域的兩大世界巨頭，三菱化學公司起訴英特美公司生產的“氮化物紅粉”材料侵犯其名為“熒光體和使用熒光體的發(fā)光裝置”的專利權。由于權利要求涉及元素組分、晶體結構、發(fā)光波長范圍等復雜技術問題，法院委托鑒定機構進行了技術鑒定，鑒定意見顯示被控產品落入涉案專利保護范圍。本案中，鑒定意見是否存在程序瑕疵成為雙方爭議焦點。

被告提出的主要質證意見有：檢材超過保質期不合格、第三方檢測機構沒有相應檢測資質、檢測不規(guī)范等。

關于檢材保質期問題，涉案檢材為熒光粉產品，其用途為配合白光LED燈使用，法院認為LED燈一般壽命較長，熒光粉產品亦不會輕易發(fā)生分解，其自身物質屬性相對較為穩(wěn)定。鑒定機構聘請的參加鑒定工作的專家對此進行了確認。故涉案檢材上標注的有效期并不足以認定為熒光粉產品的保質期。

關于第三方檢測機構檢測資質問題，法院認為，鑒定機構所委托的三家檢測機構均具備相應的技術能力，且其檢測結果經(jīng)過了鑒定機構聘請參加鑒定工作的專家的確認。該三家檢測機構各自是否具有熒光粉相關的專門檢測資質，并不必然影響其檢測結果的準確性。在被告沒有提交相反證據(jù)證明檢測結果有誤的情形下，法院未支持其關于第三方檢測機構沒有檢驗資質、檢驗結果不應采信的主張。

關于檢測規(guī)范問題，鑒定機構與檢測機構進行了確認并作出了合理解釋，具體涉及對檢測結果記錄方式的說明、對檢測誤差的解釋、對晶體衍射譜圖的解讀方式的介紹等方面。經(jīng)過鑒定機構的解釋，法院認為其出具的檢測報告具備客觀性，檢測方法科學合理，檢測結果不存在沖突，檢測報告記錄不盡之處不影響結果準確性。

該案展示了相對完整的質證角度，對于實務中的技術鑒定的開展具有借鑒意義。概言之，技術鑒定主要涉及鑒定樣品、鑒定人、鑒定過程三個要素;在鑒定樣品方面，應力求來源可信、品質完整;在鑒定人方面，應力求資格完備、中立公正;在鑒定過程方面，應力求科學、規(guī)范和嚴謹。這其中任一環(huán)節(jié)的欠缺都可能導致鑒定意見的證明效果大打折扣。

鑒定樣品是整個鑒定工作的源頭和基礎，需要給予特別關注。下面的案例展示了鑒定樣品的品質缺陷如何從根本上影響了案件走向。

在（2019）最高法民申6500號案中，瑞士亨斯邁先進材料有限公司起訴江蘇錦雞實業(yè)公司生產的深黑染料產品侵犯其名為“偶氮染料及制備方法與用途”的專利權。專利權利要求保護一種特殊的染料分子結構，其具有游離酸形式的磺基。原告于2015年公證購買被控侵權的染料產品，但未在保質期內對產品作分析檢測或鑒定。至2017年提起起訴時，該產品已超過其保質期。

最高院在再審裁定書中認為，超過保質期的化工產品其物理化學屬性發(fā)生變化的可能性大，雖然在超過保質期后仍有可能對產品的化學成分進行鑒定，但鑒定的對象通常也僅是該成分的母核結構，而無法鑒定產品原始的酸堿特性。本案雙方爭議的焦點在于被控侵權產品的酸堿特性并進而確定被控侵權產品是否落入保護范圍。由于產品的酸堿特性受保存時間或者外部環(huán)境的影響有可能發(fā)生變化，因此除非有相反證據(jù)，否則不應將超出保質期的被控侵權產品作為侵權判斷的比對對象?；诖?，法院認為在無其他證據(jù)進一步證明的情況下，不宜亦無須對超出保質期的被控侵權產品的降解情況進行檢測和鑒定。

本案中，原告的多種補救嘗試均以失敗告終。原告在起訴后提交了2017年公證購買的產品及其檢測報告，但法院將2017年再次購得的產品相關事實排除在審理范圍之外。法院認為，原告的訴訟請求建立在其2015年購買的被控侵權產品等事實基礎之上，并未涉及其2017年購買被控侵權產品的事實;雖然原告主張有證據(jù)證明涉案侵權行為直至2017年仍在持續(xù)，但沒有改變其以2015年購買的被控侵權產品作為基礎提出相關主張的事實。因此，法院最終認定原告應承擔舉證不能責任，其2017年新購買的產品的情況并非其訴訟請求所依據(jù)的事實，不予審查。

原告還提交了送檢染料小樣的檢測報告，用以證明被控侵權產品落入了涉案專利的保護范圍。但對于送檢染料小樣的來源并未做公證，無法確定該送檢小樣與被控侵權產品的同一性。而且，即便其確系針對2015年公證購買的被控侵權產品所作，其檢測時間亦已遠遠超出了產品保質期。該檢測報告最終未被采信。

材料領域的產品，特別是非固態(tài)產品，由于受到周圍物理化學環(huán)境的影響，通常具有一定的保質期，超出保質期后產品的組分、結構、性能等可能發(fā)生不可逆變化。對于這類產品，應特別注意在產品的保質期內開展檢測或鑒定工作，以準確固定被控侵權產品的技術特征。

技術鑒定對于查明新材料產品的被控侵權方案具有重要意義。基于本文分析和實務工作經(jīng)驗，我們建議：

在訴訟前，當事人（尤其是原告方）可自行委托有資質的鑒定機構進行鑒定，以在起訴前了解被訴侵權產品的技術事實，預判訴訟成功率和焦點問題，如果獲得有利鑒定結果，可作為證據(jù)提交法院，以期加速審理進程。

在訴訟中，當法庭釋明提出申請鑒定的期間時，當事人應評估鑒定意見可能會作出的結論、鑒定意見對判決結果的影響、鑒定費用、鑒定時間等因素，決定是否申請鑒定，鑒于法律對于訴訟中法院委托鑒定的規(guī)范相對明確，所獲鑒定意見最終被采信可能性較大。

當事人自行委托鑒定時，應注意確定恰當?shù)蔫b定范圍，鑒定范圍應聚焦作比較的兩個技術方案對應技術特征的手段、功能、效果是否相同的事實性問題，不應涉及法律適用問題。

在當事人自行委托鑒定時，或在對鑒定意見進行質證時，應關注以下可能影響鑒定意見證明效果的因素：鑒定樣品是否來源可信、品質完整，鑒定人是否資格完備、中立公正，鑒定過程是否科學、規(guī)范和嚴謹。

（柳沈律師事務所陳钘律師對本文亦有貢獻）

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