甘勇
(武漢大學法學院/國際法研究所,湖北武漢430072)
一般認為,知識產(chǎn)權(quán)具有明顯的地域性特征,專利權(quán)也是如此。專利權(quán)的地域性,是指專利權(quán)的授予和法律效力僅僅在一國范圍內(nèi)發(fā)生,在一國授予以及發(fā)生法律效力的專利權(quán),在其他國家不能發(fā)生法律效力①阮開欣:《跨境侵權(quán)視角下的知識產(chǎn)權(quán)法域外適用問題研究》,《國際經(jīng)濟法學刊》2018年第1 期,第104-116 頁;徐祥:《論知識產(chǎn)權(quán)的地域性》,《武漢大學學報》(哲學社會科學版)2005年第5 期,第602-605 頁;William Cornish &David Llewelyn,Intellectual Property:Patents,Copyrights,Trademarks and Allied Rights,Sweet &Maxwell,6th edition,27 (June 18,2007).。專利的地域性特征既有歷史原因,也有現(xiàn)實正當性。從歷史來看,專利權(quán)產(chǎn)生于封建君主的特許權(quán)。從現(xiàn)實來看,各國技術(shù)發(fā)展水平的差異導致專利技術(shù)的比例在國家間失衡,專利實施背后的巨大政治經(jīng)濟利益誘使各國實施具有差別的專利制度,專利地域性的屏障有助于最大限度地保護本國專利技術(shù),維護本國專利權(quán)人的利益[1]90。需要注意的是,保護專利的國際公約如《巴黎公約》并沒有否定專利的地域性,這些公約只是給予外國人在公約的締約國內(nèi)享有和締約國本國人同等的申請獲得專利的權(quán)利,要求各國對專利提供最低保護,而不是承認專利的域外效力[2]61-64。由于每個國家對專利的保護范圍,保護程度和保護水平并不相同,專利的地域性在可預見的未來并不會削弱,更不會消失。
但是,經(jīng)濟全球化的發(fā)展使得全球產(chǎn)業(yè)鏈相互依存不斷增強,制造業(yè)向勞動力成本低、勞動力密集的國家轉(zhuǎn)移,導致專利技術(shù)的跨國流動日益頻繁,一國的專利在其他國家遭受侵犯的現(xiàn)象屢見不鮮,甚至有愈演愈烈之勢,專利的跨國保護要求日益迫切。
面對與日俱增的跨國侵犯專利權(quán)的行為,如何保護專利權(quán)人的利益,世界各國的方法并不完全一樣,既有通過國家間國際合作來保護專利的方法,也有相關(guān)國家通過法院采取單邊主義措施保護專利的方法。除了采用沖突法方法以外,有的國家突破了專利權(quán)的地域性,將本國專利法適用于域外的侵犯專利權(quán)的行為,這就是所謂的專利權(quán)域外效力的問題①張韜略:《跨境實施專利的侵權(quán)認定:以德國為視角》,《知識產(chǎn)權(quán)》2020年第12 期,第89 頁;唐瓊瓊:《美國專利訴訟中的“超地域性”研究》,《太平洋學報》第10 期,第49-50 頁。。在一定程度上認定專利權(quán)具有域外效力,具有保護本國專利的積極作用,但是也潛在威脅到現(xiàn)行以專利地域性為基礎建立起來的專利保護國際體制,尤其是有侵犯了其他國家專利權(quán)制度的危險。
本文從美國專利法域外適用的起源談起,討論美國專利法域外適用的現(xiàn)狀及存在問題,對美國聯(lián)邦最高法院2018年的維森蓋克案進行分析,指出其對美國專利法域外適用的深刻影響。最后,對我國立法、司法實踐中應該在何種情形下域外適用我國專利法提出建議。
美國專利法,是在不斷總結(jié)有關(guān)專利權(quán)判例的基礎上制定和完善的,《美國專利法》的域外適用也是如此。美國憲法授權(quán)美國國會,“通過授予作者或發(fā)明人對他們的著作或發(fā)明在一定時間范圍內(nèi)的排他的權(quán)利保護,促進科學及實用工藝的發(fā)展”②U.S.CONST.art.I,§8,cl.8.。根據(jù)該項規(guī)定,美國第一屆國會在1790年就頒布了《美國專利法》,該法經(jīng)過1793年、1836年、1952年及1980年修訂,對美國法院有關(guān)專利的普通法不斷進行規(guī)范整理,美國專利制度在這些不斷頒布的修正案中逐漸發(fā)展完善③Craig Allan Nard,Legal Forms and the Common Law of Patents,90:51 B.U.L.REV.51,53-55 (2010).See generally Graham v.John Deere,383.U.S.1 (1966).。美國專利法通過授予發(fā)明人對適法專利標的在一定時間范圍內(nèi)享有專有使用權(quán),來達到鼓勵創(chuàng)造發(fā)明和科技創(chuàng)新,從而促進科技進步,最終刺激經(jīng)濟發(fā)展的目的。專利法自產(chǎn)生之日起,就被認為具有強烈的地域性,只能在一國范圍內(nèi)適用,而不能適用于域外[3]6。美國專利法也不例外,在布朗案中,美國最高法院曾明確指出,專利法沒有域外適用效力,國會在制定這些法律的時候不曾希望將其適用于域外④Brown v.Duchesne,60 U.S.(19 How.)183,195,15 L.Ed.595 (1856)。但是,隨著現(xiàn)代交通和通信技術(shù)的發(fā)展,世界各國經(jīng)濟聯(lián)系的日益增加,出現(xiàn)了很多在美國領(lǐng)域外對美國專利權(quán)進行侵犯的行為,美國專利法的域外適用問題逐漸引起注意。1972年美國聯(lián)邦最高法院判決的“賴川公司訴深南包裝公司”案的判決最終導致美國國會制定了《美國專利法》域外適用的法律修正案。
《美國專利法》域外效力的規(guī)定起源于美國“深南包裝公司”案⑤Laitram Corp.v.Deepsouth Packing Co.,301 F.Supp.1037,1040 (1969).,該案涉及到一項處理蝦皮蝦線的專利技術(shù)。吃蝦要將做熟的蝦皮和蝦線去掉才能享受美味,但是在餐桌上去除蝦線往往讓人不堪其煩,還不能將難看蝦線剝除干凈,嚴重影響享受美食的愉快心情。在美國這樣的消費至上的工業(yè)化國家,很快就有人回應了這種需要,發(fā)明了專用的蝦線去除器,這一設備能夠迅速以較低成本處理大量的蝦。賴川公司就從發(fā)明人那里取得了這一技術(shù)和設備,1958年賴川公司取得了蝦線去除器的專利授權(quán),從而具有使用這一技術(shù)和設備的獨占權(quán)。深南公司也一直在進行類似設備的制造和設計,在賴川公司取得專利以后,深南公司也開始生產(chǎn)和銷售一種類似的蝦線去除器。賴川公司于1968年在美國聯(lián)邦地區(qū)法院對深南公司提起專利侵權(quán)之訴,要求法院發(fā)布禁令,禁止深南公司的專利侵權(quán)行為。地區(qū)法院認定深南公司發(fā)明的設備存在專利侵權(quán),并對深南公司發(fā)出了禁令。該案上訴到美國聯(lián)邦第五巡回法院,巡回法院對禁令表示支持①Laitram Corp.v.Deepsouth Packing Co.,443 F.2d 928 (1971).。深南公司繼續(xù)上訴到美國聯(lián)邦最高法院,要求對初審法院發(fā)布禁令的適用范圍進行限制,要求法院允許深南公司在美國以外的地方銷售其機器設備。根據(jù)《美國專利法》第271 條(a)款規(guī)定,“任何在美國境內(nèi)生產(chǎn)或銷售侵權(quán)設備的人均要承擔專利侵權(quán)責任”。深南公司根據(jù)該條的規(guī)定,主張其在美國之外制造銷售專利發(fā)明的行為并沒有違反《美國專利法》,該公司認為:“通過拆分生產(chǎn)過程,每一個產(chǎn)品都沒有完成生產(chǎn),也沒有違反美國專利法在美國境內(nèi)‘制造’或‘銷售’專利發(fā)明”。深南公司將蝦線去除器分成了三個獨立的零部件運送到了巴西,并隨附一份使用說明,說明了深南公司所面臨的法律困局,并向消費者保證最后將零部件組裝成完整蝦線去除器的步驟不需要特別技術(shù),且在一小時之內(nèi)就能完成。美國聯(lián)邦最高法院最終允許深南公司以這種方式繼續(xù)向巴西消費者售賣這一近乎組裝完成的蝦線去除器②Deepsouth Packing Co.v.Laitram Corp.,406 U.S.518,523-532 (1972).。
布萊克門大法官(justice Blackmun)對法院的多數(shù)意見提出了反對,他認為:“允許深南公司在美國之外銷售專利產(chǎn)品零部件的活動實際上是允許侵權(quán)人在專利權(quán)人的隔壁開設商店,剝奪專利權(quán)人享有實質(zhì)性海外市場的專利產(chǎn)品帶來的巨大商業(yè)利益。”③Id.at 534.(Blackmun,J.,dissenting).但最高法院的多數(shù)意見認為《美國專利法》僅僅適用于美國域內(nèi),對發(fā)生在美國以外的當事人主張的專利侵權(quán)不應該適用。因此,深南公司關(guān)于其域外組裝行為不違反美國專利法的主張得到了最高法院的認同,同時也暴露出《美國專利法》在保護專利權(quán)人的利益方面存在漏洞。
“深南包裝公司”案對《美國專利法》的域外適用帶來了直接影響,促使美國國會在《美國專利法》中加入域外適用條款,而專利法的域外適用同時又帶來了國際禮讓的問題,并使得如何平衡保護專利權(quán)人和遵守國際禮讓成為適用域外適用條款時必須考慮的兩個關(guān)鍵因素。
1.《美國專利法》域外適用條款的引入
“深南包裝公司”案暴露了美國專利法的一個致命缺陷,那就是潛在的侵權(quán)人通過在國內(nèi)完成侵權(quán)設備零部件的生產(chǎn),但在外國完成組裝過程,可以逃避專利侵權(quán)的責任認定乃至損害賠償責任。這種侵權(quán)剝奪了專利持有人潛在的國外市場,使專利持有人遭受了機會損失,專利權(quán)的市場價值大為貶低。而在“深南公司”案中,美國聯(lián)邦最高法院認為這種行為居然被當時的法律所允許④35 U.S.C.§ 271(a)(1970 ed.).。
為了應對美國最高法院在深南公司案中頗具爭議的判決,美國國會很快修改了《美國專利法》,在第271 條增加了(f)款,針對專利侵權(quán)人可以在美國向外國提供一項專利發(fā)明的零部件,以便在外國可以組裝成侵犯專利權(quán)的設備,第(f)款授予專利權(quán)人對這種侵犯專利的行為以訴權(quán),從而填補了因為深南公司的判決所暴露出來的漏洞。該條包括兩項,第一項涉及潛在侵權(quán)人將某一專利發(fā)明零部件的實質(zhì)性組成部分從美國出口到海外的行為;第二項涉及將為某一專利發(fā)明特別制作的組成部分出口到美國的行為⑤35 U.S.C.§ 271(f).。根據(jù)該條規(guī)定,《美國專利法》的域外適用性邁出了重要一步。
2.國際禮讓問題
美國國會在專利法中增加可以域外適用的第271 條第(f)款,固然可以對專利權(quán)人提供更好的保護,但將專利法適用于美國之外“侵權(quán)”行為,也帶來了有關(guān)國際禮讓的隱憂。
美國法上規(guī)定了域外適用的內(nèi)國法在適用時往往要考慮國際禮讓,美國專利法第271 條第(f)款也不例外?!岸Y讓”是指一國對另一國法律的尊重,并希望對方也會對本國的法律給予同樣的尊重。但是,對禮讓的確切內(nèi)容到底應該包括什么,無論是法院還是學者都莫衷一是。由于缺乏明確的法律框架和構(gòu)成要件,法院在實踐中往往各行其是,以各自認為合適的方式來判斷是否有違禮讓①William Dodge,International Comity in American Law,115 COLUM.L.REV.2071,2073-74,2094 (2015).。在適用第271 條第(f)款時,美國法院通常將“禮讓”的適用表示為“反域外適用推定”的適用。所謂的“反域外適用推定”是指一項聯(lián)邦法律,如果國會沒有明確相反的意圖,應該認為該法只能在美國領(lǐng)域內(nèi)適用。反域外適用推定有助于避免美國法院的判決與其他國家的法律產(chǎn)生沖突②Id.at 2080.。
美國法院的實踐表明,專利法第271 條(f)款規(guī)定的域外適用也要考慮國際禮讓③Deepsouth Packing Co.v.Laitram Corp.,406 U.S.518 (1972);Microsoft,550 U.S.437,444-45 (2007);Life Tech.Corp.v.Promega Corp.,137 S.Ct.734 (2017).。這就使得美國法院在分析專利法域外適用時,必須考慮兩方面的利益,即保護專利權(quán)人的利益,和避免國際社會反對美國域外適用法律的利益,并在二者之間達到適當?shù)钠胶狻R环矫?,專利?quán)人的專利應當獲得完全保護,防止侵權(quán)人通過將侵權(quán)設備運往國外組裝而規(guī)避專利法的制裁,因為無論國內(nèi)還是國外的公司,如果可以通過在國外組裝的方式避開侵犯專利權(quán)的責任,這與專利法的基本理念“保護專利權(quán)人的財產(chǎn)利益”相沖突。另一方面,遵守“國際禮讓”能使法院在解釋第271 條第(f)款時避免冒犯他國④Microsoft,550 U.S.437,455 (2007).。雖然美國專利法是保護發(fā)明人免受專利侵權(quán)的一項有力武器,它在適用于外國的侵權(quán)行為時,就產(chǎn)生了和他國專利法沖突的風險⑤RJR Nabisco,Inc v.European Cmty.,136 S.Ct 2090,2100 (2016).。換句話說,應對跨國侵權(quán)行為的國際專利法,最好是通過相關(guān)國家間協(xié)商合作,并考量各國的利益,才能達成最佳的規(guī)制方案。一國在域外適用本國專利法和專利法具有地域性的國際共識不符合,不應鼓勵⑥See,e.g.,Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights arts.27-34,44-46,Apr.15,1994,1869 U.N.T.S.299.。
3.有關(guān)《專利法》域外適用條款的實踐
《美國專利法》的域外適用條款第271 條第(f)款制定以后,法院對該條的適用力圖平衡上述兩種利益,集中體現(xiàn)在對反域外適用推定的運用上。但法院的態(tài)度并不一致,主要有三種:一是強制適用反域外適用推定;二是僅提及反域外適用推定但并未適用;三是根本就沒有提及反域外適用推定。
第一種情形,對反域外適用推定強制適用,拒絕域外適用美國專利法,從而能夠避免不必要地冒犯他國。例如,在2007年的“微軟訴美國電信公司”案中⑦Microsoft Corp.v.AT&T Corp.,550 U.S.437 (2007).,美國聯(lián)邦最高法院面臨的問題是軟件是否構(gòu)成第271 條(f)款規(guī)定中的零部件,法院拒絕將第271 條(f)款適用于該案。法院認為,第271條(f)款的性質(zhì)特殊,是專利法不得域外適用的一項“例外規(guī)定”,法院根據(jù)反域外適用推定,認為只要對聯(lián)邦成文法是否域外適用這個問題存疑,就解釋為意味著這一法律不能域外適用,因此,在外國使用微軟軟件的行為不在第271 條(f)款的調(diào)整范圍內(nèi)。
顯然,這一判決是適用反域外適用推定的結(jié)果。反域外適用推定的適用既與法院應當狹義解釋例外規(guī)定的理論保持了一致,同時,法院承認專利法和其他法律一樣,要以反域外適用推定作為理解其適用范圍的背景原則⑧Carnegie Mellon Univ.v.Marvell Tech.Grp.,Ltd.,807 F.3d 1283,1306 (Fed.Cir.2015).。通過援用該推定,最高法院確保判決不會損害國際專利制度基本共識,即專利法只在各自所屬國家內(nèi)部生效。
第二種情形,法院只是提及推定,但當適用推定與他們想要的判決結(jié)果相反的時候,就放棄適用推定。2010年聯(lián)邦巡回法庭審理的“離岸深水鉆探公司訴莫斯合同商”案中①Transocean Offshore Deepwater Drilling,Inc.v.Maersk Contractors USA,Inc.,617 F.3d 1296 (Fed.Cir.2010).,專利持有人因為在外國海上鉆井設備受到專利侵權(quán)而提起訴訟。法院在該案中認定第271 條第(f)款不能適用,該案中沒有發(fā)生當事人所指控的專利侵權(quán)。法院在該案中確認了反域外適用推定的可適用性,但沒有解釋這一推定是否以及如何對法院判決產(chǎn)生影響。法院的判決表明,盡管對反域外適用推定的重要性有共識,但其適用具有隨機性,如果法院認為適用推定,會產(chǎn)生與其希望的結(jié)果相沖突,就會忽略推定的適用。
第三種情形,法院有時完全不提反域外適用推定,直接忽視了這一為法律推理提供強有力指引的根據(jù)。2017年,最高聯(lián)邦法院審理了“生命技術(shù)公司訴普諾美公司”上訴案②Life Tech.Corp.v.Promega Corp.,137 S.Ct.734 (2017).,此案主要涉及一套海外組裝的DNA 檢驗設備,法院需要確定第271條(f)款是否適用。法院判決中提到了專利法強烈的國內(nèi)適用性質(zhì),但沒有討論反域外適用推定,法院最終認定被指控的侵權(quán)人行為沒有違反第271條(f)款。在這份認定專利法具有地域性的判決中,法院的推理沒有對反域外適用推定進行任何形式分析,這無疑影響了反域外適用推定對第271 條(f)款的適用。
上述三種案件表明,法院對專利法域外適用,尤其是在適用反域外適用推定時具有不確定性③Timothy R.Holbrook,Boundaries,Extraterritoriality,and Patent Infringement Damages,92 NOTRE DAME L.REV.1745,1749 (2017).,法院也沒有就反域外適用推定在美國專利法域外適用的實踐中如何起作用建立起一以貫之的標準,使得推定的適用具有不一致性。
總之,專利法作為一項具有較強地域性的成文法,其域外適用受到嚴厲的限制。但是隨著跨國侵犯專利行為的日益增長,尤其是在深南公司案中,美國聯(lián)邦最高法院囿于專利的地域性,不得不允許專利侵權(quán)人通過在美國制造專利設備的零部件,而到國外組裝成侵犯專利權(quán)的設備的方式規(guī)避專利法規(guī)制,繼續(xù)實施專利侵權(quán),這導致美國國會制定了第271 條(f)款的規(guī)定,將專利法適用于部分發(fā)生在外國的專利侵權(quán)行為。這有利于保護專利權(quán)人的合法利益,但是也對專利權(quán)地域性帶來空前挑戰(zhàn)。實踐中,美國法院通過適用反域外適用推定原則,來限制第271 條(f)款的適用,但是由于美國法院適用反域外適用推定原則的不一致,帶來了很多專利法域外適用懸而未決的問題,專利侵權(quán)損害賠償?shù)挠蛲膺m用就是其中之一。
顯然,在域外適用美國專利法域以認定一些發(fā)生在外國的侵權(quán)行為,還不能完全達成保護專利權(quán)人利益的目的,專利權(quán)人進行專利訴訟的目的是為了獲得賠償,能否就外國市場上的損失得到賠償也就成為一個重要問題。
在發(fā)生跨國專利侵權(quán)時,美國法院首先根據(jù)第271 條確認某一指控的行為是否構(gòu)成侵權(quán)④35 U.S.C.§271.,如果法院認為某一行為構(gòu)成侵權(quán),它接著就根據(jù)第284條專利損害賠償?shù)囊?guī)定給予救濟⑤35 U.S.C.§284.。專利法第284條規(guī)定了專利侵權(quán)損害賠償?shù)淖畹蜆藴省春侠淼膶@卦S費,同時還允許法院向?qū)@麢?quán)人判決“足以補償侵權(quán)損失”的損害賠償,甚至可以支持陪審團所給予損害賠償三倍的損害賠償金。當專利權(quán)人試圖追回發(fā)生在國外市場因?qū)@謾?quán)而產(chǎn)生的損失時,就產(chǎn)生了是否應該就域外損失進行賠償,或者說專利法的損害賠償條款是否應該域外適用的問題。對這一問題學者持有不同的觀點。
美國在兩起涉及專利法第271 條(a)款所規(guī)定的專利侵權(quán)行為的案件中,明確拒絕了專利權(quán)人就所涉侵權(quán)行為造成的國外損失給予損害賠償?shù)恼埱?。?013年的“帕沃英蒂格盛訴費爾切半導體公司”案中,帕沃公司主張費爾切公司侵犯其手機充電器芯片專利技術(shù),并要求侵權(quán)人就該侵權(quán)行為所能預見的損失包括海外的損失給予“全額賠償”(full compensation)。在認定費爾切公司的行為構(gòu)成了對帕沃公司的專利侵權(quán)后,對費爾切公司在海外生產(chǎn)、使用、銷售包含所涉專利技術(shù)的產(chǎn)品對帕沃公司造成的海外損失,聯(lián)邦地區(qū)法院和巡回法院均拒絕給予賠償。聯(lián)邦巡回法庭的結(jié)論是:在符合第271 條(a)款的專利侵權(quán)案件中,專利權(quán)人不能就美國領(lǐng)域內(nèi)的直接侵權(quán)行為在海外市場遭受的域外損失獲得損害賠償①Power Integrations,Inc.v.Fairchild Semiconductor Int'l.,Inc.,711 F.3d 1348 (Fed.Cir.2013).。
2015年,聯(lián)邦上訴法院又審理了“卡耐基梅隆大學訴邁威公司”案,也拒絕卡耐基梅隆大學就邁威公司違反第271 條(a)款的專利侵權(quán)行為而主張海外市場損失的損害賠償。在該案中,卡耐基梅隆大學因為邁威公司侵害了它的數(shù)據(jù)硬盤刻錄技術(shù)專利而提起訴訟②Carnegie Mellon Univ.v.Marvell Tech.Grp.,Ltd.,807 F.3d 1283,1306 (Fed.Cir.2015).,邁威公司是一家硅谷的半導體公司,在美國設計芯片,在全球制造和出售芯片。邁威公司在美國說服客戶購買其芯片的過程中,在測試芯片及進行計算模擬時,都使用了卡耐基梅隆的專利技術(shù),這些都屬于芯片公司的銷售環(huán)節(jié)。卡耐基梅隆主張這些行為構(gòu)成了第271 條(a)款的侵權(quán)行為,這些行為直接導致了邁威公司在海外能夠銷售其芯片。
地區(qū)法院認同卡耐基梅隆大學就其在美國以及海外的損失獲得賠償。聯(lián)邦巡回法院推翻了地區(qū)法院判決對卡耐基梅隆大學的海外損失給予賠償?shù)牟糠忠蟆?/p>
在認定這一案件只與第271 條(a)款規(guī)定的專利侵權(quán),即在美國境內(nèi)“制造、使用、提供銷售或者銷售,或進口侵犯專利權(quán)的產(chǎn)品”有關(guān)之后,聯(lián)邦巡回法院強調(diào)指出,聯(lián)邦地方法院沒有就反域外適用推定給予陪審團以指示是錯誤的。法院還指出,反域外適用推定既適用于對侵權(quán)責任構(gòu)成的審理,也適用于損害賠償?shù)膶徖?。根?jù)反域外適用推定,法院認定,盡管邁威技術(shù)公司在域外的侵權(quán)活動與其國內(nèi)活動之間具有直接因果關(guān)系,但其行為發(fā)生在域外,因此,不能就該行為主張損害賠償。因此,盡管在外國的銷售和卡耐基梅隆大學受到的侵權(quán)影響之間具有因果聯(lián)系,巡回法院拒絕了下級法院的因果關(guān)系為基礎確定是否域外適用損害賠償規(guī)定的方法,推翻了下級法院作出的對卡耐基梅隆大學在外國所受損害的賠償判決?!翱突仿〈髮W訴邁威公司”案再次提出了專利法上的損害賠償規(guī)定的域外適用的問題。巡回法院認為,如果所指控的行為是根據(jù)第271 條(a)款被認定為侵權(quán)行為時,專利權(quán)人就不能根據(jù)第284條就其域外的侵權(quán)損失獲得賠償。
根據(jù)“卡耐基梅隆大學訴邁威公司”案的邏輯,既然第271 條(a)款的侵權(quán)行為導致的國外損失不能賠償,那么根據(jù)第271 條(f)項的規(guī)定構(gòu)成侵權(quán)行為,專利權(quán)人的國外損失是否應該賠償呢?維森蓋克案就解決了這個問題。
2018年,美國最高法院審理了“威森蓋克訴伊恩地理物理公司”案,以厘清第271 條(f)款關(guān)于域外侵權(quán)行為條款和第284 條損害賠償條款的域外適用之間的關(guān)系③WestemGeco v.ION Geophysical Corp.,138 S.Ct.2129 (2018).。
伊恩公司在美國國內(nèi)生產(chǎn)維森蓋克公司的地殼探測技術(shù)專利的零部件,并將這些零部件運送到國外組裝成和維森蓋克的技術(shù)專利一樣的產(chǎn)品,并在公海的大型勘探船上進行安裝④WestermGeco LLC v.ION Geophysical Corp.,837 F.3d 1358,1367 (Fed.Cir.2016).。在認定被告根據(jù)第271 條(f)款將侵犯專利權(quán)的組成部分運送國外后組裝成專利侵權(quán)產(chǎn)品,從而構(gòu)成該條規(guī)定的侵權(quán)行為之后,陪審團作出了被告賠償維森蓋克公司1 250 萬美元專利使用費和侵權(quán)全部的經(jīng)濟損失(lost profits)9 340 萬美元⑤WestemGeco LLC v.ION Geophysical Corp.,953 F.Supp.2d 731,755 (S.D.Tex.2013),aff’d in part,rev’d in part,791 F.3d 1340 (Fed.Cir.2015).。在討論第271 條(f)款和第284 條時,法院要確定維森蓋克能否基于第284 條來獲得域外損失的損害賠償。地區(qū)法院認為原告能夠就國外損失獲得損害賠償①953 F.Supp.2d 731,755-756 (S.D.Tex.2013).,聯(lián)邦巡回法院推翻了地區(qū)法院的判決②WesternGeco LLC v.ION Geophysical Corp.,791 F.3d 1340,1343 (2015).,美國最高法院推翻了巡回法院的判決,重新確認對外國損失應該給予賠償。
1.美國聯(lián)邦最高法院多數(shù)意見
最高法院關(guān)于應該賠償外國損失的理由出人意料的簡單。法院顯然意識到了該案是要確定第284 條損害賠償條款的域外效力問題,法院因此采用納比斯克案中的兩段標準來判斷是否應該域外適用法律。首先,確定所涉及的法律是否明確排斥了反域外適用推定的適用,即國會明確表明了希望將該法律適用于域外的意圖。如果沒有發(fā)現(xiàn)國會的明確意圖,則確定第271 條(f)款第(2)項所涉案件是否涉及法規(guī)的國內(nèi)適用。法院徑直跳過了納比斯克案的第一步,因為第一步“對未來的案件有深遠影響”,如果直接確定反域外適用推定對損害賠償是否適用,法院作出任何結(jié)論都會影響其他法律規(guī)定的損害賠償條款的域外適用③WesternGeco,138 S.Ct.at 2136.。法院直接進行第二步分析,認定第284 條損害賠償條款的規(guī)范焦點是侵權(quán)行為(infringement),而該案中的侵權(quán)行為是第271 條(f)款第(2)項所針對的“從美國境內(nèi)”出口侵權(quán)零部件的行為。因此,第271 條(f)款第(2)項規(guī)范焦點是在“美國生產(chǎn)零部件”這項國內(nèi)活動,而不是在域外組裝零部件的活動。而根據(jù)第271 條(f)款第(2)項專利權(quán)人的損失包括在外國的損失。因此,法院認為該案中應該支持對域外損失的賠償。最后,法院還針對被上訴人的主張,強調(diào)在本案中就外國損失給予損害賠償,并不是損害賠償條款的域外適用,而是域內(nèi)適用。
2.反對意見
維森蓋克案的判決結(jié)果雖然為大多數(shù)學者認同,但是其判決理由則遭到很多批評。最高法院戈薩奇大法官的反對意見也對判決可能導致的案件泛濫表示擔憂④WesternGeco,138 S.Ct.at 2142.。戈薩奇大法官與布雷耶大法官的擔憂有兩點。一是多數(shù)意見的觀點過度寬泛,包含了所有因第271 條(f)款侵權(quán)造成的第284 條所規(guī)定的損害賠償,戈薩奇反復強調(diào),“美國專利只對在美國境內(nèi)的生產(chǎn),使用和銷售過程提供法律上的獨占權(quán)”。戈薩奇大法官更認為維森蓋克案中的賠償針對的是一個虛假的獨占權(quán),維森蓋克公司實際上通過美國的專利保護,來有效地執(zhí)行其在國外進行勘測業(yè)務的獨占權(quán)。戈薩奇因此認定,該案將美國專利權(quán)人的專利權(quán)拓展到了海外市場,是不合理的。這種不合理的越界專利保護會導致外國主權(quán)國家報復風險的上升。法院對在國外發(fā)生的行為適用美國法律,并且對國外的損失給予損害賠償,會導致其他國家也利用其本國的法律和法院來對美國經(jīng)濟施加控制的風險。
二是,戈薩奇大法官還指出多數(shù)意見的不合理之處,“會使被告因出口零部件而違反第271 條(f)款第(2)項給予的賠償,比因出口侵權(quán)設備整件而違反第271 條(a)款而給予的損害賠償更多⑤WesternGeco,138 S.Ct.at 2142.。第271 條(a)款主要保護的是在美國境內(nèi)使用侵權(quán)設備的行為,而第271 條(f)款沒有這樣的領(lǐng)域限制。法院在維森蓋克案中支持域外損失賠償?shù)挠^點,將使得專利持有人在外國侵權(quán)人使用的侵權(quán)設備中包含來自美國的零部件時,能夠就域外損失獲得損害賠償。而如果侵權(quán)人在美國境內(nèi)生產(chǎn)完整的侵權(quán)設備,后來這些侵權(quán)設備在出口海外使用時反而不會因?qū)@麢?quán)人的域外損失導致?lián)p害賠償,因為這一行為屬于第271 條(a)款的規(guī)定范圍,而該條僅適用在美國境內(nèi)使用的行為。這樣的結(jié)果顯然不合常理。
不論是多數(shù)意見將該案中的域外損失的賠償當作損害賠償條款的域內(nèi)適用問題,還是反對意見認為賠償外國損失構(gòu)成了損害賠償條款的域外適用,因而應該禁止,本質(zhì)上,最高法院的這一判例表明,美國專利法的域外適用,已經(jīng)從專利侵權(quán)行為的構(gòu)成,發(fā)展到了專利侵權(quán)損害賠償條款的域外適用。
事實上,維森蓋克案對域外損失應否賠償?shù)挠^點已經(jīng)產(chǎn)生了實際的影響。就在最高法院對維森蓋克案作出判決后的數(shù)周,帕沃英蒂格盛訴費爾切半導體公司案,本來上訴法院基于聯(lián)邦巡回法院對維森蓋克案①WesternGeco,837 F.3d 1358,1367 (Fed.Cir.2016).的判決駁回了該公司基于第271條(a)款主張域外損害賠償?shù)恼埱髾?quán)的,帕沃公司現(xiàn)在主張,最高法院在維森蓋克案中對域外損失的態(tài)度逆轉(zhuǎn),意味著他們的域外損失也應該獲得賠償。上訴法院贊成了這一觀點。法院解釋,雖然該案中被訴侵權(quán)行為與維森蓋克案中的不同,這些侵權(quán)行為所造成的域外損失卻不應該區(qū)別對待②Power Integrations,2018 WL 4804685,at *1.。因此,盡管該案中侵權(quán)行為系根據(jù)第271 條(a)款規(guī)定而認定,法院認為維森蓋克案的判決意味著推翻其之前的判決,因此,上訴法院法院認為在發(fā)回重審的時候,應該擴大損害賠償?shù)姆秶?/p>
維森蓋克案對美國專利法域外適用的發(fā)展,無疑為我國專利法的域外適用問題提供了新的視角。
美國專利法的域外適用,在學者中引起了爭論。有學者認為,維森蓋克案判決的結(jié)果具有合理性,但是在判決理由上存在重大缺陷。就判決結(jié)果來說,在維森蓋克案中,法院所查明的事實都能為最高法院支持賠償損失提供正當理由。首先,維森蓋克案中的國外侵權(quán)行為出現(xiàn)在了公海,這使外國國家對美國法律域外適用于公海的而受損害的利益較小。其次,雖然維森蓋克持有地殼探測技術(shù)專利,但它只是自己使用這項技術(shù)以提供勘測服務③WesternGeco LLC v.ION Geophysical Corp.,791 F.3d 1340 (Fed.Cir.2015).,而當伊恩公司的客戶在國外組裝產(chǎn)品時,他們與維森蓋克自己的海底測量業(yè)務產(chǎn)生了直接競爭,這種直接影響符合法院在限制損害賠償時對因果關(guān)系的考量④Brief of Amicus Curiae of Houston Intellectual Property Law Association In Support of Neither Party,WesternGeco v.ION Geophysical Corp.,138 S.Ct.2129.。因此,給予賠償?shù)呐袥Q結(jié)果具有合理性。
但是法院為論證其判決結(jié)果,多數(shù)意見故意偏離了該案的核心,即美國專利法損害賠償條款的域外適用問題,對于反域外適用推定是否應該適用,以及應該如何適用沒有作出明確的指示,錯失了正面闡述美國專利法的域外適用與國際禮讓關(guān)系基本法理的絕好機會。
從美國專利法域外適用的法律和法理發(fā)展來看,專利法雖然具有嚴格的屬地性,但是這種屬地性由于國際經(jīng)濟環(huán)境的變化,已經(jīng)逐漸被突破。專利法在一定范圍內(nèi)的域外適用,對于保護專利權(quán)人的利益,實現(xiàn)專利法的目的,具有重要意義。目前美國的實踐表明,在某些和域內(nèi)行為相聯(lián)系的域外行為可以因為美國專利法的域外適用而被認定為侵權(quán)行為;同時,對某些特定的域外侵權(quán)行為所造成的域外損失,根據(jù)美國專利法損害賠償?shù)挠蛲膺m用,也能夠獲得賠償。美國理論和實踐的發(fā)展表明,我國在堅持專利法的屬地性的同時,根據(jù)實際的需要,應該適時增加域外適用條款。
目前,我國有關(guān)跨國專利侵權(quán)及其損害賠償?shù)囊?guī)范,主要體現(xiàn)在《中華人民共和國涉外民事關(guān)系法律適用法》第50 條,該條規(guī)定知識產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)責任,適用被請求保護地法律,當事人也可以在侵權(quán)行為發(fā)生后協(xié)議選擇適用法院地的法律。在專利而言,請求保護地是專利的授予地。有學者認為我國專利法的域外適用受制于《中華人民共和國涉外民事關(guān)系法律適用法》的上述規(guī)定[4]6。
我國的司法實踐中較少出現(xiàn)需要專利法域外適用的案件。在20世紀90年代,在我國當時專利法沒有規(guī)定間接侵權(quán)的情形下,山西省高級人民法院曾在太原重型機器廠訴太原電子系統(tǒng)公司、陽泉電子設備二廠的專利侵權(quán)案中,認定出口部件到我國境外組裝的行為構(gòu)成專利侵權(quán)⑤山西省高級人民法院〔1993〕晉經(jīng)終字第152 號民事裁判書。。2012年上海市第一中級人民法院受理的上海智臻網(wǎng)絡科技有限公司訴蘋果電腦貿(mào)易(上海)有限公司、蘋果公司的賽睿(siri)系統(tǒng)侵犯發(fā)明專利案,隨著最高人民法院認定智臻公司的小愛(小i)機器人專利的有效,未來的訴訟就可能涉及我國專利法的域外適用。
最近十年,隨著我國經(jīng)濟科技實力的大幅提升,專利保護水平進一步提高,我國法院審理的專利糾紛案件越來越多。由于我國專利法的規(guī)定較為原則,很多問題需要人民法院在實踐中解決。對于專利法的域外適用,盡管我國司法實踐采取了較為慎重的態(tài)度,也還是因應時代需要作了有限的規(guī)定。例如,2013年北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南》第108 條規(guī)定:“提供、出售或者進口專門用于實施他人產(chǎn)品專利的材料、專用設備或者零部件的,或者提供、出售或者進口專門用于實施他人方法專利的材料、器件或者專用設備的,上述行為人與實施人構(gòu)成共同侵權(quán)。”①北京市高級人民法院:《專利侵權(quán)判定指南》,2013年9月4日。該條規(guī)定實際上對進口侵犯專利權(quán)產(chǎn)品的行為進行了規(guī)制。
但是,最高人民法院在其頒布的司法解釋中,對專利法的域外適用采取了更為慎重的態(tài)度。如2016年我國最高人民法院頒布了《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》②參見《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第21 條。,對于制造專利設備零部件及其組成部分提供組裝成侵犯專利權(quán)設備的行為,以及誘導他人使用獲得專利的方法與產(chǎn)品而侵犯專利的行為,都作出了明確規(guī)定;但是這些規(guī)定是否也適用于侵權(quán)人在域外行為,尚不得而知,顯示了最高人民法院在該問題上的慎重。但是很顯然,隨著我國專利保護水平的進一步提升,我國專利法的域外適用將是我國立法機關(guān)和司法機關(guān)很快就要面臨的問題。
考慮《中華人民共和國專利法》實施的現(xiàn)狀,為了進一步完善我國專利法對專利的保護,鑒于美國、德國等制造業(yè)發(fā)達國家在專利法域外適用實踐上的發(fā)展[5]89,我國可以對專利域外適用作出原則性的規(guī)定,并同時規(guī)定專利域外適用要考慮國際禮讓,在他國的專利法可能適用的情形下,應該根據(jù)禮讓對中國專利法是否域外適用作出權(quán)衡。具體而言,我國專利法應該可以適用的發(fā)生在中國領(lǐng)域外的行為包括:一是在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)制造侵犯中國專利產(chǎn)品的組成部分,或者制造侵犯專利產(chǎn)品組成部分的關(guān)鍵部件出口到外國的行為;二是在境外制造、使用、銷售侵犯中國專利的產(chǎn)品經(jīng)過進口進入到中國的行為。此外,對涉及方法專利的域外侵權(quán),我國可以參考德國的實踐,規(guī)定將已經(jīng)在中華人民共和國獲得專利授權(quán)的方法未經(jīng)授權(quán)分成若干步驟,在不同國家實施,且該專利方法的實質(zhì)性優(yōu)點體現(xiàn)在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)的實施行為,為侵權(quán)行為。對于這些專利侵權(quán)行為所造成的海外損失,專利權(quán)人應請求損害賠償。