淺談如何提升創(chuàng)造性審查意見通知書質(zhì)量和效率

劉 健

一、引言

在科學(xué)技術(shù)快速發(fā)展和經(jīng)濟(jì)全球化的時(shí)代背景下，習(xí)近平總書記明確提出，創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)就是保護(hù)創(chuàng)新。知識產(chǎn)權(quán)工作關(guān)系我國高質(zhì)量發(fā)展，也關(guān)系國家安全，可見知識產(chǎn)權(quán)的價(jià)值和影響日益凸顯。著力提高發(fā)明專利審查質(zhì)量和審查效率是我國當(dāng)前的一項(xiàng)重要任務(wù)，提高通知書的全面性和有效性，對于提高審查質(zhì)量和效率而言至關(guān)重要。簡單來說，要求專利審查員（以下簡稱審查員）做到全面準(zhǔn)確高效的審查，但在實(shí)踐中，影響專利審查的因素涉及方方面面，例如申請文件的撰寫質(zhì)量、審查員個(gè)體審查能力、專利申請人（以下簡稱申請人）/專利代理師（以下簡稱代理師）的意見陳述和答復(fù)水平、規(guī)章制度保障等。因此需要業(yè)務(wù)管理部門、審查員、申請人/代理師等多方努力，例如加強(qiáng)審查標(biāo)準(zhǔn)一致性制定、提高申請文件的撰寫/答復(fù)質(zhì)量、審查員向本領(lǐng)域技術(shù)人員趨近的能力培養(yǎng)、審查員審查策略的提升等。

二、審查標(biāo)準(zhǔn)一致性的制定

專利審查必須依據(jù)審查標(biāo)準(zhǔn)，審查標(biāo)準(zhǔn)制定與執(zhí)行的質(zhì)量也就在很大程度上決定了審查通知書執(zhí)行的一致性和有效性，進(jìn)而也會(huì)影響審查質(zhì)量和效率，具體體現(xiàn)在前、后審級標(biāo)準(zhǔn)的不一致①朱濤，劉桂明.從源頭抓專利審查質(zhì)量的提高.中國發(fā)明與專利.2010(4):90-92.，導(dǎo)致審查員審查標(biāo)準(zhǔn)的波動(dòng)；審查員水平差異和主觀判斷造成的不一致，例如，同一審查員對創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)的把握尺度不統(tǒng)一，或者不同審查員對同類申請的審查結(jié)果不一致。因此，在滿足專利法及專利法實(shí)施細(xì)則要求的前提下，依據(jù)各領(lǐng)域特點(diǎn)來制定滿足各領(lǐng)域?qū)彶樾枨蟮膶彶闃?biāo)準(zhǔn)，保證各領(lǐng)域內(nèi)審查操作的一致性，具有重要的指導(dǎo)意義。目前國家知識產(chǎn)權(quán)局定期形成的《局級審查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致案例匯編》、國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查作協(xié)天津中心制定的《低質(zhì)量申請典型案例集》《異常案件甄別篩選辦法》等，對于特定類型的案件明確了審查標(biāo)準(zhǔn)和處理辦法，促進(jìn)了審查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致。只有審查標(biāo)準(zhǔn)得到統(tǒng)一，審查員在具體審查操作過程中，才能夠依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)做到審查一致，通知書的全面性和有效性才能夠得到保證。

三、審查員向本領(lǐng)域技術(shù)人員趨近的能力提升和培養(yǎng)

為了統(tǒng)一專利審查標(biāo)準(zhǔn)、減少主觀因素，專利法中引入了“所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員”的概念。所屬領(lǐng)域技術(shù)人員是判斷的創(chuàng)造性主體和基石，因此在評價(jià)發(fā)明是否具備創(chuàng)造性過程中，要基于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的知識和能力進(jìn)行評價(jià)。雖然統(tǒng)一了判斷主體的參照標(biāo)準(zhǔn)，但在判斷是否“顯而易見”過程中仍然會(huì)受審查員的主觀因素影響。創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)是否客觀統(tǒng)一，審查員的專業(yè)技術(shù)水平對于專利的審查質(zhì)量起著決定性作用，具體決定了其對發(fā)明技術(shù)方案的理解程度、通知書的撰寫水平、審查進(jìn)度以及審查結(jié)果的走向。由于專利的審查工作是一項(xiàng)需要將科學(xué)技術(shù)、分析思維、語言技能與專利法知識結(jié)合在一起的工作，對于審查員的能力要求較高。在實(shí)際審查過程中，從事多年專利審查、具有工作經(jīng)驗(yàn)的審查員，整體要比年輕、無工作經(jīng)驗(yàn)的審查員審查質(zhì)量和效率高。目前我國年輕審查員居多，缺少實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)且審查經(jīng)驗(yàn)不足，對于技術(shù)知識掌握不夠深刻，導(dǎo)致創(chuàng)造性的審查過程中不能完全站位本領(lǐng)域技術(shù)人員進(jìn)行審查。這一方面需要審查員不斷積累審查經(jīng)驗(yàn)、學(xué)習(xí)相關(guān)領(lǐng)域知識并了解專利法的相關(guān)知識；另一方面，需要業(yè)務(wù)管理部門定期為審查員開展各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括技術(shù)、法律、審查技能等方面的培訓(xùn)，加強(qiáng)審查員與企業(yè)的交流、實(shí)習(xí)，擴(kuò)大審查員的知識視野并掌握技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)，促進(jìn)審查員不斷趨近本領(lǐng)域技術(shù)人員的水平，提高審查員審查專利的效率和質(zhì)量。下文通過一個(gè)案例來說明審查員站位本領(lǐng)域技術(shù)人員來審查的重要性。

【案例1】

一種鏈輪系統(tǒng)，屬于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，為避免兩個(gè)鏈輪在轉(zhuǎn)動(dòng)過程中互相阻礙，該申請技術(shù)方案提出第一鏈輪和第二鏈輪應(yīng)滿足公式。基 于對該發(fā)明的初步理解，審查員認(rèn)為該申請的關(guān)鍵技術(shù)手段體現(xiàn)在上述公式當(dāng)中，而對于其他涉及鏈輪系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)內(nèi)容，認(rèn)定屬于現(xiàn)有技術(shù)。因此，將該公式作為創(chuàng)造性評價(jià)的落腳點(diǎn)，但在初步檢索過程中未檢索到與該申請形式相似的公式。隨后審查員基于本領(lǐng)域技術(shù)知識來深入分析該公式的含義，發(fā)現(xiàn)該公式中R2 為速度量綱，代表第二鏈輪的轉(zhuǎn)速，r1 為長度量綱，代表第一鏈輪的半徑，公式右端將兩個(gè)不同量綱的物理量進(jìn)行加法運(yùn)算顯然不合常理。經(jīng)過驗(yàn)證審查員發(fā)現(xiàn)23.14 即為eπ 保留小數(shù)點(diǎn)后兩位的近似值，將該等式代入該申請的公式后，該公式最終變形為：R1·r1=R2·r2。上述化簡后的公式實(shí)質(zhì)為本領(lǐng)域不打滑時(shí)鏈條傳動(dòng)的基本線速度公式，由此，該申請的技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性的結(jié)論清晰明確，且申請人認(rèn)同審查意見并撤回了該申請。在創(chuàng)造性評價(jià)過程中復(fù)雜公式的理解和檢索一直是審查的難點(diǎn)，但是正是因?yàn)閷彶閱T基于其熟練掌握本領(lǐng)域技術(shù)知識，能夠準(zhǔn)確站位本領(lǐng)域技術(shù)人員來理解案情，對發(fā)明內(nèi)容中的公式層層剝離，準(zhǔn)確聚焦和把握發(fā)明實(shí)質(zhì)，才保證了審查意見通知書的有效性。

四、創(chuàng)造性審查策略

“三性”審查意見通知書的整體要求應(yīng)做到事實(shí)認(rèn)定清楚、全面，把握發(fā)明實(shí)質(zhì)準(zhǔn)確，結(jié)合證據(jù)從整體上判斷創(chuàng)造性，審查意見重點(diǎn)突出、說理充分、簡明易懂、結(jié)論明確、法條運(yùn)用正確②國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局人事教育部.發(fā)明專利審查基礎(chǔ)教程：審查分冊2008[M].2 版.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2008:181-186.。而創(chuàng)造性又是實(shí)質(zhì)審查過程中涉及最多的法條，也是審查員和申請人最容易產(chǎn)生爭議的法條。因此，審查過程中，評述方式、檢索、證據(jù)有效性、公知常識以及說理等各個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)影響創(chuàng)造性的評價(jià)質(zhì)量。

（一）基于發(fā)明構(gòu)思來評述創(chuàng)造性

把握發(fā)明構(gòu)思對于正確使用“三步法”進(jìn)行創(chuàng)造性評判具有重要作用，可以避免將技術(shù)方案割裂看待，偏離創(chuàng)造性的立法宗旨③任志安，趙良.淺談基于發(fā)明構(gòu)思提取檢索要素［J］.專利代理，2010(4):82-84.。發(fā)明構(gòu)思來源于發(fā)明創(chuàng)造過程，是發(fā)明人為解決現(xiàn)有技術(shù)問題所提出的思路或想法，通常通過若干技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)④朱仁秀，楊永紅，孫紅要.體會(huì)發(fā)明構(gòu)思把握發(fā)明實(shí)質(zhì)［J］.審查業(yè)務(wù)通訊，2014,20(8):1-6.。因此，創(chuàng)造性評判中所述的發(fā)明構(gòu)思，通常被認(rèn)為是基于申請文件的記載而確定的改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)的思路。在確定發(fā)明構(gòu)思時(shí)，要從發(fā)明要解決的技術(shù)問題入手理解技術(shù)方案，并確定其關(guān)鍵技術(shù)手段，最后基于發(fā)明構(gòu)思來評判創(chuàng)造性。尤其是對于一些非正常低質(zhì)量或者超長權(quán)利要求案件，這類權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案通常結(jié)構(gòu)部件復(fù)雜、技術(shù)細(xì)節(jié)瑣碎，給審查帶來了一定的困難，對于這類案件尤其要注重把握發(fā)明實(shí)質(zhì)，基于發(fā)明構(gòu)思進(jìn)行評價(jià)創(chuàng)造性。

基于發(fā)明構(gòu)思評價(jià)創(chuàng)造性，注重證據(jù)支撐，強(qiáng)調(diào)對涉及發(fā)明構(gòu)思的關(guān)鍵技術(shù)手段應(yīng)當(dāng)采用對比文件評述。公知常識+公知常識舉證和/或推理存在主觀性，難以與申請人達(dá)成有效溝通，作為公知常識性證據(jù)使用的文獻(xiàn)應(yīng)當(dāng)用作對比文件來使用。下文以一案例說明作為公知常識性證據(jù)使用的文獻(xiàn)用作對比文件來使用對于提高通知書有效性的重要性。

【案例2】

一種嬰兒濕巾的制備方法，其權(quán)利要求1 所涉及的濕巾的“載體為交叉鋪網(wǎng)水刺竹漿無紡布”，這既是該申請的關(guān)鍵技術(shù)手段，也是歷次通知書中審查員與申請人雙方的爭議焦點(diǎn)之一，而審查員始終以“將濕巾復(fù)配液浸漬于無紡布中制成濕巾是本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段”、“是本領(lǐng)域技術(shù)人員所能想到的”的方式進(jìn)行簡單說理，顯然不利于與申請人的溝通，導(dǎo)致該案經(jīng)三通后才駁回結(jié)案，影響了審查效能。而實(shí)際上針對該技術(shù)手段進(jìn)一步檢索發(fā)現(xiàn)，一篇碩士學(xué)位論文“濕巾用水刺非織造材料工藝與性能研究”的現(xiàn)有證據(jù)公開了“竹漿纖維具有一定的抗菌性能，因此在開發(fā)抗菌型濕巾方向具有較大潛力”，“交叉鋪網(wǎng)水刺非制造材料的縱、橫向強(qiáng)力比得到改善，能經(jīng)受縱橫向作用力的反復(fù)揉搓，尺寸穩(wěn)定性好，生命周期較長。因此，濕巾用水刺非制造材料最好采用交叉鋪網(wǎng)方式制得”，即該證據(jù)給出了交叉鋪網(wǎng)水刺竹漿無紡布適合用于制備抗菌濕巾的技術(shù)啟示，如果審查員采用上述證據(jù)作為對比文件進(jìn)行評述，顯然說服力更強(qiáng)、也更容易讓申請人信服。

（二）全面高質(zhì)量檢索

審查專利需要審查員通過檢索現(xiàn)有技術(shù)，基于申請文件和現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比對后，最終對該專利申請能否授權(quán)做出判斷。因此，專利檢索是專利審查的重點(diǎn)和核心，抓好專利檢索質(zhì)量是有效提高審查意見通知書質(zhì)量的關(guān)鍵。

《專利審查指南》（2010 版）第二部分第七章3.2規(guī)定，“檢索主要針對申請的權(quán)利要求書進(jìn)行，并考慮說明書及其附圖的內(nèi)容。審查員首先應(yīng)當(dāng)以獨(dú)立權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案作為檢索的主題。這時(shí)，應(yīng)當(dāng)把重點(diǎn)放在獨(dú)立權(quán)利要求的發(fā)明構(gòu)思上，而不應(yīng)當(dāng)只限于獨(dú)立權(quán)利要求的字面意義，但也不必?cái)U(kuò)展到考慮說明及其附圖的內(nèi)容后得出的每個(gè)細(xì)節(jié)”。因此明確了檢索的重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)關(guān)注發(fā)明構(gòu)思，不能局限于權(quán)利要求的字面意思，但也不必?cái)U(kuò)展至說明書或附圖的每個(gè)細(xì)節(jié)。發(fā)明能夠解決的技術(shù)問題及所采用的關(guān)鍵技術(shù)手段作為一個(gè)整體構(gòu)成了發(fā)明的核心。因此，檢索要素提取的來源應(yīng)當(dāng)是整個(gè)申請文件，包括權(quán)利要求書、說明書、說明書附圖。而且檢索環(huán)節(jié)的發(fā)明構(gòu)思是一個(gè)完整的可檢索的技術(shù)方案，其組成要素包括技術(shù)領(lǐng)域、關(guān)鍵技術(shù)手段技術(shù)問題以及技術(shù)效果。相比較僅根據(jù)權(quán)利要求技術(shù)方案提取檢索要素，基于發(fā)明構(gòu)思提取檢索要素更符合檢索的實(shí)際需要，從而能夠確保檢索要素提取的全面性和準(zhǔn)確性，提升檢索的針對性和可預(yù)期性，有利于進(jìn)一步提高文獻(xiàn)的檢全率和檢準(zhǔn)率③，也就保證了后續(xù)審查意見通知書的質(zhì)量。

另外，檢索除了注重要基于發(fā)明構(gòu)思的檢索內(nèi)容來檢索外，還要按照審查部門制定的《檢索規(guī)范》要求，充分運(yùn)用檢索工具，例如：非專利檢索數(shù)據(jù)庫如IEEE、SpringerLink、SPIE、ACM、AIP、CNKI 等，當(dāng)前比較熱門的專利檢索系統(tǒng)如patentics、incopat 等，以及國家知識產(chǎn)權(quán)局目前自主開發(fā)的智能輔助檢索系統(tǒng)等，并且利用多種檢索策略或檢索方法進(jìn)行檢索，最終才能檢索到優(yōu)質(zhì)的對比文件、證據(jù)，從而保證檢索的全面性、高效性和準(zhǔn)確性。

（三）權(quán)利要求中存在不清楚、創(chuàng)造性等多個(gè)實(shí)質(zhì)缺陷的審查策略

對于權(quán)利要求中存在不清楚等形式缺陷的案件的審查策略，在不影響本領(lǐng)域技術(shù)人員理解案情的前提下，審查員應(yīng)當(dāng)針對發(fā)明實(shí)質(zhì)進(jìn)行深入檢索和“三性”審查。如果審查員在第一次審查意見通知書中僅指出不清楚的缺陷，顯然申請人答復(fù)通知書時(shí)克服不清楚等形式缺陷后，審查員需要發(fā)出第二次或在更多次審查意見通知書來指出“三性”缺陷，這樣的策略顯然審查效能不高。通常，審查員應(yīng)當(dāng)在第一次審查意見通知書中評述不清楚等形式缺陷的同時(shí)，進(jìn)一步評述技術(shù)方案的“三性”等實(shí)質(zhì)問題，或采用假設(shè)評述的方式評述“三性”等實(shí)質(zhì)問題，提高審查意見的全面性和有效性。

【案例3】

一種電池打火機(jī)用陶瓷點(diǎn)煙器及其制作方法。其權(quán)利要求1.一種電池打火機(jī)用陶瓷點(diǎn)煙器及其制作方法，其特征在于：制備方法描述的瓷點(diǎn)煙器的裝置結(jié)構(gòu)。2.根據(jù)權(quán)利要求1 所述的一種電池打火機(jī)用陶瓷點(diǎn)煙器及其制作方法，其特征在于：其限定了點(diǎn)煙器的具體制作步驟。審查員通過分析權(quán)利要求保護(hù)范圍發(fā)現(xiàn)，權(quán)利要求1 和2 存在明顯的主題名稱不清楚問題，權(quán)利要求1 的主要技術(shù)特征為制備方法描述的產(chǎn)品，權(quán)利要求2 則均為制備方法特征。因此，一通中在指出權(quán)利要求存在不清楚的缺陷的同時(shí)，審查員針對產(chǎn)品和方法分別進(jìn)行檢索和創(chuàng)造性評述，做到了全面、有效審查。

（四）針對整個(gè)申請文件進(jìn)行全面審查

由于申請人/代理師撰寫方面等原因，體現(xiàn)授權(quán)點(diǎn)的內(nèi)容或者一些雖不是授權(quán)點(diǎn)的內(nèi)容但可能申請人會(huì)認(rèn)為是授權(quán)點(diǎn)的內(nèi)容，并不一定會(huì)全部記載在原始權(quán)利要求中，如果審查員第一次審查意見通知書僅針對權(quán)利要求書中的技術(shù)方案進(jìn)行檢索和“三性”評價(jià)，顯然申請人答復(fù)審查意見時(shí)通過將上述內(nèi)容增加到原始權(quán)利要求書中后，可能會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)有證據(jù)不足以評價(jià)新權(quán)利要求的創(chuàng)造性，需要審查員進(jìn)行補(bǔ)充檢索或者進(jìn)一步評價(jià)創(chuàng)造性，顯然審查效能不高。因此，如果審查員在第一次審查意見通知書前就對說明書中的內(nèi)容也進(jìn)行全面檢索和審查，并預(yù)期申請人的修改方向，告知申請人即使這么修改也仍然不具備授權(quán)前景或者告知某些內(nèi)容具有授權(quán)前景，能夠提高審查通知書的全面性和有效性，可以加快審查周期。

【案件4】

一種傳動(dòng)裝置，其權(quán)利要求1 請求保護(hù)一種傳動(dòng)裝置，包括螺旋軸A、螺旋軸套A、螺旋軸B 和螺旋軸套B，以及上述特征之間聯(lián)接關(guān)系。審查員針對技術(shù)方案經(jīng)過全面檢索后初步判斷本案的全部權(quán)利要求均不具備創(chuàng)造性，但是說明書中記載的球體形狀變形的實(shí)施方式未記載在原始權(quán)利要求中，預(yù)測申請人有可能會(huì)將其補(bǔ)入到權(quán)利要求書中，因此，為了提高審查效率，審查員針對說明書也進(jìn)行了全面審查，并在第一次審查意見通知書中一并評述了說明書中記載的上述實(shí)施方式的創(chuàng)造性，告知申請人即使將其補(bǔ)入到權(quán)利要求中也不具備創(chuàng)造性。正是由于審查員針對說明書也進(jìn)行了全面審查，因此，提高了通知書的全面性和有效性，最終申請人同意審查意見并撤回該申請。

（五）優(yōu)化通知書撰寫方式、充分說理、準(zhǔn)確使用公知常識

專利審查意見通知書是審查員和申請人或代理師之間進(jìn)行書面交流的主要途徑，通知書有時(shí)存在撰寫方式機(jī)械教條、繁雜，側(cè)重于特征對比而忽略發(fā)明的實(shí)質(zhì)，通知書篇幅較長，重點(diǎn)不突出，邏輯不清晰、說理不充分或不清楚等，這往往導(dǎo)致專利申請人不能信服或不能正確理解專利審查員的審查意見，甚至給申請人閱讀帶來困擾，導(dǎo)致權(quán)利要求要么不修改、要么修改了但仍然存在不清楚或超范圍等各種缺陷，從而延長程序，影響審查效率。為了提升和改善通知書的質(zhì)量，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作天津中心強(qiáng)調(diào)要基于發(fā)明構(gòu)思來評述創(chuàng)造性，重在說理、弱化特征比對，簡化通知書，重點(diǎn)突出說理，取得了較好的效果。

創(chuàng)造性審查意見通知書應(yīng)該以該申請的發(fā)明構(gòu)思為基礎(chǔ)，抓住重點(diǎn)區(qū)別，依據(jù)說明書的記載，站位本領(lǐng)域技術(shù)人員進(jìn)行合理論述和分析該申請的區(qū)別及其所帶來的技術(shù)效果，有的放矢，有理有據(jù)，以詳盡的說理、客觀的心態(tài)陳述該申請不具備創(chuàng)造性的理由，更易于申請人理解和信服。針對申請人可能存在的每一個(gè)疑問或爭議點(diǎn)，進(jìn)行充分詳細(xì)、“有準(zhǔn)備性”地說理和解釋，必要時(shí)補(bǔ)充證據(jù)，使專利審查意見達(dá)到“說理充分且清楚”的基本要求，以便申請人明白、理解、信服，即準(zhǔn)確理解審查意見的真實(shí)意圖、把握好其專利申請的前景，從而達(dá)到快捷、高效。這樣便可真正起到促進(jìn)專利審查員與申請人之間的積極交流，節(jié)約行政資源和申請人人力物力的目的⑤劉時(shí)雄，黃彬，王青偉，等.淺談三性審查意見的說理要求[J].電視技術(shù)，2012,36(S2):199-202.。

創(chuàng)造性的審查過程中尤其涉及公知常識的認(rèn)定，一直以來是一個(gè)爭議極大和備受關(guān)注的問題。如何準(zhǔn)確認(rèn)定、運(yùn)用公知常識并進(jìn)行必要的舉證，對于審查質(zhì)量和效率的提高具有極大的作用。而且在認(rèn)定某一技術(shù)手段是否為本領(lǐng)域的公知常識這一客觀事實(shí)時(shí)，審查員應(yīng)該站位本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度進(jìn)行認(rèn)定。理論上，公知常識既然是本領(lǐng)域技術(shù)人員所掌握的知識，即發(fā)明人或申請人也應(yīng)該知曉，因此審查員初次提出公知常識時(shí)可以無需舉證。但從實(shí)踐來看，由于同一領(lǐng)域不同個(gè)體對公知常識認(rèn)知程度不同，審查員對申請中公知常識的認(rèn)定并不一定會(huì)得到申請人的認(rèn)同，因此，審查員若在第一次審查意見通知書中全面檢索后盡量進(jìn)行公知常識的舉證，尤其是預(yù)測申請人可能會(huì)對一些公知常識的認(rèn)定不認(rèn)可或存在異議的技術(shù)特征，對其評述時(shí)盡量給出公知常識證據(jù)，有助于提高審查通知書的全面性和有效性進(jìn)而能夠有助于二者更好地達(dá)成一致。

（六）回案處理策略

回案處理的核心在于充分重視申請人的意見陳述，對申請人在意見陳述中所爭辯的理由和提交的證據(jù)進(jìn)行充分回應(yīng)。也就是說如果審查員在撰寫第一次審查意見通知書之前，已對申請進(jìn)行了全面審查，則在繼續(xù)審查階段應(yīng)當(dāng)把注意力集中在申請人對通知書正文中提出的各審查意見的反應(yīng)上，特別應(yīng)當(dāng)注意申請人針對全部或部分審查意見進(jìn)行爭辯時(shí)所陳述的理由和提交的證據(jù)，尤其是申請人連續(xù)兩次拒絕修改并就同一問題反對審查意見，審查員應(yīng)當(dāng)引起足夠的重視，仔細(xì)確認(rèn)是否確實(shí)存在審查意見不合理或不準(zhǔn)確的問題，避免錯(cuò)誤駁回。另外，審查員需要良好的溝通能力，要善于聆聽申請人的意見陳述，做到善意審查。對意見陳述的正確理解和把握有利于減少溝通問題的發(fā)生。

在回案處理過程中，應(yīng)按照“五步法”的思路來進(jìn)行回案處理，針對申請人的意見陳述，審查員應(yīng)當(dāng)從如下兩方面進(jìn)行有效的意見答復(fù)：一方面，準(zhǔn)確認(rèn)定該申請和對比文件的技術(shù)事實(shí)，以及解決相應(yīng)技術(shù)問題所采用的技術(shù)手段；另一方面，準(zhǔn)確站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，客觀判斷該申請?jiān)诩夹g(shù)上的貢獻(xiàn)從而客觀評述創(chuàng)造性，說理充分。對于申請人的意見答復(fù)，要深入分析和歸納申請人的爭辯焦點(diǎn)，仔細(xì)核實(shí)證據(jù)和事實(shí)認(rèn)定，樹立證據(jù)意識。

（七）積極開展電話溝通、會(huì)晤等溝通方式

申請人與審查員之間的溝通交流是否有效是影響專利審查質(zhì)量和效率的一個(gè)重要因素。審查員和申請人/代理師雙方的交流以審查意見通知書和意見陳述為主，雙方對發(fā)明技術(shù)方案理解不一致和對創(chuàng)造性評價(jià)不能達(dá)成一致時(shí)，往往需要多次發(fā)出通知書，拉長了審查周期?；诖耍壳皣抑R產(chǎn)權(quán)局鼓勵(lì)審查員在發(fā)出第一次審查意見通知書之前與申請人/代理師間進(jìn)行電話溝通或者會(huì)晤等其它溝通形式，有助于及時(shí)消除審查員或申請人的疑惑，提高答復(fù)意見和修改文本的針對性，有助于審查員做出全面有效的審查意見，加速審查周期。

五、提高申請人/代理師撰寫申請文件的質(zhì)量

申請文件的撰寫質(zhì)量是影響專利高效高質(zhì)量審查的一個(gè)重要因素，對于一些撰寫質(zhì)量很高的案件，審查員通過全面檢索后判斷其符合授權(quán)條件時(shí)，僅需指出個(gè)別形式缺陷即可發(fā)出第一次審查意見通知書，甚至無缺陷可直接發(fā)出授權(quán)通知書；而對于撰寫質(zhì)量較差的案件，形式缺陷和實(shí)質(zhì)缺陷太多，會(huì)給審查帶來很大麻煩，包括案情的理解、查找全部缺陷，嚴(yán)重時(shí)還會(huì)影響結(jié)案的走向，導(dǎo)致本該有授權(quán)可能的案件變得不確定，同樣也會(huì)對審查員審查意見通知書的全面性和有效性帶來影響。

然而申請文件的撰寫質(zhì)量由作為發(fā)明人的研發(fā)人員，作為中介的代理師以及發(fā)明內(nèi)容共同決定的。通常企業(yè)研發(fā)人員懂技術(shù)，但是缺少專利撰寫及保護(hù)方面的知識；代理師雖然了解專利法規(guī)和撰寫規(guī)則，但對于技術(shù)的理解不夠深入，這就導(dǎo)致了申請文件的撰寫和通知書答復(fù)質(zhì)量不高。從企業(yè)角度講，如果能夠培養(yǎng)自己的專利工程師，作為研發(fā)人員和代理師之間橋梁的專利工程師既熟悉本領(lǐng)域技術(shù)知識以及本公司產(chǎn)品的研發(fā)過程，同時(shí)也了解相應(yīng)的專利法規(guī)，懂得基本的撰寫知識及企業(yè)希望獲得的保護(hù)范圍，可以促進(jìn)研發(fā)人員與代理師之間的有效溝通，提高專利申請文件的撰寫質(zhì)量。從代理師角度講，代理師也要不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平，儲備技術(shù)方面的知識。另外，加強(qiáng)企業(yè)、申請人、代理師同專利實(shí)審部門的交流，可以充分了解專利申請、審查以及保護(hù)的相關(guān)知識，有助于企業(yè)運(yùn)用知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，同時(shí)提升專利申請文件的撰寫質(zhì)量。

六、結(jié)語

提升專利審查質(zhì)量和效率是一個(gè)系統(tǒng)工程，因此，應(yīng)當(dāng)既要建立長效機(jī)制，又要建立短效機(jī)制，長短機(jī)制并重，二者缺一不可。通過業(yè)務(wù)管理部門統(tǒng)一審查標(biāo)準(zhǔn)和加大對審查員業(yè)務(wù)水平的培訓(xùn)，提高申請人/代理師撰寫申請文件的質(zhì)量和答復(fù)水平，審查員不斷向本領(lǐng)域技術(shù)人員趨近，加強(qiáng)審查員與企業(yè)、申請人/代理師的溝通交流，以及審查員在具體審查過程中準(zhǔn)確把握發(fā)明實(shí)質(zhì)、基于發(fā)明構(gòu)思檢索和評價(jià)創(chuàng)造性、注重掌握審查策略的積累、牢固樹立證據(jù)意識、優(yōu)化通知書撰寫方式、評述有理有據(jù)等，可以有助于全面提升審查意見通知書的全面性和有效性，進(jìn)而助力提質(zhì)增效，為我國加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供保障。