關(guān)于商標(biāo)先使用制度的討論

上海大學(xué)法學(xué)院，上海 200444

一、引言

新商標(biāo)法對(duì)商標(biāo)先使用權(quán)進(jìn)行保護(hù)，對(duì)解決商標(biāo)在先使用和注冊(cè)取得之間的矛盾，避免商標(biāo)搶注問(wèn)題起到很大作用。但新商標(biāo)法對(duì)于先使用權(quán)的規(guī)定過(guò)于抽象，給司法實(shí)踐帶來(lái)了不少難題。因此，本文將簡(jiǎn)要討論先使用權(quán)制度，并期以引出更多更好的觀點(diǎn)。

二、商標(biāo)先使用權(quán)的概念

《商標(biāo)法》第59 條第3 款對(duì)商標(biāo)先使用權(quán)進(jìn)行了定義，其實(shí)質(zhì)內(nèi)容為：“在先使用人在相同或類似商品上使用相同或類似商標(biāo)，并在商標(biāo)權(quán)人取得商標(biāo)權(quán)之前獲得了一定影響力，其仍享有在不造成混淆的情況下，繼續(xù)在原有范圍內(nèi)使用該商標(biāo)的權(quán)利”。

商標(biāo)先使用權(quán)為不侵權(quán)抗辯的權(quán)利，在保證在先權(quán)利人“消極”繼續(xù)使用該商標(biāo)的同時(shí)，更多的體現(xiàn)了對(duì)在先權(quán)利人的保護(hù)，鼓勵(lì)在先權(quán)利人在其利益受損時(shí)“積極”對(duì)抗商標(biāo)權(quán)人的不適當(dāng)行為。

三、商標(biāo)先使用權(quán)的構(gòu)成要件

構(gòu)成商標(biāo)先使用權(quán)的要件主要包括：1.先用事實(shí)；2.相同或近似的商標(biāo)；3.相同或類似的商品或服務(wù)類別；4.具有一定的影響；5.在先權(quán)利人主觀上出于善意，并連續(xù)使用該商標(biāo)。

（一）先用事實(shí)

商標(biāo)的核心價(jià)值在于其通過(guò)使用獲得的區(qū)別效果，如不存在時(shí)間上的先用事實(shí)，該權(quán)利也就不具有正當(dāng)性。因此，對(duì)在先使用的客觀事實(shí)認(rèn)定主要在“時(shí)間點(diǎn)”和“使用”兩個(gè)因素上。

我國(guó)商標(biāo)法以“商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前”為在先使用的時(shí)間點(diǎn)。而本文認(rèn)為，該時(shí)間點(diǎn)的確定應(yīng)當(dāng)是動(dòng)態(tài)的，因?yàn)?，商?biāo)先使用權(quán)實(shí)際上是對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人商標(biāo)專用權(quán)的一個(gè)限制，并對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人商品市場(chǎng)的一個(gè)分割，故應(yīng)當(dāng)考慮商標(biāo)申請(qǐng)人在申請(qǐng)注冊(cè)前的使用行為，該使用行為是否已經(jīng)使得該商標(biāo)在一定產(chǎn)品或者服務(wù)類別上產(chǎn)生一定影響。

對(duì)于“使用”的界定，應(yīng)考慮商標(biāo)權(quán)的地域性，該商標(biāo)應(yīng)當(dāng)在中國(guó)境內(nèi)使用，且為實(shí)質(zhì)性的使用，即該商標(biāo)實(shí)際用于商品或服務(wù)并于市場(chǎng)上流通。而對(duì)于是否需要連續(xù)使用，則存有爭(zhēng)議。我國(guó)《商標(biāo)法》對(duì)于商標(biāo)使用的規(guī)定（第48 條）僅對(duì)使用的實(shí)質(zhì)性做了要求，并未對(duì)連續(xù)性作出規(guī)定。①本文認(rèn)為，商標(biāo)的在先使用除了滿足實(shí)質(zhì)性要求外，同樣應(yīng)當(dāng)適用《商標(biāo)法》對(duì)注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用可被撤銷的原理，要求一定時(shí)間段的連續(xù)使用，并在其未連續(xù)使用且影響力未達(dá)到一定程度時(shí)，不能進(jìn)行商標(biāo)在先使用抗辯。

（二）注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)范圍

注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限。②只有在相同或類似的商品上在先使用了相同或類似的商標(biāo)，商標(biāo)權(quán)人與在先使用人之間才會(huì)出現(xiàn)利益沖突，并需要法律來(lái)進(jìn)行調(diào)整平衡。在我國(guó)《商標(biāo)法》中，能夠進(jìn)行跨類保護(hù)的只有馳名商標(biāo)，而馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)通過(guò)《商標(biāo)法》對(duì)馳名商標(biāo)的規(guī)定進(jìn)行保護(hù)，并不適用在先使用權(quán)的規(guī)定。因此，商標(biāo)先使用權(quán)的基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)是在相同或類似的商標(biāo)上在先使用了相同或類似的商標(biāo)，并取得一定影響。

（三）具有一定影響

相關(guān)規(guī)定對(duì)《商標(biāo)法》第32 條“一定影響”的解釋，規(guī)定實(shí)質(zhì)使用的一定范圍應(yīng)當(dāng)在中國(guó)境內(nèi)，并被相關(guān)公眾知曉，在一定時(shí)間內(nèi)持續(xù)使用、并就使用時(shí)間、地域、銷售量等進(jìn)行證明。③從該條文中可以看出，“一定影響”應(yīng)當(dāng)是在中國(guó)境內(nèi)使用并為一定范圍相關(guān)公眾所知曉，其中，“一定范圍”并不要求在全國(guó)范圍內(nèi)，只要在一定區(qū)域便可以，對(duì)于一定區(qū)域，應(yīng)當(dāng)是有一定廣度的地區(qū)，比如至少應(yīng)當(dāng)是一個(gè)縣的地域范圍。相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)的知曉程度以連續(xù)使用時(shí)間和地域，商品銷售量及宣傳力度為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷。因此涉案商標(biāo)應(yīng)結(jié)合個(gè)案情況進(jìn)行認(rèn)定：①相關(guān)公眾知曉程度；②商標(biāo)持續(xù)使用時(shí)間、范圍；③廣告宣傳時(shí)間、方式、范圍；④其他相關(guān)因素。

（四）在先權(quán)利人的主觀善意

我國(guó)《商標(biāo)法》并未要求在先權(quán)利人的主觀善意，但仍有不少學(xué)者認(rèn)為，在先權(quán)利人主觀上應(yīng)當(dāng)是善意的。要求主觀的善意是為了防止：1.在先權(quán)利人于不同類別商品上使用具有一定影響但未注冊(cè)的商標(biāo)；2.使用商標(biāo)侵犯他人姓名權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先權(quán)利。

四、在先使用權(quán)的限制

商標(biāo)先使用權(quán)作為對(duì)商標(biāo)專用權(quán)的限制，對(duì)其以下因素也應(yīng)加以限制：1.商標(biāo)應(yīng)具有一定影響力；2.主觀上出于善意；3.未超出原使用范圍；4 進(jìn)行區(qū)別標(biāo)識(shí)；5 權(quán)利轉(zhuǎn)移。

上述限制因素中，商標(biāo)具有一定影響、使用人出于善意均是商標(biāo)先使用權(quán)的構(gòu)成要件，當(dāng)然構(gòu)成商標(biāo)先使用權(quán)的限制條件。使用人出于善意，同樣適用于商標(biāo)注冊(cè)人獲得授權(quán)之后，避免其惡意突出使用，爭(zhēng)奪市場(chǎng)，尤其在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。

（一）原使用范圍的確定

相關(guān)規(guī)定對(duì)《專利法》第69 條第2 項(xiàng)規(guī)定的原有范圍進(jìn)行了解釋，包括專利申請(qǐng)日前已有的生產(chǎn)規(guī)模、現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備或者生產(chǎn)準(zhǔn)備可以達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)模。④但商標(biāo)與專利的性質(zhì)存在著根本的不同，對(duì)于商標(biāo)來(lái)說(shuō)，其生產(chǎn)規(guī)模的大小，并沒(méi)有像專利產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模對(duì)專利市場(chǎng)的影響直接和巨大，其困擾在于銷售區(qū)域因商品市場(chǎng)流通不可控、互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺(tái)發(fā)展而難以確定。

關(guān)于服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用：商標(biāo)的使用地域、服務(wù)項(xiàng)目不得變更；商標(biāo)文字、圖形等內(nèi)容不得變更，但為區(qū)別于他人商標(biāo)而改變得除外；4.商標(biāo)不得轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用。⑤

因此，原使用范圍并不限于原有生產(chǎn)規(guī)模和銷售區(qū)域，而應(yīng)結(jié)合上述法律規(guī)定，依個(gè)案綜合考慮：⑥1.商品或服務(wù)的類別和范圍；2.在先使用商標(biāo)的文字、圖形等內(nèi)容；3.商標(biāo)先使用人原有的生產(chǎn)規(guī)模和銷售區(qū)域。

（二）附加適當(dāng)區(qū)別表示

《商標(biāo)法》的立法宗旨在于保證消費(fèi)者購(gòu)買的商品與他們所想購(gòu)買的商品同一。⑦商標(biāo)的核心作用便是其區(qū)別作用，當(dāng)在先使用商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)屬于相同或類似的商標(biāo)，則可能使消費(fèi)者混淆，進(jìn)而損害到商標(biāo)權(quán)人的利益。因此，要求在先權(quán)利人使用時(shí)“附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)”具有正當(dāng)性。

“附加區(qū)別標(biāo)識(shí)”并不要求對(duì)商標(biāo)本身進(jìn)行改變，否則便沒(méi)有對(duì)商標(biāo)先用權(quán)進(jìn)行保護(hù)的意義。其次，附加標(biāo)識(shí)可以是以文字進(jìn)行說(shuō)明、或添加獨(dú)立標(biāo)志、或?qū)Πb和裝潢進(jìn)行更改，該義務(wù)屬于在先使用人。但該要求并非適用于任何情況，僅適用于消費(fèi)者可能發(fā)生混淆的情況；該附加適當(dāng)標(biāo)識(shí)的要求也應(yīng)是合理的，否則在先權(quán)利人有權(quán)拒絕。

（三）先使用權(quán)的轉(zhuǎn)移

有學(xué)者認(rèn)為，商標(biāo)先使用權(quán)是對(duì)在先使用商標(biāo)既存事實(shí)的確認(rèn)，只能由該在先權(quán)利人自己行使；同時(shí)，在物權(quán)的角度上，該權(quán)利也只是有限的權(quán)利，不是完全的處分權(quán)，一般情況下不得對(duì)他人進(jìn)行權(quán)利轉(zhuǎn)讓或許可。⑧

專利先用權(quán)人進(jìn)行權(quán)利轉(zhuǎn)讓或許可，僅允許在同原有企業(yè)一并轉(zhuǎn)讓或者承繼的情況下。⑨本文認(rèn)為，對(duì)于商標(biāo)先用權(quán)，同樣可以借鑒該解釋，當(dāng)在先權(quán)利人發(fā)生繼承關(guān)系或者企業(yè)進(jìn)行分立或者合并時(shí)，應(yīng)允許商標(biāo)先使用權(quán)的轉(zhuǎn)移。雖然，商標(biāo)先使用權(quán)本質(zhì)是在先權(quán)利人使用注冊(cè)商標(biāo)并進(jìn)行不侵權(quán)抗辯，但其因在先使用而獲得的利益同樣需要保護(hù)，即現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備、以及通過(guò)該設(shè)備所能產(chǎn)出的利益。因此，當(dāng)企業(yè)發(fā)生繼承關(guān)系或者分立、合并，應(yīng)允許商標(biāo)先使用權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移。

五、結(jié)語(yǔ)

商標(biāo)先使用權(quán)旨在解決在先權(quán)利人與商標(biāo)權(quán)人之間的利益沖突、避免商標(biāo)惡意搶注，但該規(guī)定過(guò)于籠統(tǒng)、模糊，如未對(duì)“一定影響”、“原使用范圍”進(jìn)行明確，使其司法實(shí)踐存有一定爭(zhēng)議。故通過(guò)相應(yīng)配套法律法規(guī)進(jìn)行界定，完善商標(biāo)先使用權(quán)，從而在司法實(shí)踐中充分發(fā)揮作用，實(shí)現(xiàn)其立法目的，實(shí)屬必要。

注釋：

①?gòu)埰G.未注冊(cè)商標(biāo)在先使用的適用規(guī)則解讀［J］.哈爾濱學(xué)院學(xué)報(bào)，2017（7）.

②王蓮峰.商標(biāo)先用權(quán)規(guī)則的法律適用［J］.法治研究，2014（3）.

③《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見》（2010）第18 條第2 款.

④《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第15 條第3 款.

⑤《國(guó)家工商行政管理局關(guān)于服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用問(wèn)題的通知》（1994）.

⑥王蓮峰.商標(biāo)先用權(quán)規(guī)則的法律適用［J］.法治研究，2014（3）.

⑦杜穎.商標(biāo)先使用權(quán)解讀〈商標(biāo)法〉第59 條第3 款的理解與適用［J］.中外法學(xué)，2014（5）.

⑧王蓮峰.商標(biāo)先用權(quán)規(guī)則的法律適用［J］.法治研究，2014（3）.

⑨《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第15 條第4 款.