論專利侵權(quán)案件中功能性技術(shù)特征的解釋與適用
——兼評(píng)法釋〔2016〕1號(hào)第八條第二款規(guī)定的適用困境與完善

毛靈見

浙江利群律師事務(wù)所，浙江 臺(tái)州 318000

一、問題的由來——等同原則的區(qū)別適用

專利侵權(quán)的判定，必然要經(jīng)歷對(duì)專利權(quán)利要求保護(hù)范圍的確定以及將被訴侵權(quán)產(chǎn)品（或方法）與所確定的專利保護(hù)范圍進(jìn)行比對(duì)的過程。恰當(dāng)?shù)慕缍▽＠麢?quán)利要求保護(hù)范圍是判定專利侵權(quán)成立與否的前提和基礎(chǔ)，通常情況下，權(quán)利要求保護(hù)范圍確定的過程，即是對(duì)權(quán)利要求的技術(shù)特征進(jìn)行解釋的過程。功能性技術(shù)特征因其是以“手段（裝置）+功能”表達(dá)范式進(jìn)行技術(shù)限定，區(qū)別于一般技術(shù)特征中直接由結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間關(guān)系等進(jìn)行技術(shù)限定的表達(dá)方式，在對(duì)其進(jìn)行解釋時(shí)須“結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式”①，以確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。如果被訴產(chǎn)品或方法中包含的技術(shù)特征與專利權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征內(nèi)容重合，即可認(rèn)定該被訴產(chǎn)品或方法構(gòu)成相同侵權(quán)或字面侵權(quán)。為了防止競(jìng)爭(zhēng)者為避免字面侵權(quán)而對(duì)專利技術(shù)方案引入無意義的修改進(jìn)行規(guī)避，仍可進(jìn)行等同原則的適用，即如果被訴產(chǎn)品或方法所包含的技術(shù)特征與專利技術(shù)的必要技術(shù)特征相比，是“以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且以本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能聯(lián)想到的特征”②，依然可被判定構(gòu)成侵權(quán)，以“試圖一方面給予專利權(quán)人公平的保護(hù)，另一方面向競(jìng)爭(zhēng)者適當(dāng)告知專利權(quán)人獨(dú)占權(quán)的范圍”③。

為此，本文將結(jié)合現(xiàn)行立法和司法實(shí)踐，并參考美國關(guān)于功能性技術(shù)特征的適用情況，以對(duì)功能性技術(shù)特征的本體探析為起點(diǎn)，進(jìn)而探尋功能性技術(shù)特征在專利侵權(quán)案件中如何進(jìn)行應(yīng)然的解釋與適用，并嘗試對(duì)法釋〔2016〕1號(hào)第八條第二款規(guī)定所引出的問題予恰當(dāng)回應(yīng)。

二、功能性技術(shù)特征的本體探析

技術(shù)特征是專利權(quán)利要求的基礎(chǔ)構(gòu)成單元，并決定著所涉技術(shù)方案給予專利保護(hù)的范圍，不論專利申請(qǐng)過程中對(duì)權(quán)利要求的審查還是專利侵權(quán)判定過程中對(duì)專利保護(hù)范圍的確定，均以技術(shù)特征為中心進(jìn)行展開的。為能更好地在侵權(quán)判定中解釋和適用功能性技術(shù)特征，筆者認(rèn)為有必要先從權(quán)利要求的視角來對(duì)功能性技術(shù)特征的進(jìn)行本體的探析。

（一）權(quán)利要求與功能性技術(shù)特征

權(quán)利要求是專利的核心④，是專利文件中最重要的部分，是以精確的語言來定義專利權(quán)人排他性權(quán)利的單句，每一件專利都是一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利要求作為結(jié)束，同時(shí)每一項(xiàng)權(quán)利要求必須具體清楚地說明該權(quán)利要求所要保護(hù)的客體，即發(fā)明人所認(rèn)定的發(fā)明創(chuàng)造。⑤權(quán)利要求旨在提供一種合理清楚的公示，使得專利權(quán)人的競(jìng)爭(zhēng)者知曉不侵害專利權(quán)人排他性的權(quán)利的情況下，可以模仿專利發(fā)明創(chuàng)造的程度。權(quán)利要求“就像不動(dòng)產(chǎn)契約一樣，契約中對(duì)該不動(dòng)產(chǎn)的描述定義了一塊地的邊界，但是并沒有描述這塊地內(nèi)部的特征（這塊地是否平坦、是否有坡、是否栽種了植物、是否有建筑和水流經(jīng)過等等）”⑥。專利權(quán)人排他性權(quán)利的邊界，就是通過一個(gè)個(gè)單句所表達(dá)技術(shù)特征所構(gòu)筑，這些單句的內(nèi)容既可以是關(guān)于結(jié)構(gòu)的也可以是組分、步驟、方法、組合，亦或者是功能、效果等等。

（二）專利授權(quán)申請(qǐng)與侵權(quán)判定中的功能性技術(shù)特征

理想的狀態(tài)下，專利授權(quán)申請(qǐng)與侵權(quán)判定過程對(duì)于功能性技術(shù)特征的解釋應(yīng)當(dāng)是一致的，盡管專利授權(quán)申請(qǐng)過程中審查員更關(guān)注于待授權(quán)技術(shù)的新穎性與創(chuàng)造性要求。但根據(jù)《專利審查指南》（2010）規(guī)定，審查員在解釋權(quán)利要求中所包含的功能性技術(shù)特征時(shí)，該“功能”是以所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式來解釋的⑦。美國USPTO在1994年In re Donaldson案之前，同樣也未將“裝置+功能”的權(quán)利要求用說明書的語言進(jìn)行限制，而是從字面上理解為覆蓋了實(shí)現(xiàn)所述功能的所有可能裝置，甚至包括說明書未記載的裝置。在判斷功能性技術(shù)特征的專利授權(quán)條件時(shí)是基于大量的現(xiàn)有技術(shù)對(duì)比文件的基礎(chǔ)上的，導(dǎo)致許多的專利申請(qǐng)被拒絕⑧。因此，有論者認(rèn)為我國現(xiàn)行專利申請(qǐng)審查與專利侵權(quán)案件審理過程中對(duì)功能性技術(shù)特征的解釋并不一致，并引發(fā)了學(xué)界的諸多爭(zhēng)論⑨。但正如Rich法官在其撰寫In re Donaldson案的法院一致意見中認(rèn)為的，法律上沒有任何法條豁免了USPTO遵循美國專利法第112條第6款⑩。因此，我們?cè)诖_定功能性技術(shù)特征的權(quán)利邊界時(shí)才須得結(jié)合專利說明書和附圖描述的功能或效果的具體實(shí)施方式或等同的實(shí)施方式確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。

三、功能性技術(shù)特征在侵權(quán)判定中的具體適用

被訴產(chǎn)品或方法中若使用了專利權(quán)要求所包含的各項(xiàng)技術(shù)特征，即所謂在該產(chǎn)品或方法中“讀出”權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，我們就可認(rèn)為被告已從字面上侵犯了該項(xiàng)專利，也就是通常所說的字面侵權(quán)或相同侵權(quán)，但這前提是要先準(zhǔn)確的劃定每一項(xiàng)技術(shù)特征，技術(shù)特征的不同劃定可能導(dǎo)致所解釋的內(nèi)容也完全不同。

（一）功能性技術(shù)特征與技術(shù)特征的劃定

被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)先審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。而權(quán)利要求則由具體技術(shù)單元所構(gòu)成，在構(gòu)成一個(gè)權(quán)利要求的技術(shù)特征中，既可以全部是結(jié)構(gòu)特征，也可以是結(jié)構(gòu)特征和功能特征并存。恰當(dāng)?shù)膭澐謱＠麢?quán)利要求的技術(shù)特征是進(jìn)行專利侵權(quán)比對(duì)的基礎(chǔ)，技術(shù)特征的劃分應(yīng)該結(jié)合發(fā)明的整體技術(shù)方案，考慮能夠相對(duì)獨(dú)立地實(shí)現(xiàn)一定技術(shù)功能并產(chǎn)生相對(duì)獨(dú)立的技術(shù)效果的較小技術(shù)單元。?一般應(yīng)把能夠?qū)崿F(xiàn)一種相對(duì)獨(dú)立的技術(shù)功能的技術(shù)單元作為一個(gè)技術(shù)特征，不宜把實(shí)現(xiàn)不同的技術(shù)功能的多個(gè)技術(shù)單元作為一個(gè)技術(shù)特征。?

在最高人民法院審理的申請(qǐng)人劉宗貴與被申請(qǐng)人臺(tái)州市豐利萊塑膠有限公司案中，劉宗貴擁有一款名稱為“可調(diào)節(jié)的嬰幼兒座椅”的發(fā)明專利，該專利權(quán)利要求1為：“……所述的調(diào)節(jié)拉桿呈U型，其兩端分別套設(shè)有彈簧，在彈簧的外圍套有孔徑小于彈簧直徑的套體?！北辉V產(chǎn)品相對(duì)而言，其區(qū)別技術(shù)特征在于沒有“套體”這個(gè)部件，同時(shí)采用了彈簧的壓縮原理。最高法院認(rèn)為，權(quán)利要求中“其（調(diào)節(jié)拉桿）兩端分別套設(shè)有彈簧，在彈簧的外圍套有孔徑小于彈簧直徑的套體”實(shí)現(xiàn)的功能是：當(dāng)需要調(diào)節(jié)椅體高度時(shí)，對(duì)調(diào)節(jié)拉桿產(chǎn)生回復(fù)力，使得銷體和卡槽緊扣?！疤左w”雖作為一個(gè)部件，但其功能和效果依賴于彈簧的配合才能實(shí)現(xiàn)，其在整體技術(shù)方案中發(fā)揮作用，從而認(rèn)為“套體”不應(yīng)是作為一個(gè)獨(dú)立的技術(shù)特征。該案中原二審法院將“套體”作為一個(gè)獨(dú)立的技術(shù)特征，進(jìn)而未以被訴產(chǎn)品缺少套體特征為由認(rèn)定為落入涉案專利保護(hù)范圍，也未考慮等同的使用，對(duì)技術(shù)特征的劃定與侵權(quán)比對(duì)均不當(dāng)，被最高法院責(zé)令再審?。因此，在對(duì)功能性技術(shù)特征進(jìn)行解釋之前，先要能夠?qū)夹g(shù)特征進(jìn)行恰當(dāng)?shù)膭澐?，不同的技術(shù)特征劃分將可能導(dǎo)致完全不同的侵權(quán)判定結(jié)果。

（二）具體的實(shí)施方式與等同的實(shí)施方式

相對(duì)于其他技術(shù)特征而言，功能性特征是以具體實(shí)施方式或等同的實(shí)施方式確定該技術(shù)特征的內(nèi)容的，下文將對(duì)具體的實(shí)施方式與等同的方式應(yīng)如何解釋和限定功能性特征進(jìn)行分析。

1．關(guān)于具體的實(shí)施方式

為使功能性技術(shù)特征滿足《專利法》第二十六條第四款關(guān)于權(quán)利要求“清楚”的條件，專利申請(qǐng)人應(yīng)在專利說明書中及附圖中必須充分公開實(shí)現(xiàn)該功能的結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間關(guān)系（統(tǒng)稱為“具體的實(shí)施方式”），否則該功能限定的權(quán)利要求屬于不“清楚”，進(jìn)而可能導(dǎo)致該專利申請(qǐng)無法獲得授權(quán)。因此，說明書中需要對(duì)相應(yīng)的具體實(shí)施方式進(jìn)行充分披露以達(dá)到本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀該說明書內(nèi)容即可對(duì)該技術(shù)方案進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。因此，我們對(duì)功能性特征進(jìn)行解釋時(shí)，必須先找到說明書中對(duì)應(yīng)的執(zhí)行所述功能的具體結(jié)構(gòu)等相應(yīng)描述，再進(jìn)而結(jié)合相應(yīng)解釋規(guī)則進(jìn)行解讀確定。

2．關(guān)于等同的實(shí)施方式

等同的實(shí)施方式是說明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)權(quán)利要求中所述功能不可缺少的一種結(jié)構(gòu)特征，除了在本領(lǐng)域普通技術(shù)人員看來與“具體的實(shí)施方式”手段基本相同之外，還要求功能和效果均為相同。確定等同的實(shí)施方式和具體的實(shí)施方式都是解決字面侵權(quán)判定需要完成的事項(xiàng)，都是為了解釋（實(shí)現(xiàn)）權(quán)利要求中作為限定技術(shù)特征的共同的“功能”或“效果”需要。若想要證明一項(xiàng)功能性權(quán)利要求的字面侵權(quán)，被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法必須與權(quán)利要求中所記載的手段要素具有完全相同的功能和效果，而不僅僅是非實(shí)質(zhì)性的區(qū)別（或基本相同）。因此，等同的實(shí)施方式通常也被稱為“法定等同”，且不需要在該專利中明確記載，只需通過基于“具體的實(shí)施方式”按本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行推定便可。

（三）“等同”的適用建議與完善

綜上，為了解決法釋〔2016〕1號(hào)第八條第二款規(guī)定所存在問題，筆者建議在具體的司法適用過程中應(yīng)將“等同的實(shí)施方式”與“等同原則”回歸各自原位，即先通過說明書及附圖中的具體實(shí)施方式或等同的實(shí)施方式對(duì)功能性技術(shù)特征進(jìn)行解釋以確定其權(quán)利的范圍（即等同的“一次適用”），如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品或方法無法落入字面侵權(quán)的范圍，則再進(jìn)行根據(jù)等同的原則進(jìn)行等同的“二次適用”。由于最高院在法釋【2015】4號(hào)（法釋【2001】21號(hào)））第十七條中已經(jīng)規(guī)定了等同原則的適用，具體在對(duì)法釋〔2016〕1號(hào)第八條第二款規(guī)定適用時(shí)，如果被訴功能性技術(shù)特征與功能性技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在專利申請(qǐng)時(shí)無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的，認(rèn)定為該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性技術(shù)特征相同便可，其余則繼續(xù)留給法釋【2015】4號(hào)（法釋【2001】21號(hào)））第十七條來解決。如此，既可最大限度的保護(hù)專利權(quán)人的利益以促進(jìn)和保護(hù)創(chuàng)新，也體現(xiàn)了法律“平等”適用這一核心的社會(huì)價(jià)值。

四、結(jié)語：回歸創(chuàng)新的激勵(lì)與平等保護(hù)

圍繞著專利的任何制度設(shè)計(jì)都應(yīng)是為了能更好的在創(chuàng)新保護(hù)和公眾合理使用技術(shù)之間劃定一條更為清晰的界限，既讓發(fā)明者可以充分享有其創(chuàng)新成果并以此激勵(lì)更多的創(chuàng)新，同時(shí)也讓公眾可以在專利的邊界之外能夠合理的使用現(xiàn)有技術(shù)成果及為后續(xù)的創(chuàng)新預(yù)留一片自由的領(lǐng)域，而不是讓專利的擁有者產(chǎn)生不清的預(yù)期，甚至人為的制造對(duì)于創(chuàng)新保護(hù)本身不平等，更不是讓公眾在進(jìn)行合理的使用現(xiàn)有技術(shù)以及試圖進(jìn)一步創(chuàng)新的同時(shí)卻因制度邊界的不清而畏縮不前甚至無端踩進(jìn)侵權(quán)的雷區(qū)。由功能性技術(shù)特征還是其他技術(shù)特征進(jìn)行權(quán)利要求的限定系因發(fā)明技術(shù)本身的特點(diǎn)所決定，或者有時(shí)更是發(fā)明者技術(shù)保護(hù)方案的選擇自由，恰當(dāng)?shù)拇_定專利權(quán)的保護(hù)范圍并予平等保護(hù)，既是充分保障專利權(quán)人創(chuàng)新權(quán)益激發(fā)后續(xù)創(chuàng)新的需要，同時(shí)也是確保公眾對(duì)于公有領(lǐng)域技術(shù)合理使用的需要，進(jìn)而以實(shí)現(xiàn)專利權(quán)人權(quán)益與公眾利益之間的良好平衡。

注釋：

①最高人民法院：《審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（一）（法釋〔2009〕21號(hào)）第四條規(guī)定．

②最高人民法院：《最高院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（法釋【2015】4號(hào)）第十七條規(guī)定。（該司法解釋經(jīng)最高院于2015年1月29日進(jìn)行了部分修改，原為法釋【2001】21 號(hào)）．

③[美]羅杰．謝科特，[美]約翰．托馬斯．專利法原理[M]．知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2017，5：264．

④閆文軍．專利權(quán)的保護(hù)范圍[M]．法律出版社，2018，6：1．

⑤[美]J．M．繆勒．專利法[M]．知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2013，8：58，310．

⑥[美]J．M．繆勒．專利法[M]．知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2013，8：80．

⑦國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局．專利審查指南（2010）[M]．知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，第145頁．

⑧[美]羅杰．謝科特，[美]約翰．托馬斯．專利法原理[M]．知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2017，5：182．

⑨劉軍華．功能性技術(shù)特征的識(shí)別與保護(hù)范圍的界定[J]．科技與法律，2014（4）：734．

⑩[美]羅杰．謝科特，[美]約翰．托馬斯．專利法原理[M]．知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2017，5：193．

?陶凱元，主編，宋曉明，副主編．最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判案例指導(dǎo)（第十輯）[M]．中國法制出版社，2018：18，19，99．

?奚曉明，主編，孔祥俊，副主編．最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判案例指導(dǎo)（第五輯）[M]．中國法制出版社，2013，7：4，71．

?陶凱元，主編，宋曉明，副主編．最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判案例指導(dǎo)（第十輯）[M]．中國法制出版社，2018：18，19，99．