企業(yè)在涉外定牌加工中的商標侵權風險和應對

姜 程

浙江人民聯(lián)合律師事務所，浙江 溫州 325000

出口企業(yè)接受境外企業(yè)的定做委托，在出口的商品貼上境外企業(yè)指定或者授權使用的商標，即為涉外定牌加工，也稱涉外貼牌加工。涉外定牌加工的貿(mào)易方式，主要由中小型企業(yè)依靠勞動密集優(yōu)勢，與國外品牌企業(yè)開展合作，根據(jù)國外企業(yè)的定做要求進行產(chǎn)品生產(chǎn)和商標貼附。作為“世界制造工廠”，定牌加工是我國勞動密集型企業(yè)參與國際市場、發(fā)揮競爭優(yōu)勢的主要貿(mào)易方式，也是目前以及將來很長一段時間我國商品出口的重要貿(mào)易方式。但同時，定牌加工企業(yè)對貼附的商標往往不具備審查能力或?qū)彶椴粐栏?，無法知曉貼附的商標是否構成對已注冊商標的侵權；另存在部分企業(yè)明知貼附商標行為可能侵權的情況下，依然為了微薄的加工利潤而抱有僥幸心理。所以，在涉外定牌加工中容易引發(fā)商標侵權糾紛，致使加工企業(yè)承擔相應的法律風險。

一、企業(yè)在涉外定牌加工中的商標侵權法律風險分析

企業(yè)在涉外定牌加工中發(fā)生商標侵權糾紛時，主要存在以下三道風險，并產(chǎn)生相應的后果：

(一)海關查扣風險

根據(jù)海關總署2018年7月通報，2018年上半年全國海關扣留進出境侵權嫌疑貨物3.2萬余批，涉及侵權嫌疑貨物710萬件。其中侵犯商標權貨物為690萬余件，約占侵權嫌疑貨物總量的97.2%，共保護國內(nèi)外企業(yè)2200余項商標權，受保護的商品中服裝鞋帽、輕工類產(chǎn)品占比較高。可見，海關對知識產(chǎn)權尤其是商標權的保護力度在不斷增大。2018年全國海關組織開展的、面對出口自主知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè)進行的知識產(chǎn)權保護專項行動——“龍騰”專項行動，重拳打擊進出口中侵犯自有品牌知識產(chǎn)權的違法行為。其中，杭州海關隸屬義烏海關于10月正式對一批涉嫌侵犯“YAMAMOTO”商標權的自動電壓穩(wěn)壓器實施扣留，是杭州海關在“龍騰”行動中查獲的首起侵犯重點企業(yè)知識產(chǎn)權的侵權案件。該查扣結果可謂牽動著省內(nèi)眾多定牌加工企業(yè)的心。

所以，涉外定牌加工企業(yè)，在商品出口時就面臨海關查扣貨物的第一道風險。海關對涉嫌侵犯商標權貨物的查扣，可依職權自主開展，也可依商標所有人申請開展。以溫州海關為例，商標所有權人在海關進行商標備案后，一旦發(fā)現(xiàn)某企業(yè)的出口商品侵犯其商標權的，即向海關提供出口商品的集裝箱號等信息，海關將對出口商品進行布控。對于商標侵權尚存在爭議的商品，出口企業(yè)需按照貨物價值繳納一定比例的保證金后予以放行貨物，糾紛由商標權利人通過法院訴訟程序解決；對于商標侵權明顯的商品，直接予以查扣貨物。

由于不少定牌加工企業(yè)在國際貿(mào)易中采用信用證結算方式，或僅收到貨物定金需待貨物出口后收取余款，因此在海關查扣時，加工企業(yè)在未收到貨款情況下仍不得不支付保證金以換取貨物先行出口，企業(yè)資金壓力較大。

(二)訴訟風險

1.民事風險

考慮到取證的困難性，商標權利人一般會先通過申請海關查扣、取得相關證據(jù)后，再向法院起訴要求定牌加工企業(yè)立即停止侵權、賠償損失。訴訟風險是涉外定牌加工企業(yè)的第二道風險。雖然最高人民法院在“PRETUL”商標侵權糾紛案中已經(jīng)認定涉外定牌加工中的商標貼附行為不構成商標侵權，但是加工企業(yè)依然要舉證證明“所使用的商標有境外企業(yè)的合法授權”、“加工產(chǎn)品全部銷往境外”、“已履行了審查注意義務”等事項。然而實踐中，定牌加工企業(yè)往往未對貼附商標進行合法性審查或缺乏能力審查，許多重要證據(jù)為電子證據(jù)、域外證據(jù)不能被法院采納，導致定牌加工企業(yè)面臨敗訴風險。

2.刑事風險

定牌加工企業(yè)在獲得境外企業(yè)的商標使用授權、生產(chǎn)的產(chǎn)品全部銷往境外的情況下，即使侵害國內(nèi)商標權利人的相關權益不宜以犯罪論處。但在某些情況下，定牌加工企業(yè)違規(guī)生產(chǎn)、銷售仍可能構成刑事犯罪。如浙江省高院、省檢察院、省公安廳聯(lián)合發(fā)布的《關于辦理涉外定牌加工等侵犯知識產(chǎn)權刑事案件有關法律適用問題的會議紀要》，認為定牌加工企業(yè)將超出涉外訂單范圍生產(chǎn)的產(chǎn)品在境內(nèi)銷售的，如符合入罪標準則可以假冒注冊商標罪定罪處罰。

(三)客戶違約風險

出口商品因商標涉嫌侵權被查扣或涉訴后，極易引發(fā)加工企業(yè)與境外客戶之間出現(xiàn)交易摩擦，嚴重地將造成交易失敗。首先，海關查扣商品后，加工企業(yè)為避免錯過航運班次，不得不支付一筆不菲的保證金。在此過程中，加工企業(yè)與客戶就保證金的責任承擔問題勢必會發(fā)生摩擦，而實踐中幾乎沒有客戶愿意承擔該筆保證金，保證金以及保證金損失風險最終仍由加工企業(yè)承擔；其次，查扣或涉訴容易造成延期交付，此時客戶往往以該理由要求加工企業(yè)承擔違約金或減少貨物價款，而加工企業(yè)為了收回貨款、減少損失只能忍氣吞聲；再次，加工企業(yè)在涉外市場中往往處于弱勢地位，支付上一般都采用信用證或先收取定金再憑單收余款的方式，在支付方式上對客戶的制約較少，即客戶取消交易的成本不大，客戶一旦取消交易，該批貨物既無法出口又無法內(nèi)銷，加工企業(yè)損失極大。

誠然，按照法理，涉外定牌加工的商標侵權責任(包括保證金)應當全部由境外客戶承擔，客戶拒絕承擔責任即構成違約；加工企業(yè)作為受托方在向國內(nèi)商標權利人承擔責任后亦有權向境外客戶追償。但鑒于境內(nèi)企業(yè)起訴境外企業(yè)的涉外訴訟程序仍存在種種困難和障礙，所以最后加工企業(yè)的損失一般自己承擔。

二、涉外定牌加工企業(yè)在商標侵權糾紛中的抗辯思路

通過對涉外定牌加工中的商標侵權糾紛案例查詢，包括“PRETUL”商標侵權案、“東風”商標侵權案等，筆者認為定牌加工企業(yè)主張不侵權的抗辯思路、亦與其他商標侵權糾紛抗辯不同之處，主要為下列三點：

(一)不屬于商標使用行為

在“PRETUL”商標侵權案、“東風”商標侵權案中，最高人民法院即支持該觀點。該觀點的理由為，定牌加工中使用爭議商標，僅屬物理貼附行為，不具有區(qū)分加工商品來源的意義，在中國境內(nèi)不具有識別商品來源的功能，所以在商標不能發(fā)揮識別作用情況下，定牌加工中使用商標的行為(即物理貼附)不屬于《商標法》中的商標使用行為，因此不構成侵權。

“PRETUL”商標侵權案系最高院2015年發(fā)布的知識產(chǎn)權典型案例，該案例發(fā)布后其觀點已成為定牌加工企業(yè)的主流抗辯觀點。該觀點下無需考慮出口商品是否與注冊商標的類別是否相同或類似，也無需考慮貼附商標與注冊商標是否相同或近似，較傳統(tǒng)抗辯方式更簡便。定牌加工企業(yè)引用該抗辯觀點時應當注意提供生效的定牌加工合同、境外企業(yè)的合法商標權證明，否則加工企業(yè)無法證明系定牌加工合同的情況下，極有可能被法院認定為貨物買賣合同，從而導致該抗辯觀點的基礎法律關系喪失。

(二)未造成國內(nèi)消費者混淆

山東省高院審理的“CROCODILE”商標侵權案即支持該觀點。該觀點的理由為，定牌加工的商品全部銷往國外，并未在中國境內(nèi)銷售，故中國境內(nèi)的消費者并不會對該商品的來源發(fā)生混淆和誤認。同時，定牌加工行為并不影響國內(nèi)商標權利人在國內(nèi)市場的份額，不會對國內(nèi)商標權利人帶來任何實質(zhì)性損害，因此不構成侵權。

該觀點從商標侵權的構成要件出發(fā)，以貼牌加工行為未減少國內(nèi)商標權利人的市場份額、未侵害商標識別這核心功能為由，認為缺乏損害結果發(fā)生這一構成要件而不構成侵權。在定牌加工糾紛中，即使商標權利人認為定牌加工行為侵害了商標權利人的出口利益、減少了在出口國的市場份額，但根據(jù)商標地域性原則，商標權利人的該主張需舉證證明在出口國已經(jīng)注冊了合法商標，且出口國法律已認定貼附的商標侵害了注冊商標。顯然，商標權利人的舉證難度非常大，往往要承擔舉證不利的后果(馳名商標除外)。定牌加工企業(yè)引用該抗辯觀點時應當注意提供產(chǎn)品全部銷往境外的證據(jù)，注意定牌加工合同、發(fā)票、裝箱單、提單、報關單等各項證據(jù)之間的內(nèi)容一致。若生產(chǎn)的產(chǎn)品超出合同約定數(shù)量的，加工企業(yè)應當作出合理解釋，并對超出部分予以銷毀商標處理，或與國內(nèi)商標權利人協(xié)商變價。

(三)已履行審查注意義務

“東風”商標侵權案于2015年一審起至2017年底再審判決，案件三次審理作出三次不同的判決，可謂一波三折。江蘇省高院審理認為，定牌加工企業(yè)知曉“東風”商標為馳名商標、知曉商標權利人上柴公司與國外企業(yè)長期存在商標糾紛，故未盡到合理注意與避讓義務，構成侵權。最高院再審“東風”商標案時改判不構成侵權，除了引用第(一)條不屬于商標使用行為理由外，另認為加工企業(yè)已經(jīng)審查了國外企業(yè)的商標權利證書資料，充分關注了國外企業(yè)的商標權利狀態(tài)，并在國外法律判決“東風”商標歸屬上柴公司期間就定牌加工行為與上柴公司溝通簽訂協(xié)議和支付補償，故加工企業(yè)已經(jīng)適當履行了審慎適當?shù)淖⒁饬x務。值得關注的是，二審與再審雖然判決結果不同，但對定牌加工企業(yè)是否履行了商標審查義務、是否進行了合理注意均作了充分分析，商標的審查注意義務是判決侵權與否的重要依據(jù)。

我們注意到，“東風”案的判決，將企業(yè)是否履行審查注意義務已實質(zhì)上作為涉外定牌加工中商標侵權的構成要件之一，這與傳統(tǒng)的定牌加工中的商標糾紛以及整個知識產(chǎn)權案件糾紛的理解是不同的。一般認為，企業(yè)的商標使用行為在客觀上侵犯了商標權利人的商標專用權，即構成侵權；主觀是否履行審查注意義務，即主觀是否“善意”不影響侵權成立，僅影響企業(yè)的賠償責任。簡單的講，主觀善意，侵權成立不賠償；主觀惡意，侵權成立要賠償。如《商標法》第六十四條第二款規(guī)定的合法來源抗辯，以及《著作權法》、《專利權法》都有類似的規(guī)定；又如《信息網(wǎng)絡傳播權保護條例》第二十三條規(guī)定的避風港原則；再如最高院2009年發(fā)布的《關于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權審判服務大局若干問題的意見》第18條，明確提出“貼牌加工”中的商標侵權糾紛，應當結合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權責任的承擔。

將加工企業(yè)的審查注意義務在實質(zhì)尚作為涉外定牌加工商標侵權的構成要件，是一把“雙刃劍”：一方面多了一項侵權不成立的抗辯理由，提高了加工企業(yè)的“防御能力”，在加工企業(yè)證明已履行審查注意義務的情況下能加快化解糾紛；另一方面，對加工企業(yè)審查注意義務的舉證提出了更高的要求，加工企業(yè)在合同磋商、簽訂時即應當審查貼附商標有無侵權可能，并在糾紛發(fā)生后提供書面的、客觀的審查注意義務履行的證據(jù)。

三、定牌加工企業(yè)應對商標侵權糾紛的措施

(一)規(guī)范合同文本，保留貼附商標來源合法性文件

在實踐中，很多定牌加工企業(yè)往往根據(jù)境外客戶的一張簡單訂單或一張形式發(fā)票就開始生產(chǎn)產(chǎn)品，并不重視合同文本的規(guī)范。在定牌加工合同中，有必要加入知識產(chǎn)權擔保條款，如要求境外客戶“承諾合法擁有貼附的商標或已得到商標權利人的合法授權”、“第三方對貼附的商標主張任何權利引起的責任均由定做方承擔”等。

除在合同條款中明確商標來源和侵權責任承擔外，加工企業(yè)還應當要求國外客戶提供貼附商標來源合法性文件，如商標權利證明、商標授權使用證明；若境外客戶在我國申請了該貼附商標的注冊，可以登入國家知識產(chǎn)權局查詢商標狀態(tài)；若加工企業(yè)與境外客戶形成了較為穩(wěn)定的合作，加工企業(yè)還可以自主在我國申請注冊貼附的商標。

加工企業(yè)應當保留與國外境外磋商、簽訂、履行合同中的郵件、聊天記錄，從而與商標來源合法性文件能夠互相印證。

(二)追加境外企業(yè)作為共同被告

定牌加工企業(yè)在合同中應當記載境外客戶的準確名稱、地址、聯(lián)系方式、法定代表人等信息，以便發(fā)生訴訟時追加該境外客戶作為共同被告或第三人。尤其在國內(nèi)商標權利人與境外客戶除本合同項下外還存在其他商標糾紛時，商標權利人的目標在于境外客戶而非加工企業(yè)。所以，追加被告將使加工企業(yè)在談判、訴訟中處于有利地位，比如以同意作證的方式來換取商標權利人撤訴。

(三)委托第三方機構進行商標審核

發(fā)生定牌加工中的商標侵權糾紛時，加工企業(yè)應當證明已履行審核注意義務。加工企業(yè)沒有法務部門的，可以委托律師事務所、商標代理所等第三方專業(yè)機構代為商標審核。如委托律師事務所后，律師可以向海關查詢貼附商標的查扣情況，或向法院查詢貼附商標的訴訟情況，或向知識產(chǎn)權部門查詢相同、相似商標的注冊和爭議情況。該些部門所出具的審核結果回函(包括官方網(wǎng)站上的查詢結果)，將作為今后發(fā)生商標糾紛時加工企業(yè)免責的重要證據(jù)；若該些部門不能出具書面回函的，律師也可以就整個審核過程出具書面審核記錄。

筆者認為，鑒于我國地區(qū)和地區(qū)之間的數(shù)據(jù)、信息尚未完全共享，若加工企業(yè)或受托人已經(jīng)在加工企業(yè)所在地的部門進行了必要調(diào)查，應當認定加工企業(yè)已合理履行了審核注意義務，而不得要求加工企業(yè)的調(diào)查范圍擴大到全國或全省。若查詢結果未發(fā)現(xiàn)貼附商標存在爭議情況，或雖發(fā)生爭議但爭議尚未裁決、不能確定侵權與否的，應當認定企業(yè)有權進行定牌加工；在將來發(fā)生商標侵權糾紛時，憑借第三方機構出具的商標審核文件，直接認定加工企業(yè)不構成侵權。這樣通過第三方機構的商標審核，將大大降低加工企業(yè)化解商標糾紛的時間和成本，例如發(fā)生海關查扣貨物時，憑借第三方機構出具的商標審核文件，海關可以直接放行貨物、無需向加工企業(yè)收取保證金。

考慮到定牌加工企業(yè)個體往往實力較弱，委托第三方機構審核商標的意愿不強，筆者建議由行業(yè)協(xié)會組織牽頭，以協(xié)會委托第三方機構審核的方式來降低審核成本，如此加工企業(yè)個體只需繳納少量的會費即可享受商標審核的服務。協(xié)會還可以對審核結果進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，定期發(fā)布統(tǒng)計結果，這將有利于提升整個行業(yè)的商標侵權風險意識和應對能力。

四、結語

最高院發(fā)布“PRETUL”商標侵權典型案例后，對涉外定牌加工中的商標侵權糾紛處理起到了很好的指導作用，提高了定牌加工企業(yè)對商標侵權糾紛的預防和應對能力。但案例的發(fā)布并沒有減少該糾紛領域的爭議聲音，不少法律人士提出了對該案例的反對觀點，地方法院在個案中出于保護地方知名企業(yè)、保護地方知名商標的價值取向，亦作出不同于“PRETUL”商標案的裁決。

當下以及未來一段時間內(nèi)涉外定牌加工依然是我國企業(yè)的主要出口方式，定牌加工企業(yè)的整體生存環(huán)境、市場競爭能力尚待加強，加工企業(yè)微薄的加工利潤與其承擔的商標侵權風險完全不匹配。因此，“PRETUL”商標案反映的是最高院在平衡定牌加工企業(yè)和商標權利人兩者利益時的價值取向。在筆者看來，“PRETUL”商標案中對商標貼附行為不屬于《商標法》上商標使用的認定，突破了傳統(tǒng)商標侵權認定方式，該突破與其說是執(zhí)法者的執(zhí)法創(chuàng)新，更像是執(zhí)法者對定牌加工整體行業(yè)保護的結果導向；其更深層次的原因在于，從社會整體角度看涉外定牌加工糾紛，保護定牌加工行業(yè)所帶來的利益大于商標權利人犧牲的利益，尤其是當下商標權利人中不少是境外企業(yè)。但隨著市場發(fā)展、“中國制造”向“中國創(chuàng)造”升級，將有越來越多的中國自主品牌走向世界，需要我國法律對品牌商標的出口保護；以及境外企業(yè)擴大在中國境內(nèi)投資后(如中外合資、中外合作等)，更多商標權利人從境外企業(yè)轉變?yōu)榫硟?nèi)企業(yè)，他們的利益將與我們息息相關。到那時，最高院在平衡定牌加工企業(yè)和商標權利人兩者利益時，可能作出與“PRETUL”商標案不同的價值取向。所以，涉外定牌加工企業(yè)不能看到“PRETUL”商標案就從此高枕無憂；相反，除了提升糾紛抗辯能力和應對措施外，更要提高風險意識，了解不斷變化的市場環(huán)境和法律環(huán)境。