實用性審查中積極效果的考量

孟棟 何婷婷

摘要：本文從專利法和審查指南的相關(guān)規(guī)定出發(fā)，針對實用性審查過程易出現(xiàn)爭議的兩種情形，結(jié)合實際案例進行相應(yīng)的分析，對實用性判定過程中積極效果的判斷尺度進行了探討，并認為實用性并不要求發(fā)明或?qū)嵱眯滦屯昝罒o缺，只要其能夠解決一定的技術(shù)問題，產(chǎn)生一定的技術(shù)效果，一般情況下應(yīng)當認可其能夠產(chǎn)生積極效果，具備實用性。

關(guān)鍵詞：實用性;積極效果

中圖分類號：D923.42 文獻標識碼：A文章編號：1003-5168（2020）03-0086-03

1 問題的提出

習近平總書記多次強調(diào)要提高知識產(chǎn)權(quán)的審查質(zhì)量和審查效率。而實用性是發(fā)明和實用新型專利授權(quán)的實質(zhì)性條件，做好實用性審查是提升專利審查質(zhì)量的重要一環(huán)。

我國現(xiàn)行專利法中規(guī)定：“實用性，是指發(fā)明或者實用新型申請的主題必須能夠在產(chǎn)業(yè)上制造或使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果”?！秾＠麑彶橹改稀分兄赋觥澳軌虍a(chǎn)生積極效果，是指發(fā)明或者實用新型專利在提出申請之日，其產(chǎn)生的經(jīng)濟、技術(shù)和社會的效果是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以預(yù)料到的。這些效果應(yīng)當是積極的和有益的”，同時《專利審查指南》中實用性的審查基準也將“無積極效果”列為不具備實用性的主要情形之一。因此，專利申請必需具有積極效果才有可能滿足實用性的要求獲得授權(quán)。

對于積極效果，《專利審查指南》中有相關(guān)的規(guī)定，“具備實用性的發(fā)明或者實用新型專利申請的技術(shù)方案應(yīng)當能夠產(chǎn)生預(yù)期的積極效果。明顯無益、脫離社會需要的發(fā)明或者實用新型專利申請的技術(shù)方案不具備實用性”，即認為明顯無益、脫離社會需要的發(fā)明或者實用新型專利申請無積極效果。至于何種程度才屬于無積極效果，尹新天[1]認為“能夠被認定為不能產(chǎn)生積極效果的發(fā)明或者實用新型只能是那些不但明顯無益，而且?guī)聿涣加绊懀ɡ鐕乐匚廴经h(huán)境、嚴重浪費能源、敗壞社會風氣等）的發(fā)明或者實用新型”，即強調(diào)發(fā)明或者實用新型在明顯無益且?guī)聿涣加绊憰r，不能產(chǎn)生積極效果。

然而上述規(guī)定或者解釋相對模糊，發(fā)明或者實用新型專利達到什么程度屬于“明顯無益、脫離社會需要”或者“明顯無益且?guī)聿涣加绊憽辈]有相關(guān)的標準。針對類似的案件，不同審查員可能得出不同的結(jié)論，例如對于發(fā)明或者實用新型能夠解決一定的問題但存在缺陷的情形和發(fā)明或者實用新型中存在耗費能量的情形就存在較大的爭議。下面結(jié)合幾個案例探討一下這兩類情形的案例是否能夠產(chǎn)生積極效果，具備實用性，以期對實用性積極效果的審查有所幫助。

2 案例分析

2.1 發(fā)明或?qū)嵱眯滦痛嬖谌毕莸那樾?/p>

對于技術(shù)方案存在缺陷的發(fā)明或者實用新型案件，一種觀點認為發(fā)明或者實用新型存在缺陷，其不能產(chǎn)生預(yù)期的積極效果，不具備實用性。另一種觀點認為發(fā)明或者實用新型都不是完美無缺的，必然存在缺陷，因此不能以發(fā)明或者實用新型存在缺陷否定其實用性。那么哪種觀點更有道理呢？我們結(jié)合實際案例看一下。

【案例1】

本申請涉及一種車體傾斜自動顯示和自動減速的裝置，工作時，安裝在車體底部的感應(yīng)管隨車體向外傾斜超過預(yù)定角度時，觸發(fā)顯示裝置的傳感器，傳感器發(fā)出的信號傳至電路板，使指示燈發(fā)光，提示司機車體發(fā)生傾斜。當車體傾斜達到預(yù)定角度時，觸發(fā)減速裝置的傳感器，傳感器發(fā)出的信號傳至電路板、手控開關(guān)、剎車系統(tǒng)，使車輛減速。

駁回決定認為：車輛正常行駛時產(chǎn)生向心加速度，使得車輛會有一定的側(cè)傾角，而本申請的裝置有可能在汽車正常轉(zhuǎn)向時就觸發(fā)傳感器，使車輛減速，這與本申請的發(fā)明目的相違背，不能產(chǎn)生預(yù)期的積極效果，因此不具備實用性。

復(fù)審決定[2]認為，雖然本申請的裝置有可能在汽車轉(zhuǎn)向時就觸發(fā)傳感器，使車輛減速，但本申請是針對車胎漏氣、少氣、爆胎、貨物重壓、彈簧及半軸斷裂、輪胎脫落時車體傾斜，易發(fā)生側(cè)翻的問題，提供一種能顯示車體傾斜情況并在傾斜角度較大時能自動減速的裝置，本申請的技術(shù)方案在車輛直線行駛的情況下發(fā)生前述意外狀況時能實現(xiàn)車體傾斜自動顯示和自動減速的目的，故本申請的技術(shù)方案能夠產(chǎn)生積極的技術(shù)效果;雖然汽車正常轉(zhuǎn)向時可能會觸發(fā)傳感器，但根據(jù)本申請說明書所述，手控開關(guān)是可以人工調(diào)節(jié)的，可以在轉(zhuǎn)彎前將手控開關(guān)關(guān)閉，這樣即使車輛轉(zhuǎn)彎時會觸發(fā)傳感器，傳感器的信號也不會傳至剎車系統(tǒng)導致車輛剎車減速。

駁回決定和復(fù)審決定正對應(yīng)前述的兩種觀點。二者均承認技術(shù)方案存在一定的缺陷，例如汽車正常轉(zhuǎn)向時可能會觸發(fā)傳感器。因為該缺陷的存在，駁回決定認為其不能產(chǎn)生預(yù)期的積極的效果，不具備實用性;而復(fù)審決定則認為與現(xiàn)有技術(shù)中不帶該系統(tǒng)的車輛相比，本申請在車輛直線行駛的情況下發(fā)生意外狀況時能實現(xiàn)車體傾斜自動顯示和自動減速的目的，其存在的缺陷并不能導致該系統(tǒng)或者車輛無法正常工作，因此其能夠產(chǎn)生積極效果，具備實用性。

針對上述兩種觀點，筆者認為發(fā)明或者實用新型即使實施過程中存在一定缺陷，導致效果并不完全符合預(yù)期，但只要能夠解決一定的技術(shù)問題，產(chǎn)生一定的技術(shù)效果，就應(yīng)當認可其能夠產(chǎn)生積極效果，具備實用性。不能因為發(fā)明或者實用新型存在缺陷就否認其存在積極效果?，F(xiàn)實中不存在也不可能存在完美無缺的發(fā)明或者實用新型，同理實用性審查中的積極效果也不應(yīng)要求發(fā)明或者實用新型專利申請完美無缺，而申請中存在的缺陷可能恰恰是申請人進行下一步研發(fā)的方向，如此才能不斷促使研發(fā)人員進行發(fā)明創(chuàng)造并推動科技進步。正如案例1的車體傾斜自動顯示和自動減速的裝置雖然在正常轉(zhuǎn)向時可能會觸發(fā)傳感器，但研發(fā)人員可通過提前關(guān)閉手控開關(guān)來避免該問題，同時也可針對上述問題進一步研發(fā)。

2.2 發(fā)明或?qū)嵱眯滦痛嬖诤馁M能量的情形

對于技術(shù)方案存在耗費能量的發(fā)明或?qū)嵱眯滦桶讣?，一種觀點容易認為耗費能量的發(fā)明或者實用新型必然不具備實用性。然而真的是這樣嗎？

【案例2】

本申請涉及一種氣油壓型動力發(fā)電裝置，通過輪胎回轉(zhuǎn)使車輛車輪上的氣缸機構(gòu)產(chǎn)生壓縮氣體，并將上述壓縮氣體傳送給氣動馬達，氣動馬達帶動發(fā)電盤轉(zhuǎn)動發(fā)電。

駁回決定認為：本申請中產(chǎn)生壓縮氣體的能量來源于燃油燃燒產(chǎn)生動力帶動輪胎轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的動能轉(zhuǎn)化而來，但由于轉(zhuǎn)化過程中必然會消耗一定的能量，相比于現(xiàn)有技術(shù)中直接利用燃油燃燒發(fā)電產(chǎn)生相同的電力的情形，本申請中油耗必然更大。因此本申請明顯無益、脫離社會需要，不能產(chǎn)生預(yù)期的積極效果，故而不具備實用性。

復(fù)審決定[3]認為，燃油量的更多消耗并不表示本申請就明顯無益、脫離社會需要，是否明顯無益還應(yīng)根據(jù)其方案整體解決的技術(shù)問題來判斷。本申請?zhí)峁┝艘环N利用輪胎轉(zhuǎn)動發(fā)電的結(jié)構(gòu)，盡管存在能量消耗的問題，但提供了另外一種形式的發(fā)電裝置，能夠取得可預(yù)料的積極效果，因而具備實用性。

由此看來，耗費能量的發(fā)明或者實用新型并不必然不具備實用性。

對于發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠写嬖谀芰哭D(zhuǎn)換的情形，根據(jù)能量守恒定律，能量的轉(zhuǎn)換必然是通過一定的裝置來實現(xiàn)的，因此在轉(zhuǎn)換過程中必然伴隨著裝置運轉(zhuǎn)時因摩擦生熱等產(chǎn)生的其他能量，不可能100%轉(zhuǎn)換成人們想要的能量，從某種意義上講，能量的轉(zhuǎn)換必然是一個耗能的過程中，如燃油燃燒產(chǎn)生的化學能不可能100%轉(zhuǎn)換成發(fā)動機的曲軸旋轉(zhuǎn)的動能。但顯然的，利用燃油燃燒驅(qū)動發(fā)動機曲軸旋轉(zhuǎn)雖然也存在耗費能量的情況，但其具備實用性，因此并不是所有耗費能量的發(fā)明或者實用新型一定不具備實用性。

同理，在案例2中，該申請雖然耗費能量，但由于車輛在行駛過程中必然存在輪胎轉(zhuǎn)動，該申請中的機構(gòu)將輪胎轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的能量轉(zhuǎn)化為電能進行一定的回收，提供了一種新的形式的發(fā)電裝置，即解決了一定的技術(shù)問題，達到了一定的技術(shù)效果，則不應(yīng)當認為其不能產(chǎn)生積極效果，也不能用實用性否定其獲得專利權(quán)的可能性。

那么是否存在耗費能量的發(fā)明或者實用新型不具備實用性的情形呢？下面結(jié)合案例3進行說明。

【案例3】

本申請涉及一種風筒式發(fā)電機組，通過外部電能驅(qū)動風筒的主動風機轉(zhuǎn)動，主動風機轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的風能帶動從動風機轉(zhuǎn)動，從動風機驅(qū)動發(fā)電機發(fā)電。申請人聲稱通過主動風機在風筒內(nèi)產(chǎn)生人造風代替自然風，解決了現(xiàn)有風力發(fā)電受地域限制較大的問題，在任何地點均可應(yīng)用，適用范圍廣，不需要建造塔架，節(jié)約大量土地資源。

駁回決定和復(fù)審決定[4]均認為本申請是由外部電能轉(zhuǎn)換成主動風機的轉(zhuǎn)動機械能，轉(zhuǎn)動機械能轉(zhuǎn)換為空氣動能進而帶動從動風機轉(zhuǎn)動，最終從動風機的轉(zhuǎn)動機械能轉(zhuǎn)換成了電能并入電網(wǎng)，整個系統(tǒng)的能量轉(zhuǎn)換是從電能又轉(zhuǎn)換成了電能，而在能量轉(zhuǎn)化過程中，勢必會發(fā)生能量的損耗，便會導致輸出的能量小于輸入的能量，造成了電能的無故浪費，因此本申請明顯無益、脫離社會需要，不能產(chǎn)生預(yù)期的積極效果，不具備實用性。

在案例3中，該申請實質(zhì)上是利用電能經(jīng)過一定的轉(zhuǎn)換過程再次進行發(fā)電，在發(fā)電過程中必然伴隨著能量的損耗，造成了電能的浪費。同時雖然申請人聲稱通過主動風機在風筒內(nèi)產(chǎn)生人造風代替自然風解決了現(xiàn)有風力發(fā)電受地域限制較大的問題，然而風力發(fā)電根本目的在于將風能轉(zhuǎn)換為電能，而本申請實際上是將電能轉(zhuǎn)換為電能，風只是一個中間介質(zhì)，并不是利用風力發(fā)電，因此也就不能解決申請人聲稱的風力發(fā)電受地域限制較大的技術(shù)問題。綜上，案例3明顯無益，脫離社會需要，不能產(chǎn)生預(yù)期的積極效果，不具備實用性。

由此可見，對于發(fā)明或者實用新型中存在能量轉(zhuǎn)換的情形，是否能夠產(chǎn)生預(yù)期的積極效果還應(yīng)結(jié)合發(fā)明或?qū)嵱眯滦退鉀Q的技術(shù)問題來進行判斷。如果發(fā)明或者實用新型雖然耗費能量，但能夠解決一定的技術(shù)問題，達到一定的技術(shù)效果，則一般認為其能夠產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果，具備實用性。如果發(fā)明或者實用新型僅是將輸入能量耗費一部分后以同樣的形式輸出，一般意義上講，其也不能解決技術(shù)問題，因此該發(fā)明或者實用新型明顯無益、脫離社會需要，不能產(chǎn)生預(yù)期的積極效果，不具備實用性。

3 結(jié) 論

總之，實用性的能夠制造或者使用并且能夠產(chǎn)生積極效果的條件是相對比較容易滿足的[1]，因此在現(xiàn)行法律制度之下不能人為拔高實用性的標準。只要發(fā)明或?qū)嵱眯滦湍軌蚪鉀Q一定的技術(shù)問題，產(chǎn)生一定的技術(shù)效果，即使技術(shù)效果沒有完全符合預(yù)期，一般情況下也應(yīng)當認可其能夠產(chǎn)生積極效果，具備實用性。

發(fā)明或者實用新型具備實用性并不要求其完美無缺，即使實施過程中存在一定缺陷，但發(fā)明或者實用新型的缺陷同樣可以成為其進一步改進的起點。對于存在能量消耗的技術(shù)方案，必須站位本領(lǐng)域技術(shù)人員進行判斷，如果發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案僅是實現(xiàn)相同能量形式之間的轉(zhuǎn)換，無謂地消耗能源，則一般認定其是明顯無益的，沒有解決技術(shù)問題，也沒有產(chǎn)生技術(shù)效果，因此也就不能產(chǎn)生積極效果，不具備實用性;但如果是不同能量形式之間的轉(zhuǎn)換，則要基于發(fā)明或?qū)嵱眯滦退鉀Q的技術(shù)問題進行判斷，并不是存在能量消耗該方案就不具備實用性。

參考文獻：

[1] 尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社第2版，2012.9199-201.

[2] 第26453號復(fù)審請求審查決定.

[3] 第35228號復(fù)審請求審查決定.

[4] 第114476號復(fù)審請求審查決定.