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    ICT領(lǐng)域涉及標(biāo)準(zhǔn)的專利許可談判中標(biāo)準(zhǔn)必要專利認(rèn)定的困境及其解決對策

    2020-05-29 08:12:20暢君元
    企業(yè)科技與發(fā)展 2020年4期
    關(guān)鍵詞:認(rèn)定國際標(biāo)準(zhǔn)評估

    暢君元

    【摘 要】科技的發(fā)展促使更多的產(chǎn)業(yè)向ICT領(lǐng)域轉(zhuǎn)型,越來越多的企業(yè)參與ICT領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)的實施,在標(biāo)準(zhǔn)實施過程中,SEP專利權(quán)人與專利實施人就SEP許可談判出現(xiàn)了諸多問題。日本《專利法》規(guī)定日本專利局可以提供專利權(quán)范圍的官方意見書,并新建了一套咨詢意見制度,同時制定了《涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可談判指南》保障該制度的實施。通過對我國現(xiàn)狀及問題進(jìn)行分析,綜合我國具體國情,提出我國目前不必建立由國家專利主管部門負(fù)責(zé)管理與實施的咨詢意見制度,應(yīng)當(dāng)建立針對專利許可談判中SEP認(rèn)定與評估的規(guī)范性流程,并且在制定相關(guān)規(guī)范時,關(guān)注SEP的國際統(tǒng)一性問題。

    【關(guān)鍵詞】專利許可;標(biāo)準(zhǔn)必要專利;認(rèn)定;評估;國際標(biāo)準(zhǔn)

    1 問題的提出

    隨著科技的進(jìn)步,尤其是物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和云計算等高新技術(shù)深入人們的生活,出現(xiàn)了許多“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)+新技術(shù)”的創(chuàng)新模式。在產(chǎn)品制造和服務(wù)提供領(lǐng)域,越來越多的企業(yè)需要參與制定或?qū)嵤┫鄳?yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。對于同處于ICT(Information and Communication Technology)領(lǐng)域的企業(yè)來說,相同行業(yè)的企業(yè)可以相對輕松地評估彼此擁有專利的價值,并且對本領(lǐng)域的專利許可費率擁有一定的共識,專利糾紛通??梢酝ㄟ^企業(yè)間的專利交叉許可處理解決。專利的交叉許可不僅可以快速解決專利糾紛,還能降低企業(yè)的談判與訴訟成本,因此這種模式成為ICT企業(yè)解決專利糾紛時的首選方式。

    然而,隨著“第四次工業(yè)革命”的到來,物聯(lián)網(wǎng)將萬物互聯(lián),來自不同行業(yè)的公司都需要通過ICT技術(shù)接入互聯(lián)網(wǎng)。這就導(dǎo)致各個行業(yè)的企業(yè)都需要實施ICT領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),從而需要進(jìn)行SEP的許可談判。這些其他行業(yè)的企業(yè)本身并不持有ICT技術(shù)方面的專利,但卻必須使用這些專利,這就導(dǎo)致這些公司無法通過交叉許可的方式獲得標(biāo)準(zhǔn)必要專利(SEP,Standard Essential Patent)的使用權(quán),只能通過一輪又一輪艱難的談判獲得專利權(quán)人的許可。由于談判雙方對ICT行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及必要專利的理解存在差異,所以實際增加了ICT標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人與這些標(biāo)準(zhǔn)實施者的談判成本。

    在專利權(quán)人及專利實施者就專利許可問題進(jìn)行談判時,對于涉及的專利是否為SEP的判定,會對所涉專利的許可談判及許可費率產(chǎn)生極大的影響,對談判雙方都尤為重要。但現(xiàn)實生活中,對于那些中小規(guī)模企業(yè),甚至是沒有實施過標(biāo)準(zhǔn)、未涉及SEP談判的傳統(tǒng)行業(yè)的公司而言,其與SEP專利權(quán)人對于標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)專利的理解必然存在一定的差距,而且專利許可費的確定目前也并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),故在談判時會遇到層層阻力,出現(xiàn)各種難以解決的矛盾。

    2 日本的做法

    根據(jù)日本現(xiàn)行《專利法》第71條的規(guī)定,利益相關(guān)方可以請求日本專利局(JPO,Japan Patent Office)確定相關(guān)發(fā)明專利的技術(shù)范圍(包括與其他發(fā)明之間的關(guān)系等),并提供官方意見書[1]。2018年4月1日,JPO為強(qiáng)化并擴(kuò)展這一制度,建立了一套新的咨詢意見制度(稱為判定制度),該制度主要規(guī)定通過JPO的咨詢意見判斷一件專利是否屬于SEP。2018年6月5日,為了使JPO的咨詢意見制度可以在SEP許可談判中起到更為重要的作用,JPO又發(fā)布了《涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可談判指南》(簡稱《指南》),為相關(guān)權(quán)利人進(jìn)行SEP許可談判提供指導(dǎo)意見。這些制度與《指南》的制定標(biāo)志著JPO致力于為相關(guān)利益人提供一個簡單、迅速解決SEP爭議機(jī)制的方式,幫助相關(guān)權(quán)利人降低許可磋商成本,使其能夠繼續(xù)合理、高效地開展后續(xù)的工作。

    JPO的意見書及判定結(jié)果雖然不具有法律約束力,但由于JPO的權(quán)威性和中立性,所以其對專利權(quán)范圍及專利是否為SEP的判定類似于我國的司法鑒定意見書,具有一定的權(quán)威性,是談判或訴訟的重要參考。同時,咨詢意見制度還有另外的優(yōu)勢,包括其流程便捷、速度快、費用低,對承受不起高額的談判、訴訟成本且時間緊迫的個人或中小企業(yè)尤為適合。

    當(dāng)然,日本律師聯(lián)合會在日本專利局對《標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可談判準(zhǔn)則》進(jìn)行意見征集時也提出了一些看法:第一,該準(zhǔn)則的國際協(xié)調(diào)性考慮不足,適用的國際標(biāo)準(zhǔn)的范圍及對SEP的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不夠明確,對于有無FRAND聲明對SEP許可的影響沒有涉及。第二,SEP的情況非常復(fù)雜,其許可談判應(yīng)由企業(yè)雙方自主進(jìn)行,而該指南的內(nèi)容較為僵化,行政機(jī)關(guān)也有其自身的局限性和困難,這些因素不僅不會對談判起到積極的作用,反而會為雙方的許可談判帶來阻力。第三,《指南》與JPO的關(guān)系不明確,與其行政職能不能對應(yīng),可能導(dǎo)致指南執(zhí)行力度及效率受到影響。第四,《指南》對于具體步驟的規(guī)定過于詳細(xì),有可能被不愿意進(jìn)行談判的當(dāng)事方惡意利用,通過利用《指南》的具體規(guī)定,當(dāng)事方可以假意參與談判,實則在某些細(xì)節(jié)上做文章,結(jié)束談判或拖延時間[2]。

    3 我國的現(xiàn)狀及困境

    我國目前尚未出臺在專利許可過程中對SEP進(jìn)行評估的程序及方法,也沒有明確規(guī)定由哪些主體對其進(jìn)行認(rèn)定和評估。實踐中,可以對SEP進(jìn)行認(rèn)定與評估的主體主要分為3類,分別為標(biāo)準(zhǔn)化組織、第三方評估機(jī)構(gòu)及人民法院[3]。

    首先,對標(biāo)準(zhǔn)化組織而言,雖然技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是其組織專家成員共同制定的,對標(biāo)準(zhǔn)的整體情況及其中專利技術(shù)的具體情況有一定的了解,但標(biāo)準(zhǔn)畢竟不是標(biāo)準(zhǔn)化組織直接制定的,標(biāo)準(zhǔn)化組織僅僅是標(biāo)準(zhǔn)制定的組織方,其內(nèi)部的技術(shù)人員也不具備認(rèn)定與評估SEP的能力[4]。同時,一個技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)會涉及數(shù)量眾多的專利技術(shù),也會涉及數(shù)量眾多的專利權(quán)人及專利實施人,此時可能涉及的專利許可情況也就千差萬別,復(fù)雜程度可想而知。如果重新組織標(biāo)準(zhǔn)組織成員對SEP進(jìn)行認(rèn)定,就會耗費標(biāo)準(zhǔn)化組織及其成員單位大量的時間與精力,根本無法實現(xiàn)。所以,在SEP許可實踐中,標(biāo)準(zhǔn)化組織幾乎不會對納入標(biāo)準(zhǔn)的專利技術(shù)的必要性進(jìn)行認(rèn)定。

    其次,專利權(quán)人和專利實施人都可以聘請第三方評估機(jī)構(gòu)對涉及的專利在標(biāo)準(zhǔn)中是否“必要”進(jìn)行評估。實踐中,通常是爭議雙方單獨去聘請評估機(jī)構(gòu)或者專家,單方面組織評估流程并支付費用[5],所以導(dǎo)致最終出具的評估意見書可能存在傾向性問題,難以得到對方的認(rèn)可。

    最后,法院可以根據(jù)雙方的舉證情況對爭議專利是否屬于SEP做出判斷。但法官并不具備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)專業(yè)知識,無法對其中具體的技術(shù)問題進(jìn)行直接的判斷,還是需要借助于專業(yè)領(lǐng)域?qū)<一驒C(jī)構(gòu)的支持,如進(jìn)行司法鑒定或聘請第三方評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估。這就會產(chǎn)生額外的時間和金錢成本,不利于糾紛迅速、高效地解決。

    4 解決對策

    通過分析日本專利局解決相關(guān)利益人SEP的許可問題的實踐經(jīng)驗及教訓(xùn),結(jié)合我國國情提出以下解決對策。

    首先,我國不必建立由國家專利主管部門負(fù)責(zé)管理與實施的咨詢意見制度。國家專利主管部門有其固定的行政職責(zé),SEP涉及的內(nèi)容錯綜復(fù)雜,對處理時效要求較高,專利主管部門并不具備認(rèn)定與評估SEP的職能屬性、工作時間及相關(guān)的技術(shù)實力。專利主管部門在SEP認(rèn)定與評估的過程中,能夠起到的作用十分有限。所以,不建議由專利主管部門組織開展SEP的認(rèn)定與評估工作,可以直接將此項內(nèi)容交由爭議雙方自行解決。

    其次,我國應(yīng)建立針對專利許可談判中SEP認(rèn)定與評估的規(guī)范性流程。許可談判本是專利權(quán)人與專利實施人之間的談判,是私主體間的市場行為,除非其談判行為出現(xiàn)違反法律法規(guī)的情形,不應(yīng)對其有過多的限制或干預(yù)。但為了規(guī)范許可過程中SEP認(rèn)定與評估流程,避免當(dāng)事人不想?yún)⑴c談判、惡意拖延時間或破壞談判機(jī)會,制造善意談判的假象,還需結(jié)合我國國情制定類似于日本《標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可談判準(zhǔn)則》的規(guī)范性流程,包括聘請第三方評估機(jī)構(gòu)或司法鑒定機(jī)構(gòu)的程序及要求、雙方當(dāng)事人應(yīng)提供的材料要求及時限等,通過嚴(yán)格的流程控制,實現(xiàn)快速解決糾紛的目的。

    最后,在制定相關(guān)規(guī)范時,還應(yīng)關(guān)注SEP的國際統(tǒng)一性問題,尤其是涉及國際標(biāo)準(zhǔn)的專利一般都會在多個國家申請并獲得專利權(quán)。雖然知識產(chǎn)權(quán)存在地域性的特征,相關(guān)權(quán)利及立法情況在各個國家也不盡相同,但在進(jìn)行SEP認(rèn)定、評估與許可費確定時,還是應(yīng)當(dāng)將國際因素考慮進(jìn)去,明確對國際考察內(nèi)容及流程的要求,以實現(xiàn)與國際標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。

    參 考 文 獻(xiàn)

    [1]電子政府的e-Gov法律檢索.日本專利法(生效日期:1991年7月1日)[EB/OL].https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000121#F,2019-10-19.

    [2]日本律師協(xié)會聯(lián)合會.關(guān)于“標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可談判準(zhǔn)則”的意見書[EB/OL].https://www.nichibenren.or.jp/ac-tivity/document/opinion/year/2017/171114.html,2019-10-20.

    [3]張偉昌.標(biāo)準(zhǔn)必要專利認(rèn)定問題研究——以無線星球訴華為案為考察[D].廈門:廈門大學(xué),2018.

    [4]徐曾滄.WTO背景下技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中專利并入的法律問題研究[D].上海:華東政法大學(xué),2008.

    [5]王學(xué)先,楊異.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中必要專利的認(rèn)定[J].學(xué)術(shù)論壇,2011(10):42.

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