從復(fù)審維駁案例看公知常識舉證在專利創(chuàng)造性判斷中的作用

梁茜

摘要：本文對公知常識的判定、判定標(biāo)準(zhǔn)、舉證責(zé)任以及通過對復(fù)審維駁案例中涉及到公知舉證部分進(jìn)行探討，分析案例中公知常識性證據(jù)的選取時機(jī)以及具體證據(jù)來源，對如何提高專利審查效率和質(zhì)量進(jìn)行思考。

關(guān)鍵詞：創(chuàng)造性;公知常識;舉證;專利復(fù)審

中圖分類號：G306文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1003-5168（2020）18-00074-04

1 引言

在專利審查以及專利復(fù)審過程中，公知常識是經(jīng)常使用到的一個重要概念，在進(jìn)行專利判定時，創(chuàng)造性的判斷尤為受到人們的關(guān)注，國外公知常識與現(xiàn)有技術(shù)、本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)知識等概念上還存在混亂的現(xiàn)象，而我國也存在這方面的問題，即便是專利審查意見通知書中也存在混用的情況，對于一般公眾而言，基本的知識產(chǎn)權(quán)法都了解甚少，更何況公知常識與之相近名詞概念之間的區(qū)分，在這里將對重點(diǎn)概念進(jìn)行梳理，更為清楚的理解公知常識。同時公知常識在具體應(yīng)用于專利創(chuàng)造性判定時，由于其判定標(biāo)準(zhǔn)和舉證責(zé)任等模糊性，成為爭議的焦點(diǎn)。對于普通大眾而言，如果專利實(shí)質(zhì)審查部門以及復(fù)審委通過及時對公知常識進(jìn)行舉證，不僅可提高專利審查效率和審查質(zhì)量，也能提高駁回或維駁決定的公信力。在此，通過對復(fù)審維駁案例中，在通過前置階段或復(fù)審階段中公知常識的舉證和說理具體情況進(jìn)行探討，拋磚引玉提出一些建議。

2 公知常識的概念

《專利審查指南2010（2019年修訂）》第二部分第四章關(guān)于創(chuàng)造性的部分，判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見通常采用三步法進(jìn)行;且當(dāng)區(qū)別技術(shù)特征為公知常識時通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)存在相應(yīng)的技術(shù)啟示的一種情況，即：“所述區(qū)別特征為公知常識，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段。”[1-2]

這樣一來，公知常識的關(guān)注點(diǎn)落在了：①誰來判定，即判斷主體是誰？②公知常識的時間界限如何？③考慮因素以及形式載體如何。第一個問題的答案應(yīng)該是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員;第二個問題公知常識應(yīng)當(dāng)屬于現(xiàn)有技術(shù)范疇，且是達(dá)到“公知化”程度的一種現(xiàn)有技術(shù)，并應(yīng)以涉案申請的申請日或優(yōu)先權(quán)日作為時間界點(diǎn);對于第三個問題，相關(guān)技術(shù)手段應(yīng)當(dāng)與重新確定的技術(shù)問題相互關(guān)聯(lián)，站位于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，利用專業(yè)技術(shù)知識，結(jié)合具體所要解決的技術(shù)問題，從而來判斷某特征是不是屬于公知常識;最后一個問題載體形式主要為教科書或者工具書[2]。

從上述規(guī)定中“公知常識”的范疇清楚、簡明，但這只是一種非常理想的狀態(tài)，對“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”來說，公知常識應(yīng)當(dāng)是所廣泛熟知和非常明確的，可實(shí)際上“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”并非現(xiàn)實(shí)中存在的人，事實(shí)上與涉案專利相關(guān)的當(dāng)事人、審查員、復(fù)審員、法官的技術(shù)水平和專業(yè)知識都與“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”存在一定的差距，這樣一來，將導(dǎo)致某技術(shù)特征是否屬于公知常識的理解有所不同。

3 “依職權(quán)認(rèn)定公知常識”的現(xiàn)行規(guī)范

專利實(shí)審階段和專利復(fù)審階段的的行政決定具體依發(fā)生先后程序可以分成兩類：第一類專利申請的實(shí)審階段中由專利局“依職權(quán)認(rèn)定公知常識”，具體行政行為者是專利局及其相應(yīng)審查員。第二類專利申請的復(fù)審階段中由專利復(fù)審委員會“依職權(quán)認(rèn)定公知常識”，具體行政行為者是專利復(fù)審委員會及其復(fù)審合議組。第一類情況通常是相應(yīng)專利審查員在與專利申請人之間經(jīng)過若干次的審查意見交換后作出的“依職權(quán)認(rèn)定公知常識”的實(shí)質(zhì)審查決定;第二類情況通常是專利申請人對前者之駁回專利申請決定不服并向?qū)＠謴?fù)審和無效審理部請求復(fù)審，由專利局復(fù)審和無效審理部組成的合議組經(jīng)復(fù)審審理后作出“依職權(quán)認(rèn)定公知常識”的復(fù)審決定。

如上所述，《專利審查指南》[1]第二部分“實(shí)質(zhì)審查”之第八章“實(shí)質(zhì)審查程序”的“4.10.2.2審查意見通知書正文”中規(guī)定：“審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明”。上述規(guī)定實(shí)質(zhì)上要求審查員在通知書中引用的公知常識時應(yīng)當(dāng)是確鑿的，且當(dāng)申請人對此提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)說明理由或直接提供證據(jù)，即如果足以能夠說明理由時也不必須提供相應(yīng)的證據(jù)。復(fù)審階段時的“依職權(quán)認(rèn)定公知常識”相關(guān)規(guī)定如上所述，同時《專利審查指南》[1]前置階段中規(guī)定，前置審查意見中，原審查部門不可以補(bǔ)充駁回理由和證據(jù)，但可以補(bǔ)充技術(shù)詞典、技術(shù)手冊、教科書等所屬技術(shù)領(lǐng)域中的公知證據(jù)?！秾＠麑彶橹改稀窂?fù)審合議審查階段中規(guī)定，合議組可以引入所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識，或者補(bǔ)充相應(yīng)的技術(shù)詞典、技術(shù)手冊、教科書等所屬技術(shù)領(lǐng)域中的公知證據(jù)。

綜合上下文的意思可以解讀為：在復(fù)審階段，前置階段審查員可以對公知常識部分進(jìn)行證據(jù)的補(bǔ)充，在復(fù)合合議階段，專利局復(fù)審和無效審理部既可以對在駁回決定或者前置審查意見中審查員認(rèn)定的公知常識補(bǔ)充書籍、手冊等公知證據(jù)，且前置意見中補(bǔ)充的公知常識證據(jù)也可作為復(fù)審員的參考資料，專利局復(fù)審和無效審理部也可以對公知常識進(jìn)行重新判定，并提供相應(yīng)書籍、手冊等公知證據(jù)。

4 公知常識與其他概念的區(qū)別

《專利審查指南》172頁中關(guān)于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員是這樣定義的：假定所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員知曉申請日或優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)。這樣一來有個問題：本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉的普通技術(shù)知識是不是就可以認(rèn)定為公知常識呢？在《專利審查指南》以及相關(guān)的司法解釋中并沒有具體體現(xiàn)。

歐局《審查指南》提出了“普通技術(shù)知識”這一概念，是指技術(shù)手冊、專著和教科書中的公開信息;而對于需采取一定手段經(jīng)一系列檢索才能獲得的相關(guān)文獻(xiàn)信息等就屬于普通技術(shù)知識的范疇;針對一些新興領(lǐng)域，即便沒有寫入書籍或手冊中，如果通過專利文獻(xiàn)或期刊文獻(xiàn)形式進(jìn)行傳播，這對該領(lǐng)域的技術(shù)人員也是很容易獲知，也可認(rèn)定為本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識。

通過歐局的上述關(guān)于普通技術(shù)知識的規(guī)定可知，公知常識既不同于現(xiàn)有技術(shù)也不同于普通技術(shù)知識。實(shí)際上普通技術(shù)知識和公知常識均屬于現(xiàn)有技術(shù)范疇，只是公知常識的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)都比上述二者更為嚴(yán)格，普通技術(shù)知識則介于公知常識和現(xiàn)有技術(shù)之間，為所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員必然知道或能夠知道的知識，特別是在一些新興領(lǐng)域，還進(jìn)一步擴(kuò)充了普通技術(shù)知識的范圍[3]。

5 公知常識具體案例中的應(yīng)用

某案，駁回決定指出，權(quán)利要求1相對于對比文件1-2和公知常識不具備創(chuàng)造性。復(fù)審請求時未修改申請文件，復(fù)審請求理由中強(qiáng)調(diào)有：退火工藝不同，對比文件2不能給出相應(yīng)的技術(shù)啟示。前置意見中審查員作出前置維駁意見，并在前置意見中補(bǔ)充了新的公知常識證據(jù)資料，原駁回意見關(guān)于退火工藝內(nèi)容采用對比文件2的退火工藝結(jié)合公知常識進(jìn)行相關(guān)的評述;在前置時重新考慮對比文件2中所針對的鋼種類型與本申請硅鋼差距較大，退火工藝的啟示可能存在一定問題;重新對硅鋼退火工藝進(jìn)行書籍檢索：書籍（“熱處理爐”，臧爾壽，第143-145頁，冶金工業(yè)出版社，1983年10月）中第143-145頁記載了：硅鋼帶熱處理爐部分中涉及，冷軋硅鋼帶的生產(chǎn)工藝過程是：將熱軋鋼板卷通過酸洗、第一次冷軋、中間退火和脫碳、第二次冷軋、再結(jié)晶回火和脫碳等，冷軋硅鋼帶的脫碳退火以在臥式爐中進(jìn)行較多，冷軋硅鋼脫碳退火用臥式爐機(jī)組的流程中，鋼帶在爐中加熱段被加熱到850℃左右，進(jìn)入保溫段產(chǎn)生強(qiáng)烈的脫碳反應(yīng)，然后再進(jìn)入緩冷段降溫到600℃，最后通過帶有水冷套與冷卻循環(huán)風(fēng)機(jī)的快冷段，出爐溫度降到100℃以下，因此采取將第一次冷軋后的硅鋼帶通過升溫到850℃并保證一定時間后，先緩冷降溫到600℃，再通過水冷和風(fēng)冷聯(lián)合的快冷至100℃以下出爐的退火工藝屬于本領(lǐng)域的公知常識;且書籍（“國外冷軋硅鋼生產(chǎn)技術(shù)”，盧鳳喜等，第344頁，冶金工業(yè)出版社，2013年3月）中第344頁中指出冷軋后在600℃～900℃退火（一次退火），最好在680℃～800℃之間，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員在確定中間退火時帶鋼的升溫溫度時，將其確定為690℃屬于本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)選擇，且進(jìn)一步采取保溫8h，緩冷2h將至620℃風(fēng)冷降至380℃后水冷到138℃出爐屬于本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段。關(guān)于退火工藝通過加強(qiáng)公知常識證據(jù)的檢索，給出了教科書書籍證據(jù)，以供后續(xù)復(fù)審參考。復(fù)審階段，合議組發(fā)出了復(fù)審?fù)ㄖ獣?，通知書沿用駁回決定中引用的對比文件1。該復(fù)審?fù)ㄖ獣兄赋觯邯?dú)立權(quán)利要求1的技術(shù)方案與對比文件1的區(qū)別是：采用酸軋聯(lián)合機(jī)組，將熱軋硅鋼卷板厚度分為1.8mm～2.75mm和2.75mm～6.0mm，對于后者冷軋到1.8mm～2.75mm后，在罩式爐內(nèi)進(jìn)行罩式退火處理，在重卷分卷機(jī)組將罩式退火處理后的硅鋼卷板的內(nèi)徑由610mm變到730mm～762mm，所述罩式退火的工藝條件如下：快速升溫到690℃，之后保溫8h，緩冷2h降溫至620℃，風(fēng)冷降到380℃后水冷到138℃出爐。但是，上述區(qū)別技術(shù)特征屬于本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段。作出了權(quán)利要求1相對于對比文件1以及本領(lǐng)域慣用手段的結(jié)合不具備創(chuàng)造性的復(fù)通。具體對于罩式退火爐的采用以及罩式退火工藝條件，引入了公知常識證據(jù)：《加熱爐》第4版，王華等，第247-250頁，冶金工業(yè)出版社，2015年9月，通過風(fēng)冷和水冷來優(yōu)化退火曲線和節(jié)約退火時間，是本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)選擇。由此可知，復(fù)審合議組的審查思路與前置意見中提出的采用對比文件1結(jié)合公知常識證據(jù)思路一致，但對具體的退火工藝重新采用了其他公知常識舉證書籍;針對上述復(fù)審?fù)ㄖ獣?，?fù)審請求人未修改文本且意見陳述內(nèi)容與之前陳述理由相同;最終專利復(fù)審部門發(fā)出了維駁決定。

某案，駁回決定指出，權(quán)利要求1相對于對比文件1-2和公知常識不具備創(chuàng)造性。復(fù)審請求時修改申請文件，復(fù)審請求理由中強(qiáng)調(diào)：對比文件1公開了超塑成型技術(shù)可以比傳統(tǒng)技術(shù)更低的壓力下進(jìn)行，并未公開形成預(yù)成型件的冷壓壓力和由預(yù)成型件的一部分形成工件的熱循環(huán)壓力的比較，即對比文件1并未公開了“冷壓壓力高于所述熱循環(huán)壓力”，并且對比文件2中也未公開和啟示冷壓壓力高于熱循環(huán)壓力。本申請中燒結(jié)預(yù)成型件的部分在低于冷壓壓力的熱循環(huán)壓力下發(fā)生超塑變形，來實(shí)現(xiàn)該零件的改善的鞏固性和有利的顆粒結(jié)構(gòu)方面是有益的，對比文件1-2均為給出采用該特征來改善顆粒結(jié)構(gòu)的技術(shù)啟示。前置意見中審查員作出前置維駁意見，并在前置意見中補(bǔ)充了新的公知常識證據(jù)資料，前置意見中指出對比文件1公開了超塑成型技術(shù)可以比傳統(tǒng)技術(shù)更低的壓力下進(jìn)行，并且也公開了熱循環(huán)壓力范圍為1.5KSI到2.5KSI（相當(dāng)于10.3MPa～17.2MPa），此外，《粉末冶金手冊下》，韓鳳麟主編，冶金工業(yè)出版社，出版日2012年6月1日，公開了：“粉末冶金鈦合金制品的力學(xué)性能，6.3.1元素粉混合法坯件的力學(xué)性能，在415MPa下冷壓制后獲得壓坯，生坯密度為85%～90%，壓制的坯件為Ti-6Al-4V（第86-87頁）”;《粉末冶金材料》，曾德麟主編，冶金工業(yè)出版社，出版時間1989年11月，公開了：“粉末鈦合金，3.2.3致密化工藝，混合粉法，將鈦粉和合金元素粉或部分預(yù)合金粉混合，冷壓成型，在400MPa～500MPa壓力下冷壓成型，致密度可達(dá)到85%～90%（第125頁）”?？梢姼鶕?jù)本領(lǐng)域公知冷壓成型的壓力為400MPa～500MPa，高于對比文件1中熱循環(huán)壓力。復(fù)審合議階段，復(fù)審合議組采納了前置階段審查員補(bǔ)充檢索的新的公知常識證據(jù)資料，第一次復(fù)通中指出：對于鈦粉的冷壓壓力，工具書中具有明確記載，例如《粉末冶金手冊下》（韓鳳麟主編，冶金工業(yè)出版社，出版日2012年06月01日）公開了：“6.3粉末冶金鈦合金制品的力學(xué)性能，6.3.1元素粉混合法坯件的力學(xué)性能，在415MPa下冷壓制后獲得壓坯，生坯密度為85%～90%，壓制的坯件為Ti-6Al-4V”（參見第86-87頁）;《粉末冶金材料》（曾德麟主編，冶金工業(yè)出版社，出版時間1989年11月）公開了：“粉末鈦合金，3.2.3致密化工藝，3.2.3.1混合粉法，將鈦粉和合金元素粉或部分預(yù)合金粉混合，冷壓成型，在400MPa～500MPa壓力下冷壓成型，致密度可達(dá)到85%～90%”（參見第125頁）?？梢?，根據(jù)本領(lǐng)域工具書的記載，鈦粉的冷壓成型的壓力通常為400MPa～500MPa，高于對比文件1中熱循環(huán)壓力。由此可見，技術(shù)特征“所述冷壓壓力高于所述熱循環(huán)壓力”已被公開;其復(fù)審認(rèn)定公知常識的判定標(biāo)準(zhǔn)和說理與前置審查員標(biāo)準(zhǔn)一致;后續(xù)申請人還進(jìn)行多次修改，針對冷壓密度、燒結(jié)密度以及零件密度與理論上的完全密度的關(guān)系為公知常判定，復(fù)審合議組也進(jìn)行了公知舉證補(bǔ)充：在粉末冶金領(lǐng)域，冷壓密度、燒結(jié)密度以及零件密度與理論上的完全密度的關(guān)系是本領(lǐng)域的公知常識，《粉末冶金結(jié)構(gòu)材料學(xué)》（徐潤澤編著，中南工業(yè)大學(xué)出版社，1998年12月第1版）第159頁記載：Ti-6Al-4V混合粉在400MPa壓力下用機(jī)械壓機(jī)或冷等靜壓將壓坯（具有冷壓密度）壓到85%～90%理論密度（與權(quán)利要求1的數(shù)值范圍50%～85%有共同的端點(diǎn)85%），在1 260℃真空燒結(jié)（具有燒結(jié)密度）到95%～99%理論密度，為了進(jìn)一步增加密度，燒結(jié)后經(jīng)熱等靜壓（具有零件密度）可達(dá)到99.8%理論密度（落在權(quán)利要求1的數(shù)值范圍99.5%～100%的范圍內(nèi)）?！陡叩葘W(xué)校教學(xué)用書 粉末冶金材料》（曾德麟主編，冶金工業(yè)出版社，1989年11月第1版）第125頁記載，混合粉法的基本工序包括混料、冷壓成形、真空燒結(jié)、二次加工和最后的機(jī)加工，在400MPa～500MPa壓力下冷壓成形，致密度（即冷壓密度）可達(dá)到85%～90%，壓制件燒結(jié)后致密度（即燒結(jié)密度）可提高95%～99.5%，燒結(jié)產(chǎn)品最后機(jī)加工前，往往還需要補(bǔ)充致密，而HIP是最好的工藝，HIP合金坯料還可進(jìn)行等溫鍛造或熱軋等加工，溫鍛和精整也是提高燒結(jié)產(chǎn)品致密度和尺寸精度的兩種可行工藝。由此可知，冷壓密度、燒結(jié)密度以及零件密度與理論上的完全密度之間的關(guān)系是本領(lǐng)域的公知常識，其所取得的技術(shù)效果也是可以合理預(yù)期的。

6 結(jié)語

通過上述維駁案例中，原審查部門與復(fù)審部門關(guān)于公知常識的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是相同，尤其是關(guān)于公知常識的判定又是申請人的爭議焦點(diǎn)時，通常審查員或復(fù)審員將進(jìn)行公知常識的補(bǔ)充檢索，并予以公知說理。同時在前置階段，審查員對公知常識證據(jù)也進(jìn)行新的檢索，并可補(bǔ)充相應(yīng)的公知證據(jù)以供合議組參考;復(fù)審合議階段復(fù)審員可根據(jù)需要采納或不采納審查員的公知證據(jù)，也可自行檢索獲得新的公知證據(jù)。因此，在實(shí)質(zhì)審查階段階段如果加強(qiáng)對公知常識舉證意識，及早地將公知常識舉證材料給予申請人也會進(jìn)一步提高審查質(zhì)量和效率，也提高專利審查部門公信力。

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