商標(biāo)在先使用抗辯權(quán)構(gòu)成要件的界定

張 夏

(上海市徐匯區(qū)人民法院 知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭，上海 200030)

“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類(lèi)似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)?！边@是我國(guó)商標(biāo)法賦予在先使用權(quán)人在商標(biāo)侵權(quán)中的抗辯權(quán)，即未注冊(cè)商標(biāo)在滿足特定要件的情況下，可以對(duì)抗注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人的立法保障。

我國(guó)商標(biāo)采取的是自愿注冊(cè)模式，一部分經(jīng)營(yíng)者會(huì)主動(dòng)注冊(cè)商標(biāo)，基于建立品牌形象、保護(hù)自己商譽(yù)的需要而采取的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段，因?yàn)樽?cè)商標(biāo)受法律保護(hù)，保護(hù)范圍較強(qiáng)，利于商標(biāo)的私有財(cái)產(chǎn)化。另一些經(jīng)營(yíng)者并不會(huì)主動(dòng)注冊(cè)商標(biāo)，基于利益平衡的考量，因?yàn)樯虡?biāo)的維護(hù)需要一定的成本，這些經(jīng)營(yíng)者只在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中使用特定標(biāo)識(shí)。出于鼓勵(lì)商標(biāo)注冊(cè)的立法意圖，我國(guó)商標(biāo)法主要是保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)的，偶爾旁及一下未注冊(cè)商標(biāo)[1](P144)。存在強(qiáng)調(diào)對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)進(jìn)而弱化在先使用商標(biāo)的對(duì)抗效力的觀點(diǎn)[2](P367)，認(rèn)為商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的核心是在核定商品上使用核準(zhǔn)商標(biāo)的專(zhuān)用權(quán)，具有排他性。那么，當(dāng)在先使用未注冊(cè)商標(biāo)和注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利產(chǎn)生沖突，如果僅依據(jù)未注冊(cè)而禁止使用相關(guān)標(biāo)識(shí)，或直接認(rèn)定侵權(quán)，明顯不公平。出于保護(hù)在先使用主體在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中形成的商譽(yù)，以及消費(fèi)者對(duì)其的信賴?yán)?，可以賦予其商標(biāo)在先使抗辯權(quán)對(duì)抗注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人的侵權(quán)指控。正因?yàn)槲醋?cè)商標(biāo)的弱保護(hù)性，在保護(hù)的同時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格界定構(gòu)成抗辯權(quán)的要件，防止權(quán)利的擴(kuò)張。

一、主體范圍界定

如何界定抗辯權(quán)的適用主體，最初使用該商標(biāo)的主體毫無(wú)疑問(wèn)能繼續(xù)使用該標(biāo)識(shí)，那么繼受者和被許可人是否能同樣適用此規(guī)定？答案不能一概而論。

(一)對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)的繼受者

在先抗辯權(quán)的適用主體原則上限于商標(biāo)的最初創(chuàng)造者，但當(dāng)初始經(jīng)營(yíng)者停止經(jīng)營(yíng)，如果一味禁止其繼受者繼續(xù)使用商標(biāo)，會(huì)導(dǎo)致其已經(jīng)形成的商譽(yù)及經(jīng)營(yíng)規(guī)模頃刻消失的困境，而商標(biāo)的使用及商譽(yù)的形成已然是經(jīng)營(yíng)者花費(fèi)巨大時(shí)間及精力的投入，這對(duì)于想要繼續(xù)維護(hù)商標(biāo)卻無(wú)法經(jīng)營(yíng)的主體并不公平。立法者制定在先抗辯權(quán)的目的，是為了在注冊(cè)制度下保護(hù)商標(biāo)先用權(quán)的合法權(quán)益，是利益平衡的表現(xiàn)。對(duì)一個(gè)商標(biāo)而言，在先使用者只可能是一個(gè)主體，而商標(biāo)的繼受伴隨的是原權(quán)利人商標(biāo)權(quán)的喪失和新繼承人權(quán)利的獲得，在市場(chǎng)上依然只存在一個(gè)主體，并不會(huì)擴(kuò)大在先使用的范圍。且此項(xiàng)權(quán)利與最初創(chuàng)造商標(biāo)的主體密切相關(guān)，當(dāng)在先使用抗辯權(quán)和其創(chuàng)立主體一并轉(zhuǎn)讓或繼承，應(yīng)該被允許。

在遠(yuǎn)程公司訴博格西尼公司商標(biāo)侵權(quán)案件①中，一審及二審法院都認(rèn)為應(yīng)當(dāng)允許商標(biāo)在先使用人的繼受者主張商標(biāo)在先使用抗辯權(quán)。上述案件中，博格西尼公司無(wú)論從資金來(lái)源，或是經(jīng)營(yíng)過(guò)程來(lái)看都與博格西尼服飾公司具有緊密的繼受關(guān)系，可以認(rèn)定為繼受人。博格西尼公司擁有的注冊(cè)商標(biāo)核定使用商品為第25類(lèi)，在遠(yuǎn)程公司擁有核定使用范圍第18類(lèi)的注冊(cè)商標(biāo)后，博格西尼公司未在第18類(lèi)申請(qǐng)商標(biāo)，那么此時(shí)在第18類(lèi)產(chǎn)品上使用相關(guān)標(biāo)識(shí)，則只能依據(jù)商標(biāo)在先使用，擁有商標(biāo)在先抗辯權(quán)。那么在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，作為繼受人也可以使用在先抗辯權(quán)對(duì)抗侵權(quán)指控。一方面是對(duì)在先權(quán)利人利益及市場(chǎng)秩序的維護(hù)，另一方面也并不損害注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人的利益。故未注冊(cè)商標(biāo)的繼受者也享有商標(biāo)在先抗辯權(quán)。

(二)對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)被許可人

被許可人基于原權(quán)利人的授權(quán)而獲得使用商標(biāo)的權(quán)利，這并不影響商標(biāo)的歸屬。法律并不禁止未注冊(cè)商標(biāo)對(duì)外授權(quán)，這在司法實(shí)踐中也得到體現(xiàn)，“悟茶”案件②中鑫未來(lái)公司將其有一定知名度的未注冊(cè)商標(biāo)通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)許可他人使用該標(biāo)識(shí)而訂立的合同也被認(rèn)定為有效許。

未注冊(cè)商標(biāo)可以許可他人使用，但被許可人并不當(dāng)然獲得在先抗辯權(quán)。否則，首先，會(huì)增加市場(chǎng)上對(duì)同一標(biāo)識(shí)擁有在先抗辯權(quán)的主體數(shù)量，不利于對(duì)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人的保護(hù)；其次，破壞在先使用商標(biāo)和注冊(cè)商標(biāo)即存狀態(tài)，改變?cè)谙仁褂谜吆蜕虡?biāo)注冊(cè)人的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系；再次，變相規(guī)避商標(biāo)法對(duì)在先使用人在原有范圍使用的要求，造成在先使用者權(quán)利范圍的擴(kuò)張，違背立法目的。雖然被許可人使用未注冊(cè)商標(biāo)可能因?yàn)槠湮醋?cè)的屬性難以對(duì)抗注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，但這是明知其為未注冊(cè)商標(biāo)而簽訂許可協(xié)議所必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。故，未注冊(cè)商標(biāo)的被許可人不享有商標(biāo)在先使用抗辯權(quán)。綜上，適用商標(biāo)在先抗辯權(quán)的主體范圍為初始商標(biāo)在先使用者，及其繼受主體。

二、主觀因素界定

商標(biāo)法條文中并未對(duì)構(gòu)成在先使用的主觀因素有具體的規(guī)定，在實(shí)踐中判斷是否構(gòu)成在先使用對(duì)主觀因素的判斷必不可少。主觀方面包括是否善意，及通過(guò)使用商標(biāo)的時(shí)間范圍來(lái)判斷是否構(gòu)成善意，皆為是否構(gòu)成在先抗辯權(quán)的要件。

(一)“善意”使用

根據(jù)民事法律規(guī)范誠(chéng)實(shí)信用的基本理論，主觀善意是獲得權(quán)利保護(hù)的基本要件，并且這種善意要貫穿行為的始終。在先使用者不能持有惡意的目的，應(yīng)保持誠(chéng)信、善良。民商法中誠(chéng)實(shí)信用原則這一重要的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，要求民事活動(dòng)中法律關(guān)系各方要誠(chéng)實(shí)守信、真誠(chéng)善良，商標(biāo)法律關(guān)系也屬于民事法律關(guān)系的一種，理應(yīng)遵循主觀善意標(biāo)準(zhǔn)。

理論學(xué)界認(rèn)為在先使用者需具備善意要件[3](P231)，相關(guān)商標(biāo)法的釋意中也提及主觀上應(yīng)善意或者沒(méi)有過(guò)錯(cuò)[4](P113)。日本商標(biāo)法第32條也規(guī)定在先使用人不得有不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的目的[5](P26)，不能為惡意。構(gòu)成善意的前提為在先使用者事先并不知道有其他主體使用此標(biāo)識(shí)，并且使用的商標(biāo)并未侵犯其他主體的在先權(quán)益，如企業(yè)名稱、姓名權(quán)等。因?yàn)橹饔^若有惡意則屬于故意侵權(quán)，當(dāng)然不能依據(jù)在先抗辯權(quán)對(duì)抗商標(biāo)侵權(quán)的指控。理論和實(shí)踐中，都將主觀善意納入在先抗辯權(quán)的構(gòu)成要件，可見(jiàn)善意的要求應(yīng)及時(shí)納入法律規(guī)范之中。

(二)“在先”使用

商標(biāo)的使用時(shí)間也可反映其主觀善意與否，既然主觀善意是獲得商標(biāo)在先抗辯權(quán)的必備要件，那么如何來(lái)認(rèn)定主觀善意也顯得尤為重要，其中一個(gè)主要因素是判斷在先商標(biāo)的使用時(shí)間。只有當(dāng)未注冊(cè)商標(biāo)使用時(shí)間早于注冊(cè)商標(biāo)，邏輯上才能成立在先抗辯權(quán)。否則，明知之前已有相關(guān)商標(biāo)，而使用與其相同或近似的標(biāo)識(shí)，主觀明顯有盜用他人商標(biāo)的惡意，無(wú)法構(gòu)成在先使用抗辯；或者，以不知曉或怠于查詢注冊(cè)商標(biāo)狀態(tài)為由主張善意，因注冊(cè)商標(biāo)的公開(kāi)可被查詢屬性，行為人可被推定為惡意。所以，“在先”不僅僅是法律條文中的規(guī)定，也是使用者主觀狀態(tài)的部分反應(yīng)，時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)抗辯權(quán)成立與否尤為重要。

法條中涉及時(shí)間節(jié)點(diǎn)的表述為“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前”及“先于商標(biāo)注冊(cè)人使用”，正因?yàn)槌霈F(xiàn)了兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，而使得理論和實(shí)務(wù)學(xué)界對(duì)在先抗辯權(quán)的時(shí)間有不同理解。按照文意解釋?zhuān)虡?biāo)在先使用者應(yīng)同時(shí)滿足在注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)之日及注冊(cè)商標(biāo)使用之日前的雙重在先的使用行為，才能認(rèn)定為“先用”。

理論學(xué)界有不同的觀點(diǎn)：⑴在先使用者應(yīng)早于注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)之日有使用行為；⑵在先使用者早于注冊(cè)商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)之日有使用行為，因?yàn)樯虡?biāo)被核準(zhǔn)注冊(cè)之后才擁有排他的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)屬性；⑶在先使用時(shí)間早于注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際開(kāi)始使用的時(shí)間，因?yàn)樽?cè)商標(biāo)在申請(qǐng)注冊(cè)日之前可能已經(jīng)被使用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，注冊(cè)商標(biāo)的實(shí)際使用時(shí)間可早于也可晚于申請(qǐng)注冊(cè)之日；⑷在先使用時(shí)間同時(shí)早于注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)之日以及實(shí)際使用之日。

立法者創(chuàng)立在先抗辯權(quán)的宗旨是為了衡平在先使用者和注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人的利益，保護(hù)在先使用者已經(jīng)形成的市場(chǎng)份額和商譽(yù)。如果注冊(cè)商標(biāo)的實(shí)際使用時(shí)間早于申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)間，善意的在先使用者無(wú)法知曉注冊(cè)商標(biāo)所處的狀態(tài)，無(wú)法得知注冊(cè)商標(biāo)也已在使用的事實(shí)，此種情況下排斥使用者的在先抗辯權(quán)，不符合立法目的。同時(shí)，商標(biāo)從申請(qǐng)日至核準(zhǔn)日之間存在一段時(shí)間，商標(biāo)遞交申請(qǐng)后信息被公開(kāi)，若以核準(zhǔn)之日為標(biāo)準(zhǔn)，則擴(kuò)大了在先使用的時(shí)間范圍，不利于對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)。因此，對(duì)“在先”時(shí)間節(jié)點(diǎn)的理解遵循在先使用時(shí)間早于注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日為佳，糾紛發(fā)生之時(shí)，“在先”的舉證責(zé)任在先用抗辯權(quán)的主張方，在先使用者通過(guò)證明其使用的時(shí)間節(jié)點(diǎn)也可部分證明其善意的主觀意圖，那么關(guān)于“在先”的時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的使用者來(lái)說(shuō)尤為重要。注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)日是公開(kāi)且容易查詢的，而其實(shí)際使用時(shí)間在先使用者很難知曉，就難舉證證明未注冊(cè)商標(biāo)的使用時(shí)間早于注冊(cè)商標(biāo)的使用時(shí)間，這樣的證明標(biāo)準(zhǔn)給在先使用者增加了證明的成本和負(fù)擔(dān)，并不合理。所以，“在先”應(yīng)理解為其使用時(shí)間早于注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日。綜上所述，在先使用抗辯權(quán)主觀意圖需為善意，且使用時(shí)間早于注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)間，使用的時(shí)間節(jié)點(diǎn)也是主觀善意的印證。

三、客體的表現(xiàn)形式

(一)符合商標(biāo)的基本構(gòu)成要件

商標(biāo)法條文“他人已經(jīng)在同一種商品或者類(lèi)似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)”的重點(diǎn)應(yīng)該是“商標(biāo)”，在先使用商標(biāo)必須首先擁有商標(biāo)的特性，即顯著性、非功能性、合法性。該標(biāo)識(shí)能夠起到區(qū)分商品來(lái)源的作用，表明經(jīng)營(yíng)者的主體地位，并且不能侵犯在先權(quán)利。商標(biāo)在先使用制度是為了彌補(bǔ)商標(biāo)注冊(cè)制度的缺陷，保障在先使用者的權(quán)益，保障的效力弱于注冊(cè)商標(biāo)，構(gòu)成標(biāo)準(zhǔn)也不宜低于注冊(cè)商標(biāo)。雖然對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)基礎(chǔ)，僅僅因?yàn)闄?quán)利人沒(méi)有注冊(cè)商標(biāo)的行政行為，而導(dǎo)致法律的弱保護(hù)，但是未注冊(cè)商標(biāo)的標(biāo)識(shí)也需達(dá)到商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，才有保護(hù)的意義和價(jià)值。

(二)商標(biāo)形態(tài)及類(lèi)別

商標(biāo)形態(tài)方面，滿足“相同或者近似”。商品類(lèi)別方面，為“同一種商品或者類(lèi)似商品”。法條將此列為在先權(quán)的構(gòu)成要件有其必要性，也印證了商標(biāo)在先使用是一種抗辯權(quán)，在面臨侵權(quán)訴訟情況下對(duì)抗注冊(cè)商標(biāo)的理由。試想，如果商標(biāo)完全不相同或者不相似，就不涉及侵權(quán)；如果不在同一種或者類(lèi)似商品上，也不可能構(gòu)成侵權(quán)，法條規(guī)定的上述構(gòu)成要件正是在先使用權(quán)作為抗辯權(quán)對(duì)抗侵權(quán)指控發(fā)揮作用的前提條件。

《商標(biāo)法》第13條規(guī)定了對(duì)馳名商標(biāo)的保護(hù)，其中注明“不相同或不相類(lèi)似商品”，馳名商標(biāo)的保護(hù)可擴(kuò)展到不同類(lèi)別，如在先商標(biāo)滿足馳名商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，完全可適用馳名商標(biāo)保護(hù)條款主張權(quán)利，而不需援引在先使用抗辯權(quán)對(duì)抗侵權(quán)指控。因此，在先使用商標(biāo)應(yīng)與注冊(cè)商標(biāo)相同或相似，且為同一種或者是類(lèi)似商品，這是引發(fā)抗辯權(quán)的要件之一。

(三)“有一定影響”

商標(biāo)法第59條第3款要求援引在先抗辯權(quán)的商標(biāo)“有一定影響”，對(duì)商標(biāo)知名度提出了要求。該如何理解“有一定影響”，學(xué)理和實(shí)踐層面沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。首先，對(duì)該要件的必要性存在爭(zhēng)論，一部分認(rèn)為應(yīng)廢除此要件，因?yàn)榇蟠髩嚎s了未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利和保護(hù)的空間，違背在先權(quán)制度確立的意義；另一部分認(rèn)為在先權(quán)是商標(biāo)注冊(cè)制度的補(bǔ)充，只有達(dá)到一定程度影響力，才有補(bǔ)充保護(hù)的必要。其次，即使該要件的存在有其必要性，如何判斷其影響力程度也同樣存在爭(zhēng)議，學(xué)界對(duì)商標(biāo)是否需達(dá)到馳名或知名的程度理解不一，司法判例也只是在不同個(gè)案中從某一個(gè)方面分析商標(biāo)的影響力，并沒(méi)有全面且統(tǒng)一適用的標(biāo)準(zhǔn)。

與“有一定影響”描述完全相同的文字出現(xiàn)在商標(biāo)法第32條后半句“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”，可能未達(dá)到馳名商標(biāo)的知名度，但其品牌影響力也較高，否則也不值得被搶注。第32條規(guī)定的是以不正當(dāng)手段搶注他人已有一定影響的商標(biāo)，搶注者意圖通過(guò)將已在市場(chǎng)形成一定知名度的商標(biāo)占為己有而搶占他人信譽(yù)累積起來(lái)的市場(chǎng)份額，主觀惡意明顯。而第59條主張?jiān)谙葯?quán)的主體，往往在知曉商標(biāo)被注冊(cè)前，就已憑借自身長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)拓展了市場(chǎng)，主觀表現(xiàn)為善意?？梢?jiàn)，第32條及59條適用主體的主觀惡性完全不同，立法保護(hù)著眼點(diǎn)存在差異，“有一定影響”的適用標(biāo)準(zhǔn)不同，對(duì)在先使用的商標(biāo)知名度要求不易過(guò)高，可以低于第32條中的影響力標(biāo)準(zhǔn)。司法實(shí)踐中，“悅跑圈”案例③的審理法院認(rèn)為：立法上看，普通注冊(cè)商標(biāo)無(wú)“影響”要求，馳名商標(biāo)要求“為相關(guān)公眾廣知曉”，在先使用商標(biāo)“一定影響”的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)介于普通商標(biāo)和馳名商標(biāo)之間。另外，“有一定影響”判斷標(biāo)準(zhǔn)也不能僅僅基于銷(xiāo)量，thinkbaby案④原告認(rèn)為因被告證據(jù)體現(xiàn)出的銷(xiāo)售數(shù)量不大而不構(gòu)成“有一定影響”，審理法院認(rèn)為“一定影響并非是很高的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，只要在先使用的商標(biāo)持續(xù)地、真實(shí)地使用，在相關(guān)公眾范圍內(nèi)產(chǎn)生了識(shí)別商品來(lái)源的作用時(shí)，就可以認(rèn)定其有一定影響”。可見(jiàn)，大多數(shù)裁判者都認(rèn)為影響力標(biāo)準(zhǔn)不宜過(guò)高。

第59條中的“有一定影響”，可以理解為在特定地理范圍被特定的主體所知曉的商標(biāo)，地理范圍可為省級(jí)、市級(jí)甚至縣級(jí)；主體范圍可為普通消費(fèi)者、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者甚至上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)者。總之，對(duì)影響力要求不宜過(guò)高，一方面，在先抗辯權(quán)的意義在于免于其侵權(quán)責(zé)任，不妨礙在后商標(biāo)的注冊(cè)；另一方面，除保護(hù)知名未注冊(cè)商標(biāo)外，對(duì)普通未注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)，是我國(guó)對(duì)個(gè)人權(quán)益保護(hù)的進(jìn)步，也是商標(biāo)立法逐漸成熟的必然趨勢(shì)。

(一)“使用”

創(chuàng)造商標(biāo)的目的是為區(qū)分商品來(lái)源，提高消費(fèi)者熟知度，商標(biāo)只有經(jīng)過(guò)“使用”才能實(shí)現(xiàn)上述作用。

商標(biāo)意義上的使用，強(qiáng)調(diào)商標(biāo)性使用是商標(biāo)侵權(quán)的前提條件，取決于使用行為是否是商標(biāo)性使用[6]。這不僅要求在先使用者主觀上將其作為商標(biāo)使用起到指示作用，還要求帶有商標(biāo)的商品或服務(wù)有進(jìn)入市場(chǎng)流通的客觀狀態(tài)。既然商標(biāo)意義上的使用是侵權(quán)行為成立的前提要件，那么作為對(duì)抗侵權(quán)指控的在先使用權(quán)，同樣要求滿足商標(biāo)意義上的使用要件，否則不構(gòu)成侵權(quán)，即不需要行使抗辯權(quán)。而商標(biāo)意義上的使用不僅要求使用主體主觀有使用商標(biāo)起到識(shí)別作用，而且基于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的地域保護(hù)性，只有在中國(guó)范圍內(nèi)的使用才能認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用。如同thinkbaby案的審理法院認(rèn)為不同時(shí)段分別在域外和境內(nèi)使用thinkbaby商標(biāo)，域外使用部分不構(gòu)成在先使用，境內(nèi)使用才是商標(biāo)意義上的使用，被認(rèn)定構(gòu)成在先使用。

持續(xù)性使用，要求未注冊(cè)商標(biāo)的使用是持續(xù)不間斷的，保護(hù)在先商標(biāo)是為了維護(hù)在先使用者的商譽(yù)及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，如中斷經(jīng)營(yíng)則保護(hù)客體消失。司法實(shí)踐中原告蔣玉友與被告陳國(guó)平侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案⑤，陳國(guó)平經(jīng)營(yíng)的餐館門(mén)頭使用的“蔣有記”招牌可以追溯1980南京市飲食公司秦淮區(qū)公司對(duì)“蔣有記”商標(biāo)的使用，此后繼受主體的使用均是連續(xù)的并且有業(yè)務(wù)承繼關(guān)系及法律上的關(guān)聯(lián)性，但2006年繼受主體被注銷(xiāo)后，在先使用權(quán)也隨之消失。此后被告陳國(guó)平經(jīng)營(yíng)店鋪所使用的“蔣有記”與此前無(wú)關(guān)，不能主張?jiān)谙仁褂脵?quán)。因此，“使用”要求持有人有商標(biāo)意義上的使用行為，且需持續(xù)性使用。

(二)“原使用范圍”

在先使用權(quán)本質(zhì)為涉及侵權(quán)訴訟時(shí)免于侵權(quán)責(zé)任的抗辯權(quán)，同時(shí)，基于在先使用商標(biāo)的事實(shí)行為，獲得繼續(xù)使用此商標(biāo)的法定權(quán)利，所以商標(biāo)先用權(quán)制度的設(shè)立只是保護(hù)在先商標(biāo)使用人使用的既存狀態(tài)[7]。符合“原使用范圍”即是構(gòu)成抗辯權(quán)的要件，又是對(duì)在先使用者在商標(biāo)使用方式及范圍上的限制?！霸褂梅秶敝饕婕吧虡?biāo)形態(tài)及商品類(lèi)別、地域、經(jīng)營(yíng)規(guī)模。

1.商標(biāo)形態(tài)及商品種類(lèi)?？v觀不同地區(qū)的立法，日本商標(biāo)法規(guī)定先用權(quán)的范圍僅限于相同的商標(biāo)和商品種類(lèi)，不能擴(kuò)大到類(lèi)似商標(biāo)和商品種類(lèi)上，臺(tái)灣地區(qū)規(guī)定先用權(quán)的范圍不能擴(kuò)大商品范圍。尼斯分類(lèi)將商品分為不同類(lèi)別，我國(guó)的商標(biāo)申請(qǐng)均需要注明商品類(lèi)別，保護(hù)的注冊(cè)商標(biāo)范圍也僅僅限于相同或者類(lèi)似的商品，那么對(duì)在先使用權(quán)的保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)必然不能高于注冊(cè)商標(biāo)。在先使用標(biāo)識(shí)只能在原范圍使用，而不能擴(kuò)展使用近似標(biāo)識(shí)、不能擴(kuò)展到類(lèi)似商品。

需要注意的是，“原使用范圍”要求在先使用者只能在相同商品上使用相同商標(biāo)，是對(duì)在先使用標(biāo)識(shí)繼續(xù)使用過(guò)程中的限制標(biāo)準(zhǔn)。而在先使用抗辯權(quán)的構(gòu)成要件中“相同或近似商標(biāo)”及“同種或類(lèi)似商品”是面對(duì)侵權(quán)指控與注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行比對(duì)時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)于商標(biāo)的形態(tài)及種類(lèi)的限制，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人尚不能擅自改變商標(biāo)的形態(tài)，舉重以明輕，在先使用者當(dāng)然不能改變商標(biāo)的形態(tài)，其使用范圍僅僅限于原商標(biāo)以及原商品分類(lèi)，除非是附加適當(dāng)標(biāo)識(shí)區(qū)別于注冊(cè)商標(biāo)。

2.地域范圍及經(jīng)營(yíng)規(guī)模。在先使用者超出原地域范圍及經(jīng)營(yíng)規(guī)模的商標(biāo)使用行為性質(zhì)如何界定，標(biāo)準(zhǔn)不一。對(duì)地域范圍的界定，一種觀點(diǎn)支持將原使用范圍界定為原地理范圍或原使用區(qū)域；另一種觀點(diǎn)認(rèn)為不應(yīng)限制地域范圍。司法判例中，蔣玉友與南京夫子廟飲食有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案⑥審理法院認(rèn)為被告飲食公司只能在餐館原址繼續(xù)使用“蔣甲”商標(biāo)，且不得擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)區(qū)域及規(guī)模，在使用中還應(yīng)加上適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以便與蔣玉友的注冊(cè)商標(biāo)形成區(qū)分，避免消費(fèi)者的混淆。對(duì)于經(jīng)營(yíng)規(guī)模的界定，大多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為不宜限定在先使用人繼續(xù)使用其商標(biāo)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模[3](P239)，“啟航考研”案件⑦中，二審法院認(rèn)為：原有范圍不受在先使用的限制，后續(xù)使用行為無(wú)論是否超出在先使用時(shí)的規(guī)模均屬于原有范圍。

商標(biāo)權(quán)與專(zhuān)利權(quán)保護(hù)的客體不同，對(duì)于原有范圍的限制也不能等同為專(zhuān)利中的原有地理范圍及經(jīng)營(yíng)規(guī)模。在先商標(biāo)使用人既然投入了勞力、金錢(qián)，不僅是為了開(kāi)拓市場(chǎng)，也是為潛在的擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、擴(kuò)張銷(xiāo)售地域、籠絡(luò)潛在客戶做準(zhǔn)備，完全限制在先使用者經(jīng)營(yíng)的地理范圍及經(jīng)營(yíng)規(guī)模并不合理。但是，在先使用者應(yīng)該預(yù)見(jiàn)不注冊(cè)商標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)地域被限制的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)在先使用者完全放開(kāi)地理范圍及規(guī)模的限制，會(huì)擠占商標(biāo)注冊(cè)人的市場(chǎng)規(guī)模，與鼓勵(lì)商標(biāo)注冊(cè)制度相矛盾。所以，在經(jīng)營(yíng)地域方面，不能完全將營(yíng)業(yè)范圍限為原經(jīng)營(yíng)地址這一地理上的地域范圍，而應(yīng)該限制為其商標(biāo)知名度所輻射的地域范圍，并在不同各案中具體考量。既然已經(jīng)限制了地域范圍，對(duì)經(jīng)營(yíng)規(guī)模則不應(yīng)過(guò)多限制，因?yàn)榻?jīng)營(yíng)者因規(guī)模限制要么業(yè)務(wù)范圍受限繼而超范圍投資得不到市場(chǎng)回報(bào)，要么放棄在先使用商標(biāo)，都不符合立法初衷。所以，在經(jīng)營(yíng)規(guī)模方面，不應(yīng)有所限制。

3.經(jīng)營(yíng)途徑。隨著電子商務(wù)的發(fā)展，線上線下雙重購(gòu)物模式給消費(fèi)者更多選擇空間，傳統(tǒng)銷(xiāo)售模式中，商家銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)在地理上的覆蓋范圍基本等同消費(fèi)者接受服務(wù)的范圍，而網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售打破了地域甚至國(guó)界限制，難以界定經(jīng)營(yíng)范圍，如任憑在先商標(biāo)使用者拓展網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售渠道等于變相規(guī)避商標(biāo)注冊(cè)制度，與注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人形成直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。新時(shí)代的問(wèn)題需要新思路：第一類(lèi)，純粹的實(shí)體經(jīng)營(yíng)模式，只是在網(wǎng)站頁(yè)面對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行宣傳，達(dá)到推廣品牌知名度的目的，在網(wǎng)絡(luò)上不能直接獲得產(chǎn)品或服務(wù)的情況下，應(yīng)允許此種使用行為。例如，審理“古木夕羊”案⑧的審理法院認(rèn)為：領(lǐng)弦公司在天貓平臺(tái)投放相應(yīng)的廣告中使用“古木夕羊”的行為系對(duì)”古木夕羊”商標(biāo)的描述性使用，故領(lǐng)弦公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)于”古木夕羊”的使用行為并未脫離”原有范圍”的范疇；第二類(lèi)，在先為實(shí)體銷(xiāo)售模式之后拓展為網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售，將網(wǎng)絡(luò)作為銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)友可直接通過(guò)網(wǎng)店獲得產(chǎn)品或服務(wù)，在先商標(biāo)使用者規(guī)避了地域限制并可無(wú)限制拓展業(yè)務(wù)范圍，如這樣的行為被允許，那花費(fèi)時(shí)間及金錢(qián)注冊(cè)商標(biāo)的意義何在，會(huì)沖擊商標(biāo)注冊(cè)制度；第三類(lèi)，在先為網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售模式之后延伸其他網(wǎng)絡(luò)，可限定在原有網(wǎng)站或網(wǎng)絡(luò)范圍途徑繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。例如，“悅跑圈”案審理法院將其商標(biāo)的使用途徑限制為原先使用的微信、微博，不得再增加新的網(wǎng)絡(luò)途徑，不得拓展線下經(jīng)營(yíng)。

(四)附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)

商標(biāo)法雖然允許在先商標(biāo)繼續(xù)使用，但出于重點(diǎn)保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)的意圖，便于消費(fèi)者區(qū)分不同市場(chǎng)主體，要求未注冊(cè)商標(biāo)使用者在其商標(biāo)上附加一定區(qū)別標(biāo)識(shí)與注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行區(qū)分。例如上文中提及的“蔣甲”及“啟航考研”案件中對(duì)被告在先商標(biāo)的繼續(xù)使用均做出附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)的規(guī)定。

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下商標(biāo)注冊(cè)是大勢(shì)所趨，但依然存在大量未注冊(cè)商標(biāo)，商標(biāo)在先使用抗辯權(quán)的出現(xiàn)是商標(biāo)法發(fā)展的必然產(chǎn)物。雖然商標(biāo)法對(duì)商標(biāo)在先使用抗辯權(quán)做出了規(guī)定，鑒于條款過(guò)于模糊欠缺可操作性，導(dǎo)致類(lèi)似案例判決結(jié)果的迥異，需出臺(tái)與條文配套的細(xì)化條例或配套解釋?zhuān)Ｍ麑?duì)在先抗辯權(quán)構(gòu)成要素的分析能為完善商標(biāo)制度盡綿薄之力。

注釋?zhuān)?/p>

①詳見(jiàn)上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院2017滬73民終65號(hào)判決書(shū).

②詳見(jiàn)上海市徐匯區(qū)人民法院2019滬0104民初17225號(hào)判決書(shū).

③詳見(jiàn)廣東省深圳市中級(jí)人民法院2017粵03民初977號(hào)判決書(shū).

④詳見(jiàn)上海市徐匯區(qū)人民法院2016滬0104民初7723號(hào)判決書(shū).

⑤詳見(jiàn)江蘇省南京市中級(jí)人民法院2011寧知民初字第496號(hào)判決書(shū).

⑥詳見(jiàn)江蘇省南京市中級(jí)人民法院2011寧知民初字第497號(hào)判決書(shū).

⑦詳見(jiàn)北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院2015京知民終字第588號(hào)判決書(shū).

⑧詳見(jiàn)浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院2016浙0110民初18246號(hào)判決書(shū).