在審查階段對商標惡意注冊的規(guī)制

摘要：惡意搶注和商標囤積是違反誠實信用原則的行為。我國《商標法》進行了第四次修訂，其中第4條新增條款關(guān)于“不以使用為目的”的規(guī)定是本次修法的重點，以期將商標惡意注冊行為遏制在審查階段。但是在審查過程中仍然存在一些問題，對此需要加強新增條款的可操作性，明確需要提供使用證據(jù)的情形和要求，對囤積的認定進行綜合分析判斷。

關(guān)鍵詞：惡意注冊；審查階段；不以使用為目的；商標囤積

近年來，除了正常經(jīng)營使用需求，我國新增商標注冊更多的申請來自于防御性注冊和惡意注冊。商標注冊制度的失序助長了商標申請注冊的不誠信行為，損害了被搶注人的合法權(quán)益。本文試圖以商標注冊審查程序為視角，探討新《商標法》為打擊惡意注冊行為的規(guī)定和在審查環(huán)節(jié)中仍存在的問題，并對這些問題的解決提出拙見。

一、新《商標法》第四條對惡意商標注冊的規(guī)制

為了使商標申請注冊回歸以使用為目的的制度本源，遏制惡意商標注冊行為，全國人大常委會通過了對《商標法》修改的決定。新《商標法》第4條是本次修法的重點，增加了“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回”的規(guī)定，明確了對申請行為的正當(dāng)性和善意之主觀狀態(tài)的要求，增強了商標的使用義務(wù)，將缺乏使用目的的惡意注冊申請作為駁回的絕對理由，對商標惡意注冊的打擊提前至審查階段。同時第4條規(guī)定被納入為商標異議和無效程序的情形之一。這些法條一定程度上糾正過分強調(diào)“注冊”的形式要求而忽略商標“使用”重要性的錯誤現(xiàn)狀，強調(diào)了商標的生命在于使用的理念。

二、商標審查程序中存在的問題

雖然《商標法》的第四次修改加強了對惡意注冊行為的規(guī)制，但是結(jié)合本次修訂內(nèi)容，在商標審查階段仍然存在一些問題。

（一）新《商標法》第四條缺乏適用指引

《商標法》第4條新增了注冊應(yīng)當(dāng)以使用為目的的要求并提前適用于審查階段，突出商標使用義務(wù)。隨后，北京市高級人民法院發(fā)布了《商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》，其中第7.1條明確了對該條的適用?！蛾P(guān)于規(guī)范商標申請注冊行為的若干規(guī)定》第8條明確了商標注冊部門在判斷商標注冊申請是否屬于違反商標法第4條規(guī)定時的考慮因素。但是，注冊人行為的真實目的都難以被證實或者證偽，審查員在實踐中應(yīng)當(dāng)如何認定某申請注冊行為缺乏使用目的，新《商標法》尚無規(guī)定具體指引。

（二）提供使用證據(jù)要求不明

“不以使用為目的”需要證據(jù)加以證明，主張有“實際使用目的”的申請人應(yīng)當(dāng)提交相關(guān)證據(jù)。但是，是否在任何情況下申請人都要提供使用證據(jù)？如果是這樣的話，審查員的工作量可能會大量增加，甚至影響審查周期。對于在申請商標注冊時尚未進行生產(chǎn)經(jīng)營活動的申請人，其使用意圖該如何證明？此外申請人所提供的證據(jù)需要達到什么標準，目前尚未有具體說明。

（三）缺少認定囤積商標的“大量”標準

在“南寧萬網(wǎng)”案中，被告在多個類別的商品和服務(wù)上注冊360余件與知名商標相同或相似的商標，構(gòu)成囤積商標行為；而在“麗嬰房”案中，雖然被上訴人在多個商品類別上申請注冊了百余件商標，但是因為法律對申請注冊的商標數(shù)量沒有限制且難證明其故意，最終法院不支持麗嬰房公司的上訴理由。商標申請注冊數(shù)量的多少才會被斷定為具有囤積商標意圖，實踐中對此沒有統(tǒng)一的尺度。

三、在審查環(huán)節(jié)遏制惡意注冊的建議

針對上述商標審查過程中可能出現(xiàn)的問題，相關(guān)配套措施和標準也需要及時跟進，實現(xiàn)與新《商標法》之間的銜接和協(xié)調(diào)。

（一）進一步增強本次商標法修改的可操作性

有關(guān)機關(guān)需要進一步細化商標申請注冊環(huán)節(jié)，明確“不以使用為目的”和“惡意”兩個要素的內(nèi)容，尤其是對“使用目的”的詳細判斷標準。在審查階段，對于已經(jīng)使用的申請商標，可以參考商品的銷售規(guī)模、廣告宣傳的范圍、實際和潛在消費者數(shù)量等客觀數(shù)據(jù)。針對尚未使用卻有使用意圖的申請商標，可綜合考慮申請人的使用能力及其經(jīng)營范圍、名下已申請注冊商標的數(shù)量、曾經(jīng)商標申請的情況、所申請注冊商標的顯著性特征、在先司法判決結(jié)果等因素。

（二）明確提供使用證據(jù)的要求

“不以使用為目的”主要是商標局依職權(quán)認定的，或者根據(jù)具體個案要求申請人提交實際使用或有使用意圖的證據(jù)，如果初步確認申請無異常，商標局可以不要求申請人提供相關(guān)證據(jù)。在申請程序中，應(yīng)當(dāng)要求申請人提供顯性的表面事實作為證據(jù)，過于繁瑣具體的使用證據(jù)會減損認定標準的可操作性。對于尚未進行經(jīng)營活動的申請人，只要具有使用意圖，商標局可以要求其在注冊后規(guī)定期限內(nèi)補充提交實際使用的證據(jù)，兼顧商標審查的效率與公平。

（三）囤積的認定從多方面判斷

囤積行為本就以大量注冊為事實基礎(chǔ)，是一個事實裁量。如果僅從商標申請注冊數(shù)量的角度進行判斷，認定某一行為是否構(gòu)成囤積性質(zhì)的惡意注冊有一定困難。因此，在判斷是否達到較大數(shù)量模糊不清的情況下，可以回歸對申請人惡意的認定，最后再結(jié)合上述考量進行綜合判斷。

四、結(jié)語

《商標法》第四次修訂賦予商標行政管理機關(guān)在審查階段將惡意申請注冊的商標拒之門外的權(quán)力，加大力度打擊惡意注冊行為。但是本次《商標法》的修訂并不能一勞永逸。制止惡意注冊行為是一場長久戰(zhàn)，需要堅持正確的價值指引，尤其在審查階段，不斷完善相關(guān)配套措施，維護良好的商標注冊秩序。

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作者簡介：葉慧心（1995—），女，廣東東莞人，碩士研究生在讀，研究方向：知識產(chǎn)權(quán)法。