淺談專利實(shí)質(zhì)審查階段運(yùn)用“三步法”進(jìn)行創(chuàng)造性答復(fù)

文/呂紀(jì)濤 趙琪 朱玲艷，北京高沃律師事務(wù)所 北京高沃國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

1 引言

專利審查實(shí)務(wù)中，通常采用《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)給出的判斷要求保護(hù)的發(fā)明是否相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)具有創(chuàng)造性的方法，即“三步法”，具體為：

1)確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；2)確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；3)從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題出發(fā)判斷是否顯而易見(jiàn)。

對(duì)于審查員或者專利代理人來(lái)講，“三步法”基于評(píng)判發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的意義極為重要。

2 研究?jī)?nèi)容

下面針對(duì)區(qū)別技術(shù)特征的作用在創(chuàng)造性的答復(fù)中的重要性，結(jié)合

具體案例，討論“三步法”在創(chuàng)造性審查意見(jiàn)答復(fù)中的應(yīng)用。

案例1：

涉案專利CN101791881A公開(kāi)了一種用于防水隔熱面料的防水隔熱夾層，該防水隔熱夾層從內(nèi)至外由疏水性氣凝膠粉體填料和聚四氟乙烯密封外層組成，疏水性氣凝膠粉體填料均勻鋪展于聚四氟乙烯密封外層中，控制防水隔熱夾層的厚度為0.5mm～30mm；其復(fù)合方式是先形成一個(gè)帶有空腔的聚四氟乙烯外套，然后將疏水性氣凝膠粉體填料從開(kāi)口處灌入或者采用注射器注入聚四氟乙烯外層中，再將開(kāi)口處密封。

對(duì)比文件：公開(kāi)了一種可用于服裝的氣凝膠/聚四氟乙烯復(fù)合絕緣材料，且該材料也具有防水隔熱的作用，并具體公開(kāi)了：防水隔熱夾層從內(nèi)至外由二氧化硅氣凝膠顆粒填料和膨脹的聚四氟乙烯密封外層組成，二氧化硅氣凝膠顆粒填料設(shè)置于膨脹的聚四氟乙烯密封外層中，控制復(fù)合結(jié)構(gòu)的厚度為0.5～50mm；復(fù)合方式：膨脹的聚四氟乙烯外層是通過(guò)粘合、粘結(jié)或非粘合的方式與內(nèi)層的塊狀的芯材料結(jié)合。

審查員認(rèn)為：對(duì)比文件的填料層為氣凝膠和聚四氟乙烯的混合物，所起的作用為提高可成型性和強(qiáng)度；涉案專利的填料為氣凝膠粉體，防水隔熱夾層用于制作防水隔熱面料，對(duì)強(qiáng)度要求不高，疏水性氣凝膠粉體填料均勻的置于外層中是本領(lǐng)域的常規(guī)選擇，無(wú)需創(chuàng)造性勞動(dòng)，且效果可以預(yù)期。

筆者認(rèn)可的答復(fù)思路：

確定區(qū)別技術(shù)特征，并根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征確定要解決的技術(shù)問(wèn)題：填料層不同：涉案專利是氣凝膠粉體，對(duì)比文件是氣凝膠粉體和聚四氟乙烯的混合物。

經(jīng)分析：涉案專利防水隔熱夾層的新材料為疏水性氣凝膠粉體填料，氣凝膠顆粒之間存在間隙，并均勻鋪展于聚四氟乙烯密封外層中，且氣凝膠粉體填料為細(xì)小顆粒狀，具有可流動(dòng)性，對(duì)比文件的芯材料為氣凝膠和聚四氟乙烯的混合物，聚四氟乙烯是將氣凝膠顆粒的間隙充滿，最終形成的是塊狀物，透氣性大大降低。

確定技術(shù)問(wèn)題是：防水隔熱夾層透氣性較差的問(wèn)題。

答復(fù)方案：首先將防水隔熱夾層的復(fù)合方式補(bǔ)入涉案專利原權(quán)利要求1；其次論述：涉案專利的復(fù)合方式是先形成一個(gè)帶有空腔的聚四氟乙烯外套，然后將疏水性氣凝膠粉體填料從開(kāi)口處灌入或者采用注射器注入聚四氟乙烯外層中，再將開(kāi)口處密封，對(duì)比文件沒(méi)有任何一處顯示其為密封的聚四氟乙烯外層，而是通過(guò)粘合、粘結(jié)或非粘合的方式與內(nèi)層大的塊狀的芯材料結(jié)合。因此本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)無(wú)法想到要將芯材料完全改為具有可流動(dòng)性的氣凝膠顆粒，灌入或注入聚四氟乙烯外層中，以解決防水隔熱夾層透氣性能差的問(wèn)題，對(duì)比文件沒(méi)有給出解決本發(fā)明問(wèn)題的技術(shù)啟示。

案例2

涉案專利CN103698324A公開(kāi)了一種空氣甲醛自測(cè)盒，吸收劑為酚試劑，酸化劑為五氧化二磷，稀釋劑為純水，顯色劑為硫酸鐵銨；酚試劑中添加有酸化劑，并同時(shí)密封保存。

對(duì)比文件公開(kāi)了一種檢測(cè)空氣中甲醛的試劑盒，該試劑盒吸收劑為酚試劑，稀釋劑為蒸餾水，顯色劑為硫酸鐵銨，酚試劑瓶?jī)?nèi)塞上裝有酚試劑粉末，酚試劑瓶?jī)?nèi)裝有蒸餾水，使用時(shí)用大頭針刺破內(nèi)塞，再擰上外蓋，搖勻，使下面的蒸餾水溶解內(nèi)塞上面的酚試劑。甲醛檢測(cè)的原理是甲醛與酚試劑反應(yīng)生成嗪，嗪在酸性溶液中被高鐵離子氧化形成藍(lán)綠色化合物。

審查員認(rèn)為：本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到采用磷酸提供酸性支持，在知曉五氧化二磷與水反應(yīng)即可生成磷酸，構(gòu)成酸性環(huán)境的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到采用五氧化二磷粉末作為酸化劑，并且配合純水，將酚試劑與酸化劑混合，實(shí)現(xiàn)酸性環(huán)境。

分析：通常在甲醛氣體的檢測(cè)過(guò)程中酚試劑的價(jià)格昂貴，另一篇對(duì)比文件也公開(kāi)了一種甲醛氣體檢測(cè)試劑盒，但對(duì)比文件中酚試劑的添加量比較高，也就是說(shuō)檢測(cè)試劑盒的成本比較高的。

筆者認(rèn)可的答復(fù)思路：

區(qū)別技術(shù)特征：還包括有酸化劑，酸化劑為五氧化二磷粉末，酚試劑中添加有酸化劑，并同時(shí)密封保存，同時(shí)修改權(quán)利要求書(shū)，添加“所述五氧化二磷混合于所述稀釋劑后，其質(zhì)量濃度為25g/L”。

確定技術(shù)問(wèn)題：如何在不影響檢測(cè)效果的前提下，減少酚試劑的用量。

答復(fù)思路：1.對(duì)比文件并沒(méi)有給出如何減少酚試劑用量的啟示；2.對(duì)于常規(guī)技術(shù)手段：自測(cè)盒的原理是利用空氣中的甲醛與酚試劑反應(yīng)生成嗪，嗪在酸性溶液中被高鐵離子氧化形成藍(lán)綠色化合物，現(xiàn)有技術(shù)中公開(kāi)的酸性體系常規(guī)使用到的試劑是：硫酸、硝酸或鹽酸等等強(qiáng)酸；且現(xiàn)有技術(shù)中也沒(méi)有公開(kāi)可以通過(guò)調(diào)整酸化劑來(lái)達(dá)到本申請(qǐng)技術(shù)目的的啟示；在現(xiàn)有技術(shù)沒(méi)有公開(kāi)某酸性體系是否對(duì)酚試劑存在正面作用的前提下，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)顯而易見(jiàn)的想到選用五氧化二磷粉末，甚至更不會(huì)顯而易見(jiàn)的想到限定五氧化二磷混合于所述稀釋劑的質(zhì)量濃度為25g/L；強(qiáng)調(diào)意料不到的技術(shù)效果：本申請(qǐng)的空氣甲醛自測(cè)盒，酚試劑溶液的質(zhì)量濃度為0.03mg/mL，較對(duì)比文件3所述的甲醛氣體檢測(cè)試劑盒中酚試劑的添加量低0.07 mg/mL，在這個(gè)基礎(chǔ)上依舊能夠符合半定量檢測(cè)的要求，通過(guò)對(duì)比試驗(yàn)其結(jié)果與國(guó)際法的測(cè)量結(jié)果相近，結(jié)果是預(yù)料不到的。

3 總結(jié)

在答復(fù)創(chuàng)造性時(shí)，應(yīng)該關(guān)注現(xiàn)有技術(shù)整體上是否真正的給出將區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)中以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)啟示，在確定發(fā)明相對(duì)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征時(shí)，不能僅僅關(guān)注區(qū)別技術(shù)特征本身，而忽視該區(qū)別技術(shù)特征在發(fā)明中所起到的作用。