專利申請文件中化合物名稱錯誤的修改

韓雪明樂

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局，北京 100088

《專利法》第33條規(guī)定“申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍……”，在給予申請人修改申請文件的權(quán)利的同時也作出了相應(yīng)的限制。對于修改的限制作為我國專利先申請制度的有力保障，禁止申請人在申請日后通過修改引入新的技術(shù)內(nèi)容從而獲得不當(dāng)?shù)美?/p>

一、對《專利法》第33條的理解

《專利審查指南》明確了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容；并且明確了審查員對申請人提交的修改文件進(jìn)行審查時，要嚴(yán)格掌握專利法第33條的規(guī)定[1]。目前，我國對于修改不得超范圍的判斷標(biāo)準(zhǔn)較美國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)要嚴(yán)格得多[2]。在現(xiàn)階段，嚴(yán)格掌握33條是與我國目前的科技發(fā)展水平和專利法運(yùn)行情況相適應(yīng)的。雖然近年來我國在尖端技術(shù)的掌握和創(chuàng)新方面取得了一定突破，并在一些重要的領(lǐng)域達(dá)到了世界先進(jìn)水平，但是整體的科技水平和創(chuàng)新能力仍然有待提高，需要加快建設(shè)創(chuàng)新型國家；并且目前我國的創(chuàng)新主體對于專利制度的理解和運(yùn)用能力仍然較弱，首先就體現(xiàn)在專利申請的撰寫上。通過對于33條的嚴(yán)格掌握從而嚴(yán)格限制申請人對申請文件的在后修改，除了防止申請人獲得不當(dāng)?shù)美猓€能提高申請人對于原始申請文件的重視，敦促其充分公開技術(shù)內(nèi)容和提高撰寫水平，促進(jìn)專利技術(shù)信息的傳播和利用，并能嚴(yán)格保護(hù)其他主體在公開的技術(shù)信息的基礎(chǔ)上繼續(xù)創(chuàng)新進(jìn)程，具有多重意義。

在審查實踐中，修改是否超范圍卻是容易引起分歧和疑義的。除了各國專利法對在后修改的限制存在差異，申請人和審查員常常對于是否能根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容“直接地、毫無疑義地確定”存在分歧。對于化學(xué)領(lǐng)域中涉及化合物的申請，在申請文件中的化合物名稱均存在錯誤的情況下，是否允許申請文件中的明顯錯誤的修改應(yīng)當(dāng)從兩方面進(jìn)行考慮，既不能讓申請人獲得不當(dāng)?shù)美惨_保公開的技術(shù)方案清楚并能夠?qū)嵤?/p>

二、案例

申請?zhí)?01410406538.2

本案涉及一種單壁碳納米角-空心納米金復(fù)合物及其制備方法。原權(quán)利要求1為：

一種單壁碳納米角-空心納米金復(fù)合物的制備方法，其特征在于，包括以下步驟：

A.將單壁碳納米角粉末、水和鄰苯二甲酸二乙醇二丙烯酸酯以2mg：1.95mL：0.5mg的比例混合，超聲使單壁碳納米角粉末完全溶解，獲得單壁碳納米角溶液；

……

原說明書中還有如下相關(guān)記載：“……1%PDDA購自Sigma公司……”

根據(jù)審查員指出的“鄰苯二甲酸二乙醇二丙烯酸酯”不符合化合物通用命名法規(guī)則的缺陷，申請人答復(fù)時請求將“鄰苯二甲酸二乙醇二丙烯酸酯”(phthalic diglycol diacrylate，縮寫PDDA)改為“聚二烯丙基二甲基氯化銨”(poly(diallyl dimethyl ammonium chloride)，縮寫也是PDDA)。并陳述了在修改命名錯誤時發(fā)現(xiàn)原申請文件中對PDDA表達(dá)錯誤，原想表達(dá)的PDDA為“聚二烯丙基二甲基氯化銨”，卻誤表達(dá)為“鄰苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”，還筆誤寫成了“鄰苯二甲酸二乙醇二丙烯酸酯”，要求對權(quán)利要求進(jìn)行修改，并陳述了如下理由：

(1)原說明書記載了“1%PDDA購自Sigma公司”，而從該公司網(wǎng)站對產(chǎn)品的檢索證明，該公司只出售“聚二烯丙基二甲基氯化銨”溶液產(chǎn)品，而沒有“鄰苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”出售；

(2)進(jìn)一步對比了化工品數(shù)據(jù)庫中記載的二者的性質(zhì)及其在本申請的技術(shù)方案中的作用：“聚二烯丙基二甲基氯化銨”作為一種水溶性表面活性劑，可以增加碳納米角的親水性，從而增加碳納米角在水中的分散性；而“鄰苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”本身是一種脂類，幾乎不溶于水，達(dá)不到上述效果，因此PDDA應(yīng)代表“聚二烯丙基二甲基氯化銨”。

應(yīng)當(dāng)如何考慮申請人陳述的上述意見呢？

對于申請人陳述的理由(1)，其提交的有關(guān)PDDA供應(yīng)商Sigma公司的產(chǎn)品檢索結(jié)果證明是在申請人陳述上述意見時進(jìn)行的，并不能證明在本申請的申請日之前Sigma公司沒有提供過“鄰苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”產(chǎn)品，因此并不能以此為由排除PDDA是指“鄰苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”，因此該理由證據(jù)不足以被采信。

對于申請人陳述的理由(2)，通過對這兩種化學(xué)物質(zhì)進(jìn)行檢索，能夠確定其性質(zhì)存在差別，特別是在水中的溶解度具有相當(dāng)?shù)牟町悾骸熬鄱┍谆然@”為常用表面活性劑并易溶于水，而“鄰苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”不溶于水并常作為合成聚合物的單體使用。在本案的技術(shù)方案中，PDDA與水和單壁碳納米角粉末混合，通過超聲獲得單壁碳納米角溶液。本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠理解，在此過程中，PDDA與超聲的作用都是為了分散單壁碳納米角從而形成均一的溶液。由此推定，PDDA能夠溶于水并起到表面活性劑的作用；而作為屬于脂類的“鄰苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”不能溶于水、也起不到表面活性劑的作用并且也無法形成水溶液，不能實現(xiàn)本案的技術(shù)方案并達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)效果。此外，通過進(jìn)一步檢索，并沒有發(fā)現(xiàn)縮寫PDDA用于表示除了“鄰苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”和“聚二烯丙基二甲基氯化銨”之外的其他化學(xué)物質(zhì)。

因此，通過對于本申請技術(shù)方案中PDDA的應(yīng)用、結(jié)合化學(xué)品數(shù)據(jù)庫中的相關(guān)記載和本領(lǐng)域技術(shù)人員的背景知識，能夠判斷PDDA應(yīng)當(dāng)是指“聚二烯丙基二甲基氯化銨”，從而應(yīng)當(dāng)允許申請人對于PDDA的錯誤表述進(jìn)行更正修改，并不會使申請人獲得不當(dāng)?shù)美?，卻避免了公告文本對公眾產(chǎn)生誤導(dǎo)。

三、啟示

由該案例可得如下啟示：對于化學(xué)領(lǐng)域的專利申請，涉及到具體化合物的名稱和縮寫時，審查員應(yīng)當(dāng)注意核實化合物的名稱和縮寫是否正確、是否相互對應(yīng)，化合物的命名是否符合通用的命名規(guī)則，以及化合物是否能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)方案并達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)效果。如果化合物或其縮寫存在錯誤，審查員通過核實和檢索能夠盡早發(fā)現(xiàn)，并指出該缺陷要求申請人進(jìn)行陳述和修改，能夠避免將審查過程復(fù)雜化或者延長審查程序。尤其是針對授權(quán)案件，審查員應(yīng)當(dāng)至少在授權(quán)之前指出化合物名稱或縮寫存在的錯誤，避免授權(quán)后對權(quán)利要求保護(hù)范圍的確定造成不利影響，以及授權(quán)文本公告后該錯誤對于公眾對技術(shù)方案的理解和利用造成障礙。