加入海牙協(xié)定后中國專利代理行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

劉 悅

《工業(yè)品外觀設(shè)計國際注冊海牙協(xié)定》（以下簡稱海牙協(xié)定），是適用于工業(yè)設(shè)計領(lǐng)域的一項國際協(xié)定，與適用于商標(biāo)領(lǐng)域的《商標(biāo)國際注冊馬德里協(xié)定》和適用于專利領(lǐng)域的《專利合作條約》共同構(gòu)成工業(yè)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域國際合作的三大體系。近年來，中國一直在積極推進(jìn)海牙協(xié)定的加入工作，國務(wù)院辦公廳在2016年發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于新形勢下加快知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國建設(shè)的若干意見》，指出要提升知識產(chǎn)權(quán)對外合作水平，積極參與聯(lián)合國框架下的發(fā)展議程，推進(jìn)加入《工業(yè)品外觀設(shè)計國際注冊海牙協(xié)定》進(jìn)程。隨著加入工作的推進(jìn)，中國的專利代理機(jī)構(gòu)有必要及時了解海牙體系的特點(diǎn)以及加入后對中國代理行業(yè)的影響，并做好積極的應(yīng)對。

一、海牙協(xié)定現(xiàn)狀及中國加入海牙協(xié)定的進(jìn)程

海牙體系共有1934、1960和1999三個文本，其中1934文本已于2010年1月1日凍結(jié)，根據(jù)WIPO的計劃，1960文本也將在不久的將來予以凍結(jié)。截至2019年1月，海牙體系1999文本共有60個締約方，歐盟知識產(chǎn)權(quán)局（EUIPO，原歐洲內(nèi)部市場協(xié)調(diào)局）于2008年整體加入，韓國于2014年加入，美國和日本于2015年5月同一天加入。中國也正在積極考慮加入1999文本。

中國尚未加入海牙體系，其中一個原因是海牙協(xié)定1999年文本要求締約方為符合要求的國際注冊提供不低于15年的保護(hù)期，而中國《專利法》規(guī)定外觀設(shè)計保護(hù)期為10年，兩者存在差異。海牙協(xié)定對外觀設(shè)計保護(hù)期的規(guī)定不允許締約方保留，因此，加入海牙協(xié)定就需要考慮修改中國專利法。目前，《專利法修正案（草案）》已于2018年12月5日通過國務(wù)院常務(wù)會議審議，擬將外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)期限延長至15年。在改法完成之后，中國很有可能適時啟動加入海牙協(xié)定的相關(guān)程序。

二、海牙途徑與巴黎公約途徑的對比

如果申請人想要在一個國家或者地區(qū)獲得外觀設(shè)計的保護(hù)，一般可以通過兩種途徑，即巴黎公約途徑和海牙途徑。

1.巴黎公約途徑

通過巴黎公約途徑，申請人可以向該國家或者地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)組織遞交申請，一般情況下，需要委托當(dāng)?shù)卮頇C(jī)構(gòu)、使用當(dāng)?shù)卣Z言和貨幣，申請文件也需要符合該國家或者地區(qū)的規(guī)定。

如果外國申請人通過巴黎公約途徑在華申請外觀設(shè)計專利，應(yīng)當(dāng)委托國內(nèi)代理機(jī)構(gòu)，使用中文提交外觀設(shè)計專利請求書、圖片或者照片以及簡要說明，向國家知識產(chǎn)權(quán)局交納申請費(fèi)。

2.海牙途徑

海牙體系的主要優(yōu)勢在于，其用戶可以提交一件國際申請、使用一種語言、支付一種注冊費(fèi)用的貨幣和通過一個機(jī)構(gòu)（即世界知識產(chǎn)權(quán)組織國際局）在多個締約方范圍內(nèi)獲得工業(yè)設(shè)計保護(hù)。但海牙體系是一個封閉的體系，申請人必須是海牙體系締約方的居民或者在某一締約方有固定居所或者營業(yè)所，才可以使用該體系遞交申請，尋求在其指定締約方的外觀設(shè)計保護(hù)。

如果中國加入了海牙體系，外國申請人可以選擇通過海牙體系在華申請外觀設(shè)計。對于中國專利代理行業(yè)而言，最大的影響是申請人可以直接向國際局遞交申請，而不需要在中國委托國內(nèi)代理機(jī)構(gòu)辦理。

3.巴黎公約途徑與海牙途徑的主要區(qū)別

中國尚未加入海牙體系，在流程和審查標(biāo)準(zhǔn)方面仍有一些不確定性。一旦中國加入后，在以下幾個方面有可能與國內(nèi)申請存在差異。

首先是申請文件上存在差異，例如視圖以及簡要說明的形式要求。眾所周知，中國外觀設(shè)計專利的視圖提交有嚴(yán)格的規(guī)定，所提交視圖應(yīng)當(dāng)清楚地顯示要求保護(hù)的外觀設(shè)計，并且應(yīng)當(dāng)滿足視圖數(shù)量、視圖名稱、視圖方向等多方面的具體要求。而海牙體系對視圖的形式要求沒有這么具體而嚴(yán)格。通過海牙途徑遞交的外觀設(shè)計，其簡要說明①1999文本5（2）（b）（ii），凡局是審查局并且在參加本文本時其法律規(guī)定，要求工業(yè)品外觀設(shè)計保護(hù)的申請須包括本款（b）項所規(guī)定的任何內(nèi)容才能依該法律被授予申請日的締約方，可以聲明的形式將這些內(nèi)容通知總干事?？赏ㄖ膬?nèi)容包括就提出國際申請的工業(yè)品外觀設(shè)計復(fù)制件或就該工業(yè)品外觀設(shè)計的特征的簡要說明書。的要求也與國內(nèi)申請存在形式上的差異，例如可能會缺少產(chǎn)品名稱、用途等，但至少應(yīng)當(dāng)包含對設(shè)計要點(diǎn)的說明，以滿足中國的基本要求。

其次是審查操作上有待明確，例如外觀設(shè)計單一性的要求等。中國的外觀設(shè)計專利申請為“一設(shè)計一申請”，成套產(chǎn)品和相似設(shè)計可以分別作為一件申請?zhí)峤?，是單一性的兩種例外情形。海牙體系最多允許同一洛迦諾大類下不超過100項設(shè)計合案申請。根據(jù)1999文本的規(guī)定，單一性要求可以由締約方聲明②1999文本13（1），凡在參加本文本時其法律規(guī)定，同一件申請中的外觀設(shè)計須符合外觀設(shè)計的單一性、同時生產(chǎn)或同時使用的要求，或須屬于同一套或同一組物品，或規(guī)定在一件申請中只能要求一項獨(dú)立的、明確的外觀設(shè)計的締約方，可以聲明的形式就此通知總干事。但任何此種聲明均不得影響申請人根據(jù)第5條第（4）款在一件國際申請中包括兩件或多件工業(yè)品外觀設(shè)計的權(quán)利，即使該申請指定的締約方已作出這一聲明。。如果中國作出了單一性方面的聲明，海牙國際申請在中國有可能面臨分案等審查要求。

此外，在申請流程以及申請公開的方式等方面也存在若干差異。例如，海牙國際申請不需要委托國內(nèi)代理機(jī)構(gòu)，只有在收到了國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的駁回通知后③“駁回通知”為海牙體系的專用術(shù)語，是由申請人尋求保護(hù)的締約方發(fā)出的表明其駁回意向的通知書，類似于國家程序中的“審查意見通知書”。，才需要委托國內(nèi)代理機(jī)構(gòu)提交答復(fù)意見或者補(bǔ)正文件。再如，海牙國際申請在國際公布后才會進(jìn)入中國的審查程序，與國內(nèi)申請授權(quán)后才予以公告的形式不同。

三、加入海牙協(xié)定對國外申請人在華申請外觀設(shè)計專利的影響

1.國外申請人在華申請外觀設(shè)計的需求

對于全球投資和貿(mào)易而言，中國的地位舉足輕重，眾多外國企業(yè)迫切希望在中國獲得外觀設(shè)計保護(hù)，在WIPO成員國大會、WIPO海牙體系推廣研討會等多個國際場合，表達(dá)了希望中國早日成為海牙體系的締約方的強(qiáng)烈呼聲。在中國加入海牙協(xié)定之前，國外申請人只能通過巴黎公約途徑，委托本國代理機(jī)構(gòu)在華申請外觀設(shè)計專利保護(hù)。根據(jù)中國國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的專利統(tǒng)計年報，2015年至2017年，外國申請人在華提交的外觀設(shè)計申請數(shù)量分別為17578、18395、17841件④2017年專利統(tǒng)計年報.[R/OL].[2019-01-15].www.cnipa.gov.cn/docs/20181019135307585336.pdf.，在3種專利中的占比維持在11%左右，歷年來的申請數(shù)量和占比都比較穩(wěn)定。

2.加入海牙協(xié)定對申請量的影響分析

加入海牙協(xié)定，不僅便于中國企業(yè)在境外獲得知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，而且也便于外國企業(yè)在中國獲得知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。申請途徑和語言的便捷將會吸引更多的外國申請人通過指定中國來獲取外觀設(shè)計專利保護(hù)，一方面能吸引更多的設(shè)計企業(yè)來華投資和尋求保護(hù)，進(jìn)而增進(jìn)中國在設(shè)計領(lǐng)域的國際交流，拓展中國設(shè)計者的思路和視野，進(jìn)一步提高中國的整體設(shè)計創(chuàng)新能力；另一方面，通過巴黎公約途徑直接向中國知識產(chǎn)權(quán)行政部門遞交外觀設(shè)計專利申請的數(shù)量可能將受到一定影響。

除了來自國外申請人的在華申請，若中國不做出禁止“自我指定⑤根據(jù)1999文本第 14條（3）的規(guī)定，凡局是審查局的締約方可以聲明的形式通知總干事，其系申請人的締約方的，國際注冊中對該締約方的指定沒有效力。”的聲明，國內(nèi)申請人也可以通過海牙體系指定中國，來自國內(nèi)的申請量也可能會受到一定影響。禁止自我指定的目的主要是將本國申請人的國際注冊申請與國內(nèi)申請分開，通常適用于審查局⑥根據(jù)1999文本第1條(xvii)規(guī)定，“審查局”是指依職權(quán)對向其提出的工業(yè)品外觀設(shè)計保護(hù)申請進(jìn)行審查，以至少確定該工業(yè)品外觀設(shè)計是否符合新穎性條件的局。。設(shè)立禁止自我指定的考慮之一是有些主管局對國內(nèi)申請的形式要求較高，海牙體系的國際注冊不能滿足其形式要求，故不希望國際注冊與國內(nèi)申請差別過大。另一方面，有些主管局擔(dān)心大量的國內(nèi)申請轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^海牙體系提出。對中國而言，如果中國允許自我指定，實(shí)踐中便可能出現(xiàn)外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)問題。此次《專利法》修改草案已增加外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)，預(yù)測已解決允許自我指定后可能出現(xiàn)的這一問題。

盡管有上述可能性，但已經(jīng)熟知巴黎公約途徑的申請人是否會迅速轉(zhuǎn)向海牙體系還不得而知。從日本和韓國的數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看，加入海牙體系對其申請量的影響并不顯著。從這些數(shù)據(jù)判斷，在某一個締約方加入海牙體系后，申請人有一個逐漸熟悉和適應(yīng)的過程。

日本近5年來的申請數(shù)據(jù)表明⑦日本特許廳年報2018. [R/OL].[2019-01-15]. www.jpo.go.jp/english/reference_room/statusreport/status2018_e.htm.，除了2014年的申請量有所下降外，其他各年的申請量均比較穩(wěn)定，呈緩慢上升趨勢，每年的申請量維持在3萬件左右，其中，來自海牙途徑的申請，從2015年的452件，增長到2017年的2216件（如圖1所示）。在日本接收的來自國外申請人的申請中可以看出（如圖2所示），來自EUIPO的成員國的申請人更愿意使用海牙體系，來自法國的申請中，甚至有接近80%的申請通過海牙體系提交。此外，美國申請人和韓國申請人也比較活躍，來自美國和韓國的申請中，有20%左右通過海牙體系提交。

圖1 日本近5年來的外觀設(shè)計申請數(shù)據(jù)

圖2 2017年日本申請量前十的國外申請

與日本的情況類似，在韓國接收的來自國外申請人的申請中可以看出，目前更多的申請人愿意通過巴黎公約途徑在韓國申請外觀設(shè)計。韓國近5年來的申請數(shù)據(jù)表明（如圖3所示）⑧韓國特許廳年報2017. [R/OL].[2019-01-15]. www.kipo.go.kr/upload/en/download/annualreport_2017_10.pdf.，除了加入海牙體系的當(dāng)年（即2014年），國內(nèi)及國外申請量均有明顯上升外，其余各年國外申請的數(shù)量保持在3100—3800件左右。從2017年的數(shù)據(jù)看（如圖4所示）⑨同⑧.，韓國收到的外國人提交的外觀設(shè)計申請中，數(shù)量最多的是美國、日本和中國。通過巴黎公約途徑遞交的申請占主體地位，而通過海牙途徑遞交的申請，僅分別占美國、日本、中國申請人向韓國遞交的申請總量的11.2%、8.3%、3.8%。當(dāng)然，由于目前中國還不是海牙體系的締約方，使用該體系的中國申請人還比較少，可以預(yù)期，如果中國加入海牙體系，將有更多來自中國的申請指定韓國。

圖3 近5年來韓國外觀設(shè)計申請數(shù)據(jù)

圖4 2017年韓國收到的來自美日中的外觀設(shè)計申請

3.國外申請人通過海牙體系在中國申請外觀設(shè)計保護(hù)的風(fēng)險

在美日韓等國加入海牙體系之前，海牙體系的締約方以實(shí)行注冊制的國家和地區(qū)為主，國際申請的駁回率較低，在美日韓加入海牙體系之后，2016和2017年，駁回數(shù)量有了急劇上升⑩Hague Yearly Review 2018.[R/OL].[2019-01-15].www.wipo.int/hague.（如圖5所示）。例如，2011年締約方共發(fā)出231份駁回通知，其中排名前三的分別為埃及（占36.8%）、挪威（占32.2%）、敘利亞（占 22.1%）。2017年，締約方發(fā)出了3389份駁回通知，排名前三的分別為日本（占44.1%）、美國（占35.3%）、韓國（占17.7%）?。

圖5 歷年來締約方發(fā)出的駁回通知數(shù)量

因此，雖然海牙體系不強(qiáng)制要求申請人委托當(dāng)?shù)卮?，但是在對締約方的外觀設(shè)計相關(guān)法律不清楚的情況下，外國申請人直接通過海牙體系遞交申請，尋求外觀設(shè)計保護(hù)，還是具有一定風(fēng)險。一旦收到駁回

? 同⑩。需要說明的是，如果國際注冊中超過一項設(shè)計，日本專利局針對每一項設(shè)計均發(fā)出一份駁回通知。通知，就需要按照當(dāng)?shù)刂R產(chǎn)權(quán)局的規(guī)定，委托代理機(jī)構(gòu)對駁回通知的意見進(jìn)行答復(fù)，失去了海牙途徑不需要當(dāng)?shù)卮淼膬?yōu)勢，還可能損失一定的時間。

目前，中國外觀設(shè)計專利申請的平均審查周期是3到4個月，美國是19.6個月，日本是6.9個月，韓國是5.9個月?? 美國、日本和韓國的審查周期數(shù)據(jù)來源于外觀設(shè)計五局（ID5）官方網(wǎng)站公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù).[EB/OL].[2019-01-15].www.id-five.org/wp-content/uploads/2017/09/ID5-statistics-2016-1.pdf.? 根據(jù)共同實(shí)施細(xì)則第18條的規(guī)定，駁回國際注冊效力的通知的規(guī)定期限，應(yīng)為公布國際注冊之日起六個月，凡局是審查局或其法律規(guī)定可以對給予保護(hù)提出異議的締約方，可以聲明的形式通知總干事，依1999年文本指定該締約方的，該項所述的六個月期限應(yīng)改為十二個月期限。。對于海牙體系的審查局而言，最長審查時間（FA）是12個月?? 美國、日本和韓國的審查周期數(shù)據(jù)來源于外觀設(shè)計五局（ID5）官方網(wǎng)站公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù).[EB/OL].[2019-01-15].www.id-five.org/wp-content/uploads/2017/09/ID5-statistics-2016-1.pdf.? 根據(jù)共同實(shí)施細(xì)則第18條的規(guī)定，駁回國際注冊效力的通知的規(guī)定期限，應(yīng)為公布國際注冊之日起六個月，凡局是審查局或其法律規(guī)定可以對給予保護(hù)提出異議的締約方，可以聲明的形式通知總干事，依1999年文本指定該締約方的，該項所述的六個月期限應(yīng)改為十二個月期限。。從上述數(shù)據(jù)來看，海牙體系在審批時間上的優(yōu)勢并不明顯。

此外，海牙體系先公開外觀設(shè)計，再由被指定的締約方進(jìn)行能否給予保護(hù)的審查。中國加入海牙協(xié)定后，是否給予海牙國際申請臨時保護(hù)尚不明確。如果一項外觀設(shè)計在國際局提出外觀設(shè)計申請并在國際外觀設(shè)計公報上公布后，如果申請人指定的締約方?jīng)]有臨時保護(hù)的相關(guān)規(guī)定，那么在締約方的審查局授權(quán)前，該外觀設(shè)計專利審請有可能存在被他人抄襲的風(fēng)險。

四、中國專利代理行業(yè)的應(yīng)對方案

1.做好國外申請人利用海牙體系在華申請的應(yīng)對

盡管日韓的申請數(shù)據(jù)表明，在日韓加入海牙體系后，外觀設(shè)計申請量沒有出現(xiàn)急速增長，但中國作為全球最大的市場，對外國申請人在華申請外觀設(shè)計，具有巨大的吸引力。中國加入海牙體系后，申請變得更為便利，將有很多外國申請人躍躍欲試，數(shù)量和增長速度都將顯著超過日韓。對可能發(fā)生的這一變化，中國專利代理行業(yè)應(yīng)當(dāng)有所準(zhǔn)備，一方面，直接在華申請的代理數(shù)量可能有所下降，另一方面，可能出現(xiàn)為數(shù)不少的收到駁回通知后在華委托代理機(jī)構(gòu)答復(fù)意見的委托代理。代理行業(yè)應(yīng)當(dāng)及早了解海牙體系的運(yùn)行規(guī)則，以及海牙體系國內(nèi)程序與普通國內(nèi)申請的異同，做好積極的應(yīng)對。

2.做好服務(wù)國內(nèi)申請人的準(zhǔn)備工作

中國經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷增長，成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，越來越多的中國企業(yè)走出國門積極開拓海外市場，中國企業(yè)的產(chǎn)品在進(jìn)入國際市場時，在相應(yīng)國家和地區(qū)也需要得到外觀設(shè)計保護(hù)。實(shí)踐中，很多中國企業(yè)反映向外獲得外觀設(shè)計保護(hù)的主要障礙和困難在于費(fèi)用高、程序復(fù)雜。對于廣大的中國企業(yè)來說，海牙協(xié)定將為中國申請人提供一個簡便經(jīng)濟(jì)的外觀設(shè)計保護(hù)途徑，滿足企業(yè)對簡便、快捷的外觀設(shè)計多邊注冊程序的需求，便于企業(yè)開拓國際市場，參與國際競爭。

從企業(yè)向外申請的數(shù)據(jù)可以看出，部分外貿(mào)型企業(yè)在中國尚未加入海牙協(xié)定之時，就輾轉(zhuǎn)在海牙體系中提交申請，以期在海外獲得外觀設(shè)計保護(hù)。例如中國的聯(lián)想公司，在2017年也通過其海外機(jī)構(gòu)，向國際局遞交了11件外觀設(shè)計申請，包含62項設(shè)計，在海牙體系的申請人排名中位列第50名。但更多的企業(yè)則因?yàn)樯暾堎Y格的問題，對海牙體系望而卻步。加入海牙協(xié)定后，中國申請人可以利用海牙體系提交外觀設(shè)計國際申請，從而以便利、經(jīng)濟(jì)的方式在多個海牙協(xié)定締約方獲得外觀設(shè)計保護(hù)。從韓國的數(shù)據(jù)看，韓國加入海牙體系后，其國內(nèi)申請人通過海牙體系向外申請外觀設(shè)計的數(shù)量不斷增多，尤其是大公司非?；钴S，2017年，三星和LG兩個公司位列海牙國際申請前兩位?？梢灶A(yù)見，在中國加入海牙體系后，會有大量國內(nèi)申請人有興趣使用海牙體系提交申請，需要中國的專利代理機(jī)構(gòu)盡早掌握海牙體系的流程和各締約方的審查要求，以便更好地服務(wù)國內(nèi)創(chuàng)新主體。

五、結(jié) 語

海牙體系是當(dāng)前世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）三大體系中增長潛力巨大的體系。隨著韓國、美國和日本的加入，海牙體系對申請人的吸引力也越來越大。在不久的將來，如果中國順利加入海牙體系，無論是國外申請人在華申請，還是國內(nèi)申請人通過海牙體系提交申請，都會對中國代理行業(yè)帶來一定的影響，這種影響和變化既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，只有提前做好準(zhǔn)備，充分了解海牙體系的特點(diǎn)和具體的審查標(biāo)準(zhǔn)、審查流程，才能抓住機(jī)遇，積極應(yīng)對。