專利審查意見通知書中的常見答復(fù)問題

王光霞

摘 要：在專利申請中，對審查意見通知書答復(fù)的好壞對專利申請的授權(quán)前景會(huì)產(chǎn)生影響，一份好的意見答復(fù)可以大大節(jié)約專利審批時(shí)間，相反，將會(huì)延長審查周期，甚至?xí)?dǎo)致專利申請被駁回，從而會(huì)影響申請人的利益，本文通過淺析實(shí)際審查過程中常見的幾種答復(fù)問題給出了一些答復(fù)建議。

關(guān)鍵詞：專利申請；意見答復(fù)

1前言

對專利局發(fā)出的審查意見通知書，申請人應(yīng)當(dāng)在通知書指定的期限內(nèi)作出，申請人的答復(fù)可以僅僅是意見陳述書，也可以進(jìn)一步包括經(jīng)修改的申請文件，申請人在其答復(fù)中對審查意見通知書的審查意見提出反對意見或者對申請文件進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)當(dāng)在其意見陳述書中詳細(xì)陳述其具體意見，或者對修改內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定以及如何克服原申請文件存在的缺陷予以說明[1]。在實(shí)際審查中，常常遇見由于申請人的意見答復(fù)通知書不恰當(dāng)，導(dǎo)致審查周期延長等問題，以下為實(shí)際審查過程中常見的幾種答復(fù)問題。

2常見答復(fù)問題

2.1忽略答復(fù)期限

根據(jù)《專利法》第37條的規(guī)定，第一次審查意見通知書的期限為4個(gè)月，再次審查意見通知書的期限為2個(gè)月，答復(fù)期限的屆滿日算法為：自通知書發(fā)文日起加15天為推定收到日，然后再在此基礎(chǔ)上加4個(gè)月或2個(gè)月的答復(fù)期限。若在此期限內(nèi)未答復(fù)可以申請延長期限，若逾期未答復(fù)，專利申請將會(huì)被視為撤回。在實(shí)際審查過程中，有時(shí)會(huì)遇到申請人逾期答復(fù)的現(xiàn)象，如果想恢復(fù)權(quán)利，需要在收到視為撤回通知書之日起的2個(gè)月內(nèi)提出恢復(fù)權(quán)利，還需要繳納相應(yīng)費(fèi)用，因此，如果忽視了答復(fù)期限，不僅會(huì)造成審查周期的延長還會(huì)損害申請人的權(quán)益。

2.2申請文件的修改不當(dāng)

根據(jù)《專利法》第37條的規(guī)定，申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是對發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾埼募男薷牟坏贸鲈f明書和權(quán)利要求書記載的范圍。由于申請人對專利法和專利審查指南不熟悉，導(dǎo)致修改超范圍以及屬于審查指南中不予接受的情形（具體可參見專利審查指南中的有關(guān)規(guī)定），從而會(huì)延長審查周期甚至?xí)?dǎo)致申請被駁回，在專利申請被授權(quán)后，如果存在權(quán)利要求修改超范圍的情況，也可能導(dǎo)致已獲得的專利權(quán)被無效。因此，在對申請文件修改時(shí)要嚴(yán)格按專利法和審查指南中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改。

2.3未準(zhǔn)確理解并全面回應(yīng)審查意見通知書中的問題

這種問題在創(chuàng)造性的意見答復(fù)中比較常見，常見的主要有以下幾點(diǎn)：（a）對本領(lǐng)域?qū)I(yè)知識不熟悉，對比文件理解不準(zhǔn)確：在審查意見答復(fù)中，常常會(huì)遇到申請人對區(qū)別技術(shù)特征直接用“沒有公開” 、“沒有結(jié)合啟示”、“不屬于本領(lǐng)域公知常識”等空洞套語回復(fù)。針對申請文件的答復(fù)，除了要核對對比文件的日期、特征對比的正確性，最重要的是要從技術(shù)方案整體上去把握，判斷對比文件是否公開了本申請的發(fā)明構(gòu)思，針對區(qū)別技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)站位本領(lǐng)域去考量，不能因?yàn)閷Ρ任募]有公開權(quán)利要求的所有技術(shù)特征就認(rèn)為本申請具備創(chuàng)造性；（b）單獨(dú)從對比文件出發(fā)，未考慮結(jié)合啟示：如某案審查員在通知書中引入對比文件2是為了說明對比文件2給出了技術(shù)啟示，申請人在創(chuàng)造性意見答復(fù)中，僅僅將對比文件1和對比文件2公開的內(nèi)容和本申請的權(quán)利要求的內(nèi)容單獨(dú)作對比，強(qiáng)調(diào)本申請的有益效果，卻未正面陳述對比文件2是否具有結(jié)合啟示。因此，在創(chuàng)造性審查意見答復(fù)中，當(dāng)對對比文件的事實(shí)認(rèn)定、公知常識認(rèn)定和對比文件的結(jié)合啟示存疑時(shí)，要從技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)方案、技術(shù)問題和技術(shù)效果等方面結(jié)合實(shí)際案情進(jìn)行實(shí)質(zhì)性陳述[2]，且忌空話套話以及前后矛盾，以免延長審查周期；（c）未全面回復(fù)審查意見中指出的所有問題或多次指出仍未克服：如某案在一通時(shí)指出不清楚問題，二通答復(fù)仍未克服，導(dǎo)致案件審批周期延長，在這種情況下，無論是審查員還是申請人都要積極主動(dòng)進(jìn)行溝通，如可以通過電話討論或者會(huì)晤的形式將該問題克服以節(jié)約審查流程；（d）隨意合并權(quán)利要求：在實(shí)際審查過程中有時(shí)會(huì)遇見為了早日獲得專利權(quán)隨意合并權(quán)利要求的現(xiàn)象，如某案，在意見答復(fù)中直接把所有從權(quán)合并到獨(dú)立權(quán)利要求中，并在意見陳述中直接答復(fù)“申請人對權(quán)利要求進(jìn)行了合并，合并后的權(quán)利要求具備創(chuàng)造性”，這種行為顯得草率和不負(fù)責(zé)任，導(dǎo)致最終授權(quán)的權(quán)利要求范圍變小，直接影響了申請人的利益。實(shí)際上，一個(gè)穩(wěn)定的、范圍適當(dāng)?shù)膶＠麢?quán)才是對申請人最有利的。

3 結(jié)束語

本文主要總結(jié)了審查意見通知書中的常見答復(fù)問題并給出了一些答復(fù)建議，希望能引起申請人的重視從而有針對性地進(jìn)行答復(fù)，以縮短審查周期，使案件走向更合理。

參考文獻(xiàn)：

[1]國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京.知識產(chǎn)權(quán)出版社.2010

[2]職秀娟.如何答復(fù)發(fā)明專利審查意見通知書[J].河南科技﹒知識產(chǎn)權(quán).2016.07