企業(yè)并購中盡職調(diào)查及知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避*
——以專利為視角

劉玲利

重慶工商大學(xué)法學(xué)院，重慶 400067

一、企業(yè)并購中的盡職調(diào)查

(一)目標(biāo)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的調(diào)查

收購方應(yīng)組建一個(gè)盡職調(diào)查小組，其成員由律師、資產(chǎn)評估師、會計(jì)師、企業(yè)協(xié)調(diào)人員組成，在一定時(shí)間內(nèi)完成對目標(biāo)企業(yè)的調(diào)查工作，并出具《盡職調(diào)查報(bào)告》。

1.知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)調(diào)查

企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)包括商標(biāo)、專利、商業(yè)秘密、計(jì)算機(jī)版權(quán)等，調(diào)查其數(shù)量和種類，在別國授權(quán)數(shù)量、權(quán)利是否穩(wěn)定、是否具有權(quán)利瑕疵，是否具有盈利價(jià)值，能否為擴(kuò)大企業(yè)技術(shù)能力提供幫助等。通常在資產(chǎn)評估過程中，多是利用財(cái)務(wù)面、管理面及技術(shù)面等相關(guān)變數(shù)來進(jìn)行分析估算，同時(shí)還需市場價(jià)值與賬面價(jià)值的比例，即MTB曲線分析專利狀況，MTB越高才表明該專利在市場上的潛在價(jià)值越高，越被市場看好。

2.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和有效利用的調(diào)查

該調(diào)查主要有以下六方面內(nèi)容：有效性、發(fā)明人狀態(tài)、權(quán)利所屬、技術(shù)覆蓋度、市場風(fēng)險(xiǎn)、競爭對手分析，其中最為重要的是權(quán)利有效性與權(quán)利所屬。第一，對目標(biāo)企業(yè)的專利有效性進(jìn)行調(diào)查。第二，調(diào)查權(quán)利所屬是否有瑕疵，直接關(guān)系到專利技術(shù)的價(jià)值，比如職務(wù)發(fā)明的專利技術(shù)與專利轉(zhuǎn)讓獲得的專利技術(shù)，其權(quán)利是否完全歸屬于目標(biāo)企業(yè)，或僅有某幾項(xiàng)權(quán)利歸目標(biāo)企業(yè)所有，也應(yīng)當(dāng)詳細(xì)調(diào)查。第三，發(fā)明人狀態(tài)調(diào)查主要是弄清楚發(fā)明人為該公司員工還是其他自然人，如果是其他自然人為某項(xiàng)專利技術(shù)的發(fā)明人，可能會影響對該項(xiàng)專利技術(shù)的實(shí)施或生產(chǎn)，降低專利價(jià)值。第四，技術(shù)覆蓋度調(diào)查是指專利技術(shù)中的技術(shù)特征與其他專利的技術(shù)特征相重合的比例大小，此項(xiàng)調(diào)查主要是為了避免不必要的專利糾紛以及分析該專利的潛在價(jià)值。第五，市場風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查是指由該專利技術(shù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。第六，競爭對手分析調(diào)查是通過對競爭對手在特定時(shí)期內(nèi)專利申請數(shù)量的統(tǒng)計(jì)分析，可發(fā)現(xiàn)該競爭公司在此時(shí)間內(nèi)的研發(fā)方向變動(dòng)及技術(shù)發(fā)展重心，并可通過對競爭公司專利活動(dòng)年限統(tǒng)計(jì)，獲得該公司內(nèi)各專利平均有效期間以計(jì)算未來對本公司可能造成的威脅大小。

3.知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的法律訴訟調(diào)查

調(diào)查與該公司知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)訴訟案件，調(diào)查是否存在潛在的訴訟風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)產(chǎn)品銷售市場的需要進(jìn)行反壟斷調(diào)查。此項(xiàng)調(diào)查主要通過相關(guān)協(xié)議及正在進(jìn)行的法律訴訟進(jìn)行。正在進(jìn)行的專利侵權(quán)訴訟是直接可得到資料以評估專利價(jià)值的，此類評估需律師與資產(chǎn)評估專家配合，針對每一件訴訟分別對某項(xiàng)專利估值。而難度較大的是對潛在訴訟風(fēng)險(xiǎn)的專利的判斷，因目標(biāo)企業(yè)通常為提高自身資產(chǎn)價(jià)值可能對該類專利進(jìn)行不完全的信息公開，增加了調(diào)查工作的難度，此時(shí)需調(diào)查小組擁有較為專業(yè)的能力和細(xì)致的工作態(tài)度來保證盡職調(diào)查工作的完成。

(二)目標(biāo)企業(yè)專利的綜合評估

1.專利價(jià)值法律評估

專利價(jià)值的法律評估包含專利壽命和當(dāng)前專利法律狀態(tài)兩方面?！秾＠ā芬?guī)定：“發(fā)明專利權(quán)的期限是20年，實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的期限是10年?！痹趯＠麢?quán)期限內(nèi)，專利的不可規(guī)避性、依賴性、穩(wěn)定性以及侵權(quán)可判定性是專利壽命價(jià)值的影響因素，越是對權(quán)利人實(shí)現(xiàn)權(quán)利有利的得分越高，專利價(jià)值就越大。此外，當(dāng)前法律狀態(tài)包括的專利許可狀況、專利有效期、多國申請情況也影響專利法律價(jià)值評估，專利許可權(quán)利無瑕疵、專利剩余有效期時(shí)間長、多國申請狀況良好或已成功申請率高，該專利價(jià)值越大。

2.專利價(jià)值技術(shù)評估[1]

專利價(jià)值技術(shù)評估包含技術(shù)覆蓋范圍、技術(shù)質(zhì)量、技術(shù)寬度以及技術(shù)成熟度四個(gè)方面。技術(shù)覆蓋范圍主要以國際專利分類號數(shù)量和權(quán)利要求數(shù)量作為衡量指標(biāo)，數(shù)量多者覆蓋范圍廣，專利價(jià)值大。技術(shù)質(zhì)量即技術(shù)強(qiáng)度，主要通過技術(shù)依賴度和技術(shù)周期確定每個(gè)專利的平均專利質(zhì)量，以此反映出在某一技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)的整體專利質(zhì)量，顯示企業(yè)的競爭地位。技術(shù)寬度指標(biāo)為科學(xué)關(guān)聯(lián)度、科學(xué)周期及科學(xué)影響力三個(gè)方面，科學(xué)關(guān)聯(lián)度高、科學(xué)周期長、科學(xué)影響力大者專利價(jià)值大。技術(shù)成熟度主要指專利研發(fā)完整度以及使用的可能性，研發(fā)完整全面，實(shí)施可能性大的專利成熟度高，專利價(jià)值大。

3.專利價(jià)值市場評估

專利價(jià)值市場評估包含專利家族[2]、投入強(qiáng)度及技術(shù)實(shí)施三方面。一般來說，專利家族規(guī)模大、并在三方技術(shù)市場占有比高的專利價(jià)值大。投入強(qiáng)度指人力投入與合作申請強(qiáng)度。通常情況下，一個(gè)專利在研發(fā)過程中所投入的人力與申請過程中的強(qiáng)度間接反映出專利的價(jià)值。根據(jù)馬克思的勞動(dòng)價(jià)值論，“商品具有二重性，即價(jià)值和使用價(jià)值，使用價(jià)值是商品的自然屬性，價(jià)值是一般人類勞動(dòng)的凝結(jié)，是商品的社會屬性?！睂＠a(chǎn)品作為商品，其使用價(jià)值(交易價(jià)值)的體現(xiàn)也取決于價(jià)值，即人類勞動(dòng)。技術(shù)實(shí)施包括許可實(shí)施與自實(shí)施、專利權(quán)質(zhì)押和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓。技術(shù)實(shí)施是專利價(jià)值最普遍的直接體現(xiàn)方式，并且專利權(quán)的權(quán)利價(jià)值最終也大多通過以上三種方式實(shí)現(xiàn)。

(三)對目標(biāo)企業(yè)并購的建議

盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)對并購對象的技術(shù)創(chuàng)新能力、專利狀況、專利申請和維護(hù)、專利對產(chǎn)品的支持度、專利權(quán)的穩(wěn)定性、專利的市場價(jià)值和技術(shù)價(jià)值作出客觀評價(jià)。針對以上專利調(diào)查結(jié)果，給出相關(guān)建議：

第一，并購對象的產(chǎn)品需要多項(xiàng)專利共同支撐，應(yīng)當(dāng)采取什么樣的收購策略，是否包括并購企業(yè)所有的專利技術(shù)、商業(yè)秘密以及計(jì)算機(jī)軟件，以及并購后知識產(chǎn)權(quán)如何整合，避免對后續(xù)經(jīng)營造成影響。

第二，針對并購企業(yè)所有專利，在后續(xù)談判中，重點(diǎn)圍繞必要專利資產(chǎn)和并購對象未納入專利清單的專利進(jìn)行分析和評估，確保購入的專利權(quán)權(quán)屬無爭議。

第三，在今后管控中，開展對國內(nèi)外專利申請的管理和布局，注意搶占先機(jī)。針對并購對象存在著以商業(yè)秘密、版權(quán)形式存在的知識產(chǎn)權(quán)，要進(jìn)一步了解發(fā)明人離職與否、特別是核心發(fā)明人狀況，提早做好安排，保持穩(wěn)定。

第四，多方調(diào)查獲取更多信息，進(jìn)一步開展競爭對手分析，在此基礎(chǔ)上有針對性的開展技術(shù)研發(fā)，保持競爭優(yōu)勢。

第五，針對專利侵權(quán)訴訟密切跟蹤，如在并購合同簽訂時(shí)不能終結(jié)，則通過支付條款法律設(shè)計(jì)，將可能最大損失扣留，待案件清晰后處理。

二、盡職調(diào)查規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析

我們通過分析一個(gè)醫(yī)藥企業(yè)并購案的終止，來說明盡職調(diào)查工作及專利分析方法的重要性。

(一)案情簡介

甲公司是一家醫(yī)藥集團(tuán)公司，主要工作為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售藥品。為了配合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，甲公司向乙公司提出收購，表示愿意收購乙公司100%股權(quán)完成兩家公司的合并吸收，根據(jù)協(xié)議約定，甲公司最終取得乙公司三種藥品專利所有權(quán)，藥品名分別為A、B、C，甲乙公司協(xié)商一致并簽訂相關(guān)協(xié)議。另外注明兩點(diǎn)：1、藥品B與藥品C都沒有取得《新藥證書》根據(jù)我國法律規(guī)定，“未取得《新藥證書》的藥品，轉(zhuǎn)讓方與受讓方均應(yīng)為藥品生產(chǎn)企業(yè)且符合法定條件，此外其中受讓方應(yīng)當(dāng)持有轉(zhuǎn)讓方50%以上股權(quán)或股份”，因此經(jīng)協(xié)議甲公司擬收購乙公司全部股權(quán)；2、甲乙公司在當(dāng)?shù)劂y行開設(shè)共管銀行賬戶，對履行《合作意向書》進(jìn)行擔(dān)保。

案例中，甲公司沒有外聘資產(chǎn)評估專家和會計(jì)專家，為了完成法律盡職調(diào)查，僅安排公司項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員配合外聘律師工作。隨后，律師人員出具一份《法律盡職調(diào)查報(bào)告》，認(rèn)為：1、乙公司不具備并購交易的合法資質(zhì)；2、乙公司不擁有三種藥品專利所有權(quán)且不是藥品生產(chǎn)企業(yè)，實(shí)際上三種藥品的專利所有者是丙公司；3、藥品C存在被丁公司侵權(quán)的情況，但暫無直接證據(jù)證明存在侵權(quán)行為；4、藥品B存在專利權(quán)爭議。

因上述四個(gè)問題一直無法解決，一個(gè)月后并購項(xiàng)目被迫終止，甲乙公司按照《合作意向書》的約定解除共管銀行賬戶，甲公司支付乙公司合同約定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

(二)法理分析

1.乙公司不具備并購交易的合法資質(zhì)

根據(jù)律師調(diào)取的資料顯示，乙公司是一個(gè)“股份合作制”企業(yè)，且還是一個(gè)國有資產(chǎn)股東，雖乙公司一直以有限責(zé)任公司形式存在運(yùn)行，但其并不符合并購企業(yè)條件，只有當(dāng)期成功完成企業(yè)改制，并解決好國有資產(chǎn)軟讓問題，才能成為受《公司法》調(diào)整的企業(yè)并購主體。

2.乙公司不是藥品生產(chǎn)企業(yè)

經(jīng)律師調(diào)查發(fā)現(xiàn)，乙公司實(shí)質(zhì)是一個(gè)藥品研究機(jī)構(gòu)，沒有取得藥品生產(chǎn)許可證，案例中的三種藥品專利所有權(quán)實(shí)際歸丙公司所有，雖乙丙公司就三種藥品的專利所有權(quán)作出了約定，且也為雙方真實(shí)意思表示，但并不符合法律規(guī)定，屬無效法律行為，因乙公司并不具備藥品生產(chǎn)資質(zhì)。但可通過乙丙公司就三種藥品的生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，從而使乙公司擁有三種藥品的財(cái)產(chǎn)處理權(quán)，進(jìn)而轉(zhuǎn)讓這種財(cái)產(chǎn)性權(quán)益給甲公司。

3.藥品C專利權(quán)被侵犯

藥品C是一種經(jīng)過仿制的化學(xué)原料藥，丁公司在丙公司之前取得“藥品批準(zhǔn)文號”和《藥品注冊批件》，乙公司在2008年獲得專利權(quán)，其專利藥品C的“權(quán)利要求書”要求保護(hù)的是“一種制備工藝方法”。在律師對市場上三種藥品進(jìn)行審查時(shí)，發(fā)現(xiàn)丁公司在藥品C的銷售上商場占有份額很高，已對藥品C的轉(zhuǎn)讓價(jià)值造成的嚴(yán)重影響，但乙公司因無法掌握丁公司直接的侵權(quán)證據(jù)，故無法阻止其侵權(quán)行為。律師建議，可通過“反向工程”破譯對方生產(chǎn)工藝，若實(shí)在無法維護(hù)藥品C的完整權(quán)利，可放棄對此藥品的收購。

4.藥品B存在專利權(quán)爭議

乙公司對藥品B的專利所有權(quán)是通過專利所有人轉(zhuǎn)讓取得，雖乙公司完整擁有藥品B的專利所有權(quán)，但根據(jù)《專利法》相關(guān)規(guī)定，乙公司并不具備將藥品B的專利所有權(quán)轉(zhuǎn)讓于第三人的權(quán)利，而此時(shí)原專利權(quán)人明確表示不同意轉(zhuǎn)讓專利權(quán)，所以導(dǎo)致藥品B的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生糾紛。

(三)盡職調(diào)查及專利分析的重要性

本案例中甲乙公司雙方均對并購表示出期望，然而盡職調(diào)查中的問題卻顯示出草率并購后可能導(dǎo)致的

風(fēng)險(xiǎn)，無論對于甲公司希望擴(kuò)大企業(yè)影響力的初衷，還是乙公司對謀求更好發(fā)展的期望，均有負(fù)面的影響，甲乙公司根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)論和建議終止了并購。因此，合格的盡職調(diào)查，可以為企業(yè)并購提供了完整、科學(xué)的決策依據(jù)，避免了雙方企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失。

三、結(jié)語

企業(yè)并購是企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作和經(jīng)營的一種主要形式，對企業(yè)增加盈利、打開市場等具有重要意義。并購國內(nèi)外具有較強(qiáng)的研發(fā)能力、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)以及領(lǐng)先的市場地位的相關(guān)企業(yè)成為收購企業(yè)提升核心競爭力、快速提升規(guī)模的重要途徑，也是企業(yè)實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)快速轉(zhuǎn)型升級的必經(jīng)之路。只是國際并購過程艱難，如履薄冰，背后更是隱藏著無法輕易估計(jì)的

知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。知識產(chǎn)權(quán)作為技術(shù)型公司的重要無形資產(chǎn)，專利的有效與否、有效期的長短、權(quán)利人是否屬實(shí)、知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的協(xié)議、技術(shù)覆蓋度與法律訴訟問題等直接關(guān)系到并購的市場風(fēng)險(xiǎn)和出價(jià)。因此解決好目標(biāo)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的價(jià)值評估、盡職調(diào)查以及并購后知識產(chǎn)權(quán)的整合是順利完成企業(yè)并購的重要保障，在企業(yè)并購中掌握專利分析方法，了解專利分析在并購過程中的運(yùn)用，是使并購利益最大化的直接途徑。

[ 參 考 文 獻(xiàn) ]

[1]王興旺.專利分析在企業(yè)技術(shù)并購中的應(yīng)用探究[J].情報(bào)雜志，2011，10，30(10).

[2]張冬梅，曾忠祿.專利情報(bào)分析指標(biāo)體系、分析方法與技術(shù)[J].情報(bào)雜志，2006(3).