關于專利法實施細則第51條有待完善的探討*

孟令鵬 周青青

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作廣東中心，廣東 廣州 510663

一、法條原文

我國現(xiàn)行專利法實施細則第51條第1款規(guī)定[1]：發(fā)明專利申請人在提出實質(zhì)審查請求時以及在收到國務院專利行政部門發(fā)出的發(fā)明專利進入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月內(nèi)，可以對發(fā)明專利申請主動提出修改。

二、專利法實施細則第51條對實審工作的影響

對一個不熟悉專利申請的人來說，專利法實施細則第51條第1款的上述規(guī)定，可以讓申請人對原始申請文件存在的缺陷進行主動修改，實審審查員在發(fā)出第一次審查意見通知書時，以主動修改后的申請文件作為審查文本，有利于節(jié)約審查程序，提高審查效率。上述情況下的主動補正，筆者稱之為合理使用專利法實施細則第51條的情形。

然而，筆者作為實審審查員，在多年的審查實踐中發(fā)現(xiàn)，存在申請人濫用專利法實施細則第51條上述規(guī)定的情形。從申請人的角度來講，肯定是希望授權(quán)保護盡可能多的權(quán)利要求。在想要保護盡可能多權(quán)利要求的情況下，按照1件專利的申請流程來說，申請人通常采用的操作是：在收到發(fā)明專利進入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月內(nèi)，通常是在最后1天截止日，申請人會進行一次主動補正，在此次主動補正中，申請人會提交一份修改后的權(quán)利要求書，該修改后的權(quán)利要求書包括的權(quán)利要求往往超過50項，甚至更多。

由于上述主動補正的時機符合專利法實施細則第51條的規(guī)定，對審查員來說，在發(fā)出第一次審查意見通知書時，所針對的審查文本只能為上述主動補正后的權(quán)利要求。

上述基于專利法實施細則第51條主動補正的情形，會明顯增加實審審查員的審查工作量，延長審查周期，降低審查效率。筆者稱之為濫用專利法實施細則第51條的情形。

三、專利法實施細則第51條的修改建議

專利法實施細則第93條第1款規(guī)定：向國務院專利行政部門申請專利和辦理其他手續(xù)時，應當繳納下列費用：(1)申請費、申請附加費、公布印刷費、優(yōu)先權(quán)要求費……。上述規(guī)定中的“申請附加費”[2]，包括權(quán)利要求附加費和說明書附加費，其中權(quán)利要求附加費是指專利申請中權(quán)利要求的數(shù)量超過10項后，從第11項起每項增收的費用，說明書附加費是指專利申請說明書頁數(shù)超過30頁，從第31頁起每頁增收的費用。

本文第二部分給出了一種申請人基于專利法實施細則第51條的規(guī)定進行不合理主動補正的情形。通過梳理其專利申請流程可知，申請人完全可以通過一次符合時機的主動補正，提交一個超過10項權(quán)利要求的權(quán)利要求書，同時免于繳納專利法實施細則第93條第1款規(guī)定的申請附加費。當申請人熟悉并采用上述操作進行專利申請時，專利法實施細則第93條第1款關于申請附加費的規(guī)定也就成了一種形同虛設，這顯然是與“申請附加費”的立法本意不符的。

為了避免申請人濫用專利法實施細則第51條第1款的規(guī)定，堵住“申請人可以提交超過10項權(quán)利要求但免于繳納申請附加費”的漏洞，筆者建議，在專利法實施細則第51條第1款的結(jié)尾添加一個鏈接到專利法實施細則第93條第1款的規(guī)定。具體來說，就是將現(xiàn)行專利法實施細則第51條第1款的規(guī)定“發(fā)明專利申請人在提出實質(zhì)審查請求時以及在收到國務院專利行政部門發(fā)出的發(fā)明專利進入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月內(nèi)，可以對發(fā)明專利申請主動提出修改”修改完善為“發(fā)明專利申請人在提出實質(zhì)審查請求時以及在收到國務院專利行政部門發(fā)出的發(fā)明專利進入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月內(nèi)，可以對發(fā)明專利申請主動提出修改。主動提出修改后導致發(fā)明專利申請內(nèi)容過長的，應當按照專利法實施細則第九十三條的規(guī)定，繳納申請附加費”。

在面對申請人濫用專利法實施細則第51條第1款的規(guī)定進行不合理主動補正時，筆者認為，實審審查員完全可以在不進行檢索的情況下發(fā)出第一審查意見通知書，通知書中不涉及其他法律條款的審查，僅通知申請人繳納申請附加費。無需進行檢索的原因在于：申請人在收到繳納申請附加費的通知后，很可能會迫于經(jīng)濟壓力，在答復審查意見時，重新將申請日提交的不超過10項權(quán)利要求的權(quán)利要求書作為新的權(quán)利要求書。

四、結(jié)語

本文結(jié)合審查實踐，給出了一種申請人濫用專利法實施細則第51條第1款的規(guī)定進行不合理主動補正的情形。為了避免申請人濫用專利法實施細則第51條的規(guī)定，規(guī)范申請人主動補正時的修改尺度，本文建議，將專利法實施細則第51條第1款關于主動補正的條款與專利法實施細則第93條第1款關于申請附加費的條款進行聯(lián)動。

以上是筆者關于實施細則第51條第1款有待完善的粗淺見解，不當之處，還望各位批評指正。