淺析美國涉及商業(yè)方法專利的審查政策歷程

張子路 唐俊峰

淺析美國涉及商業(yè)方法專利的審查政策歷程

張子路?唐俊峰??

本文從申請(qǐng)量變化趨勢(shì)入手，按時(shí)間順序梳理美國涉及商業(yè)方法專利的審查政策變化的具體事件，梳理一系列具有影響力的案例的歷次司法判決對(duì)申請(qǐng)量的影響。本文還展現(xiàn)了涉及商業(yè)方法的專利判例在不同時(shí)期被推翻、替代的歷程，反映了隨著美國司法實(shí)踐的發(fā)展對(duì)涉及商業(yè)專利審查政策的曲折變化。通過分析這些判例對(duì)各年度申請(qǐng)量的影響，可以看出美國階段性專利審查政策表現(xiàn)出控制或鼓勵(lì)之間搖擺的政策傾向，有助于理解我國《專利審查指南》修改可能導(dǎo)致的對(duì)申請(qǐng)量的影響。

美國 商業(yè)方法 專利 審查政策

一、引 言

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2017年4月1日起施行新修改的《專利審查指南》。其中在《專利審查指南》第二部分第一章第4.2節(jié)第（2）項(xiàng)之后新增一段：“【例如】涉及商業(yè)模式的權(quán)利要求，如果既包含商業(yè)規(guī)則和方法的內(nèi)容，又包含技術(shù)特征，則不應(yīng)當(dāng)依據(jù)專利法第二十五條排除其獲得專利權(quán)的可能性。”從而明確了對(duì)涉及商業(yè)規(guī)則和方法專利的審查政策。在當(dāng)今“互聯(lián)網(wǎng)+”、電子商務(wù)、大眾創(chuàng)業(yè)的時(shí)代背景下，這樣明確審查政策對(duì)涉及商業(yè)規(guī)則和方法的專利將會(huì)產(chǎn)生重大的推動(dòng)作用。

當(dāng)今世界，各國的專利審查政策已經(jīng)不是孤立的，而是相互影響的。本文以較早涉及商業(yè)方法專利的美國專利審查為樣本，通過按時(shí)間線整理分析美國專利商標(biāo)局（USPTO）的審查政策的歷次變化，來觀察專利審查政策歷次變化對(duì)美國相關(guān)專利申請(qǐng)的影響，分析商業(yè)方法專利相關(guān)審查政策的曲折歷程，有助于更加深入地理解我國相關(guān)政策出臺(tái)的背景和其可能產(chǎn)生的重要影響。

二、美國審查政策變化的歷程分析

（一）美國涉及商業(yè)方法專利的申請(qǐng)量變化

1799年3月19日，第一個(gè)商業(yè)方法專利被授予了Jacob Perkins of Massachusetts，其是一種檢測(cè)偽造票據(jù)的系統(tǒng)，但是該案卷的記錄因?yàn)樵?836年的美國專利商標(biāo)局火災(zāi)中喪失所以其內(nèi)容只能猜測(cè)。在美國由這一個(gè)申請(qǐng)開啟了商業(yè)方法申請(qǐng)的序幕。下文中把USPTO涉及商業(yè)方法專利申請(qǐng)量與美國涉及商業(yè)方法專利的審查政策變化相聯(lián)系進(jìn)行分析，更能直觀體現(xiàn)這一進(jìn)程。

為此，筆者檢索美國涉及商業(yè)方法專利的申請(qǐng)量變化。在Incopat專利分析網(wǎng)站的檢索系統(tǒng)中，以美國專利分類UC的705為入口檢索到141 251件涉及商業(yè)方法的專利申請(qǐng)，檢索時(shí)間是2017年8月3日。根據(jù)其申請(qǐng)量按年份統(tǒng)計(jì)，可得到如圖1所示的趨勢(shì)。

圖1中申請(qǐng)量統(tǒng)計(jì)是基于UC的705分類的公開文本，由于公開文本時(shí)間通常滯后申請(qǐng)日18個(gè)月的原因，2015～2016年的申請(qǐng)?jiān)诋?dāng)前還未全部公開，因此看上去2015～2016年的申請(qǐng)量大幅度消減，但實(shí)際2015～2016年申請(qǐng)量應(yīng)該高于圖1中所示的申請(qǐng)量。

圖1 USPTO商業(yè)方法專利申請(qǐng)量年度趨勢(shì)圖

圖2 USPTO商業(yè)方法專利前十大申請(qǐng)人申請(qǐng)量對(duì)比圖

從申請(qǐng)人入口分析，在UC的705分類下，累計(jì)申請(qǐng)量最多的前10家企業(yè)如圖2所示，其中可以看出，IBM、微軟、美國銀行、EBAY、谷歌等公司名列前茅。

（二）美國審查政策變化的歷程

以歷史事件為順序，根據(jù)政策變化和申請(qǐng)量聯(lián)合分析，直觀體現(xiàn)申請(qǐng)量量變與審查政策質(zhì)變的互動(dòng)發(fā)展進(jìn)程。

1.第一階段（1994～1997年）：從無到有

美國早期并不保護(hù)商業(yè)方法專利，1994 年的美國專利審查程序指南（MPEP）規(guī)定盡管明顯屬于過程或者方法，但是從事商業(yè)的方法可因?yàn)椴粚儆谠摲煞诸惗获g回。即規(guī)定了商業(yè)方法不屬于法定可專利主題。

轉(zhuǎn)折發(fā)生在1996年2月28日，美國專利商標(biāo)局公布了與計(jì)算機(jī)相關(guān)發(fā)明的審查指南。其中對(duì)于計(jì)算機(jī)軟件的可專利性采取了寬泛解釋的態(tài)度，對(duì)于商業(yè)方法相關(guān)專利申請(qǐng)的審查不再單獨(dú)規(guī)定，而是與其他涉及計(jì)算機(jī)程序的軟件發(fā)明專利申請(qǐng)采用同樣的審查標(biāo)準(zhǔn)和程序，也就是說，審查員不能因?yàn)樵撋暾?qǐng)屬于商業(yè)領(lǐng)域的方法而予以駁回，而是更加強(qiáng)調(diào)專利的實(shí)用性。該指南稱：“發(fā)明沒有必要顯示技術(shù)貢獻(xiàn)的實(shí)際存在，而只需在技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)并產(chǎn)生一種‘有用、具體而且確實(shí)的效果’?！?/p>

2.第二階段（1998～2001年）：擴(kuò)張標(biāo)準(zhǔn)

1998 年 7 月裁決的 State Street Bank&Trust 公司訴 Signature Financial Group 有限公司（即State Street Bank 案）標(biāo)志商業(yè)方法專利首次復(fù)出水面。在該案中，State Street Bank&Trust 公司對(duì)Signature Financial Group 有限公司的一項(xiàng)專門用于管理金融服務(wù)信息的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的專利提起訴訟。在一審判決中，馬薩諸塞州地區(qū)法院以不符合法定主題為由判定該項(xiàng)專利無效。但該判決在上訴審判中被聯(lián)邦巡回上訴法院推翻，該法院認(rèn)為 Signature Financial Group有限公司的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)（一種管理共同投資基金投資經(jīng)營的計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)系統(tǒng)）不應(yīng)該因?yàn)樗且环N商業(yè)方法而被排除在專利之外。根據(jù)法院的判決，只要 Signature Financial Group有限公司的技術(shù)通過了專利性的標(biāo)準(zhǔn)審查，它被授予的專利就應(yīng)該是有效的。1998 年 7 月，聯(lián)邦巡回上訴法院對(duì)AT&T公司訴Excel 通信有限公司一案（訴訟客體是 AT&T 公司所擁有的一件長(zhǎng)途電話計(jì)費(fèi)系統(tǒng)專利——電話通話信息記錄系統(tǒng)）得出了類似的結(jié)論。

1999 年 9 月，Amazon.com 通過網(wǎng)絡(luò)定購貨物的系統(tǒng)和方法被授予美國專利（US5960411）。這通常被人們稱為“一次點(diǎn)擊”專利（one-click），該發(fā)明涉及的是一套電子商務(wù)系統(tǒng)，它提供的方法和系統(tǒng)可以減少購貨人與客戶機(jī)系統(tǒng)間的行為及客戶機(jī)系統(tǒng)與服務(wù)器系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)傳送，從而使電子交易更加方便安全。

20 世紀(jì) 90 年代末美國法院的裁決令許多公司紛紛為商業(yè)方法尋求專利保護(hù)并把這一主題置于戰(zhàn)略日程的首要地位。由此帶來了這一領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)的持續(xù)上升。事實(shí)表明在美國申請(qǐng)商業(yè)方法專利并不過分復(fù)雜，但在歐洲尋求保護(hù)要艱難得多，而日本的態(tài)度則介于二者之間?！稓W洲專利公約》有可能要作出一些修改，將第 52 條第（2）款中把計(jì)算機(jī)程序排除在保護(hù)范圍之外這一點(diǎn)去掉，并把單純的商業(yè)方法包含在內(nèi)，但這尚未付諸實(shí)施。

2000 年 3 月USPTO提出了商業(yè)方法專利行動(dòng)計(jì)劃。

2000年5月，美國有關(guān)商業(yè)方法的專利已有4 500～5 000件，由于沒有準(zhǔn)確的關(guān)于商業(yè)方法的細(xì)分類，這些文獻(xiàn)主要被分在第 7 版《國際專利分類表》（IPC）中的相關(guān)分類位置G06F 17/60（以行政管理、商業(yè)、經(jīng)營、監(jiān)督或預(yù)測(cè)為目的的數(shù)字計(jì)算設(shè)備或數(shù)據(jù)處理設(shè)備或數(shù)據(jù)處理方法）中。

2000 年 6 月 14 ～16 日， 日 本 特 許 廳（JPO）、USPTO 和歐洲專利局（ EPO） 在日本東京舉行了專家會(huì)談，就有關(guān)商業(yè)方法發(fā)明問題進(jìn)行了研究和討論。三局一致認(rèn)為，使用計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)的商業(yè)方法必須具有技術(shù)內(nèi)容才有獲得專利權(quán)的資格；把已被實(shí)施了的公知的商業(yè)方法只是作通常的自動(dòng)化處理得到的發(fā)明不具有創(chuàng)造性。以此將作為商業(yè)方法發(fā)明的專利性的判斷基準(zhǔn)。

2001年3 月 12 日，USPTO在網(wǎng)上公布了一個(gè)有關(guān)專利商業(yè)方法的新網(wǎng)頁，該網(wǎng)頁包括如：商業(yè)方法白皮書，US分類表中與商業(yè)方法有關(guān)的大類 705 分類表，大類 705 核心數(shù)據(jù)庫及其申請(qǐng)數(shù)據(jù)，修改后的關(guān)于由計(jì)算機(jī)完成的發(fā)明審查指南，有關(guān)商業(yè)方法的重要案例和文章，獨(dú)立發(fā)明人網(wǎng)址，商業(yè)方法發(fā)明有關(guān)問題的解答等。

2001年 5 月報(bào)道，在美國得到授權(quán)的Amazon發(fā)明案和 Signature發(fā)明案，在日本申請(qǐng)專利時(shí)遭到駁回。

2001年6月，USPTO在網(wǎng)上征求公眾對(duì)審查中用于檢索由軟件實(shí)現(xiàn)的商業(yè)方法專利現(xiàn)有技術(shù)數(shù)據(jù)庫的意見，同時(shí)請(qǐng)求公眾提供判定電子商務(wù)發(fā)明新穎性的其他有關(guān)新信息及新資料。其目的是確保在商業(yè)方法這一迅速涌現(xiàn)的技術(shù)領(lǐng)域中專利的高質(zhì)量。USPTO在網(wǎng)上公布了已有的商業(yè)方法專利數(shù)據(jù)庫的全部信息。

第二階段小結(jié)：美國最初審查實(shí)踐中商業(yè)方法審查標(biāo)準(zhǔn)是寬松、擴(kuò)張性的標(biāo)準(zhǔn)。由此導(dǎo)致申請(qǐng)量的快速增長(zhǎng)，從1998年申請(qǐng)的1 040件，迅速增加到2001年申請(qǐng)的8 685件。隨著文獻(xiàn)的積累，相關(guān)的分類號(hào)也在醞釀發(fā)展，美國審查標(biāo)準(zhǔn)與日本、歐洲的審查標(biāo)準(zhǔn)也在實(shí)踐中碰撞和協(xié)調(diào)。

3.第三階段（2002～2007年）：建立標(biāo)準(zhǔn)

2002 年1月，JPO 發(fā)表文章對(duì) JPO、USPTO、EPO 三方有關(guān)商業(yè)方法發(fā)明共同檢索報(bào)告書作了概述。三方一致同意，由于在商業(yè)方法領(lǐng)域找到有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)的可能性很高，為提高檢索質(zhì)量，三局除了在新的商業(yè)數(shù)據(jù)庫及搜索引擎方面交換信息外，還應(yīng)將檢索工具/資源和包括USC、ECLA和FI/F-term運(yùn)用方面的信息進(jìn)行交換。

2003 年 4月23日，Amazon.com 網(wǎng)站的“一次點(diǎn)擊購物方法”（one-click shopping）在EPO獲得專利授權(quán)，專利號(hào)為 EP0927945B1。對(duì)此，歐洲各界眾說紛紜，許多人認(rèn)為EPO這樣做實(shí)際上是不符合《歐洲專利公約》規(guī)定的可專利的要求。這在歐洲掀起了對(duì)商業(yè)軟件可專利性的新一輪辯論高潮。

2003年6月4～13日，世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）的56個(gè)成員國在日內(nèi)瓦召開了一次會(huì)議，與會(huì)成員國一致同意，為傳統(tǒng)知識(shí)發(fā)明和商業(yè)方法專利創(chuàng)建新的類目，并將其納入便于檢索和查找各技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠畔⒌膰H分類系統(tǒng)。IPC 修訂工作組同意創(chuàng)建一個(gè)關(guān)于商業(yè)方法專利的臨時(shí)小類（G06Q），類名為：特別適用于行政、貿(mào)易、金融、管理、監(jiān)督或預(yù)測(cè)用途的數(shù)據(jù)處理設(shè)備或方法。盡管對(duì)商業(yè)方法的法律保護(hù)還存在爭(zhēng)議，但建立相關(guān)分類工具對(duì)檢索這類專利申請(qǐng)中包含的相關(guān)信息非常必要。

2004 年2月11日，USPTO和EPO召開了一次關(guān)于商業(yè)方法分類 G06Q 小類細(xì)分的討論會(huì)議。會(huì)議建議將G06Q 分成五個(gè)大組：經(jīng)營和管理、付款協(xié)議或方案、電子商務(wù)、金融和保險(xiǎn)、適合特定商業(yè)部門的系統(tǒng)或方法。在各個(gè)大組下面又細(xì)分多個(gè)小組。

2004年4月，正當(dāng)歐盟要求限制軟件專利的授予范圍以及規(guī)定純商業(yè)方法不可授予專利權(quán)之時(shí)，要求 USPTO 嚴(yán)格可專利性標(biāo)準(zhǔn)的呼聲越來越高。美國電子前沿基金會(huì)（EFF）發(fā)起了一場(chǎng)抵制商業(yè)方法專利的新運(yùn)動(dòng)，即“專利搜捕工程（Patent Busting Project）”，目的是尋找相關(guān)侵害證明，尤其是盡力找出某些專利申請(qǐng)前已被公知公用的事實(shí)以便于提出無效證據(jù)，一旦找出那些對(duì)公眾利益損害最嚴(yán)重的專利，EFF 便針對(duì)它們逐一向USPTO提出復(fù)審請(qǐng)求。EFF認(rèn)為，每年都有數(shù)量龐大的不良專利申請(qǐng)未按美國專利審查程序的規(guī)定充分審查而獲得了授權(quán)。例如，一次點(diǎn)擊在線購物（One-click online shopping）。EFF還認(rèn)為不良專利也會(huì)威脅到自由表達(dá)，如果允許過度擴(kuò)張的專利權(quán)利要求，則會(huì)失去由軟件和技術(shù)帶來的表達(dá)自由。

在USPTO 2005 年版過渡指南中，引入State Street 案和AT&T 案判例中“有用的、確定的和確實(shí)的效果”判斷標(biāo)準(zhǔn)，作為可專利主題的常規(guī)判斷標(biāo)準(zhǔn)。State Street案與AT&T案常被稱作為革命，其授權(quán)的機(jī)器或用機(jī)器實(shí)施的方法是審查員有時(shí)認(rèn)為應(yīng)排除專利保護(hù)的主題。也許是受到了這兩個(gè)案件中某些概括性語言的鼓舞，大量的更加上位的“方法”蜂擁而至。經(jīng)過評(píng)議后，該USPTO 2005 年版過渡指南在2006年成為正式的審查標(biāo)準(zhǔn)。

2006年3月8日，USPTO專利申訴與抵觸委員會(huì)對(duì)一件涉及純商業(yè)方法專利申請(qǐng)作出維持駁回的復(fù)審決定。該案涉及的是申請(qǐng)日為1997年4月10日的08/833892號(hào)發(fā)明專利申請(qǐng)（簡(jiǎn)稱“Lundgre案”）。其名稱為“能源風(fēng)險(xiǎn)管理方法”。USPTO不再因?yàn)橹黝}涉及“商業(yè)”而不是其他而拒絕其權(quán)利要求。但是，關(guān)于法定保護(hù)主題以及用什么檢驗(yàn)方法確定保護(hù)主題仍然留存許多問題。

第三階段小結(jié)：在這一時(shí)期，商業(yè)方法專利申請(qǐng)從美國向外擴(kuò)張，審查標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)踐中逐步引起歐洲、日本審查標(biāo)準(zhǔn)的松動(dòng)。相關(guān)國家一起開展審查檢索合作、協(xié)調(diào)審查標(biāo)準(zhǔn)，并建立了相關(guān)的IPC分類號(hào)。申請(qǐng)量發(fā)生量變的同時(shí)，不免引起反對(duì)和爭(zhēng)議的聲音，2002～2004年申請(qǐng)量在這些爭(zhēng)議聲音中有所回調(diào)。但在2005年版過渡指南的“有用的、確定的和確實(shí)的效果”判斷標(biāo)準(zhǔn)的指引下，申請(qǐng)量平穩(wěn)增加并最終在2007年創(chuàng)造了一個(gè)高峰，達(dá)到11255件。

4. 第四階段（2008～2009年）：嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)

2008年10月30日，美國聯(lián)邦巡回上訴法院舉行全院庭審對(duì)In re Bilski商業(yè)方法專利申請(qǐng)案（即Bilski案）作出裁決，認(rèn)定該案所涉的對(duì)以固定價(jià)格銷售的商品進(jìn)行消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法專利申請(qǐng)不符合美國專利法第101條可專利性主題的規(guī)定，維持了專利申訴與抵觸委員會(huì)決定。美國聯(lián)邦巡回上訴法院在此案的審理中摒棄了對(duì)商業(yè)方法專利申請(qǐng)慣用的“有用的、具體的和有形結(jié)果”的判斷方法，而引用了美國聯(lián)邦最高法院于20世紀(jì) 70 年代作出的“機(jī)器或轉(zhuǎn)變”先例判決。美國聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為：State Street 案和AT&T 案判例中所持觀點(diǎn)都只是針對(duì)由機(jī)器執(zhí)行的方法權(quán)利要求，而機(jī)器則是落在美國專利法第101 條中的保護(hù)客體，因此機(jī)器執(zhí)行的方法在本質(zhì)上就作用于并轉(zhuǎn)換物理主題，并且落入美國專利法第101 條中的“方法”保護(hù)客體中。但是，對(duì)于“非機(jī)器執(zhí)行”的方法，由于它們的抽象性，就會(huì)出現(xiàn)關(guān)于美國專利法第101 條的爭(zhēng)議。不能因?yàn)榫哂小坝杏玫?、確定的和確實(shí)的效果”，就直接判定“非機(jī)器執(zhí)行”的方法（例如純粹是數(shù)據(jù)記錄的方法）是法定主題。

2009 年8 月24日，美國專利商標(biāo)局開始實(shí)施新的過渡指南，用于評(píng)價(jià)專利申請(qǐng)保護(hù)主題的適格性，新版過渡指南放棄了“有用的、確定的和確實(shí)的效果”標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)而采用“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”測(cè)試來確定一項(xiàng)方法權(quán)利要求是否存在“占先”。這一改變，顯示出USPTO 對(duì)于“非機(jī)器執(zhí)行”的商業(yè)方法、軟件、算法運(yùn)用等采取了更加嚴(yán)格的審查標(biāo)準(zhǔn)，純粹的商業(yè)方法發(fā)更加難以獲得專利保護(hù)。

第四階段小結(jié)：Bilski案的訴訟進(jìn)程，體現(xiàn)了對(duì)商業(yè)方法專利逐漸采用更加嚴(yán)格的審查標(biāo)準(zhǔn)，收緊了商業(yè)方法專利的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。在申請(qǐng)量上反映出2008～2009年的下降趨勢(shì)。

5.第五階段（2010～2013年）：去標(biāo)準(zhǔn)化

2010年，美國聯(lián)邦最高法院對(duì)Bilski 案審理作出判決，雖然判決結(jié)果支持了聯(lián)邦巡回上訴法院的結(jié)論，但是在商業(yè)方法專利的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)上卻適當(dāng)進(jìn)行了放松。聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”標(biāo)準(zhǔn)是一種重要的、具有實(shí)用價(jià)值的線索或調(diào)查工具，但卻不認(rèn)可它是唯一的判定標(biāo)準(zhǔn)。

2012 年9 月16 日，在美國總統(tǒng)奧巴馬簽字批準(zhǔn)的美國新發(fā)明法案中，對(duì)商業(yè)方法專利設(shè)立了特別的授權(quán)后重審程序。這一變動(dòng)也表明美國當(dāng)前對(duì)商業(yè)方法專利權(quán)持更為謹(jǐn)慎的態(tài)度。美國發(fā)明法案引入“涵蓋商業(yè)方法的重審程序”，旨在減少保護(hù)范圍過寬的商業(yè)方法專利數(shù)量。然而，2012 年9 月設(shè)立的“涵蓋商業(yè)方法的重審程序”是一項(xiàng)臨時(shí)措施，將于2020 年9 月15 日終結(jié)，其后美國專利商標(biāo)局將不再受理任何涵蓋商業(yè)方法的重審案件。

第五階段小結(jié)：判決對(duì)商業(yè)方法專利的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了選擇性的放松，使得原來的“標(biāo)準(zhǔn)”不再是唯一標(biāo)準(zhǔn)，在申請(qǐng)量上反映出2010～2013年的反彈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

6. 第六階段（2014～2017年）：再度嚴(yán)格

2014 年6 月19 日，美國聯(lián)邦最高法院對(duì) Alice公司訴CLS銀行侵權(quán)一案進(jìn)行了判決， 維持了聯(lián)邦上訴法院關(guān)于Alice公司的涉及商業(yè)方法的申請(qǐng)不可專利的判決，認(rèn)定其方案是不可專利性主題。判決中確立了專利適格性判斷“兩步法”，即在判斷一項(xiàng)權(quán)利要求是否具有專利適格性之時(shí)第一步要確定權(quán)利要求是否指向方法、機(jī)器、產(chǎn)品或組合物這四類法定主題范疇。如果不符合這四類，則權(quán)利要求主題不適格；如果符合這四類，就繼續(xù)審查專利適格性，進(jìn)入第二步。在第二步中，首先需要確定涉訴權(quán)利要求是否指向自然法則、自然現(xiàn)象或抽象概念這些不具有專利適格性的基本工具本身。如果答案是否定的，權(quán)利要求主題適格，應(yīng)繼續(xù)審查專利適格性的其他實(shí)質(zhì)要件及程序要件；如果答案是肯定的，則需要進(jìn)一步評(píng)估權(quán)利要求作為一個(gè)整體是否具有專利適格性。USPTO迅速響應(yīng)，于2014 年12 月16 日發(fā)布了2014年可專利主題臨時(shí)指南，并征求了公眾意見。

在2015年7 月，美國聯(lián)邦最高法院更新發(fā)布了商業(yè)方法專利適格性的暫行速查指南，明確指出要重點(diǎn)審查涉及抽象概念的專利申請(qǐng)的適格性。能夠肯定的是商業(yè)方法不會(huì)因?yàn)槊绹鴮＠ǘ慌懦?，在滿足一定條件下的申請(qǐng)是具有可專利性的。［1］

至今雖然還沒有里程碑意義的法院判例，但是從審查實(shí)踐中已經(jīng)顯出端倪。例如，對(duì)公開號(hào)US2013080245A1涉及廣告的專利申請(qǐng)的審查中，其同族專利在日本于2014年4月獲得授權(quán)，然而在USPTO于2015年發(fā)出“一通”、2016年發(fā)出“二通”都指出客體問題，2016年5月修改再審，卻被“三通”“四通”持續(xù)指出屬于簡(jiǎn)單“抽象概念”。在2017年1月的修改之后，其權(quán)利要求保護(hù)范圍已經(jīng)比JPO授權(quán)權(quán)利要求保護(hù)范圍還要小，但依然被“五通”指出屬于“抽象概念”。這都反映出USPTO對(duì)商業(yè)方法專利授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)再度收緊。這反映在申請(qǐng)量上的變化就是， 2014年以來申請(qǐng)量的大幅度下跌。

第六階段小結(jié)：2014年Alice案之后，商業(yè)方法專利授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)趨于收緊，然而，相關(guān)政策的變化有賴于訴訟和法院判決，目前處于量變到質(zhì)變的積累期?？梢灶A(yù)見在不遠(yuǎn)的將來，是否扭轉(zhuǎn)目前的趨勢(shì)，有待相關(guān)判決。

對(duì)照以上各個(gè)階段劃分，以各家公司申請(qǐng)量為例來看審查政策階段化的影響，從圖3中可以看出，隨審查政策變化，IBM反應(yīng)最敏銳。

四、最新動(dòng)向

2017年5月，據(jù)最新報(bào)道，在Alice案的判決中確立的上述“兩步法”經(jīng)過兩年多的實(shí)踐引起很大爭(zhēng)議，美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律協(xié)會(huì)（AIPLA）據(jù)此針對(duì)美國專利法第101條（即專利適格性的標(biāo)準(zhǔn)）提出了修正案，從而替換美國聯(lián)邦最高法院2014年6月在Alice案中確立的檢驗(yàn)專利適格性“兩步法”。

目前的美國專利法第101條內(nèi)容為：凡是發(fā)明或發(fā)現(xiàn)任何新穎而有用的方法、機(jī)器、制造品、組合物或其任何新穎而有用的改進(jìn)的人，可以獲得專利，但須符合本篇規(guī)定的條件和要求。美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律協(xié)會(huì)提出的修正案為：可受專利保護(hù)的發(fā)明為（a）專利適格客體：凡是發(fā)明或發(fā)現(xiàn)任何新穎而有用的方法、機(jī)器、制造品、組合物或其任何有用的改進(jìn)的人，將有資格獲得專利權(quán)，但須符合本法規(guī)定的條件和要求。（b）專利適格客體的唯一例外：如果權(quán)利要求所要保護(hù)之客體不符合本條（a）款之規(guī)定，但其從整體上考量是存在于自然界且獨(dú)立于并早于任何他人行為，并可以由人類思想獨(dú)立實(shí)施，則其依然具備專利適格性。（c）唯一的適格性標(biāo)準(zhǔn)：一項(xiàng)發(fā)明只要符合本條（a）、（b）兩款的規(guī)定，則不必考慮本法第102條、第103條、第112條的規(guī)定，即無須考慮發(fā)明的制造或發(fā)現(xiàn)方式，也無須考慮該發(fā)明是否包含創(chuàng)新性構(gòu)思。美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律協(xié)會(huì)認(rèn)為其提出的修正案可以為未來出現(xiàn)的新技術(shù)及不可預(yù)見的技術(shù)提供合理范圍的適格性標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)為了提高可預(yù)測(cè)性與限制司法干預(yù)使得法律更加透明化。

圖3 USPTO前十大申請(qǐng)人申請(qǐng)量的年度變化趨勢(shì)圖

由此可見，美國法律界正在醞釀對(duì)商業(yè)方法專利審查政策新的修改，并且審查標(biāo)準(zhǔn)有走向?qū)捤傻钠髨D，一旦形成正式的審查指南或判例，目前美國商業(yè)方法專利申請(qǐng)量下降趨勢(shì)應(yīng)該會(huì)有階段性轉(zhuǎn)變。

五、結(jié) 語

通過梳理美國涉及商業(yè)方法專利的審查政策變化的具體事件可以看出，在1998年7月裁決的 State Street Bank案，法院認(rèn)為 Signature Financial Group有限公司的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)不應(yīng)該因?yàn)樗且环N商業(yè)方法而被排除在專利之外。這樣的觀點(diǎn)與我國《專利審查指南》的最新修改內(nèi)容含義有共通之處。然而，美國法律是普通法系統(tǒng)，一系列具有影響力的判例，判例本身會(huì)被援引，會(huì)立即影響到之后的法律行為。而我國制定法律法規(guī)通常在多個(gè)案例實(shí)踐之后進(jìn)行總結(jié)論證，才能修改更新法律法規(guī)，是事后立法，滯后于案例實(shí)踐。由此可見，我國修改《專利審查指南》已經(jīng)是在申請(qǐng)量開始大幅增長(zhǎng)的情況下。而美國的判例之后，立即影響了申請(qǐng)量的變化。再借鑒美國申請(qǐng)量變化的規(guī)律，著眼未來，我國修改《專利審查指南》之后，涉及商業(yè)方法的專利申請(qǐng)量也很可能會(huì)大幅度增長(zhǎng)，尤其會(huì)引起國外申請(qǐng)人在我國申請(qǐng)量的大幅度增長(zhǎng)。

［1］楊穎.主要國家商業(yè)方法可專利性的比較分析［J］. 電信網(wǎng)技術(shù) , 2017（1） ：8-10.

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作四川中心。

**作者單位：國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局電學(xué)發(fā)明審查部 。