禁止重復(fù)授權(quán)原則在實際審查中的問題探討

劉崢

【摘 要】論文對禁止重復(fù)授權(quán)原則在實際審查中的問題進行探討，分析在專利確權(quán)/侵權(quán)階段對重復(fù)授權(quán)判定不一致的原因及影響，并對禁止重復(fù)授權(quán)法條的適用及判定提出個人思考。

【Abstract】Paper discussed the issue of the prohibition of double patenting in the patent examination， analyzed the reasons for the different conclusion in the patent grant or infringement， and made personal opinion for application and judgment of prohibition of double patenting.

【關(guān)鍵詞】重復(fù)授權(quán)；等同原則；簡單替換

【Keywords】double-patenting； doctrine of equivalent； simply substitution

【中圖分類號】G306 【文獻標(biāo)志碼】A 【文章編號】1673-1069（2017）09-0116-02

1 禁止重復(fù)授權(quán)的立法演進

我國專利制度確立之初即將禁止重復(fù)授權(quán)作為一項基本原則，在三次《專利法》修改中均對其在實際應(yīng)用中遇到的突出問題進行了法律制度調(diào)整和完善，最終于2008年將禁止重復(fù)授權(quán)明確規(guī)定在《專利法》第九條（簡稱A9）中，針對“同人/不同人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日/先后提出兩份以上的專利申請”這四種情況分別采用A9和新穎性法條落實禁止重復(fù)授權(quán) [1]。然而，實踐中重復(fù)授權(quán)的現(xiàn)象、制造批量相似申請躲避法律約束的非正常情況仍大量存在，如何更好地落實禁止重復(fù)授權(quán)以解決新的矛盾沖突仍需繼續(xù)深入探討和研究。

2 禁止重復(fù)授權(quán)的相關(guān)規(guī)定

A9明確規(guī)定了“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”、“兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人”。但針對不同申請又有不同適用：

①對于同日申請的發(fā)明/實用新型，采用A9法條落實禁止重復(fù)授權(quán)?！秾＠麑彶橹改稀罚ê喎Q《指南》）規(guī)定“同樣的發(fā)明創(chuàng)造是指兩件或兩件以上申請（或?qū)＠┲写嬖诘谋Ｗo范圍相同的權(quán)利要求”。

②對于先后申請的發(fā)明/實用新型，采用新穎性法條落實禁止重復(fù)授權(quán)。在新穎性審查原則中《指南》提出“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀辈⒁?guī)定“如果技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期效果實質(zhì)上相同，則認為兩者為同樣的發(fā)明或者實用新型”。

③對于外觀申請，采用A9法條落實禁止重復(fù)授權(quán)。但在具體適用時《指南》提出“同樣的外觀設(shè)計”并規(guī)定“同樣的外觀設(shè)計是指兩項外觀設(shè)計相同或者實質(zhì)相同”。

可見，在專利確權(quán)階段，不同類型的專利申請在落實禁止重復(fù)授權(quán)原則時判定標(biāo)準(zhǔn)是不同的，不少申請人通過規(guī)避新穎性審查的方式獲得相似申請的專利保護。

此外，重復(fù)授權(quán)造成的權(quán)利沖突更主要體現(xiàn)在專利侵權(quán)階段。最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第17條規(guī)定“專利權(quán)的保護范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)；也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍”。最高人民法院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（簡稱解釋）第7條第2款規(guī)定“被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認定其落入專利權(quán)的保護范圍”，即在專利侵權(quán)階段適用“等同原則”?？梢姡瑑杉?quán)利要求保護范圍實質(zhì)相同的申請，在確權(quán)審查階段可能被授權(quán)，但后續(xù)可能會面臨侵權(quán)糾紛。結(jié)合具體案例進一步探討。

3 實際審查中問題探討

3.1 相關(guān)案例

同一申請人同日提交的三件申請，權(quán)利要求、說明書、說明書附圖所記載的內(nèi)容均基本相同，唯一的區(qū)別在于其中一個主要絕緣部件的組件數(shù)量不同，且該組件數(shù)量并未帶來所解決技術(shù)問題以及技術(shù)效果的差異。

3.2 案例分析

由于該三件申請是同日提交的，在各自符合授權(quán)條件的情況下應(yīng)考慮彼此是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)。從權(quán)利要求記載的內(nèi)容來看，三件申請絕緣部件的數(shù)量存在差異，即不存在保護保護范圍完全相同的權(quán)利要求，因而在確權(quán)階段，三件申請不構(gòu)成重復(fù)授權(quán)。但根據(jù)《解釋》的規(guī)定，數(shù)量不同絕緣部件實質(zhì)屬于等同技術(shù)特征，即三件專利互相落入彼此的專利權(quán)保護范圍，在侵權(quán)階段3件專利構(gòu)成重復(fù)授權(quán)。

3.3 問題探討

從上述分析可知，該三件申請/專利在專利確權(quán)、侵權(quán)階段的判定結(jié)果不同，這引起筆者的一些思考：①從申請人角度考慮，不一致的解釋方式造成不同的執(zhí)法機關(guān)對同一事實的認定不同，從而對專利權(quán)人的利益帶來損害，會影響到司法的權(quán)威和公正。②從專利保護價值考慮，三件申請說明書中記載的技術(shù)問題、技術(shù)效果相同，所采用的技術(shù)方案基本相同，這樣的三件申請實質(zhì)可以通過構(gòu)成從屬權(quán)利要求的形式整合為一件申請，但該申請人申請獲得三件專利權(quán)的意義何在？③從社會公眾角度考慮，如果該申請人將三件專利轉(zhuǎn)讓給不同的申請人，則受轉(zhuǎn)讓的不同申請人的權(quán)利之間造成交叉侵權(quán)。如果有第三人想實施該專利時需要向該申請人申請三份專利許可或向三個不同的專利權(quán)人獲得許可、并支付三份專利使用費，這明顯會造成公眾與專利權(quán)人的利益沖突。對此筆者認為需要在A9落實重復(fù)授權(quán)的判定中引用“實質(zhì)相同”以與司法解釋中的“等同原則”相對應(yīng)，保障專利確權(quán)與侵權(quán)階段之間執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)順暢銜接，避免已授權(quán)專利在后續(xù)程序中出現(xiàn)侵權(quán)問題。

4 對如何適用A9的思考

在專利申請文件中，權(quán)利要求書直接確定了專利權(quán)保護范圍，也是判定重復(fù)授權(quán)的依據(jù)。有些申請人由于專利撰寫經(jīng)驗不足、文字語言相對匱乏，以致其撰寫的權(quán)利要求書限定了不能完全體現(xiàn)申請人本意的保護范圍，影響申請人的正當(dāng)權(quán)益。同時，也會有申請人通過在已有成果基礎(chǔ)上進行簡單技術(shù)手段替換或玩弄文字游戲的方法，獲得不恰當(dāng)?shù)膶＠麢?quán)利[2]。endprint

國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于修改《關(guān)于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定》的決定（簡稱決定）第三條指出“非正常申請專利的行為包括，同一單位或個人提交多件不同材料、組分、配比、部件等簡單替換或者拼湊的專利申請”。筆者認為，采用現(xiàn)行《指南》有關(guān)重復(fù)授權(quán)判定的解釋方式對此類非正常專利申請行為將無法有效約束，可以借鑒“等同原則”、“慣用技術(shù)手段的直接置換”研究中的一些法律思維做適應(yīng)性調(diào)整，筆者的處理想法如下：

4.1 “整體比較”與“逐一要素比較”相結(jié)合

先通過“整體比較”原則判斷該申請是否屬于非正常專利申請行為。筆者認為《決定》中指出的簡單替換或者拼湊的專利申請，是指技術(shù)方案實質(zhì)相同、申請人通過權(quán)利要求文字撰寫技巧規(guī)避重復(fù)授權(quán)問題的批量相似申請。這類申請大多具備以下特點：具有批量相似申請歷史；申請文件的全部文字和附圖具有高相似性；全部權(quán)利要求保護范圍具有高相似性。

再通過“逐一要素比較”原則判斷區(qū)別技術(shù)特征是否屬于簡單替換情況。筆者認為判定“簡單變換”時應(yīng)注意：區(qū)別特征均是本領(lǐng)域慣用技術(shù)手段；是以基本相同的手段、解決相同的問題、達到基本相同的效果；區(qū)別特征進行替換時不需引起其他部件或連接關(guān)系的變化。

4.2 “發(fā)明點”一般不做簡單替換

結(jié)合我國科技創(chuàng)新的具體國情，對于“發(fā)明點”的技術(shù)特征一般不判定為簡單替換[3]。但有些申請在原始申請文件中僅記載了寬泛的技術(shù)問題和效果，在意見陳述時指出某一技術(shù)特征是發(fā)明點。對此，筆者認為應(yīng)核查技術(shù)方案，如果申請人聲稱的達到技術(shù)效果的技術(shù)特征在原申請中沒有相同或相應(yīng)記載，則不能認為該技術(shù)特征就是申請人聲稱的“發(fā)明點”。

4.3 “空置換”一般不做簡單替換

“簡單替換”即是將對比文件中的技術(shù)特征A簡單替換為本申請的技術(shù)特征B。如果技術(shù)特征B不存在替換基礎(chǔ)，一般不對技術(shù)特征B做簡單替換的判定。但有一些申請，正是通過省略某個技術(shù)特征或者增加一個無關(guān)緊要的技術(shù)特征來規(guī)避權(quán)利要求保護范圍相同的問題。筆者認為，當(dāng)無替換基礎(chǔ)的技術(shù)特征對所解決技術(shù)問題、所達到技術(shù)效果無實質(zhì)影響，對整體結(jié)構(gòu)或其他部件的連接結(jié)構(gòu)等無實質(zhì)影響時，可采取整體技術(shù)方案的簡單替換。

5 結(jié)語

以上是筆者對禁止重復(fù)授權(quán)原則在實際審查中遇到的實際問題的思考。針對非正常的專利申請行為，如何增加禁止重復(fù)授權(quán)法條的適用性、權(quán)威性和一致性，還需要更多的研究。

【參考文獻】

【1】尹新天.中國專利法詳解[M]，北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2012.

【2】吳勝華，等.同原則的適用及限制[J]，科技與法律，2010（85）：43-46.

【3】馬欲潔，黃志敏.淺談慣用手段的直接置換與等同侵權(quán)的內(nèi)在聯(lián)系[J].中國發(fā)明與專利，2012（增刊）：26-28.endprint