關(guān)于重復(fù)授權(quán)判斷的一些探討

張婕　葉盛　張輝

摘 要 在實(shí)際實(shí)質(zhì)審查中，重復(fù)授權(quán)判斷是經(jīng)常遇到的疑難點(diǎn)。下面以幾個實(shí)際案例為出發(fā)點(diǎn)，對權(quán)利要求存在不清楚、不支持的缺陷，以及用途限定、主題名稱不同等情況下，如何對權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)行解讀以及如何進(jìn)行重復(fù)授權(quán)的判斷提出了一些觀點(diǎn)和建議。

關(guān)鍵詞 重復(fù)授權(quán) 保護(hù)范圍 A26.4 限定作用

中圖分類號：DF523.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

0引言

專利權(quán)是給予發(fā)明創(chuàng)造的所有人以一定地域和時期內(nèi)對其發(fā)明創(chuàng)造的獨(dú)占權(quán)和排他權(quán)?；谶@種排他性的獨(dú)占權(quán)，一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造只能給予一個專利權(quán)，否則就違背了專利權(quán)的獨(dú)占性原則?？梢栽O(shè)想如果就同樣的發(fā)明創(chuàng)造給予兩個以上申請人以兩項(xiàng)以上的“專利權(quán)”，那么這些“專利權(quán)”便無獨(dú)占性可言，必然會導(dǎo)致權(quán)利沖突，也會使其他市場主體處于無所適從的地位，專利也就失去了意義。

《專利法》第9條規(guī)定了“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。專利法第9條或?qū)＠▽?shí)施細(xì)則第41條中所述的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指兩件或兩件以上申請（或?qū)＠┲写嬖诘谋Ｗo(hù)范圍相同的權(quán)利要求。判斷兩項(xiàng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍是否相同，必然涉及到權(quán)利要求保護(hù)范圍的確定、權(quán)利要求內(nèi)容的解釋以及保護(hù)范圍的比較。然而，權(quán)利要求保護(hù)范圍的確定和比較，是審查實(shí)踐中的一個難題。專利法第59條規(guī)定：發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以權(quán)利要求書的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書和附圖可以用以解釋權(quán)利要求。

而在實(shí)際審查中，最常遇到的可能構(gòu)成重復(fù)授權(quán)的情形是同一申請人同日提出的一件發(fā)明專利申請和一件實(shí)用新型專利之間的判斷。由于發(fā)明專利申請和實(shí)用新型專利由同一申請人提出，二者的說明書往往內(nèi)容一致，原始權(quán)利要求通常也存在相同的缺陷。發(fā)明專利申請經(jīng)實(shí)質(zhì)審查滿足授權(quán)條件時，其缺陷通常已經(jīng)得到克服，而實(shí)用新型的審查是對形式缺陷和明顯的實(shí)質(zhì)性缺陷進(jìn)行審查，實(shí)用新型專利的權(quán)利要求中可能會存在一些非明顯的實(shí)質(zhì)性缺陷。這樣，會導(dǎo)致發(fā)明專利申請和實(shí)用新型專利的權(quán)利要求文字記載的內(nèi)容存在不同，該情形下二者是否可能構(gòu)成重復(fù)授權(quán)在實(shí)質(zhì)審查中存在一定爭議。一種觀點(diǎn)認(rèn)為可以一定程度結(jié)合說明書及其附圖對實(shí)用新型專利的保護(hù)范圍進(jìn)行解釋，還有一種觀點(diǎn)則認(rèn)為不應(yīng)過多地結(jié)合說明書及其附圖對實(shí)用新型專利的保護(hù)范圍進(jìn)行解釋，必要時可以交由無效宣告等后續(xù)程序進(jìn)行處理。

由此，筆者結(jié)合在實(shí)際審查中遇到的具體案例，對如何對權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)行解讀以及如何進(jìn)行重復(fù)授權(quán)的判斷提出了一些觀點(diǎn)和建議。

1權(quán)利要求存在不支持的缺陷

案例1：發(fā)明申請的原權(quán)利要求與同日實(shí)用新型的權(quán)利要求完全相同，但是兩者權(quán)利要求中對電路連接關(guān)系的描述均是錯誤的，且同日實(shí)用新型已經(jīng)授權(quán)。通過對發(fā)明的實(shí)質(zhì)審查，指出發(fā)明申請的權(quán)利要求1得不到說明書的支持，權(quán)利要求1中對電路連接關(guān)系的描述與說明書附圖公開的不一致。申請人對此進(jìn)行修改，修改后權(quán)利要求1的技術(shù)方案克服了不支持的問題，發(fā)明申請具備授權(quán)的條件。

案例分析：在實(shí)際審查中，對于上述案例1，一般按照權(quán)利要求的記載進(jìn)行保護(hù)范圍的解讀，由此案例1中實(shí)用新型的權(quán)利要求1的保護(hù)范圍與發(fā)明申請現(xiàn)在的保護(hù)范圍是不同的。但是，從技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)來看，實(shí)用新型授權(quán)的權(quán)利要求的技術(shù)方案不符合專利法第26條第4款的規(guī)定，該技術(shù)方案限定的電路連接關(guān)系不能解決申請人聲稱的技術(shù)問題。而為了克服不支持的問題，該實(shí)用新型只能修改成與附圖公開的技術(shù)方案相一致，即其修改方向是唯一的，且這種修改后的方案與發(fā)明申請的的權(quán)利要求1的技術(shù)方案是相同的。

因此，從把握發(fā)明實(shí)質(zhì)的角度出發(fā)，在克服不支持的缺陷能通過說明書以及附圖的內(nèi)容對技術(shù)方案的保護(hù)范圍存在唯一正確合理的解釋時，經(jīng)應(yīng)當(dāng)據(jù)此來確定技術(shù)方案實(shí)際的保護(hù)范圍。

案例2：申請人同日提交了技術(shù)方案以及保護(hù)范圍完全相同的發(fā)明和實(shí)用新型。在發(fā)明的實(shí)質(zhì)審查中，指出權(quán)利要求1的技術(shù)方案概括過寬，沒有詳細(xì)記載某個部件與其他部件的連接關(guān)系，得不到說明書的支持。申請人通過將說明書實(shí)施例中記載的相應(yīng)部件之間連接關(guān)系的特征加入權(quán)利要求1中克服了不支持的缺陷。

審查員在進(jìn)行是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)的判定時，認(rèn)為同日實(shí)用新型已授權(quán)的權(quán)利要求1也存在不支持的問題，而申請人可以通過與發(fā)明申請同樣的修改方式來克服不支持的問題。因此，實(shí)用新型權(quán)利要求1技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)與發(fā)明申請修改后的權(quán)利要求1的技術(shù)方案保護(hù)范圍實(shí)質(zhì)上相同，進(jìn)而在發(fā)明具備授權(quán)的條件下，讓申請人放棄了其同日實(shí)用新型。

案例分析：《專利審查指南》第二部分第三章第6.1節(jié)規(guī)定：專利法第五十九條第一款規(guī)定，發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。為了避免重復(fù)授權(quán)，在判斷是否為同樣的發(fā)明創(chuàng)造時，應(yīng)當(dāng)將兩件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請或?qū)＠臋?quán)利要求書的內(nèi)容進(jìn)行比較，而不是將權(quán)利要求書與專利申請或?qū)＠募娜績?nèi)容進(jìn)行比較。

這里，用說明書及附圖解釋權(quán)利要求的內(nèi)容適用于權(quán)利要求要求保護(hù)的范圍不清楚的情況，這種適用不應(yīng)當(dāng)擴(kuò)大到其他情況。具體到本案，對于實(shí)用新型的權(quán)利要求要求保護(hù)的技術(shù)方案，其限定的范圍邊界是清楚的，從本領(lǐng)域技術(shù)人員角度看，并不能確定只能由說明書給出的某一具體方式實(shí)現(xiàn)，實(shí)際上說明書還記載了其他的實(shí)施方式。權(quán)利要求可以是對說明書具體實(shí)施方式的一種合理概況，因此，不應(yīng)當(dāng)用說明書內(nèi)容對權(quán)利要求的保護(hù)范圍加以限定。因此，在對發(fā)明和實(shí)用新型權(quán)利要求的內(nèi)容進(jìn)行比較后，二者保護(hù)范圍不同，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，把握發(fā)明實(shí)質(zhì)，如果不能確定克服不支持缺陷的修改方向是唯一的，不應(yīng)當(dāng)用說明書內(nèi)容對權(quán)利要求的保護(hù)范圍加以限定。

建議：在進(jìn)行重復(fù)授權(quán)判斷時，當(dāng)權(quán)利要求存在不支持的缺陷時是否應(yīng)該結(jié)合說明書及其附圖對實(shí)用新型專利的保護(hù)范圍進(jìn)行解釋，存在不同的觀點(diǎn)。而不同觀點(diǎn)的產(chǎn)生是由于站位角度不同導(dǎo)致的，在侵權(quán)、無效宣告等程序中一般是由利益對立的當(dāng)事人提出，其目的是對專利權(quán)進(jìn)行限制；而專利審查過程中審查員實(shí)際上并不涉及具體利益的考量，是處于中立的位置對申請人和社會公眾之間的利益進(jìn)行平衡。當(dāng)結(jié)合說明書及其附圖對實(shí)用新型專利的保護(hù)范圍進(jìn)行解釋時，可能會出現(xiàn)不同的保護(hù)范圍，這反而會增加權(quán)利要求保護(hù)范圍的不確定性，從而無法對保護(hù)范圍作出正確的判斷。但是，在專利實(shí)質(zhì)審查過程中，如果在克服不支持的缺陷時能通過說明書以及附圖的內(nèi)容對技術(shù)方案的保護(hù)范圍作出唯一正確合理的解釋，那么此時應(yīng)該依據(jù)這種唯一正確合理的解釋對權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)行確定。這種判斷方法并不會對實(shí)質(zhì)審查員造成太多的工作量，反而避免了同樣的發(fā)明創(chuàng)造同時授予了兩項(xiàng)專利權(quán)，同時減少了后續(xù)無效等程序的工作量。

因此，除了在克服不支持的缺陷能通過說明書以及附圖的內(nèi)容對技術(shù)方案的保護(hù)范圍存在唯一正確合理的解釋的情形之外，不應(yīng)過多地結(jié)合說明書及其附圖對實(shí)用新型專利的保護(hù)范圍進(jìn)行解釋，應(yīng)當(dāng)交無效宣告等后續(xù)程序進(jìn)行處理。

2權(quán)利要求存在不清楚的缺陷

案例3：發(fā)明申請的原權(quán)利要求與同日實(shí)用新型的權(quán)利要求相同。經(jīng)實(shí)質(zhì)審查，發(fā)明申請的權(quán)利要求存在不清楚的地方，通過申請人的修改克服了上述問題。同日實(shí)用新型已經(jīng)授權(quán)，其發(fā)明也具備授權(quán)條件。

案例分析：一個明確的專利權(quán)保護(hù)范圍不僅對專利權(quán)人意義重大，對于社會公眾也極為重要，而清楚的權(quán)利要求是確定權(quán)利要求保護(hù)范圍的基礎(chǔ)。當(dāng)一個權(quán)利要求的保護(hù)范圍不清楚時，無法對其保護(hù)范圍進(jìn)行界定。上述案例中，實(shí)用新型權(quán)利要求的保護(hù)范圍不清楚，若要對其保護(hù)范圍進(jìn)行判斷，要結(jié)合說明書以及附圖的內(nèi)容進(jìn)行解釋，使其形成一個清楚的保護(hù)范圍。如果此時克服這種不清楚的修改方向是唯一確定的，則應(yīng)據(jù)此確定實(shí)用新型權(quán)利要求的保護(hù)范圍，并作出重復(fù)授權(quán)的判斷。

建議：在實(shí)際審查過程中，在涉及不清楚缺陷導(dǎo)致的重復(fù)授權(quán)判斷時，可以依據(jù)說明書以及附圖公開的內(nèi)容對保護(hù)范圍進(jìn)行解釋，進(jìn)而使其形成清楚的保護(hù)范圍。但是，并不是所有的不清楚情形都可以依據(jù)說明書以及附圖公開的內(nèi)容進(jìn)行解釋，只有其在通過說明書和附圖的內(nèi)容對技術(shù)方案的保護(hù)范圍進(jìn)行唯一正確合理的解釋時，才可以進(jìn)行。如果說明書中對此的解釋存在多種情形，反而會增加權(quán)利要求保護(hù)范圍的不確定性。

3用途限定的情形

案例3：發(fā)明申請的權(quán)利要求1的技術(shù)方案為：一種旋轉(zhuǎn)控制裝置，包括旋轉(zhuǎn)中心油路和旋轉(zhuǎn)體，其特征在于：旋轉(zhuǎn)體由三個不同方向的旋轉(zhuǎn)板構(gòu)成，……，該旋轉(zhuǎn)控制裝置應(yīng)用在工程機(jī)械上。而其同日實(shí)用新型的權(quán)利要求1的技術(shù)方案與發(fā)明申請相比，僅僅多了技術(shù)特征“該旋轉(zhuǎn)控制裝置應(yīng)用在工程機(jī)械上”，其它特征均相同，且同日實(shí)用新型已授權(quán)，發(fā)明申請也具備授權(quán)的條件。

案例分析：上述案例中，發(fā)明申請的權(quán)利要求與實(shí)用新型已授權(quán)的權(quán)利要求的區(qū)別僅在于“應(yīng)用在工程機(jī)械上”的用途限定。對于該用途限定是否使得發(fā)明申請與實(shí)用新型的權(quán)利要求保護(hù)范圍有所不同，存在兩種不同的觀點(diǎn)，其中一種觀點(diǎn)認(rèn)為：二者保護(hù)范圍不同，發(fā)明申請的權(quán)利要求有“應(yīng)用在工程機(jī)械上”用途限定，其隱含了該旋轉(zhuǎn)裝置在材質(zhì)、硬度、大小等與已授權(quán)的實(shí)用新型的權(quán)利要求的技術(shù)方案有所不同，因此二者保護(hù)范圍不同，不屬于重復(fù)授權(quán)；另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為：雖然同日實(shí)用新型的權(quán)利要求中沒有記載“應(yīng)用在工程機(jī)械上”的用途，但是實(shí)用新型和發(fā)明申請中對于旋轉(zhuǎn)控制裝置的結(jié)構(gòu)限定相同，且由兩者的說明書記載的內(nèi)容可知，該同日實(shí)用新型的旋轉(zhuǎn)控制裝置也可以用于工程機(jī)械，由此可見兩者的技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)相同，保護(hù)范圍是相同的。

建議：筆者認(rèn)為，在實(shí)質(zhì)審查過程中，用途限定是否會對權(quán)利要求的保護(hù)范圍產(chǎn)生影響，應(yīng)當(dāng)首先考慮這種用途限定是否使產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成發(fā)生改變；而當(dāng)僅依據(jù)權(quán)利要求記載的內(nèi)容難以作出清楚的判斷時，可以結(jié)合說明書記載的內(nèi)容進(jìn)一步判斷；此外，還可以結(jié)合所屬領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)一步判斷產(chǎn)品是否可用于其他用途。由此再來看上述案例，發(fā)明申請和實(shí)用新型的權(quán)利要求中對于“旋轉(zhuǎn)控制裝置”的結(jié)構(gòu)特征限定相同，兩者的區(qū)別僅在于用途不同，而這種“應(yīng)用在工程機(jī)械上”的用途限定并沒有使得旋轉(zhuǎn)控制裝置的結(jié)構(gòu)/或組成有所不同；且結(jié)合兩者的說明書記載的內(nèi)容，實(shí)用新型的旋轉(zhuǎn)控制裝置也可用于工程機(jī)械上；此外，從旋轉(zhuǎn)控制裝置的結(jié)構(gòu)及現(xiàn)有技術(shù)可知，這種旋轉(zhuǎn)控制裝置并未明確可用于除工程機(jī)械之外的其他用途。由此可見，這種用途并沒有對產(chǎn)品本身結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響，兩者的保護(hù)范圍是相同的。

4主題名稱不同的產(chǎn)品

案例4：發(fā)明申請的權(quán)利要求1的技術(shù)方案為：一種金蛋相框，其特征在于：包含框體、旋轉(zhuǎn)座；所述框體呈雞蛋形；……。

而其同日實(shí)用新型的權(quán)利要求1的技術(shù)方案與該發(fā)明申請相比，區(qū)別僅僅在于：實(shí)用新型的主題名稱為“一種雞蛋相框”，沒有記載“金”色。兩者權(quán)利要求1中的（下轉(zhuǎn)第150頁）（上接第137頁）其他技術(shù)特征均相同，均是相框結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步限定。

案例分析：上述案例中，發(fā)明申請的權(quán)利要求與實(shí)用新型的權(quán)利要求的區(qū)別僅在于“金”色顏色的限定。對于這種顏色限定導(dǎo)致主題名稱不同是否使得發(fā)明申請與實(shí)用新型的權(quán)利要求保護(hù)范圍有所不同，存在以下幾種不同的觀點(diǎn)，一種觀點(diǎn)認(rèn)為：“金”色不是技術(shù)特征，只是一種顏色，對產(chǎn)品沒有限定作用，沒有使要求保護(hù)的相框結(jié)構(gòu)和/或組成區(qū)別于實(shí)用新型的相框，兩者保護(hù)范圍相同；而另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為：金蛋相框可能是一種采用金色材質(zhì)制作而成的相框，這種金色的限定隱含了該相框在材質(zhì)上與已授權(quán)的實(shí)用新型的權(quán)利要求的技術(shù)方案有所不同，因此二者保護(hù)范圍不同。

建議：上述案例中，“金蛋”中的“金”僅僅是一種顏色的限定？還是隱含了可能是一種金色材質(zhì)？對于“金”的解釋存在爭議。專利法第59條規(guī)定：發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以權(quán)利要求書的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書和附圖可以用以解釋權(quán)利要求。此時，可以結(jié)合說明書和附圖的內(nèi)容對“金”作進(jìn)一步的解釋。而發(fā)明申請以及同日實(shí)用新型中均記載了“金”是在相框外表面涂上金色，可見“金”只是一種顏色。再明確了“金”的含義后，再來考慮其是否使相框的結(jié)構(gòu)和/或組成發(fā)生改變。“金”色并沒有使得相框的結(jié)構(gòu)和/或組成區(qū)別于實(shí)用新型，因此兩者的保護(hù)范圍是相同的。

對于權(quán)利要求主題名稱不同的情形的重復(fù)授權(quán)判斷，不僅要對主題名稱進(jìn)行考慮，還要從技術(shù)方案的整體上考慮主題名稱對技術(shù)方案的影響。當(dāng)對主題名稱的解釋存疑時，可以結(jié)合說明書和附圖對其進(jìn)行解釋，再進(jìn)行判斷主題名稱是否對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和/或組成產(chǎn)生影響。

5結(jié)論

在實(shí)質(zhì)審查過程中，關(guān)于不同情形下的重復(fù)授權(quán)判斷，筆者的觀點(diǎn)如下：

（1）不支持：除了在克服不支持的缺陷能通過說明書以及附圖的內(nèi)容對權(quán)利要求的保護(hù)范圍存在唯一正確合理的解釋的情形之外，不應(yīng)過多地結(jié)合說明書及其附圖對實(shí)用新型專利的保護(hù)范圍進(jìn)行解釋，應(yīng)當(dāng)交無效宣告等后續(xù)程序進(jìn)行處理；

（2）不清楚：并不是所有的不清楚情形都可以依據(jù)說明書以及附圖公開的內(nèi)容進(jìn)行解釋，只有其在通過說明書和附圖的內(nèi)容對權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)行唯一正確合理的解釋時，才可以進(jìn)行；

（3）用途限定：首先考慮這種用途限定是否使產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成發(fā)生改變；而當(dāng)僅依據(jù)權(quán)利要求記載的內(nèi)容難以作出清楚的判斷時，可以結(jié)合說明書記載的內(nèi)容進(jìn)一步判斷；此外，還可以結(jié)合所屬領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)一步判斷產(chǎn)品是否可用于其他用途。

（4）主題名稱不同：當(dāng)對主題名稱的解釋存疑時，可以結(jié)合說明書和附圖對其進(jìn)行解釋，再進(jìn)行判斷主題名稱是否對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和/或組成產(chǎn)生影響。

參考文獻(xiàn)

[1] 肖震，孫平.專利法26條第4款的重復(fù)授權(quán)問題的探討[R].2014年中華全國專利代理人協(xié)會年會第五屆知識產(chǎn)權(quán)論壇論文，2014 .4.

[2] 中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010 [M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，167-168.

[3] 丁德寶，蘭瑾耀，代玲莉.對重復(fù)授權(quán)判斷的一點(diǎn)思考[J].2014年中華全國專利代理人協(xié)會年會第五屆知識產(chǎn)權(quán)論壇論文，2014 .4.