論最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選擇對(duì)創(chuàng)造性判斷的影響

潘樹志+沈丹陽(yáng)

《專利審查指南2010》第二部分第四章中指出，判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通?？砂凑找韵氯齻€(gè)步驟進(jìn)行。

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；

（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；

（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見。

在實(shí)踐中，會(huì)出現(xiàn)如下情況：根據(jù)所引用的對(duì)比文件，運(yùn)用三步法來(lái)判斷貌似可以得出發(fā)明顯而易見的結(jié)論。然而，從技術(shù)方案的整體來(lái)考慮，發(fā)現(xiàn)對(duì)比文件中并不存在對(duì)要求保護(hù)的發(fā)明的技術(shù)啟示。

例如，審查員引用兩篇對(duì)比文件評(píng)述權(quán)利要求的創(chuàng)造性，指出權(quán)利要求相對(duì)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)即對(duì)比文件1存在區(qū)別技術(shù)特征A，然而區(qū)別技術(shù)特征A被對(duì)比文件2所披露，該區(qū)別技術(shù)特征A在對(duì)比文件2中的作用與其在本發(fā)明中為解決重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同。因此，對(duì)比文件2給出了將該特征A應(yīng)用到對(duì)比文件1以獲得本發(fā)明權(quán)利要求1的技術(shù)方案的啟示。

按照審查員的思路，確實(shí)會(huì)得出權(quán)利要求的技術(shù)方案是顯而易見的結(jié)論。然而，從技術(shù)方案整體上來(lái)理解，卻發(fā)現(xiàn)對(duì)比文件1和2的結(jié)合并非如審查員所指出的那樣是顯而易見的，因?yàn)檫@種結(jié)合面臨技術(shù)上的障礙，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動(dòng)機(jī)進(jìn)行這種結(jié)合。

為何會(huì)出現(xiàn)這種情況，筆者認(rèn)為，不當(dāng)選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)，可能會(huì)導(dǎo)致運(yùn)用三步法進(jìn)行判斷得出不合理的結(jié)論。

案例

（一）涉案申請(qǐng)

本案涉及圖像處理設(shè)備和圖像處理方法，其能夠通過處理多個(gè)視點(diǎn)圖像生成所希望的圖像質(zhì)量的圖像數(shù)據(jù)。

該案權(quán)利要求1如下：

1.一種圖像處理設(shè)備，包括：

內(nèi)插處理模塊，配置為基于多個(gè)視點(diǎn)圖像生成多個(gè)內(nèi)插圖像；和顯影處理模塊，配置為基于顯影參數(shù)和與所述多個(gè)內(nèi)插圖像和所述多個(gè)視點(diǎn)圖像相關(guān)聯(lián)的多個(gè)射線向量顯影對(duì)象圖像。

（二）審查意見

審查意見中將對(duì)比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，其披露了一種電子設(shè)備，具體公開了：在拍攝圖像的圖像數(shù)據(jù)取得后，變更拍攝圖像的景深。在顯示對(duì)象圖像或基于對(duì)象輸入圖像的圖像時(shí)，還顯示用于設(shè)定UI的滑動(dòng)條，此狀態(tài)下，能夠接受用戶進(jìn)行的景深調(diào)整指示（即顯影參數(shù)），類似地，變更其他滑動(dòng)條或操作觸控面板來(lái)調(diào)整其他參數(shù)（即顯影處理單元，被配置為基于顯影參數(shù)顯影對(duì)象圖像）。

權(quán)利要求1與對(duì)比文件1相比，區(qū)別技術(shù)特征為：（1）內(nèi)插處理單元，被配置為基于多個(gè)視點(diǎn)圖像生成多個(gè)內(nèi)插圖像；（2）顯影處理單元，被配置為基于與多個(gè)內(nèi)插圖像和多個(gè)視點(diǎn)圖像相關(guān)聯(lián)的多個(gè)射線向量顯影對(duì)象圖像。

審查意見進(jìn)一步指出，上述區(qū)別技術(shù)特征被對(duì)比文件2所披露。具體如下：

對(duì)于區(qū)別技術(shù)特征（1），對(duì)比文件2公開了：當(dāng)處理物理視場(chǎng)的不同視圖時(shí)，處理機(jī)制被配置用于完成不同視圖之間的視圖變形或差值操作，以產(chǎn)生物視場(chǎng)的附加視圖，該附加視圖看上去是從陣列中各光學(xué)元件位置之間的位置處獲得的視圖（即內(nèi)插處理單元，被配置為基于多個(gè)視點(diǎn)圖像生成多個(gè)內(nèi)插圖像）。且所述特征在對(duì)比文件2和權(quán)利要求1中所起的作用相同。

審查意見進(jìn)一步指出，對(duì)于區(qū)別技術(shù)特征（2），對(duì)比文件2還公開了以下特征：全光照相機(jī)對(duì)四維光學(xué)相位空間或光場(chǎng)進(jìn)行采樣，同時(shí)捕獲關(guān)于光線的方向分布（即相關(guān)聯(lián)的多個(gè)射線向量）的信息；通過車輛裝置處理由CCD陣列捕獲的圖片陣列以產(chǎn)生最終圖像。通過適當(dāng)混合這些圖像，處理裝置能夠?qū)崿F(xiàn)各種光場(chǎng)效果，以及調(diào)整最終圖像的景深（即根據(jù)多個(gè)圖像相關(guān)聯(lián)的多個(gè)射線向量顯影對(duì)象圖像）且該特征在對(duì)比文件2和權(quán)利要求1中所起的作用相同，均是為了重構(gòu)圖像。

因此，在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對(duì)比文件2得到權(quán)利要求1的技術(shù)方案對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是顯而易見的，因此權(quán)利要求1的技術(shù)方案不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著進(jìn)步，所以不具備創(chuàng)造性。

（三）代理人分析

代理人深入分析對(duì)比文件、本發(fā)明以及審查意見，發(fā)現(xiàn)審查意見并不合理。

本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題在于：用戶期望獲得高品質(zhì)采集圖像，為此需要能夠生成符合用戶的意圖的圖像處理設(shè)備和處理方法。

而對(duì)比文件1所要解決的技術(shù)問題在于：通過數(shù)字聚焦所獲得的輸出圖像的場(chǎng)深應(yīng)該滿足用戶的期望。然而，沒有足夠的用戶界面來(lái)幫助實(shí)現(xiàn)場(chǎng)深的設(shè)置以及確認(rèn)。因此期望能夠容易地設(shè)置場(chǎng)深。

可見，對(duì)比文件1與本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題并不相同。

根據(jù)審查意見，權(quán)利要求1中部分技術(shù)特征被對(duì)比文件1所披露，其余技術(shù)特征被對(duì)比文件2披露，且區(qū)別技術(shù)特征在對(duì)比文件2中的作用與其在本申請(qǐng)中的作用相同。

針對(duì)上述意見，通過比對(duì)本申請(qǐng)權(quán)利要求1與對(duì)比文件后發(fā)現(xiàn)，雖然本發(fā)明的技術(shù)方案與對(duì)比文件存在顯著區(qū)別，但是，就單獨(dú)分離出來(lái)的幾個(gè)特征本身來(lái)說(shuō)，確實(shí)難以爭(zhēng)辯這些特征并未被對(duì)比文件1、2披露，在此基礎(chǔ)上，運(yùn)用三步法進(jìn)行的評(píng)判會(huì)得出權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

通過進(jìn)一步深入分析發(fā)現(xiàn)，若按照審查意見所指出的，試圖將對(duì)比文件2中相應(yīng)的特征結(jié)合到對(duì)比文件1中去，則發(fā)現(xiàn)難以實(shí)現(xiàn)這種結(jié)合，理由如下：

對(duì)比文件1公開了：目標(biāo)輸出圖像生成部，通過圖像處理改變一個(gè)目標(biāo)輸入圖像的景深，生成一個(gè)目標(biāo)輸出圖像。圖像拾取裝置是數(shù)碼靜止照相機(jī)，可獲取并記錄靜止圖像，或數(shù)碼攝像機(jī)，以獲取并記錄靜止圖像和移動(dòng)圖像。也就是說(shuō)，對(duì)比文件1公開了一種通過傳統(tǒng)的單個(gè)照相機(jī)或攝像機(jī)捕捉圖像，然后對(duì)單個(gè)圖像調(diào)整景深的方案。

對(duì)比文件2公開了一種全光照相機(jī)，與傳統(tǒng)照相機(jī)不同，全光照相機(jī)額外包括位于物視場(chǎng)和主透鏡之間的光學(xué)元件陣列。該陣列中的每個(gè)光學(xué)元件從與陣列中的其他光學(xué)元件不同的角度接收來(lái)自物視場(chǎng)的光，并從而將物視場(chǎng)的不同視圖導(dǎo)入主透鏡。以這種方式，光檢測(cè)器陣列從陣列內(nèi)的每個(gè)光學(xué)元件接收物視場(chǎng)的不同視圖。

可以發(fā)現(xiàn)對(duì)比文件1和2的技術(shù)方案所處理的對(duì)象（圖像）不同，對(duì)比文件1處理由傳統(tǒng)照相機(jī)捕捉的單個(gè)圖像，對(duì)比文件2處理由全光相機(jī)捕捉的陣列圖像中的多個(gè)圖像。

傳統(tǒng)相機(jī)獲取的單個(gè)圖像只有一個(gè)視野，而全光相機(jī)捕捉的陣列圖像包括多個(gè)視野，顯然多個(gè)視野的景深處理與單個(gè)視野的景深處理是不同的。

根據(jù)審查意見可知，除了權(quán)利要求1的主題名稱“一種圖像處理設(shè)備”之外，對(duì)比文件1中僅僅披露了“顯影處理單元基于顯影參數(shù)顯影對(duì)象圖像”這一個(gè)技術(shù)特征。即使認(rèn)為對(duì)比文件2中披露了權(quán)利要求1中的剩余特征“基于與所述多個(gè)內(nèi)插圖像和所述多個(gè)視點(diǎn)圖像相關(guān)聯(lián)的多個(gè)射線向量顯影對(duì)象圖像”，若將該特征應(yīng)用到對(duì)比文件1中，則是要將對(duì)比文件1中的電子設(shè)備修改為基于顯影參數(shù)和與多個(gè)內(nèi)插圖像和多個(gè)視點(diǎn)圖像相關(guān)聯(lián)的多個(gè)射線向量顯影對(duì)象圖像。然而，就對(duì)比文件1的電子設(shè)備來(lái)說(shuō)，并不存在引入內(nèi)插圖像、多個(gè)視點(diǎn)圖像以及多個(gè)射線向量的基礎(chǔ)，也就是說(shuō)，若要對(duì)對(duì)比文件1的技術(shù)方案進(jìn)行修改，需要對(duì)對(duì)比文件1中的傳統(tǒng)相機(jī)的構(gòu)造進(jìn)行大的改動(dòng)，或者需要完全摒棄對(duì)比文件1中的傳統(tǒng)相機(jī)，而對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，基于對(duì)比文件1、2的教導(dǎo)是沒有啟示對(duì)對(duì)比文件1進(jìn)行如此大的修改的，在沒有其他公開的相關(guān)技術(shù)的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不知道如何進(jìn)行這種修改。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動(dòng)機(jī)進(jìn)行這種結(jié)合。

事實(shí)上，權(quán)利要求1中的“基于顯影參數(shù)和與所述多個(gè)內(nèi)插圖像和所述多個(gè)視點(diǎn)圖像相關(guān)聯(lián)的多個(gè)射線向量顯影對(duì)象圖像”是一個(gè)完整的技術(shù)特征，不能被簡(jiǎn)單拆分為分離的多個(gè)單獨(dú)技術(shù)特征。雖然認(rèn)為分割開的單獨(dú)技術(shù)特征已被對(duì)比文件1和2公開，但是由于上述原因，對(duì)比文件1和2中未給出進(jìn)行這種結(jié)合的啟示。

判斷過程中，應(yīng)當(dāng)看現(xiàn)有技術(shù)中整體上是否存在技術(shù)啟示，使本領(lǐng)域技術(shù)人員面對(duì)技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。而對(duì)于本案來(lái)說(shuō)，并不存在這種技術(shù)啟示，因此權(quán)利要求1的技術(shù)方案相對(duì)于對(duì)比文件1和2是非顯而易見的。

基于上述分析提交陳述意見后，審查員在后續(xù)審查意見通知書中重新引用新的對(duì)比文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

該案例引發(fā)的思考

（一）若對(duì)比文件2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)

對(duì)于本案來(lái)說(shuō)，可以說(shuō)對(duì)比文件2比對(duì)比文件1披露了更多的技術(shù)特征，若將對(duì)比文件2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)會(huì)怎樣？

實(shí)際上，雖然表面上看來(lái)對(duì)比文件2公開了更多的技術(shù)特征，但是從本質(zhì)上來(lái)講，其技術(shù)方案與權(quán)利要求1的技術(shù)方案也是有顯著區(qū)別的。

對(duì)于權(quán)利要求1與對(duì)比文件2的區(qū)別技術(shù)特征，“顯影處理單元基于顯影參數(shù)顯影對(duì)象圖像”，其被對(duì)比文件1所披露，該技術(shù)特征在對(duì)比文件1中所起到的作用與其在本發(fā)明中所起的作用不同。

可見，若選擇對(duì)比文件2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，會(huì)導(dǎo)致對(duì)比文件1中未給出與對(duì)比文件2結(jié)合的啟示的情況。由于審查員在選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)還要考慮便于后續(xù)的說(shuō)理步驟，所以，審查員有可能基于此原因未將對(duì)比文件2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

（二）三步法為何失靈

通過該案例，可以看出，貌似運(yùn)用三步法進(jìn)行的評(píng)判得出的結(jié)論有時(shí)候并不合理，那么問題出在何處？

讓我們看一下審查指南中對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)的定義：“最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護(hù)的發(fā)明最密切相關(guān)的一個(gè)技術(shù)方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的基礎(chǔ)。最接近的現(xiàn)有技術(shù)，例如可以是，與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近和/或公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)?！?/p>

實(shí)際上，在該案例中，權(quán)利要求1中僅有特征“一種圖像處理設(shè)備”、“顯影處理單元，被配置為基于顯影參數(shù)顯影對(duì)象圖像”被對(duì)比文件1所披露。即對(duì)比文件1僅僅披露了權(quán)利要求1的小部分技術(shù)特征。根據(jù)指南中最接近的現(xiàn)有技術(shù)的規(guī)定，選擇對(duì)比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)似乎并不妥當(dāng)。

由于權(quán)利要求1與對(duì)比文件1存在較多區(qū)別技術(shù)特征，所以，若要將對(duì)比文件2與對(duì)比文件1進(jìn)行結(jié)合，需要對(duì)對(duì)比文件1的發(fā)明構(gòu)思進(jìn)行較大的改進(jìn)，本領(lǐng)域技術(shù)人員難以從中得到進(jìn)行這種改進(jìn)的啟示，因此這種改進(jìn)是非顯而易見的。

從上述審查指南中的規(guī)定可以看出，最接近的現(xiàn)有技術(shù)可以是以下中的任何一種：與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近的現(xiàn)有技術(shù)；與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近并公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)；公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)；雖然與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。

可見，根據(jù)審查指南，滿足上述中任一種情況的現(xiàn)有技術(shù)都可以被選擇為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，這使得審查員在檢索確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，具有更大的自由裁量權(quán)。然而，該規(guī)定的缺憾是有可能導(dǎo)致最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選擇具有一定的隨意性，導(dǎo)致與待審發(fā)明實(shí)質(zhì)上相去甚遠(yuǎn)的對(duì)比文件也有可能被選定為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，從而本領(lǐng)域技術(shù)人員難以從中得到技術(shù)啟示對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)來(lái)獲得待審發(fā)明的技術(shù)方案，進(jìn)而導(dǎo)致貌似運(yùn)用三步法進(jìn)行的評(píng)判得出不當(dāng)結(jié)論。

鑒于上述情況，如何選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)，為三步法的判斷奠定合理的邏輯基礎(chǔ)，值得深入思考。

（三）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)的原則

1.國(guó)外的相關(guān)規(guī)定和做法

他山之石可以攻玉，首先參考一下美國(guó)和歐洲在創(chuàng)造性審查中的一些相關(guān)規(guī)定。

（1）美國(guó)

美國(guó)對(duì)組合現(xiàn)有技術(shù)建立了一種“教導(dǎo)、提示、動(dòng)機(jī)”的準(zhǔn)則（teaching，suggestion，motion test，簡(jiǎn)稱TSM準(zhǔn)則）。根據(jù)這一準(zhǔn)則，當(dāng)創(chuàng)造性的判斷需要將多份對(duì)比文獻(xiàn)組合起來(lái)時(shí)，只有當(dāng)這些文件中給出了明確的建議、教導(dǎo)，使本領(lǐng)域普通技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)將它們組合起來(lái)，才允許以這些對(duì)比文獻(xiàn)的組合來(lái)否定申請(qǐng)發(fā)明的創(chuàng)造性。（尹新天.《中國(guó)專利法詳解》.知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011年3月）

TSM準(zhǔn)則可以防止以“事后之明”方式評(píng)述發(fā)明創(chuàng)造，提高創(chuàng)造性判斷的法律可預(yù)測(cè)性，在一定程度上防止創(chuàng)造性結(jié)果因人而異，從而將創(chuàng)造性判斷的主觀隨意性減小到最低程度。

美國(guó)聯(lián)邦最高法院的一份判決中曾指出，當(dāng)專利權(quán)利要求所要求保護(hù)的發(fā)明是已知技術(shù)的組合時(shí)，通過兩份以上現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合得出該組合不具備創(chuàng)造性的結(jié)論是需要一定規(guī)則的。因?yàn)椋词共荒苷f(shuō)全部發(fā)明創(chuàng)造，也可以說(shuō)絕大多數(shù)發(fā)明創(chuàng)造都是在已知技術(shù)的基礎(chǔ)上產(chǎn)生出來(lái)的，因此專利申請(qǐng)的權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案幾乎不可避免地都是由已知的技術(shù)特征組合而成，只不過組合的方式不同而已，如果允許采用任何拼湊已知技術(shù)的方式來(lái)否定創(chuàng)造性，那么世上將沒有幾件專利申請(qǐng)能夠獲得批準(zhǔn)。

可以看出，根據(jù)TSM準(zhǔn)則，美國(guó)對(duì)于創(chuàng)造性評(píng)判中強(qiáng)調(diào)對(duì)比文件中需要給出明確的建議、教導(dǎo)，使本領(lǐng)域普通技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)將它們組合起來(lái)，才允許以這些對(duì)比文獻(xiàn)的組合來(lái)否定申請(qǐng)發(fā)明的創(chuàng)造性。

當(dāng)然，在2007年美國(guó)聯(lián)邦最高法院對(duì)“KSR案”作出終審判決之后，對(duì)TSM準(zhǔn)則的運(yùn)用做了些調(diào)整。根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦最高法院的判決，科技發(fā)展?fàn)顩r以及市場(chǎng)需求也是考慮創(chuàng)造性的重要因素。

（2）歐洲

歐洲專利審查指南中關(guān)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的定義是：“最接近的現(xiàn)有技術(shù)是指：一篇單獨(dú)的文獻(xiàn)，其公開的特征組合構(gòu)成了作為最有希望的出發(fā)點(diǎn)（starting point），經(jīng)過顯而易見的發(fā)展，便可達(dá)成本發(fā)明。在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，首先考慮的是其具有與本發(fā)明接近的目的或者效果，或者至少屬于與本發(fā)明相同或最接近的技術(shù)領(lǐng)域。實(shí)務(wù)中，最接近的現(xiàn)有技術(shù)通常是對(duì)應(yīng)于相近的發(fā)明目的、且只需要針對(duì)結(jié)構(gòu)和功用做最小修改便可得到所請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明”。（馬云鵬.創(chuàng)造性判斷“三步法”的反思及“整體比較法”的提出.《中國(guó)發(fā)明與專利》，2015年第12期）

筆者認(rèn)為，其中所提到的“實(shí)務(wù)中，最接近的現(xiàn)有技術(shù)通常是對(duì)應(yīng)于相近的發(fā)明目的、且只需要針對(duì)結(jié)構(gòu)和功用做最小修改便可得到所請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明”，很值得我們借鑒。

此外，歐洲專利局審查指南中詳細(xì)描述了一種判斷非顯而易見性的方法，即“問題和解決方案法”（“problem-and-solution approach”），這種方法主要有以下三個(gè)步驟：

①確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；

②確定要解決的技術(shù)問題；

③從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和技術(shù)問題出發(fā)，考量本發(fā)明對(duì)所屬領(lǐng)域技術(shù)人員是否是顯而易見的（即現(xiàn)有技術(shù)中是否對(duì)發(fā)明有啟示）。（施曉雷.中歐專利理論和實(shí)踐的比較研究之創(chuàng)造性.《中華全國(guó)專利代理人協(xié)會(huì)2011年高端學(xué)術(shù)研討會(huì)論文》）

在歐洲，啟示這一步又被稱作“could-would approach”，具體而言，在第三步需要判斷現(xiàn)有技術(shù)是否在整體上有啟示促使本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對(duì)所要解決的技術(shù)問題時(shí)去修改或調(diào)整最接近的現(xiàn)有技術(shù)，從而得到本發(fā)明權(quán)利要求的技術(shù)方案。換言之，重點(diǎn)不在于所述領(lǐng)域技術(shù)人員是否能夠（could）通過調(diào)整或修改最接近的現(xiàn)有技術(shù)來(lái)得到本發(fā)明權(quán)利要求的技術(shù)方案，而是在于在現(xiàn)有技術(shù)的啟示下他是否會(huì)（would）這樣做去解決技術(shù)問題從而得到本發(fā)明權(quán)利要求的技術(shù)方案。

也就是，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員僅僅能夠通過修改最接近的現(xiàn)有技術(shù)而得出本發(fā)明權(quán)利要求的技術(shù)方案，這并不足夠表明本發(fā)明權(quán)利要求的技術(shù)方案是顯而易見的。因?yàn)?，在面?duì)已經(jīng)檢索出的對(duì)比文件時(shí)，很容易通過事后分析，認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)?duì)比文件進(jìn)行修改從而得到本發(fā)明權(quán)利要求的技術(shù)方案，然而，得出此結(jié)論很可能是由于事后諸葛亮式的思維。相反，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員期望解決本發(fā)明上述技術(shù)問題，并且基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)給出的教導(dǎo)或啟示，會(huì)作出這種修改的話，才能夠認(rèn)為本發(fā)明權(quán)利要求的技術(shù)方案是顯而易見的。也就是說(shuō)，關(guān)鍵是是否有動(dòng)機(jī)促使本領(lǐng)域技術(shù)人員作出這種修改。

2.我國(guó)關(guān)于創(chuàng)造性的判斷方法與歐洲的比較

我國(guó)專利法主要借鑒了歐洲的經(jīng)驗(yàn)，此處主要和歐洲的創(chuàng)造性判斷方法稍作比較。

我國(guó)的創(chuàng)造性三步法與歐洲的判斷方法很接近，筆者認(rèn)為，主要區(qū)別體現(xiàn)在最接近的現(xiàn)有技術(shù)的規(guī)定，與我國(guó)最接近的現(xiàn)有技術(shù)的定義相比，歐洲的規(guī)定似乎更具有結(jié)果導(dǎo)向性，更注重發(fā)明構(gòu)思的考察，或者說(shuō)更注重整體技術(shù)方案的把握，按照此思路，所選擇的現(xiàn)有技術(shù)，只需要針對(duì)結(jié)構(gòu)和功用做最小修改就可得到所請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明。

而我國(guó)審查指南中關(guān)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的規(guī)定如前所述，對(duì)技術(shù)方案的整體把握的要求規(guī)定的不夠嚴(yán)格，因此有時(shí)會(huì)導(dǎo)致不當(dāng)?shù)默F(xiàn)有技術(shù)被選中，據(jù)此推理而得出不合理的結(jié)論。

針對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選擇，我國(guó)有審查業(yè)務(wù)專家指出：在選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇與發(fā)明構(gòu)思一致或接近的現(xiàn)有技術(shù)，慎重選擇構(gòu)思不同的現(xiàn)有技術(shù)，放棄構(gòu)思相悖的現(xiàn)有技術(shù)（馬文霞，劉麗偉.創(chuàng)造性判斷中發(fā)明構(gòu)思的把握與應(yīng)用）。筆者認(rèn)為，這種思想與歐洲的選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)的思想是類似的，值得推廣。

3.實(shí)踐中最接近現(xiàn)有技術(shù)選擇的考量因素

三步法的三個(gè)步驟是依次遞進(jìn)的關(guān)系，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)是該邏輯關(guān)系得以合理發(fā)展的前提，如果最接近的現(xiàn)有技術(shù)選擇不當(dāng)，則依照三步法判斷所得出的結(jié)論就很可能是不可靠的。技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題、技術(shù)手段、技術(shù)效果等要素都是需要考慮的因素。此處主要強(qiáng)調(diào)以下幾個(gè)方面。

首先，發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是發(fā)明構(gòu)思的起點(diǎn)，通常若對(duì)比文件旨在解決相同或相似的技術(shù)問題，才可能具有最接近的發(fā)明構(gòu)思；在此基礎(chǔ)上，才可能具有朝著要求保護(hù)的發(fā)明的方向進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)需求，從而促使本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)以滿足這種需求。若不存在這種需求，則難以認(rèn)定對(duì)比文件中給出了技術(shù)啟示。

其次，發(fā)明構(gòu)思是技術(shù)方案的本質(zhì)所在，只有對(duì)發(fā)明構(gòu)思有了充分的理解，才能選擇恰當(dāng)?shù)膶?duì)比文件，對(duì)創(chuàng)造性做出正確的評(píng)價(jià)。如前所述，發(fā)明構(gòu)思建立在所要解決的技術(shù)問題的基礎(chǔ)上，通常發(fā)明構(gòu)思越接近，所披露的特征也越多。此時(shí)，從區(qū)別技術(shù)特征的多少來(lái)考慮的話，若權(quán)利要求1中包括了特征ABCDEF，一組對(duì)比文件是對(duì)比文件1和2：對(duì)比文件1中公開了特征A、B和C，對(duì)比文件2公開了特征C、D和F；另一組對(duì)比文件是對(duì)比文件3和4，對(duì)比文件3公開了特征A、B、C、D和E，對(duì)比文件4公開了特征F。則對(duì)于這兩組對(duì)比文件來(lái)說(shuō)，在其他方面類似的情況下，對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，第二組對(duì)比文件更容易給出將二者進(jìn)行結(jié)合的啟示。因?yàn)閰^(qū)別技術(shù)特征越多，結(jié)合起來(lái)，整體方案的改動(dòng)就越大，本領(lǐng)域技術(shù)人員要做出這種結(jié)合就要面臨更多技術(shù)上的障礙，換言之，需要付出更多創(chuàng)造性勞動(dòng)。

如果把最接近的現(xiàn)有技術(shù)看作一間房屋，其他現(xiàn)有技術(shù)僅需起到對(duì)該房屋簡(jiǎn)單裝修的作用，而不是需要對(duì)該房屋大動(dòng)干戈，重新構(gòu)造（比如承重墻都需要拆除，這樣是不容易實(shí)現(xiàn)的，也是不合規(guī)矩的）。因此，充分理解發(fā)明構(gòu)思，從整體上理解現(xiàn)有技術(shù)所給出的教導(dǎo)，是確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)的關(guān)鍵，也是確定權(quán)利要求的技術(shù)方案是否顯而易見的基礎(chǔ)。

總結(jié)

創(chuàng)造性判斷是一個(gè)復(fù)雜的過程，三步法的引入能夠盡可能地減小主觀因素的影響。三步法的本質(zhì)是重塑發(fā)明的正向過程，對(duì)發(fā)明構(gòu)思的把握、對(duì)現(xiàn)有技術(shù)方案的整體把握是正確運(yùn)用“三步法”的前提。實(shí)踐中出現(xiàn)的一些運(yùn)用“三步法”進(jìn)行創(chuàng)造性評(píng)判得出不合理結(jié)果的原因很大程度上是沒有準(zhǔn)確把握“三步法”的本質(zhì)，對(duì)“三步法”運(yùn)用不當(dāng)所致。

本文從一案例出發(fā)，論述了三步法中第一步——最接近的現(xiàn)有技術(shù)的確定對(duì)創(chuàng)造性判斷的影響。其中主要借鑒了歐洲審查指南中的相關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了技術(shù)問題以及發(fā)明構(gòu)思對(duì)于確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)的重要性。以上僅是筆者專利代理實(shí)踐中的一點(diǎn)體會(huì)，不當(dāng)之處望不吝指正。