企業(yè)專利申請策略

李先鋒

（215333 天納克（蘇州）排放系統(tǒng)有限公司 江蘇 蘇州）

企業(yè)專利申請策略

李先鋒

（215333 天納克（蘇州）排放系統(tǒng)有限公司 江蘇 蘇州）

隨著中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級，越來越多的企業(yè)，尤其是科技研發(fā)型企業(yè)，已經(jīng)或者正在意識到“知識產(chǎn)權是企業(yè)的核心競爭力”這句話的含義。也越來越多的企業(yè)正在把專利的取得與運用作為評價產(chǎn)品開發(fā)項目能否成功的關鍵因素之一。企業(yè)的知識產(chǎn)權戰(zhàn)略已經(jīng)不再是紙上談兵，而正在轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)實實在在的商業(yè)競爭的武器。很多科技型企業(yè)已經(jīng)不再像過去那樣僅僅關注專利的數(shù)量，轉(zhuǎn)而更關注究竟取了多少有價值的專利從而幫助企業(yè)取得商業(yè)上的成功，即正在實現(xiàn)從過去的專利數(shù)量向現(xiàn)在的專利質(zhì)量以及專利運營的轉(zhuǎn)變。

然而，高質(zhì)量專利的取得是一項非常專業(yè)性的工作，僅僅關注自己是不夠的，還要考慮到方方面面的因素才能在商業(yè)活動中最大程度地發(fā)揮它的價值。

下面作者就結(jié)合具體案例，給在實務中遇到類似問題的企業(yè)提供一些專利申請方面的建議，希望對大家有所啟發(fā)和幫助。

案例：某客戶（甲方）具有非常雄厚的研發(fā)能力，也具備非常強大的實驗資源，任何供應商（乙方）設計的產(chǎn)品都必須通過甲方的臺架試驗之后方可最終量產(chǎn)。迫于行業(yè)特點以及甲方的壓力，乙方可能會在專利申請等工作沒有完備之前就將設計方案以及樣件提供給甲方。甲方在得到乙方的設計方案以及樣品之后會進行二次開發(fā)，并也作出極其細微的改進（下簡稱“小改良”）。但是，這種小改良顯然是在乙方的改進計劃中，但是因為開發(fā)時間的問題不可能在樣品中至善至美。這種小改良對于所屬技術領域的技術人員而言是顯而易見的，根本沒有任何創(chuàng)造性可言。但是，甲方對此小改良也申請了專利，那么在這種情況下，可能會對乙方后續(xù)的產(chǎn)品推廣產(chǎn)生何種影響呢？

在討論影響之前，也許有人會挑戰(zhàn)這個案例本身，例如，雙方有簽訂過保密協(xié)議（NDA）嗎？雙方有約定過針對改進后的知識產(chǎn)權歸屬以及如何使用嗎？

這些問題的確是應該被考慮的問題。但是，實務中，甲方作為站在強勢一方的客戶，其往往不會同意將后續(xù)改良的知識產(chǎn)權歸屬于乙方，甲方基本上也不會同意乙方可以免費使用，甲方更不會同意乙方將改良后的產(chǎn)品銷售給與甲方存在商業(yè)競爭關系的其他公司。我想這些在實務中應該能夠被大家了解和接受，在此基礎上，我們再分幾個層面來討論影響。

首先，關于甲方就小改良取得專利的影響；

甲方的申請日剛好落在乙方的申請日和公開/公告日之間，根據(jù)專利法第二十二條第二款的規(guī)定，乙方的申請構(gòu)成甲方的抵觸申請。但是，大家知道抵觸申請只能影響在后專利申請的新穎性，不能評價在后專利申請的創(chuàng)造性的。因為甲方在后申請的權利要求中界定了乙方尚未揭示的內(nèi)容，所以乙方的在先申請無法阻止甲方就小改良取得專利。

其次，甲方就小改良取得專利之后的商業(yè)優(yōu)勢；

通常情況下，對客戶而言，為了提高自身的議價能力，往往不愿意“將雞蛋放在同一個籃子里”?？蛻舾Ｍ吹蕉嗉夜踢M行PK，這樣便于其掌控供應商，增加談判籌碼，例如要求降價、保證優(yōu)先出貨、降低付款條件等等。

再次，甲方取得專利對乙方可能產(chǎn)生的影響；

（1）乙方在甲方處可能難以取得或維持較高的市場占有率；從法律關系上，我們可以發(fā)現(xiàn)乙方優(yōu)化之后的產(chǎn)品勢必會落入甲方小改良專利的專利范圍，從而構(gòu)成專利侵權。雖然乙方自己也握有專利，但是并不會影響專利侵權的事實。

鑒于甲方傾向于選擇多個供應商的一般商業(yè)思維并結(jié)合上述侵權事實，甲方尋找乙方的替代者丙方時會有一定的籌碼。設想如果乙方起訴丙方專利侵權，那么甲方可以出手幫助丙方反擊乙方，從而對乙方形成牽制。

（2）乙方想要把該產(chǎn)品銷售給除甲方之外的其他客戶會受到限制；我們知道為了降低成本，乙方肯定希望通過平臺化的設計來滿足各種客戶的需求，而不會采用“一客戶，一設計”的產(chǎn)品策略。但是，在本案中，乙方把該產(chǎn)品銷售給除甲方之外的其他客戶時會涉嫌侵犯甲方的專利，這個限制對乙方的打擊會比第（一）點更大。

讀到此處，我想大家應該會很同情乙方，因為這個產(chǎn)品/技術本質(zhì)上是乙方開發(fā)的，但是究竟是哪里出了問題讓乙方陷入如此被動的局面？問題就出在如何防止其他人取得對自己不利的專利權。那么乙方應該如何做呢？

對乙方而言，比較安全的做法是在專利公開/公告之后，再將設計給甲方。因為一旦專利公開之后就能對抗公開日之后申請的任何專利，且能夠用于評價其創(chuàng)造性。但是，現(xiàn)實中因為時間壓力，乙方是很難做到的。

我想要與大家分享的一種“過河拆橋”的申請策略。

邏輯是在甲方的小改良申請專利之前，乙方只要符合專利法規(guī)定的公開就可以評價小改良的創(chuàng)造性，從而阻止甲方就小改良獲得專利。

公開的方式有很多種，例如使用公開、出版物公開、展覽會等等。為了更好的維持與甲方的客戶關系，乙方的公開行為需要謹慎，某些形式的公開（例如泄漏甲方產(chǎn)品規(guī)劃等）會讓乙方陷入其他的法律風險。為了更好的平衡各方的利益，我想跟大家分享的“過河拆橋”的申請策略是指采用公證的方式進行的公開。例如，乙方在申請專利之后，尚未公開/公告之前，迫于客戶壓力，不得不將設計方案以及樣品提供給甲方的情況下，在提供之前，乙方聯(lián)絡公證處做一個公開的公證，具體步驟如下：

①乙方聯(lián)絡公證處預約好時間；②乙方利用一個外部可以登入的網(wǎng)址（例如自己公司的網(wǎng)站）并在公證之前的很短時間內(nèi)將專利申請文件的全部內(nèi)容上傳在該網(wǎng)站上；③讓公證員利用其電腦登錄上述網(wǎng)站，并將上傳在該網(wǎng)站上的專利申請逐頁公證；④公證完畢之后，乙方及時刪除上傳的內(nèi)容。

經(jīng)過公證之后，乙方能夠取得認可的公證材料，能夠證明何時公開了何種技術。這樣一來乙方就比較主動了，理由在于：

①即使甲方就小改良申請專利，乙方也不需要過于擔心，因為其已經(jīng)形成了甲方專利無效的證據(jù)；②乙方可以按計劃實施自己的商業(yè)行為，如果甲方從中阻撓，在必要的時候乙方可以提供甲方專利無效的證據(jù)。因為公開的時間很短，甲方事先是難以發(fā)現(xiàn)該無效證據(jù)的；③因為證據(jù)掌握在乙方手中，如果乙方想就新的改良申請專利，只要乙方不公開公證的內(nèi)容，其他人是難以發(fā)現(xiàn)該證據(jù)的。也就是說，實務上，不會對乙方就新的改良取得專利產(chǎn)生影響。

總結(jié)：企業(yè)日常經(jīng)營中遇到的問題是多種多樣的，作為企業(yè)內(nèi)部的知識產(chǎn)權工作者，僅僅掌握專利法律本身的專業(yè)知識是不夠的，還需要結(jié)合企業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)環(huán)境、競爭情況、自身的產(chǎn)品/技術特點等制定適合企業(yè)實際運作的專利申請策略，幫助企業(yè)真正解決問題！本文僅是作者在實際工作中的一些經(jīng)驗分享，籍此拋磚引玉，歡迎大家討論！