華為“大導演”APP是否商標性使用？

最近，北京睿智高遠視頻技術(shù)有限公司以侵害商標權(quán)為由將國內(nèi)手機巨頭企業(yè)華為終端有限公司、華為技術(shù)有限公司、奇鳥軟件（北京）有限公司訴至北京朝陽區(qū)人民法院，要求上述三被告停止侵權(quán)，華為終端公司、華為技術(shù)公司公開道歉、消除影響并共同賠償損失和原告維權(quán)合理支出1000萬元。

【案情介紹】

—— “大導演”商標專有權(quán)人起訴華為公司商標侵權(quán) ——

本案源于一件名為“大導演”的商標。睿智高遠公司訴稱，其于2001年7月向國家工商行政管理總局商標局申請注冊第1787931號“大導演”商標并核準注冊使用在第9類“已錄制的計算機程序（程序）、計算機軟件（已錄制）、計算機、計算機周邊設(shè)備”商品上，經(jīng)續(xù)展后該商標有效期至2022年6月。通過廣泛的銷售和宣傳，其“大導演”系列軟、硬件產(chǎn)品已經(jīng)在圖像視頻領(lǐng)域內(nèi)具有了一定的知名度。

而華為終端公司去年開發(fā)的一款軟件產(chǎn)品的名稱、標識與其擁有的“大導演”商標完全相同，并利用“華為市場”手機應(yīng)用平臺、搜索引擎等諸多渠道，宣傳推廣“大導演”軟件，該軟件下載數(shù)量至少已達幾十萬次。而華為技術(shù)公司則將“大導演”軟件產(chǎn)品安裝在其生產(chǎn)的P8手機上，并在2015年舉辦的華為P8手機全國新品發(fā)布會上，突出宣傳該款手機自帶的“大導演”軟件，通過新聞發(fā)布會、網(wǎng)站公開介紹等方式，對該軟件進行大量的宣傳報道，傳播范圍廣、影響惡劣。同時，奇鳥軟件公司在其經(jīng)營的“thinksaas”手機應(yīng)用網(wǎng)站上，提供華為終端公司“大導演”軟件的下載服務(wù)。

睿智高遠公司認為三被告未經(jīng)其許可將其注冊商標使用在相同的產(chǎn)品上已經(jīng)構(gòu)成了對“大導演”商標的侵權(quán)。

—— 華為公司認為其非商標性使用未構(gòu)成侵權(quán) ——

華為公司主要圍繞兩點進行答辯：

1. 其對“大導演”的使用不構(gòu)成侵權(quán)。

華為“大導演”是華為P8手機和華為Mate S手機中特有的一項創(chuàng)新功能，該功能脫離這兩款手機機型是無法使用的，從未將其作為獨立商品對外提供，華為“大導演”是華為特定款手機中的一項功能，而不是軟件商品，華為公司用“大導演”一詞來命名，是用“導演”一詞對該手機功能進行功能描述性使用，而非商標性使用。

2. 睿智高遠公司的“大導演”商標在第九類缺乏顯著性。

睿智高遠公司的“大導演”商標缺乏在相關(guān)公眾中的知名度且商標本身使用在視頻編輯軟件等商品上缺乏顯著性，且華為公司的知名度高于睿智高遠公司，并沒有侵權(quán)的動機，使用行為是善意、不知情的行為，睿智高遠公司向其主張損害賠償無事實依據(jù)且睿智高遠公司無實際損失。

該案件目前在進一步審理中，欲知后事如何，且看法院之后的判決。

何為商標性使用？這個概念對于普通讀者而言相對陌生且疑惑，不是僅僅把商標注冊下來就能使用了嗎？

其實，注冊商標的使用分為商標性使用和非商標性使用。商標性使用在法律上也沒有明確的界定，但《商標法實施條例》第三條規(guī)定：商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。該規(guī)定通過舉例的方式指出了哪些具體行為可認定為商標性使用的行為，并沒有對商標性使用進行概括性的定義。而注冊商標專用權(quán)的效力以商標性使用為限。

【楊河律師點評】

對于該案件是否會判賠1000萬還需看睿智高遠公司提供的證據(jù)是否足以支持該賠償額。而本期主要分析華為的抗辯理由，其對“大導演”的使用是否構(gòu)成商標描述性使用？

商標描述性使用指的是注冊商標僅描述商品的用途、大小、提供者、性質(zhì)、使用者類別等，即對商標的第一含義使用，是合理正當?shù)氖褂?，屬于利用公共資源的范疇。本案中，華為的抗辯理由中認為，“導演”一詞本身的含義為“影視作品的制作者”，“大導演”的使用僅僅用“導演”一詞對該手機功能進行功能描述性使用，是對“導演”一詞第一含義的使用，不構(gòu)成對“大導演”商標的侵權(quán)。

筆者認為，在本案中，原告的“大導演”商標早于十幾年前核準注冊，并且一直持續(xù)不間斷地使用，在其核準的范圍內(nèi)已具有一定的知名度，被告作為相同行業(yè)的競爭者，并且規(guī)模巨大，其各方面的制度包括知識產(chǎn)權(quán)管理制度理應(yīng)非常完善，其對“大導演”的使用應(yīng)盡合理審慎義務(wù)，因此，不能想當然地以其企業(yè)具有較高知名度為由，就肯定其對“大導演”商標的使用是善意的、不知情的。另外，筆者認為，被告對“大導演”進行過公開的使用并大范圍宣傳，一般消費者并不能對其與原告的注冊商標作出區(qū)別，因此，該商標能夠起到識別商品來源的作用，屬于商標性使用行為。但具體判定還待朝陽區(qū)法院審理后才能見分曉。