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    企業(yè)訴他人專利侵權(quán)時(shí)需要注意的幾點(diǎn)問題

    2016-11-24 19:10:50劉迎春
    法制與社會(huì) 2016年30期
    關(guān)鍵詞:和解

    摘 要 文章指出企業(yè)在提起專利侵權(quán)訴訟前應(yīng)當(dāng)充分做好準(zhǔn)備,首先確認(rèn)企業(yè)擁有的專利權(quán)的穩(wěn)定性和實(shí)際保護(hù)范圍,查明涉嫌侵權(quán)方是否擁有在先相關(guān)專利,充分利用訴前證據(jù)保全等手段收集好一切證據(jù),選擇對(duì)自己有利的管轄法院,做好詳細(xì)侵權(quán)分析并根據(jù)所獲得的證據(jù)確認(rèn)最佳賠償額計(jì)算方式,即使最后和解也規(guī)定好防止侵權(quán)方再次侵權(quán)的舉措。

    關(guān)鍵詞 專利侵權(quán) 專利保護(hù)范圍 和解

    作者簡介:劉迎春,機(jī)械設(shè)計(jì)及理論(機(jī)器人學(xué))工學(xué)博士,金杜律師事務(wù)所,專利部顧問、專利代理人。

    中圖分類號(hào):D923.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.10.426

    隨著國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的全面展開以及各級(jí)政府部門對(duì)企業(yè)的專利申請(qǐng)等方面的大力資助,中國企業(yè)的專利申請(qǐng)量越來越大,質(zhì)量越來越高,企業(yè)的專利保護(hù)意識(shí)也越來越強(qiáng),相關(guān)的專利侵權(quán)訴訟等越來越多。筆者前些天曾讀到一篇趣文“專利維權(quán)路上的九九八十一難” ,說是趣文,卻也透露出企業(yè)維權(quán)過程中的難題。筆者僅在此就企業(yè)發(fā)現(xiàn)他人涉嫌侵犯專利權(quán)到法院提起訴訟時(shí)應(yīng)當(dāng)注意的一些問題進(jìn)行介紹。

    一、首先確認(rèn)企業(yè)擁有的專利權(quán)的穩(wěn)定性和實(shí)際保護(hù)范圍

    企業(yè)在發(fā)現(xiàn)他人涉嫌侵犯自己的專利權(quán)時(shí),要慎發(fā)警告函,首先確認(rèn)自己擁有的專利權(quán)的穩(wěn)定性和實(shí)際保護(hù)范圍。

    眾所周知,發(fā)明專利經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查才得以授權(quán),穩(wěn)定性較好,但是由于在審查過程中檢索手段有限并且檢索并非窮盡性的,存在漏檢的可能,實(shí)際中可能存在破壞發(fā)明專利的專利性的文獻(xiàn)。而實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利由于只要初審合格即可授權(quán),穩(wěn)定性相對(duì)較差。因此,在起訴他人侵權(quán)之前,企業(yè)首先應(yīng)對(duì)自己專利權(quán)的穩(wěn)定性做個(gè)評(píng)估??梢哉?qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)明專利做無效目的檢索,請(qǐng)求國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局出具實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利的檢索報(bào)告/專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告。

    在筆者代理的一家國內(nèi)大型企業(yè)被訴外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)案件中,對(duì)方是國內(nèi)另一家大型企業(yè),但是顯然在提起侵權(quán)訴訟之前對(duì)方企業(yè)并未考慮其外觀設(shè)計(jì)專利的穩(wěn)定性問題,我們很快檢索到了破壞其專利性的文獻(xiàn),馬上提起無效宣告請(qǐng)求。而且后續(xù)過程中通過國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站的信息來看,后來可能按照法院要求,對(duì)方企業(yè)在侵權(quán)訴訟過程中請(qǐng)求國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局出具了專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告,該專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告的結(jié)果和我們的檢索結(jié)果相同,均顯示該外觀設(shè)計(jì)專利的外觀設(shè)計(jì)與所檢索到的文獻(xiàn)的外觀設(shè)計(jì)相同相近似,這是對(duì)方企業(yè)的一個(gè)重大失誤。如果檢索報(bào)告/專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告顯示專利權(quán)不穩(wěn)定,盡量不要訴他人侵權(quán),以免白白耗費(fèi)精力和金錢還喪失專利權(quán)。

    檢索報(bào)告/專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告不僅可以在最初階段幫助企業(yè)判斷自身實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利是否穩(wěn)定,還可以在侵權(quán)訴訟過程中防止法院中止審理侵權(quán)訴訟。

    根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定 (以下簡稱若干規(guī)定),法院受理的侵犯實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件,被告在答辯期間內(nèi)請(qǐng)求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效的,法院應(yīng)當(dāng)中止訴訟,但是如果原告出具的檢索報(bào)告或?qū)@麢?quán)評(píng)價(jià)報(bào)告未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無效的事由的,法院可以不中止訴訟。可見,事先判斷企業(yè)自身專利的穩(wěn)定性非常重要。

    二、查明涉嫌侵權(quán)方是否擁有在先相關(guān)專利

    企業(yè)在訴他人專利侵權(quán)之前,要知己知彼,除了判斷企業(yè)自身專利的穩(wěn)定性外,還應(yīng)查明涉嫌侵權(quán)方是否擁有在先相關(guān)專利。

    在筆者代理的一件案件中,一家國內(nèi)企業(yè)發(fā)現(xiàn)他人涉嫌侵權(quán),于是請(qǐng)我們進(jìn)行侵權(quán)分析比對(duì),結(jié)果我們發(fā)現(xiàn)對(duì)方企業(yè)網(wǎng)站內(nèi)容顯示,對(duì)方企業(yè)也擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),經(jīng)過具體檢索查詢,發(fā)現(xiàn)對(duì)方企業(yè)也擁有多項(xiàng)專利技術(shù),其中三項(xiàng)專利的申請(qǐng)日還在筆者客戶的專利的申請(qǐng)日和公告日之前。結(jié)果分析過程中改變了思路,變?yōu)榉治龉P者客戶是否涉嫌侵犯對(duì)方企業(yè)專利權(quán)。

    在打響專利侵權(quán)之戰(zhàn)之前,一定要知己知彼,不要漏掉查詢對(duì)方是否擁有在先相關(guān)專利。

    三、選擇有利的管轄法院

    根據(jù)若干規(guī)定,因侵犯專利權(quán)行為提起的訴訟,既可以由侵權(quán)行為地法院管轄,也可以由被告住所地法院管轄。對(duì)于企業(yè)而言,跨省市訴訟總不如在自家門前訴訟來的舒服,不是單純考慮地方保護(hù),而是可以避免異地公證、削減差旅費(fèi)等,由此省去很多不必要的麻煩。

    由于侵權(quán)行為地包括了被訴侵權(quán)產(chǎn)品/依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品的許諾銷售、銷售行為實(shí)施地以及侵權(quán)行為的侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地,在發(fā)現(xiàn)他人涉嫌侵權(quán)、企業(yè)已經(jīng)做好自身專利穩(wěn)定性分析等準(zhǔn)備后,可以考慮通過選擇侵權(quán)產(chǎn)品銷售地來確定管轄法院。不過要記得在購買時(shí)做好公證手續(xù),對(duì)購買時(shí)間和地點(diǎn)、購買者、銷售者、購買的侵權(quán)產(chǎn)品信息等進(jìn)行固化,以便進(jìn)行最有力的舉證。

    四、進(jìn)行侵權(quán)分析并確認(rèn)賠償額計(jì)算方式

    在公證購買多套侵權(quán)產(chǎn)品后,企業(yè)可以在公證員的見證下對(duì)其中一套侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行拆解,將侵權(quán)產(chǎn)品的特征和企業(yè)專利的保護(hù)方案的各個(gè)特征逐一進(jìn)行對(duì)比,將詳細(xì)比對(duì)分析附在起訴狀中。同時(shí),企業(yè)需要在起訴狀中根據(jù)先前所收集的相關(guān)侵權(quán)證據(jù)來確認(rèn)賠償額。

    可以說,賠償額的確定是非常重要和關(guān)鍵的一步。企業(yè)維權(quán)不能贏了官司輸了錢。

    我國目前專利侵權(quán)賠償額的確定還是采用“填平原則”,沒有懲罰性賠償。根據(jù)專利法 ,侵犯專利權(quán)的賠償額的計(jì)算方式是依照權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得利益和參照專利許可使用費(fèi)的順序進(jìn)行的,最后可以考慮法定賠償額。

    如果企業(yè)不積極舉證,很可能得不到合理的賠償。企業(yè)可以借助諸如被訴侵權(quán)方的海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)、醫(yī)療器械申報(bào)資料、行業(yè)報(bào)刊關(guān)于產(chǎn)能產(chǎn)量的報(bào)道等等確認(rèn)的被訴侵權(quán)方的侵權(quán)產(chǎn)品的產(chǎn)量來確定最終賠償額。

    另外,如果企業(yè)無法就自己的損失、侵權(quán)方獲得的利益等進(jìn)行舉證,但是曾經(jīng)與其他企業(yè)簽訂過專利實(shí)施許可合同,可以準(zhǔn)備好相關(guān)證據(jù)提供給法院,請(qǐng)法院參照專利許可使用費(fèi)來確定賠償額。如果之前被訴侵權(quán)方曾經(jīng)和企業(yè)有過專利侵權(quán)糾紛,曾就侵權(quán)賠償額等作出事先或事后約定的,也可以將相關(guān)協(xié)議提供給法院來確定賠償額 。如果窮盡自己所能,企業(yè)仍不能確定,可以考慮證據(jù)保全。

    五、關(guān)于訴前禁令和訴前證據(jù)保全

    在發(fā)現(xiàn)專利被侵權(quán)向法院起訴到法院作出判決,往往需要很長的時(shí)間,尤其是如果在遇到對(duì)方提出專利無效宣告請(qǐng)求致使法院中止審理等情況時(shí),整個(gè)過程往往要數(shù)年時(shí)間。對(duì)于一些涉及電子產(chǎn)品等更新?lián)Q代極快的專利而言,數(shù)年時(shí)間產(chǎn)品可能都已經(jīng)從市場上消失了。而且在實(shí)踐中,侵權(quán)方可能早已轉(zhuǎn)移侵權(quán)設(shè)備、模具、毀壞賬簿等。

    因此,在正式提起訴訟之前,首先要考慮以侵權(quán)方的商業(yè)信譽(yù)來看,是否會(huì)轉(zhuǎn)移賬簿、銷毀證據(jù)等。如果有必要,則向法院申請(qǐng)?jiān)V前禁令和/或訴前證據(jù)保全。

    現(xiàn)行專利法 已經(jīng)對(duì)侵犯專利權(quán)的訴前臨時(shí)措施和訴前證據(jù)保全進(jìn)行了規(guī)定,為了防止侵權(quán)方毀壞證據(jù)或者避免進(jìn)一步擴(kuò)大損失,企業(yè)如果認(rèn)為對(duì)方侵權(quán)的證據(jù)確鑿,為避免不及時(shí)制止造成難以彌補(bǔ)的損害或者為了防止證據(jù)滅失或之后難以取得,企業(yè)在提供擔(dān)保的條件下,可以申請(qǐng)法院采取訴前責(zé)令停止有關(guān)行為的措施或者證據(jù)保全的措施。

    特別注意的是,企業(yè)在申請(qǐng)法院采取以上措施之前,自身一定注意信息不要提前泄露給涉嫌侵權(quán)方,諸如不要召開新聞發(fā)布會(huì)、不要提前告知涉嫌侵權(quán)方自己要對(duì)其采取措施等。實(shí)踐當(dāng)中就有企業(yè)在向法院申請(qǐng)?jiān)V前證據(jù)保全之前,已經(jīng)向涉嫌侵權(quán)方發(fā)出警告函的情況。

    另外,專利法中規(guī)定的很清楚,企業(yè)在申請(qǐng)?jiān)V前禁令或者訴前證據(jù)保全時(shí)必須提供擔(dān)保,如果不提供,則法院駁回申請(qǐng)。訴前禁令和訴前證據(jù)保全的擔(dān)保費(fèi)用通常都不低,一旦申請(qǐng)錯(cuò)誤,需要用這個(gè)費(fèi)用賠償被申請(qǐng)人為此所遭受到的損失。前些天北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院作出的“中國好聲音”案訴前保全裁定 ,被媒體炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。雖然該案是商標(biāo)案,但是也給專利侵權(quán)案件的訴前禁令和證據(jù)保全的擔(dān)保提供了借鑒。在該案中,唐德影視向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提供了3000萬現(xiàn)金擔(dān)保,后續(xù)提供了一億元的責(zé)任擔(dān)保函。

    提交法院的保證方式主要為保證金、土地或房產(chǎn)等不動(dòng)產(chǎn)以及銀行保函、信用擔(dān)保。企業(yè)如果自有資金周轉(zhuǎn)不開,可以請(qǐng)求銀行出具銀行保函。

    此外,企業(yè)還可以利用訴訟保全責(zé)任保險(xiǎn),由保險(xiǎn)公司為被保險(xiǎn)人的保全申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保,對(duì)于保全錯(cuò)誤造成的損失,由保險(xiǎn)公司進(jìn)行賠償。目前很多法院對(duì)此予以認(rèn)可。

    六、關(guān)于和解

    筆者曾經(jīng)和多個(gè)客戶的法務(wù)溝通過,很多大型企業(yè)對(duì)于企業(yè)專利被侵權(quán)十分頭痛,不訴會(huì)導(dǎo)致被侵權(quán)的情況越來越嚴(yán)重,訴的話依照目前的維權(quán)成本和賠償額來看,維權(quán)常常耗時(shí)費(fèi)力,企業(yè)往往被搞得疲憊不堪。對(duì)此,企業(yè)可以在訴訟過程中考慮和解。

    企業(yè)在訴訟過程中要選好和解的時(shí)間點(diǎn),和解談判過程中應(yīng)充分表明企業(yè)必定勝訴的優(yōu)勢,可以在和解協(xié)議中約定好侵權(quán)賠償額和/或今后應(yīng)支付的專利實(shí)施許可使用費(fèi),可以在和解協(xié)議中規(guī)定如果今后再發(fā)生相同的侵權(quán)如何處理以及約定再發(fā)生侵權(quán)情況的賠償額 。

    綜上所述,企業(yè)在提起專利侵權(quán)訴訟前應(yīng)當(dāng)充分做好準(zhǔn)備工作,首先確認(rèn)企業(yè)擁有的專利權(quán)的穩(wěn)定性和實(shí)際保護(hù)范圍,查明涉嫌侵權(quán)方是否擁有在先相關(guān)專利,充分利用訴前證據(jù)保全等手段收集好一切證據(jù),選擇對(duì)自己有利的管轄法院,做好詳細(xì)侵權(quán)分析并根據(jù)所獲得的證據(jù)確認(rèn)最佳賠償額計(jì)算方式,即使最后和解也規(guī)定好防止侵權(quán)方再次侵權(quán)的舉措。

    注釋:

    王梨華.專利維權(quán)路上的九九八十一難.http://www.hfipl aw.cn/? p=13839.

    最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定.國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站.http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/sfjs/200804/t20080415_377922.html.

    中華人民共和國專利法中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則(第1版).知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社.2010.19-20.

    何鵬.專利權(quán)糾紛當(dāng)事人的約定可作為賠償數(shù)額的依據(jù).中國法院網(wǎng).http://www.chinacourt.org/article/detail/2014/05/id/1290145.shtml.

    “中國好聲音”被裁定禁用?唐德交了一億三的保全費(fèi)讓燦星遭遇最大危機(jī).華爾街見聞.http://wallstreetcn.com/node/250818.

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