從一個(gè)訴訟案淺談公知常識(shí)的認(rèn)定

潘樹志　張英

引言

根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通?？砂凑找韵氯齻€(gè)步驟進(jìn)行?！尽秾＠麑彶橹改希?010）》第二部分第四章3.2.1.1】

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；

（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；

（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見。

此即通常所說(shuō)的創(chuàng)造性評(píng)述的三步法。

對(duì)于第（3）步中顯而易見性的判斷，即判斷現(xiàn)有技術(shù)中整體上是否存在技術(shù)啟示促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問(wèn)題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。在上述判斷中，“所述區(qū)別特征為公知常識(shí)”被認(rèn)為是現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示的一種情況。

在目前的專利審查實(shí)踐中，常常會(huì)遇到審查員認(rèn)為區(qū)別技術(shù)特征為本領(lǐng)域公知常識(shí)卻未提供證據(jù)的情況。一般來(lái)說(shuō)，申請(qǐng)人較難通過(guò)爭(zhēng)辯區(qū)別技術(shù)特征并非本領(lǐng)域公知常識(shí)而成功克服審查意見指出的缺陷。本文旨在分享針對(duì)此類審查意見答辯的一些經(jīng)驗(yàn)。

答辯方式

為成功克服審查意見指出的區(qū)別技術(shù)特征并非本領(lǐng)域公知常識(shí)的缺陷，針對(duì)此類審查意見，申請(qǐng)人在答辯時(shí)通常可采取以下方式：

1.根據(jù)審查指南第二部分第八章的規(guī)定：“審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識(shí)應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請(qǐng)人對(duì)審查員引用的公知常識(shí)提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠說(shuō)明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明”，申請(qǐng)人在答復(fù)審查意見通知書時(shí)可以請(qǐng)審查員在后續(xù)的通知書中舉證?！尽秾＠麑彶橹改希?010）》第二部分第八章4.10.2.2】

2.強(qiáng)調(diào)該技術(shù)特征是針對(duì)本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題而提出發(fā)明點(diǎn)，其在現(xiàn)有技術(shù)中并未被披露過(guò)，自然不會(huì)屬于公知常識(shí)。

3.從對(duì)比文件中給出的教導(dǎo)出發(fā)，指出本領(lǐng)域技術(shù)人員基于對(duì)比文件給出的教導(dǎo)，沒(méi)有動(dòng)機(jī)對(duì)于對(duì)比文件1進(jìn)行改進(jìn)，因?yàn)橥ㄟ^(guò)所謂的公知常識(shí)對(duì)于對(duì)比文件1進(jìn)行改進(jìn)的話，將會(huì)導(dǎo)致對(duì)比文件1的方案完全背離其初衷，無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期的發(fā)明目的，從而表明區(qū)別技術(shù)特征并非公知常識(shí)，且本領(lǐng)域技術(shù)人員沒(méi)有動(dòng)機(jī)將其與對(duì)比文件1進(jìn)行結(jié)合以獲得本發(fā)明的技術(shù)方案。

以下結(jié)合一個(gè)案例，淺述第三種答辯方式在實(shí)踐中的應(yīng)用。

案例

案情簡(jiǎn)介：本申請(qǐng)涉及用于連接到電磁開關(guān)設(shè)備特別是接觸器的擴(kuò)展接口模塊，用于解決現(xiàn)有技術(shù)中“接觸器可以與其它的開關(guān)設(shè)備以不同的類型和方式組合，會(huì)發(fā)生線圈接線端子不容易觸及的情況”這一缺陷。通過(guò)本申請(qǐng)的技術(shù)方案擴(kuò)展了接觸器的線圈接頭，使其容易被觸及。本申請(qǐng)權(quán)利要求1如下：

1.擴(kuò)展接口模塊，用于連接到電磁開關(guān)設(shè)備的，特別是接觸器的至少兩個(gè)線圈接頭（11），具有：殼體（2）；固定件，用于將所述擴(kuò)展接口模塊（1）固定在所述電磁開關(guān)設(shè)備（10）上或與所述電磁開關(guān)設(shè)備（10）鄰近的開關(guān)單元上；至少兩個(gè)連接口（3）和配屬于所述至少兩個(gè)連接口（3）的、至少兩個(gè)用于連接電壓供電線路的接線端子（4）以及至少兩根絞合線（5），用于電連接所述擴(kuò)展接口模塊（1）的所述接線端子（4）與所述電磁開關(guān)設(shè)備（10）的所述至少兩個(gè)線圈接頭（11）。（以下為本申請(qǐng)附圖1所示的擴(kuò)展接口模塊，該圖中未示出電磁開關(guān)設(shè)備和線圈接頭）

復(fù)審決定中，專利復(fù)審委員會(huì)以權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1與公知常識(shí)的結(jié)合不具備創(chuàng)造性為由維持了對(duì)本申請(qǐng)的駁回決定。

復(fù)審決定中提到，權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案與對(duì)比文件1的區(qū)別在于權(quán)利要求1中與線圈接頭連接的是至少兩根絞合線，而對(duì)比文件1中是電阻絲?；谠搮^(qū)別技術(shù)特征，本申請(qǐng)實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是：提供接口模塊與線圈的連接。對(duì)比文件1中公開了采用電阻絲起到連接輸入接口和線圈之間的聯(lián)系的作用，其省略了礙事的回線。盡管在對(duì)比文件1的電阻絲不能隨意擴(kuò)展或者取代，但是該電阻絲除了起到限流的作用，還起到承載電流的作用，其中承載電流的作用即是普通導(dǎo)線所能起到的作用。在一般的不需要過(guò)流保護(hù)的情況下，將電阻絲替換為普通導(dǎo)線是本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用技術(shù)手段，屬于本領(lǐng)域的公知常識(shí)。

申請(qǐng)人對(duì)復(fù)審決定不服，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提出訴訟請(qǐng)求，在起訴狀中申請(qǐng)人指出：

對(duì)比文件1記載了“圖6（參見下圖）給出了電容接觸器K的原理電路圖。其中輔助開關(guān)的超前輔助觸點(diǎn)VK與標(biāo)準(zhǔn)接觸器的主觸點(diǎn)HK相關(guān)聯(lián)。輔助觸點(diǎn)VK到主觸點(diǎn)HK的連接導(dǎo)線由具有電阻Rv的電阻絲來(lái)實(shí)現(xiàn)”；“當(dāng)電容負(fù)載7通過(guò)電容接觸器如圖6所示接通時(shí)，首先輔助開關(guān)的超前輔助觸點(diǎn)VK閉合，由此短路式的電流沖擊受限于位于這一電流電路上的電阻Rv，在一定的延遲時(shí)間過(guò)后主觸點(diǎn)HK才接通”。

可見，對(duì)比文件1中輔助開關(guān)的輔助觸點(diǎn)必須要與電阻絲連接，利用該電阻絲來(lái)吸收短路式電流沖擊，對(duì)主觸點(diǎn)HK回路起到過(guò)流保護(hù)作用。

由此容易發(fā)現(xiàn)復(fù)審決定中的斷言是明顯不合理的：

（1）該斷言前后矛盾。前面承認(rèn)在對(duì)比文件1的電阻絲不能隨意擴(kuò)展或者取代；而后面又說(shuō)不需要過(guò)流保護(hù)的情況下，將電阻絲替換為普通導(dǎo)線是本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用技術(shù)手段。實(shí)際上，對(duì)比文件1中設(shè)置電阻絲的根本目的在于實(shí)現(xiàn)過(guò)流保護(hù)，所以，“不需要過(guò)流保護(hù)的情況下”這個(gè)前提就無(wú)法成立。

（2）如前所述，對(duì)比文件1中的電阻絲用于過(guò)流保護(hù)，其在電容接觸器的結(jié)構(gòu)中是必不可少的元件。如果將電阻絲替換成普通導(dǎo)線，則對(duì)比文件1的發(fā)明將變得沒(méi)有意義。這是因?yàn)椋菏紫?，?duì)比文件1中的電容接觸器中設(shè)置輔助開關(guān)的目的就是為了過(guò)流保護(hù)，具體是通過(guò)其中的電阻絲來(lái)實(shí)現(xiàn)的。若不需要過(guò)流保護(hù)，則不需要輔助開關(guān)，自然也就不存在輔助觸點(diǎn)、電阻絲這些元件了，更談不上將電阻絲替換成普通導(dǎo)線了。其次，如果在不需要過(guò)流保護(hù)的情況下仍然設(shè)置輔助開關(guān)，并將電阻絲替換成普通導(dǎo)線，則會(huì)發(fā)現(xiàn)，分別設(shè)置輔助觸點(diǎn)VK以及主觸點(diǎn)HK將是無(wú)意義的。因?yàn)?，輔助觸點(diǎn)VK先閉合，即通過(guò)輔助觸點(diǎn)形成短路連接；稍后在主觸點(diǎn)HK閉合后，通過(guò)主觸點(diǎn)形成短路連接。二者將最終都保持短路連接。而對(duì)比文件1中最終只有主觸點(diǎn)處形成短路連接，電流由此流過(guò)；在主觸點(diǎn)處形成短路連接后，輔助觸點(diǎn)處將最終無(wú)電流流過(guò)。所以說(shuō)，在不需要過(guò)流保護(hù)的情況下仍然設(shè)置輔助開關(guān)，并將電阻絲替換成普通導(dǎo)線，沒(méi)有任何意義，只能無(wú)謂地增大器件體積。

根據(jù)上述論述可知，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于對(duì)比文件1的教導(dǎo)，沒(méi)有動(dòng)機(jī)將電阻絲替換成普通導(dǎo)線。對(duì)比文件1中沒(méi)有給出任何啟示進(jìn)行上述替換。即使結(jié)合公知常識(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不會(huì)進(jìn)行上述替換，因?yàn)檫@種替換將完全否定對(duì)比文件1的接觸器中設(shè)置輔助開關(guān)的意義，無(wú)法實(shí)現(xiàn)過(guò)流保護(hù)的目的。

就如同無(wú)法將白熾燈中的燈絲替換成普通金屬絲一樣，那將導(dǎo)致白熾燈無(wú)法工作。所以，對(duì)于上述區(qū)別技術(shù)特征，不能憑感覺(jué)認(rèn)為其屬于公知常識(shí)。而是需要從技術(shù)方案的整體出發(fā)進(jìn)行判斷，綜合考慮所解決的技術(shù)問(wèn)題、采用的技術(shù)手段和達(dá)到的技術(shù)效果才能得出正確的結(jié)論。

法院經(jīng)審理，判決撤銷了上述復(fù)審決定。法院在判決書中明確指出：“確認(rèn)區(qū)別特征不應(yīng)脫離其所處的整體技術(shù)方案而單獨(dú)考慮技術(shù)特征本身，從而將對(duì)比文件公開的技術(shù)特征進(jìn)行任意拆解和拼湊以盡量貼近權(quán)利要求中的技術(shù)特征”以及“考慮現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示時(shí)，不僅要考慮對(duì)比文件所公開的技術(shù)方案，還要注意其所屬的技術(shù)領(lǐng)域，解決的技術(shù)問(wèn)題，所達(dá)到的技術(shù)效果，以便從整體上理解現(xiàn)有技術(shù)所給出的教導(dǎo)”。

總結(jié)

如判決書中所指出的“確認(rèn)區(qū)別特征不應(yīng)脫離其所處的整體技術(shù)方案而單獨(dú)考慮技術(shù)特征本身”。根據(jù)對(duì)比文件的教導(dǎo)，若根本無(wú)法將對(duì)比文件1中的技術(shù)特征進(jìn)行替換，則顯然不能認(rèn)定這種替換是本領(lǐng)域的公知常識(shí)。

復(fù)審決定中之所以認(rèn)為用普通導(dǎo)線替換對(duì)比文件1中的電阻絲是本領(lǐng)域的公知常識(shí)，是因?yàn)閮H僅孤立地考慮此特征，而未將其作為整個(gè)技術(shù)方案中的有機(jī)部分進(jìn)行整體考量，如該特征與其他特征之間的連接關(guān)系（例如本申請(qǐng)中的電阻絲與對(duì)比文件1中的雙絞線連接的對(duì)象實(shí)質(zhì)上也是無(wú)法等同的，本文對(duì)此不作論述）、所起的作用等等。

在創(chuàng)造性審查中，若簡(jiǎn)單地割裂出一個(gè)特征進(jìn)行評(píng)判，則容易錯(cuò)誤的將其認(rèn)定為公知常識(shí)。同樣一個(gè)特征，應(yīng)用到不同的技術(shù)方案中，即與不同的特征相互聯(lián)系、協(xié)同作用，會(huì)產(chǎn)生完全不同的技術(shù)效果。即使某一特征本身看上去比較常見，也不宜簡(jiǎn)單地直接認(rèn)定為公知常識(shí)，而應(yīng)該在技術(shù)方案的整體中來(lái)考慮該特征，換句話說(shuō)，在權(quán)利要求的上下文中來(lái)考慮該特征。

如審查指南第二部分第四章所指出的：“審查發(fā)明的創(chuàng)造性時(shí)，由于審查員是在了解了發(fā)明內(nèi)容之后才作出判斷，因而容易對(duì)發(fā)明的創(chuàng)造性估計(jì)偏低，從而犯“事后諸葛亮”的錯(cuò)誤。審查員應(yīng)當(dāng)牢牢記住，對(duì)發(fā)明的創(chuàng)造性評(píng)價(jià)是由發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員依據(jù)申請(qǐng)日以前的現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明進(jìn)行比較而作出的，以減少和避免主觀因素的影響”【《專利審查指南（2010）》.第二部分第四章6.2】，由于審查工作是發(fā)明創(chuàng)造之后進(jìn)行的，這種事后的分析或多或少會(huì)導(dǎo)致對(duì)發(fā)明的創(chuàng)造性低估。

因此，在審查時(shí)，審查員不應(yīng)在看到了本發(fā)明之后，主觀地認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠（有能力）對(duì)于對(duì)比文件進(jìn)行改進(jìn)從而獲得權(quán)利要求1的技術(shù)方案，從而認(rèn)為本發(fā)明的技術(shù)方案是顯而易見的。只有本領(lǐng)域技術(shù)人員出于解決與本發(fā)明相同或相似的技術(shù)問(wèn)題的需要，在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上得到技術(shù)啟示，從而會(huì)（有動(dòng)機(jī)）對(duì)于對(duì)比文件的技術(shù)方案進(jìn)行改進(jìn)從而獲得權(quán)利要求1的技術(shù)方案，才能夠認(rèn)為本發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的，即判斷的關(guān)鍵是本領(lǐng)域技術(shù)人員是否存在動(dòng)機(jī)對(duì)于對(duì)比文件的技術(shù)方案進(jìn)行改進(jìn)。

綜上，審查創(chuàng)造性時(shí)，審查員應(yīng)牢牢站在申請(qǐng)日之前的時(shí)間點(diǎn)，基于本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度從對(duì)比文件整體的教導(dǎo)出發(fā)，看現(xiàn)有技術(shù)中有沒(méi)有給出修改對(duì)比文件以得到本發(fā)明技術(shù)方案的啟示，才有可能得出比較客觀的結(jié)論。另外，需要指出，發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域以及所解決的技術(shù)問(wèn)題對(duì)于判斷權(quán)利要求的創(chuàng)造性也是不可忽視的因素。如果對(duì)比文件與本發(fā)明屬于相同或近似的技術(shù)領(lǐng)域，旨在解決相同或類似的技術(shù)問(wèn)題，根據(jù)對(duì)比文件的教導(dǎo)，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)將公知常識(shí)與對(duì)比文件1結(jié)合，從而獲得與本發(fā)明相同或類似的技術(shù)方案，則通常可認(rèn)定為本發(fā)明的技術(shù)方案是顯而易見的。否則，如果對(duì)比文件與本發(fā)明屬于不同也不近似的技術(shù)領(lǐng)域，旨在解決不同的技術(shù)問(wèn)題，基于其教導(dǎo)無(wú)法得到相同或類似的技術(shù)方案或者得到的是劣化的技術(shù)方案，則一般可認(rèn)定本發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的。

通過(guò)本案例可以看出，在創(chuàng)造性審查、答辯過(guò)程中，審查員和申請(qǐng)人都需要牢牢站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，從技術(shù)方案的整體出發(fā)，綜合考慮發(fā)明所涉及的技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問(wèn)題、所達(dá)到的技術(shù)效果，對(duì)區(qū)別技術(shù)特征做深入分析，才能夠?qū)τ谄涫欠駷楣ＷR(shí)作出正確的認(rèn)定。